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다이버전트 특허법 블로그
지적재산권법 주제에 대한 핵심적인 통찰.


패밀리를 계속 열어 두기: 미국 계속출원 실무와 유럽, 중국, 한국 및 일본의 비교
요약: 미국 계속출원 실무는 특허 패밀리를 계류 상태로 유지하면서 시장, 경쟁사, 선행기술, 라이선스 수요 및 소송상 입장이 변화함에 따라 동일 개시에 근거한 추가 청구항군을 추구할 수 있게 하므로, 포트폴리오 관리 측면에서 매우 강력하고 독자적인 도구이다. 이에 비해 유럽, 중국, 한국 및 일본은 중요하지만 더 제약적인 후속 수단, 즉 주로 분할출원, 한국의 더 좁은 분리/별도 출원 절차, 그리고 등록 후 제한 또는 정정 수단을 제공한다. 이러한 수단은 권리를 보존하거나 좁힐 수는 있지만, 일반적으로 미국 계속출원이 제공하는 통상적인 청구항 개발의 유연성을 재현하지는 못한다. 글로벌 특허 전략의 실무적 교훈은, 미국 계속출원은 추가 비용을 정당화할 실제 청구항 목적이 있을 때 의도적으로 사용해야 하며, 해외 심사에서는 분할출원 가능 시점, 원개시의 한계, 청구항 수에 따른 비용 구조, 등록 또는 심판 기한, 등록 후 정정 제약을 고려한 관할별 조
Brandon Theiss
7월 12일14분 분량


속지적 함정: 미국 및 중국 유래 발명에 대한 외국 출원 제한
요약: 미국 또는 중국에서, 또는 양국에 걸쳐 개발된 발명의 경우 최초 특허출원에 관한 판단은 발명자의 국적, 회사 본사의 소재지 또는 선호하는 출원지가 아니라, 발명이 어느 영토에서 이루어졌는지에 관한 발명지 분석에서 시작되어야 한다. 미국은 일반적으로 미국에서 이루어진 발명에 대해 해외에 출원하기 전에 외국 출원 허가를 요구한다. 다만, 미국 출원이 비밀명령 없이 적어도 6개월 동안 계속 중이었거나 다른 허가 경로가 적용되는 경우는 예외이다. 반면 중국은 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안, 즉 기술적 해결수단의 실질적 내용이 중국에서 완성된 발명 또는 실용신안에 대해 해외에 출원하기 전에 비밀유지 심사를 요구한다. 이러한 규칙은 국경을 넘는 R&D에서, 특히 분산된 팀들이 청구발명의 서로 다른 측면에 기여하는 경우 쉽게 간과된다. 중국 국적자가 미국에 있는 동안 미국 유래 발명을 창작할 수 있고, 미국 국적자가 중국에 있는 동안 중국 유래 발
Brandon Theiss
7월 8일12분 분량


글로벌 심사관 면담: USPTO, EPO, JPO, 한국 및 중국 특허청에서의 커뮤니케이션, 구속력, 출원경과 리스크
요약: 심사관 면담은 유용한 특허권리화 수단이지만, 그 전략적 의미는 관할권마다 크게 다르다. 핵심 질문은 단순히 심사관이 출원인과 소통할 것인지가 아니라, 그 소통이 절차적 효과, 판단권한, 출원경과상 효과를 수반하는지, 아니면 다음의 공식 제출서류를 준비하는 데 참고가 되는 데 그치는지이다. USPTO에서는 면담이 통상적이고 때로는 매우 강력한 수단이지만, 반드시 기록되어야 하며 출원경과상 리스크를 만들 수 있다. EPO에서는 비공식 협의가 쟁점을 명확히 하는 데 도움이 될 수 있으나, 그 자체가 판단 절차는 아니다. 공식 구두심리가 절차적 안전장치로 남는다. JPO에서는 면접심사가 기술 설명과 보정 논의에 유용하지만, 심사관의 제안이 그 자체로 청구항을 보정하는 것은 아니다. 한국에서는 개인 면담이 구조화되어 있고 기록되지만, 서면 의견서, 보정서 또는 공식 통지를 대체하지 않는다. CNIPA에서는 면담 및 기타 커뮤니케이션이 실체심사의 초점
Brandon Theiss
7월 6일11분 분량


미국 및 중국 특허법에서의 청구범위와 공개: 명세서 기재, 뒷받침, 충분한 공개 및 검토 절차별 특수성
서론 비교법적으로 가장 쉽게 저지르는 오류는 미국의 “written description”과 중국의 “support by the description”이 명칭만 다른 동일한 법리라고 말하는 것이다. 그렇지 않다. 두 요건은 유사한 과도청구 문제에 대응하지만, 서로 다른 법률 조항, 서로 다른 제도적 맥락, 서로 다른 용어 체계를 통해 작동한다. 미국에서 중심 법리는 35 U.S.C. § 112(a)의 명세서 기재요건(written-description requirement)이다. 이는 명세서가 출원일 현재 발명자가 청구된 발명을 보유하고 있었음을 보여 주는지 묻는다. Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.,, 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc). 중국에는 미국식 written description에 정확히 대응하는 법리가 없다. 더 가까운 비교 대상은 일련의 규정이다.
Brandon Theiss
6월 14일11분 분량
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