미국 및 중국 특허법에서의 청구범위와 공개: 명세서 기재, 뒷받침, 충분한 공개 및 검토 절차별 특수성

서론

비교법적으로 가장 쉽게 저지르는 오류는 미국의 “written description”과 중국의 “support by the description”이 명칭만 다른 동일한 법리라고 말하는 것이다. 그렇지 않다. 두 요건은 유사한 과도청구 문제에 대응하지만, 서로 다른 법률 조항, 서로 다른 제도적 맥락, 서로 다른 용어 체계를 통해 작동한다.

미국에서 중심 법리는 35 U.S.C. § 112(a)의 명세서 기재요건(written-description requirement)이다. 이는 명세서가 출원일 현재 발명자가 청구된 발명을 보유하고 있었음을 보여 주는지 묻는다. Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.,, 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc). 중국에는 미국식 written description에 정확히 대응하는 법리가 없다. 더 가까운 비교 대상은 일련의 규정이다. 즉 충분한 공개를 요구하는 제26조 제3항, 청구항이 명세서에 근거할 것을 요구하는 제26조 제4항, 그리고 원 공개 범위를 넘는 보정을 금지하는 제33조이다. 중화인민공화국 특허법 제26조 제3항-제4항, 제33조(1984년 3월 12일 공포, 2020년 10월 17일 개정) (중국). CNIPA의 영어 번역은 명세서가 통상의 기술자가 실시할 수 있도록 발명을 명확하고 포괄적으로 기재해야 하고, 청구항은 명세서에 근거해야 하며, 발명 및 실용신안 출원의 보정은 원 명세서와 청구항을 넘어서는 안 된다고 설명한다.

이 글의 비교법적 요점은 일반적 개관보다 좁다. 제26조 제4항의 뒷받침 요건은 미국의 written description에 가장 가까운 중국의 대응 개념이지만, 그것은 보유 법리가 아니다. 중국 자료에서 심사는 청구된 기술방안이 명세서와 도면의 충분히 공개된 내용으로부터 도출될 수 있는지 또는 합리적으로 일반화될 수 있는지를 중심으로 구성된다. 그 차이는 표면적인 것이 아니다. 이는 변호사가 명세서를 작성하고, 무효를 주장하고, 보정을 방어하며, 외국법 비교를 제시하는 방식을 바꾼다.

제 I부는 광범위한 속(genus) 청구항에 대한 Amgen v. Sanofi 이후의 실시가능요건 중첩까지 포함하여, 미국법상 written description과 enablement의 차이를 설명한다. 제 II부는 중국의 “기술방안(technical solution)” 개념을 정의하고 CNIPA 심사, CNIPA 무효절차, 사법심사를 구분한다. 제 III부부터 제 VI부는 제26조 제4항의 뒷받침, 제26조 제3항의 충분한 공개, 생물학적 속 청구항, 제33조의 신규사항 추가 금지를 비교한다. 제 VII부는 작성 및 소송상 함의를 제시한다.

I. 미국법: 보유로서의 명세서 기재요건, 전체 범위 교시로서의 실시가능요건

현대 미국의 명세서 기재 법리는 Ariad에 기초한다. 연방순회항소법원은 전원합의체(en banc)로 § 112(a)에 실시가능요건과 별개의 명세서 기재요건이 포함된다고 판시했다. Ariad, 598 F.3d at 1344-45. 작동 기준은 명세서가 “통상의 기술자에게, 발명자가 출원일 당시 청구된 발명대상을 보유하고 있었다는 점을 합리적으로 전달하는지” 여부이다. Id. at 1351. 이 심사는 객관적이고, 통상의 기술자의 관점에서 이루어지며, 명세서 자체에 초점을 맞춘다. Id.

그 보유 기준은 초기의 우선권 및 신규사항(new matter) 사건에서 발전했다. Vas-Cath Inc. v. Mahurkarr는 공개가 나중에 청구된 발명대상의 보유를 합리적으로 전달하는지를 문제로 보았고, 도면이 청구 발명을 충분히 명확하게 전달하는 경우 명세서 기재를 뒷받침할 수 있다고 판시했다. 935 F.2d 1555, 1563-66 (Fed. Cir. 1991). In re Ruschig는 고전적인 “blaze marks” 원칙을 제시했다. 가능한 화학적 선택지에 관한 광범위한 공개는, 명세서가 통상의 기술자를 그 종(species)으로 이끌지 않는 한, 나중에 청구된 종을 반드시 기재하는 것은 아니다. 379 F.2d 990, 994-96 (C.C.P.A. 1967). Lockwood v. American Airlines, Inc.는 우선권 연쇄에서 이 점을 더 명확히 했다. 선출원은 모든 한정사항을 포함하여 청구된 발명을 그 자체로 기재해야 하며, 후속 청구항이 선출원 공개로부터 자명했을 것이라는 점만으로는 충분하지 않다. 107 F.3d 1565, 1571-72 (Fed. Cir. 1997).

청구범위가 과도하게 넓은 사건들은 이 법리가 화학 분야 밖에서도 실질적 효과를 가진다는 점을 보여준다. Tronzo v. Biomet, Inc.,에서 모출원은 원뿔형 비구컵을 공개했지만, 후속 청구항은 컵 형상을 일반적으로 포괄하려고 했다. 연방순회항소법원은 더 넓은 청구항에 모출원의 출원일을 인정하지 않았다. 156 F.3d 1154, 1159-60 (Fed. Cir. 1998). Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp.,에서 특허는 리클라이너 제어부의 콘솔 위치를 발명의 핵심으로 기재했지만, 후속 청구항은 그 한정사항을 제외하려고 했다. 연방순회항소법원은 더 넓은 청구항이 명세서 기재에 의해 뒷받침되지 않는다고 판시했다. 134 F.3d 1473, 1479-80 (Fed. Cir. 1998).

생명공학 및 화학 사건은 예측하기 어려운 구조-기능 관계를 자주 포함하므로 더 엄격하다. Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co.,에서 쥐 인슐린 cDNA의 공개는 척추동물, 포유동물 또는 인간 인슐린 cDNA 청구항을 뒷받침하지 못했다. 명세서가 더 넓은 속(genus)을 충분히 기재하지 않았기 때문이다. 119 F.3d 1559, 1566-69 (Fed. Cir. 1997). Fiers v. Revel에서 생물학적 기능으로 청구된 DNA 분자는 이를 얻는 방법만으로는 충분히 기재되지 않았다. 그 공개는 청구된 DNA의 기재라기보다 연구계획에 가까웠다. 984 F.2d 1164, 1170-71 (Fed. Cir. 1993). University of Rochester v. G.D. Searle & Co.에서 COX-2를 선택적으로 저해하는 방법 청구항은 실패했다. 그 특허가 스크리닝 분석법은 공개했지만 청구방법을 수행할 수 있는 화합물은 공개하지 않았기 때문이다. 358 F.3d 916, 927-28 (Fed. Cir. 2004). Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson에서 약물방출 스텐트에 사용되는 라파마이신 유사체 청구항은 명세서 기재요건을 충족하지 못했다. 명세서는 라파마이신을 공개했지만 대표적인 유사체 구조, 화학식 또는 종을 공개하지 않았기 때문이다. 647 F.3d 1353, 1365-67 (Fed. Cir. 2011).

기능적 표현이 금지되는 것은 아니다. Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc.는 기능과 구조 사이의 알려졌거나 공개된 상관관계가 결합되어 있으면 기능적 특성이 명세서 기재에 기여할 수 있고, 생물학적 기탁물이 적절한 경우 기탁된 물질을 기재할 수 있다고 인정했다. 323 F.3d 956, 964-68 (Fed. Cir. 2002). 명세서 기재상의 흠결은 더 좁은 문제이다. 특허권자는 희망하는 결과, 연구계획 또는 불충분한 수의 종만을 공개하면서 기능적으로 정의된 속을 청구할 수 없다.

실시가능요건은 별도로 유지되어야 한다. 연방대법원의 2023년 Amgen Inc. v. Sanofi  판결은 명세서 기재 사건이 아니었지만, 광범위한 속 청구항 분석에서는 이제 피할 수 없는 판례가 되었다. 598 U.S. 594 (2023). 대법원은 특허가 전체 부류를 청구하는 경우 명세서가 통상의 기술자에게 그 부류의 전체 범위를 만들고 사용할 수 있도록 실시가능하게 해야 한다고 판시했다. “더 많이 청구할수록 더 많이 실시가능하게 해야 한다.” Id. at 610-11. 대법원은 Amgen의 “로드맵” 및 “보수적 치환” 공개가 전체 범위 실시가능성이라기보다 연구 과제 지시에 해당한다고 보아 이를 배척했다. Id. at 612-14. 따라서 미국의 속 청구항에서 Ariad는 발명자가 청구된 속의 보유를 기재했는지를 묻고, Amgen은 명세서가 과도한 실험 없이 청구된 전체 범위를 실시가능하게 하는지를 묻는다.

II. 중국법: “기술방안”과 세 가지 절차적 맥락

중국 특허 담론은 “기술방안”(技术方案), “기술문제”(技术问题), 그리고 “기술효과” 또는 “유익한 효과”(技术效果 / 有益效果)를 중심으로 구성된다. 특허법 제2조는 발명을 제품, 방법 또는 그 개선을 위하여 제안된 “새로운 기술방안”으로, 실용신안을 제품의 형상, 구조 또는 그 결합에 관한 새로운 기술방안으로 정의한다. Patent Law art. 2 (China). CNIPA의 특허심사지침은 명세서가 기술문제, 이를 해결하기 위해 사용한 기술방안, 및 유익한 효과를 기재해야 하며, 이들 요소는 서로 모순되거나 무관하지 않고 상호 부합해야 한다고 지시한다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 2.1.1 (2023) (China).

미국 독자의 관점에서 “technical solution”은 단순히 청구항의 문언으로 이해되어서는 안 된다. 이는 기술문제를 해결하고 기술효과를 달성하기 위해 채택된 기술수단의 집합을 의미한다. 이러한 용어 체계는 뒷받침 분석과 충분공개 분석을 모두 형성한다. 중국의 뒷받침 분쟁에서 문제는 흔히 청구항 문언이 출원서 어딘가에 나타나는지 여부만이 아니다. 문제는 청구된 기술방안이 공개된 기술적 교시에 의해 정당화되는지 여부이다.

제도적 맥락이 중요하다. 동일한 법률 문구도 세 가지 다른 국면에서 등장할 수 있다. 즉 CNIPA 심사, CNIPA 무효절차, 그리고 CNIPA 결정에 대한 사법심사이다.

A. CNIPA 심사

출원심사 과정에서 CNIPA는 출원이 특허법, 실시세칙 및 특허심사지침에 부합하는지 심사한다. 특허법은 실체심사 후 CNIPA가 발명출원이 법에 부합하지 않는다고 판단하면 출원인에게 의견 제출 또는 보정을 요구하도록 통지해야 하며, 출원이 여전히 법에 부합하지 않으면 거절되어야 한다고 규정한다. Patent Law arts. 37-38 (China).

이 맥락에서 제26조 제4항의 뒷받침 요건은 심사기준으로 기능한다. CNIPA 지침은 “청구항은 명세서에 근거하여야 한다”는 문구가 청구항이 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다는 뜻이며, 각 청구된 기술방안은 통상의 기술자가 명세서에 충분히 공개된 내용으로부터 도출하거나 일반화할 수 있어야 하고 공개 범위를 넘어서는 안 된다고 규정한다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China). 지침은 또한 광범위한 상위개념화 또는 마쿠쉬(Markush)식 일반화가 그 효과를 예측하거나 평가하기 어려운 추측적 대상을 포함하는 경우 그 일반화가 공개 범위를 초과할 수 있으며, 통상의 기술자가 하나 이상의 하위개념 또는 선택지가 기술문제를 해결하고 동일한 효과를 달성하는지에 대해 충분히 의심할 이유가 있으면 그 청구항은 뒷받침되지 않는다고 본다. Id.

“sufficient reason to doubt”라는 표현의 출처를 정확히 인용해야 하는 곳도 바로 여기이다. CNIPA의 2024년 1월 18일자 2023년 특허심사지침 개정 설명은 제II부 제2장 § 3.2.1에서 “reason to doubt”라는 세 곳의 문구가 “sufficient reason to doubt”로 변경되었고, 식물 종자 예시는 서로 다른 식물 종자의 저온 내성 차이에 근거한 이유설명을 추가하도록 개정되었다고 한다. CNIPA, Explanation of the 2023 Amendments to the Patent Examination Guidelines (III) (Jan. 18, 2024) (China). CNIPA는 이 개정이 심사관이 청구항이 뒷받침되지 않는다고 결론 내릴 때 충분한 이유제시를 강조하고, 분석에 의해 뒷받침되지 않는 결론적 단정을 피하기 위한 것이라고 설명했다. Id.

B. CNIPA 무효절차

권리 부여 이후에는 맥락이 달라진다. 제45조는 어떠한 단체 또는 개인도 부여된 특허의 무효를 청구할 수 있도록 하고, 제46조는 CNIPA가 그 청구를 심리하여 결정을 내리고 청구인과 특허권자에게 통지해야 하며, 불복하는 당사자는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다고 규정한다. Patent Law arts. 45-46 (China).

무효절차에서는 제26조 제3항, 제26조 제4항, 제33조가 부여된 특허를 공격하거나 유지하기 위한 근거가 된다. 보정 실무도 통상의 출원심사 보정보다 더 제약된다. CNIPA 지침은 무효절차에서 발명 또는 실용신안 특허문서의 보정은 청구항에 한정되고, 무효 이유 또는 합의체가 지적한 흠결에 대응해야 하며, 원 청구항의 주제명칭을 변경하거나, 등록된 보호범위를 확장하거나, 원 명세서 및 청구항을 초과하거나, 일반적으로 등록 청구항에 포함되지 않은 기술적 특징을 추가해서는 안 된다고 규정한다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). 같은 절은 허용되는 보정 방식이 일반적으로 청구항 삭제, 기술방안 삭제, 청구항의 추가 한정, 및 명백한 오류 정정에 한정된다고 규정한다. Id. § 4.6.2.

이는 중국 무효전략을 “청구항이 뒷받침되는가?”라는 추상적 질문으로 환원할 수 없음을 의미한다. 특허권자가 뒷받침 또는 충분공개 흠결을 보수할 수 있는지는 무효절차의 보정규칙에 좌우될 수 있다. 출원심사 중에는 가능했을 수도 있는 감축 보정이 등록 후에는 허용되지 않거나 절차적으로 제한될 수 있다.

C. CNIPA 결정에 대한 사법심사

사법심사는 단순히 또 한 번의 심사가 아니라 세 번째 국면이다. 최고인민법원의 특허권 부여·확인 규정은 특허권 부여 행정사건을 CNIPA의 재심사 결정을 다투는 소송으로, 특허권 확인 행정사건을 CNIPA의 무효결정을 다투는 소송으로 정의한다. Provisions of the Supreme People’s Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Administrative Cases Involving Patent Grant and Confirmation (I), Fa Shi [2020] No. 8, art. 1 (promulgated Sept. 10, 2020, effective Sept. 12, 2020) (China) [hereinafter SPC Patent Grant & Confirmation Provisions].

제26조 제3항에 관하여, SPC 제6조는 특정 기술내용의 불충분한 공개가 출원일 기준으로 다음 세 가지 흠결 중 하나를 초래하는지를 기준으로 충분공개 심사를 구성한다. 즉 청구된 기술방안을 실시할 수 없는 경우, 이를 실시하더라도 기술문제를 해결할 수 없는 경우, 또는 그것이 기술문제를 해결한다는 점을 확인하려면 과도한 노력이 필요한 경우이다. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 6. 제6조는 또한 당사자가 불충분하게 공개된 기술내용만을 근거로 관련 청구항이 제26조 제4항에 따라 명세서에 의해 뒷받침된다고 주장할 수 없다고 규정한다. Id.

제26조 제4항에 관하여, SPC 제8조는 미국식 명세서 기재요건에 가장 가까운 사법심사상의 대응 기준을 제시한다. 즉 통상의 기술자가 출원일 당시 명세서와 도면을 읽은 후 청구된 기술방안을 도출하거나 합리적으로 일반화할 수 없다면, 법원은 그 청구항이 뒷받침되지 않는다고 판단해야 한다. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8. 제9조는 기능 또는 효과로 정의된 기술적 특징을 별도로 다룬다. 청구항, 명세서 및 도면이 그 기능 또는 효과를 달성할 수 있는 구체적 실시예를 공개하지 않는 경우, 법원은 그 특징을 포함하는 명세서 및 청구항이 제26조 제3항에 부합하지 않는다고 판단해야 한다. Id. art. 9.

증거법적 국면도 법원에서는 다르다. SPC 제10조는 의약 특허 부여·확인 사건에서, 출원인이 진보성 또는 충분공개 요건 충족을 증명하기 위해 출원일 후 제출한 보충 실험자료에 의존하는 경우 법원이 그 자료를 심리해야 한다고 규정한다. Id. art. 10. 제29조와 제30조는 특허출원인 또는 특허권자가 제출하는 새로운 증거와 무효청구인이 제출하는 새로운 증거를 구분한다. 출원인과 특허권자는 일반적으로 출원이 거절되어서는 안 된다거나 특허가 유지되어야 함을 보이기 위해 새로운 증거를 제출할 수 있지만, 확인소송에서 무효청구인의 새로운 증거는 열거된 범주를 제외하고는 일반적으로 심리되지 않는다. Id. arts. 29-30.

III. 제26조 제4항의 뒷받침 요건과 미국의 명세서 기재요건 비교

제26조 제4항의 뒷받침 요건은 양 법리가 모두 청구항이 공개범위를 앞질러 나가는 것을 방지한다는 점에서 미국의 명세서 기재요건에 가장 가까운 중국의 대응 개념이다. 그러나 두 요건은 동일한 개념적 기준을 사용하지 않는다.

미국의 명세서 기재요건은 명세서가 청구된 발명의 보유를 보여 주는지를 묻는다. Ariad, 598 F.3d at 1351. 관심사는 청구된 발명 그 자체의 공개이다. 즉 대표 종, 공통 구조적 특징, 식별 특성 또는 발명자가 실제로 청구된 범위를 발명했음을 보이기에 충분한 기타 공개이다. Id. at 1350-52.

반면 중국의 뒷받침 법리는 청구된 기술방안이 명세서로부터 도출되거나 합리적으로 일반화될 수 있는지라는 틀로 구성된다. CNIPA의 심사지침은 각 청구된 기술방안이 충분히 공개된 내용으로부터 도출되거나 일반화될 수 있어야 하고 공개범위를 넘어서는 안 된다고 한다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China). SPC의 사법심사상 정식화는 통상의 기술자가 명세서와 도면을 읽고도 청구된 기술방안을 도출하거나 합리적으로 일반화할 수 없다면 그 청구항은 뒷받침되지 않는다는 것이다. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8.

이 차이는 변론에서 중요하다. 미국의 서면은 특허권자가 전체 속(genus)을 보유하지 못했다고 적절히 주장할 수 있다. 중국 사건의 서면에서는 그러한 주장을 기계적으로 번역하는 일을 일반적으로 피해야 한다. 더 나은 주장은 청구항의 기술방안이 공개된 기술내용으로부터 도출되거나 합리적으로 일반화될 수 없다는 것, 또는 그 일반화가 기술문제를 해결하고 동일한 효과를 달성할 것인지에 대해 통상의 기술자가 충분히 의심할 이유가 있는 선택지를 포함한다는 것이다.

IV. 제26조 제3항의 충분한 공개와 미국의 실시가능요건 비교

제26조 제3항은 미국의 명세서 기재요건보다는 미국의 실시가능요건에 더 가깝지만, 이 경우에도 대응관계는 불완전하다. 미국의 실시가능요건은 명세서가 통상의 기술자에게 과도한 실험 없이 청구된 발명을 만들고 사용할 수 있도록 교시하는지 묻는다. In re Wands, 858 F.2d 731, 736-37 (Fed. Cir. 1988). Amgen 이후 광범위한 속 청구항은 청구된 전 범위에 걸쳐 실시가능해야 하며, 실험이 합리적인 범위 내에 있는지 여부는 해당 기술분야의 성격에 따라 달라진다. Amgen, 598 U.S. at 610-14.

중국의 사법 자료는 충분한 공개를 실시, 문제 해결, 기술효과라는 틀로 파악한다. SPC 제6조는 불충분하게 공개된 내용으로 인해 청구된 기술방안을 실시할 수 없거나, 이를 실시하더라도 기술문제를 해결할 수 없거나, 또는 그 문제가 해결된다는 점을 확인하는 데 과도한 노력이 필요한 경우 충분한 공개가 결여된 것으로 본다. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 6.

SPC의 Warner-Lambert 아토르바스타틴 결정(結晶) 판결은 기술문제와 실시가능성의 역할을 보여준다. SPC는 제26조 제3항에서 명확하고 완전한 공개의 대상은 발명 또는 실용신안이며, 분석은 먼저 해당 발명이 무엇인지를 확정한 후 통상의 기술자가 그 기술방안을 실시하고, 기술문제를 해결하며, 예상되는 기술효과를 산출할 수 있는지를 판단해야 한다고 밝혔다. Patent Reexamination Bd. v. Warner-Lambert Co., (2014) Xing Ti Zi No. 8 (Sup. People’s Ct. 2014) (China). 또한 그 판결은 무효결정의 화학 결정 분석을 기록하고 있다. 화학 결정의 경우 공개는 조성과 결정구조를 특정하고, 조성 및 미세구조를 증명하기 위한 정성 또는 정량 데이터와 스펙트럼 등 물리화학적 파라미터를 제공하며, 실시를 가능하게 하는 적어도 하나의 제조방법을 공개해야 한다는 것이다. Id.

비교법적 작성에 주는 교훈은 명확하다. 미국의 명세서 기재요건은 특허권자가 발명의 보유를 기재했는지에 초점을 맞춘다. 중국 제26조 제3항은 명세서가 통상의 기술자로 하여금 기술방안을 실시하고, 기술문제를 해결하며, 예상되는 기술효과를 달성할 수 있게 하는지를 묻는다. 두 법리는 특허의 동일한 약점을 공격할 수 있지만, 법적 근거와 증거상 강조점은 다르다.

V. 생물학적 속 청구항과 Novozymes에 관한 주의점

생물학적 속 청구항은 미국의 보유와 중국의 합리적 일반화 사이의 실무상 차이를 드러낸다.

미국에서 광범위한 기능적 속 청구항은 명세서 기재요건과 실시가능요건 모두에서 취약하다. 명세서 기재요건에 관하여 Ariad와 Eli Lilly는 속의 보유를 보이기에 충분한 대표 종, 공통 구조적 특징, 또는 기타 식별 특성의 공개를 요구한다. Ariad, 598 F.3d at 1350; Eli Lilly, 119 F.3d at 1568-69. 실시가능요건에 관하여 Amgen은 명세서가 단순히 스크리닝 프로그램을 수행하라고 지시하는 데 그치지 않고, 통상의 기술자에게 청구된 부류의 전체 범위를 만들고 사용할 수 있도록 교시할 것을 요구한다. Amgen, 598 U.S. at 610-14.

중국의 Novozymes 열안정성 글루코아밀라아제 사건은 유용하지만 과도하게 확대해 읽기 쉽다. Patent Reexamination Board & Novozymes A/S v. Jiangsu Boli Bioproducts Co.에서 SPC 사건요지는 청구항이 글루코아밀라아제 활성을 갖는 분리 효소, SEQ ID NO:7에 나타난 전장 서열과 적어도 99%의 상동성, 등전점 한정, 및 Talaromyces emersonii 종 또는 균주 T. emersonii CBS 793.97에 대한 기원 한정을 기재하고 있었다고 설명한다. (2016) Zui Gao Fa Xing Zai No. 85 (Sup. People’s Ct. 2016) (China). 그 요지는 99% 상동성과 기원 또는 균주 한정의 결합이 청구항을 극히 제한된 효소 집단으로 좁혔고, 청구항에는 등전점 및 글루코아밀라아제 활성 한정도 포함되어 있었다고 설명한다. Id.

그 사건을 상동성 청구항에 대한 일반적 승인으로 인용해서는 안 된다. 그 뒷받침 인정은 높은 서열 상동성, 생물학적 기원, 일부 청구항의 특정 균주, 효소 활성, 등전점이라는 여러 협소화 특징에 의존했다. SPC 요지 자체도 그 사건을 상동성에 기원 및 기능 한정을 결합한 생물학적 서열 청구항의 판단규칙을 명확히 한 사건으로 설명한다. Id. 청구된 범위를 예측 가능하게 만드는 공개가 없고, 기원 또는 기능 한정도 없이 높은 동일성 비율만으로 정의된 청구항은 여전히 제26조 제4항의 뒷받침 요건 또는 제26조 제3항의 충분공개 요건을 충족하지 못할 수 있다.

VI. 제33조의 신규사항 추가와 미국의 우선권 및 신규사항 사건 비교

제33조는 제26조 제4항과 구분해야 한다. 제33조는 보정에 관한 조항이다. 발명 또는 실용신안 출원의 보정은 원 명세서와 청구항에 포함된 공개범위를 넘어서는 안 된다고 규정한다. Patent Law art. 33 (China). 반면 제26조 제4항은 청구항이 명세서에 근거하는지에 관한 것이다. Patent Law art. 26(4) (China).

미국의 명세서 기재 법리는 유사한 쟁점을 종종 § 112(a)와 § 120에 따른 우선권을 통해 처리한다. Lockwood는 우선권이 이전 출원에 공개된 것에만 미치며, 그 공개로부터 자명했을 대상에는 미치지 않는다고 한다. 107 F.3d at 1571-72. Tronzo는 모출원이 원뿔형 컵만 공개했는데 후속 청구항이 컵 형상을 일반적으로 포괄한 경우에 그 원칙을 적용한다. 156 F.3d at 1159-60.

중국에서는 보정 분석이 출원심사, 무효절차 또는 사법심사에서 나타날 수 있지만, 절차규칙은 다르다. 출원심사 중에는 제33조가 보정을 원 공개에 구속한다. 무효절차 중에는 CNIPA 지침이 특허문서 보정을 등록된 보호범위를 확장하지 않고, 원 명세서 및 청구항을 초과하지 않으며, 일반적으로 등록 청구항에 포함되지 않은 특징을 추가하지 않는 청구항 보정으로 더 제한한다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). 이러한 제도적 차이는 중국 제33조를 미국의 명세서 기재요건으로 통합하여 보아서는 안 되는 중요한 이유이다.

VII. 실무상 함의

미국 출원서 작성에서의 교훈은 명세서 기재요건과 실시가능요건을 별개의 문턱으로 다루어야 한다는 것이다. 명세서는 청구된 범위의 보유를 보이기에 충분한 대표 종, 구조적 특징, 서열정보, 기탁물, 구조와 연결된 분석법(assays), 및 기술적 논거를 공개해야 한다. 광범위한 속 청구항의 경우, Amgen 이후 동일한 공개는 전체 범위도 실시가능하게 해야 한다. 단지 통상의 기술자에게 작동하는 실시예를 찾으라고 말하는 로드맵은 일부 종이 공개되어 있더라도 실시가능요건을 충족하지 못할 수 있다. Amgen, 598 U.S. at 612-14.

중국 출원서 작성에서는 명세서가 기술문제, 기술방안 및 기술효과를 명시적이고 상호 일관되게 제시해야 한다. CNIPA 지침은 명세서가 기술문제, 이를 해결하기 위해 사용한 기술방안, 및 유익한 효과를 기재하고, 그 요소들 사이의 불일치를 피할 것을 요구한다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 2.1.1 (2023) (China). 이어서 청구항은 통상의 기술자가 충분히 공개된 내용으로부터 도출하거나 합리적으로 일반화할 수 있는 일반화 수준으로 작성되어야 한다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 2, § 3.2.1 (2023) (China); SPC Patent Grant & Confirmation Provisions art. 8.

중국 무효절차와 사법심사에서는 대리인이 법리의 틀을 선택하기 전에 절차적 국면을 식별해야 한다. CNIPA 무효절차에서는 보정 제한이 뒷받침 또는 충분공개 흠결을 치유할 수 있는지를 결정할 수 있다. CNIPA, Patent Examination Guidelines pt. IV, ch. 3, § 4.6.1 (2023) (China). 사법심사에서 법원은 CNIPA의 재심사 또는 무효결정을 심사하고, SPC 제6조, 제8조, 제9조, 제10조, 제29조, 제30조는 충분한 공개, 뒷받침, 기능적 특징, 보충 의약 실험자료, 및 새로운 증거에 관한 구체적인 사법규칙을 제공한다. SPC Patent Grant & Confirmation Provisions arts. 6, 8-10, 29-30.

VIII. 결론

미국과 중국 제도는 과도한 청구를 억제하려는 본능을 공유하지만, 하나의 동일한 공개 법리를 공유하지는 않는다. 미국의 명세서 기재요건은 § 112(a)에 따른 보유 법리이며, Amgen 이후 실시가능요건과 병행하여 작동한다. 중국법은 유사한 우려를 제26조 제4항의 뒷받침, 제26조 제3항의 충분한 공개, 제33조의 신규사항 추가 금지에 분산시킨다. 또한 그 규칙은 사건이 CNIPA 심사, CNIPA 무효절차 또는 사법심사 중 어디에 있는지에 따라 다르게 작동한다.

따라서 최선의 비교법적 정식화는 “중국에도 written description이 있다”가 아니다. 그것은 다음과 같다. 중국 제26조 제4항의 뒷받침 요건은 미국의 명세서 기재요건이 수행하는 청구범위 통제 기능의 일부를 수행하지만, 보유가 아니라 기술방안, 충분한 공개, 합리적 일반화라는 언어를 통해 그렇게 한다. 그 구별은 단순한 용어상의 차이가 아니다. 이는 그럴듯한 비교법 논문과 법원, CNIPA 합의체 또는 국경 간 특허팀이 실제로 사용할 수 있는 주장 사이의 차이이다.