実体的な権利範囲制限としての Restriction Requirement ― Focus Products v. Kartri が示す教訓

Restriction requirement（発明の選択要求）は、しばしば単なる手続上の雑音として扱われる。すなわち、特許査定に至るまでに処理すべき事務的な障害にすぎないと考えられがちである。しかし、2025年の連邦巡回控訴裁判所（Federal Circuit）による Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co. 判決は、そのような考え方がいかに危険であるかを示している。本件では、種別（species）に関する restriction requirement と、それに対する特許権者の対応が、出願経過禁反言（prosecution history disclaimer）の主張を支える中心的根拠となり、その結果、権利範囲が大幅に限定され、二件の特許侵害勝訴判決が覆されることとなった。

I. フックレスカーテンから「平坦な上縁」を有するリングへ

Focus Products は、リングが一体化された「フックレス（hookless）」シャワーカーテンをめぐる紛争から生じた事件である。Focus は、'248 特許、'609 特許、および '088 特許という三件の関連特許に加え、HOOKLESS に関する商標権およびトレードドレス権を主張した。ベンチトライアル（裁判官による事実審理）の後、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、「ring」を「少なくとも一部が湾曲し、一般に開口部を囲み補強する材料片」と広く解釈し、出願経過に基づくリング形状の限定を退けたうえで、Marquis が三件すべての特許を侵害したと認定した。Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., No. 1:15-cv-10154 (PAE), 2018 WL 3773986, at *4–6 (S.D.N.Y. Aug. 9, 2018).

控訴審において、Federal Circuit は、「ring」という用語が特定の全体形状を要求するものではないとの点については同意した。しかし同時に、'248 特許および '609 特許においては、この用語を「平坦な上縁（flat upper edge）」を有するリングにまで及ぶものとして解釈することはできないと判断した。Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., Nos. 2023-1446, -1450, -2148, -2149, slip op. at 16–22 (Fed. Cir. Sept. 30, 2025). Marquis の被疑侵害製品に用いられていたリングが平坦な上縁を有していることについては当事者間に争いがなかったため、この特徴が「ring」の権利範囲から除外されると、'248 特許および '609 特許に基づく侵害認定は維持できなくなった。Id. at 15–16.

もっとも、本判決の本質はその結論ではなく、その結論に至る過程にある。裁判所は、当該限定をクレーム文言そのものや明細書のみから導いたわけではなかった。むしろ、'248 出願の審査過程において PTO が発明を複数の species に区分した経緯、出願人が不服申立て（traverse）を行うことなく特定の species を選択した事実、その後「平坦な上縁」を明示的に記載した従属請求項が追加され、さらに審査対象から除外された経緯、そして '088 特許の審査において、出願人が非法定型二重特許拒絶（nonstatutory double-patenting rejection）を克服するために「平坦な上縁」という限定を明示的に追加した事実を重視した。これらの一連の対応を総合すると、「平坦な上縁」を有するリングは '248 特許および '609 特許において放棄され、その代わりに後続の '088 特許に留保されたという「明確かつ一貫した構図」が示されていると裁判所は判断したのである。Id. at 17–22.

II. '248 特許および '609 特許の審査における Restriction Requirement

出発点となるのは、'248 特許の元となった出願である。この出願には、複数の図面に対応するさまざまなリング構成が含まれていた。審査官は species-type restriction requirement を発し、特許上区別可能な複数のリング種別（species）を特定の図面ごとに区分した。Species IV は図18～20に対応し、Species V は図21に対応していた。Id. at 17–18.

図18～20には、リングから突出する縁部、すなわち「フィンガー（finger）」を有するリングが示されており、この構造によってカーテンロッド上でカーテンを支持することができる。これに対し、図21には比較的長い平坦な上縁（flat upper edge）を有するリングが描かれており、その支持領域はリング外径とほぼ同程度の長さに及んでいる。Id. at 17–18. したがって、この restriction requirement は、「突出フィンガー型リング」と「平坦な上縁を有するリング」との間に構造上の境界線を明確に引くものであった。

出願人は Species IV を選択し、traverse を行うことも、審査官による species の定義に異議を唱えることもなかった。Id. at 18. その後、出願人はいくつかの新たな請求項を追加した。そのうちの一つである従属請求項73は、「当該リングは、その少なくとも一部に平坦な上縁を含む」と規定していた。Id. at 18–19. これに対し審査官は、請求項73が図21に対応する未選択種別（Species V）に向けられたものであるとして審査対象から除外した一方、その基礎請求項については、突出フィンガーを有するリングを対象とする選択済みグループの一部として審査を継続した。Id.

この時点で、審査記録には明確な線引きが存在していた。すなわち、審査官の理解では、選択された Species IV における「ring」には平坦な上縁は含まれず、平坦な上縁を明示的に記載する請求項は未選択の Species V に属するというものであった。特許権者はこの整理に異議を唱えなかった。restriction requirement に対して traverse を行うことも、平坦な上縁を有する実施形態も選択発明に含まれると主張することもなく、残る請求項について審査を進めたのである。Id. at 19–20.

Notice of Allowance（特許査定通知）は、この問題をさらに明確にした。審査官は、請求項73が依然として未選択事項として除外されたままであることを改めて指摘し、もしその取扱いが「受け入れ難い（unacceptable）」のであれば、出願人は異議を申し立てることができる旨を明示した。しかし、特許権者は再び請求項73の排除に異議を唱えなかった。その代わりに他の請求項を補正し、請求項73が未選択事項として取り消されたままの状態で特許査定に至ることを受け入れた。Id. at 20.

'609 特許の審査経過も同様のパターンをたどった。審査官は再び類似の restriction requirement を発し、Species IV（図18～20）と Species V（図21）を区別した。そして出願人も再び traverse を行うことなく Species IV を選択した。Federal Circuit は、この点に関する '609 特許の出願経過は、実質的に '248 特許の出願経過と同一であると評価している。Id. at 19 n.7.

両特許が登録された時点で、内部証拠（intrinsic record）には三つの重要な要素が存在していた。すなわち、平坦な上縁を有するリングを明示的に別の species として区分した図面ベースの restriction requirement、平坦な上縁を記載した請求項が未選択事項として繰り返し除外された事実、そして特許権者がその枠組みを一貫して受け入れていたという経緯である。

III. '088 特許の審査が果たした補強的役割

後に出願された '088 特許の審査経過は、この構図を決定的なものにした。当初、審査官は '248 特許および '609 特許に基づく非法定型自明性二重特許（nonstatutory obviousness-type double patenting）を理由として、'088 特許の請求項を拒絶した。Id. at 21. この拒絶を克服するため、出願人は請求項を補正し、その中でリングが「平坦な上縁（flat upper edge）」を有することを要求する限定を追加した。Id.

その後、審査官は二重特許拒絶を撤回した。その際審査官は、新たに追加された「平坦な上縁」という限定が、'088 特許を先行する特許群から区別する要素であると説明した。なぜなら、その特徴は '248 特許および '609 特許ではクレームされていない別の species に対応するものだったからである。Id. at 21–22. 出願人はこの説明を受け入れ、その理解を前提として審査を継続した。

このように、三件の関連出願を通じて、出願人と PTO の双方は、「平坦な上縁」を有するリングを、'248 特許および '609 特許でクレームされたリングとは異なる species に属するものとして一貫して扱っていた。Federal Circuit の見解では、この審査経過は、先行する二件の特許は平坦な上縁を有するリングをカバーしておらず、それをカバーしていたのは後続の '088 特許であったことを裏付けるものであった。

IV. Restriction Requirement から出願経過禁反言へ

こうした背景のもとで、Federal Circuit は出願経過禁反言（prosecution history disclaimer）の問題へと分析を進めた。確立した判例法の下では、クレーム用語は原則としてその通常かつ一般的な意味に従って解釈される。ただし、出願人が審査過程において特定の権利範囲を明確かつ疑いの余地なく放棄した場合はこの限りではない。Thorner v. Sony Comput. Ent. Am. LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012). 裁判所は一般に、PTO との曖昧なやり取りや、出願人が明確に採用していない審査官の一方的な説明だけを根拠としてクレーム範囲を限定することには慎重である。See, e.g., Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc., 381 F.3d 1111, 1124 (Fed. Cir. 2004); Biogen Idec, Inc. v. GlaxoSmithKline LLC, 713 F.3d 1090, 1097 n.6 (Fed. Cir. 2013).

特許権者は主として Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc. に依拠した。同判決において Federal Circuit は、曖昧な restriction requirement に応じて行われた election は、それだけでクレーム範囲の放棄を裏付けることはできないと判示していた。724 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2013). Plantronics では、選択された species と未選択の species が構造上どのように異なるのかについて、審査官も出願人も具体的な説明を行っていなかった。そのため裁判所は、当該 election を明確な権利放棄として扱うことを拒否したのである。Id. at 1351.

しかし、Focus Products の合議体はこの状況を区別した。同裁判所は、曖昧な restriction requirement に応じた election が、それだけでクレームを限定することはできないという点を認めている。Focus Prods., slip op. at 16. その一方で、本件は単なる一度限りの election を超える事情を含んでいると強調した。すなわち、restriction requirement は異なる構造を示す具体的な図面に対応しており、審査官は「平坦な上縁」を明示的に記載した唯一の請求項を未選択事項として繰り返し除外することでその境界線を維持し続け、特許権者もその取扱いに異議を唱える機会を与えられながら一貫して受け入れていた。さらに後続の出願では、特許権者自身が「平坦な上縁」という特徴を利用して '088 特許を '248 特許および '609 特許から区別し、二重特許拒絶を克服していたのである。Id. at 17–22.

こうした審査経過を踏まえ、裁判所は、出願人が「ring」という用語は平坦な上縁を有するリングを含まないという理解を明確に受け入れていたと結論付けた。したがって、クレーム文言だけを見ればそのようなリングを明示的に排除していなかったとしても、訴訟において当該用語をそのようなリングまで含むものとして解釈することはできなかった。Id. at 22. 被疑侵害製品はいずれも平坦な上縁を有していたため、Federal Circuit は '248 特許および '609 特許についての侵害認定を覆した。Id. at 15–16, 22.

V. 判例法上の意義

理論的観点から見ると、Focus Products は、restriction practice が後続の出願対応と組み合わさることで、強力な出願経過禁反言の記録を形成し得ることを示している。同判決は、election を実体的な権利放棄として軽々しく扱うべきではないという Plantronics の警告を放棄したわけではない。しかし同時に、election が出願経過全体から切り離された独立の行為として扱われるわけでもないことを明確にした。審査官が異なる構造概念を反映する図面に基づいて species を区分し、その区分が未選択請求項の排除によって繰り返し維持され、さらに出願人自身が後の出願で同じ構造的特徴を利用して先行特許群との差異を主張した場合には、裁判所は disclaimer に必要な「明確かつ疑いの余地のない」証拠が存在すると判断し得るのである。

本判決はまた、審査官の発言をどのように評価するかについても一定の示唆を与えている。Biogen のような判例は、審査官の Reasons for Allowance に対する黙示的な同意だけで権利範囲の放棄を認定すべきではないと警告している。713 F.3d at 1097 n.6. しかし Focus Products において Federal Circuit は、特許権者の行為を単なる沈黙以上のものとして捉えた。出願人は species を選択し、平坦な上縁を有する請求項を未選択事項とする審査官の整理を繰り返し受け入れ、Notice of Allowance においてその取扱いに異議を申し立てる機会を与えられながら何ら行動を起こさず、さらに関連出願では同じ区別を利用して二重特許拒絶を克服していたのである。Focus Prods., slip op. at 20–22. その結果、審査官による species の境界に関する理解は、単発的な一方的発言以上の重みを持つことになった。

VI. 出願実務および訴訟実務への示唆

出願実務家にとって、Focus Products は restriction practice が長期的な影響を持ち得ることを改めて示している。とりわけ species 間の区別が商業的に重要な特徴に対応している場合には注意が必要である。「平坦な上縁」と「突出フィンガー」のような構造上の差異によって実施形態が区分されている場合、election を単なる形式的手続として扱うべきではない。対応策としては、restriction requirement に対して traverse を行うこと、選択された請求項が審査官の理解する限定的な構造に拘束されないことを記録上明確にすること、あるいは divisional 出願において未選択事項を追求する意図を明示的に残しておくことなどが考えられる。

重要な特徴を記載した従属請求項が未選択事項として除外されることを許容し、その後、その取扱いを繰り返し確認しながら異議申立ての機会も示した Notice of Allowance を放置することは、まさに Federal Circuit が本件で重視したような審査記録を形成する危険を伴う。そのような記録が一旦形成されてしまえば、後になって当該クレーム用語を未選択特徴にまで及ぶ広い意味で解釈すべきだと主張しても、大きな困難に直面する可能性が高い。

関連出願全体を見据えた戦略も重要である。Focus Products では、'088 特許の審査において「平坦な上縁」という限定を追加し、それを利用して二重特許拒絶を克服したことが、先行特許群はその特徴をカバーしていなかったという理解を強く裏付ける結果となった。したがって、あるファミリー出願において他の出願との差異として述べた内容は、後に双方の解釈に利用されることを前提に行動すべきである。

訴訟実務家にとっても、本判決は restriction requirement およびファミリー全体の出願経過を詳細に検討する重要性を示している。Focus Products において決定的となった restriction requirement、election、請求項の取消し、そして後続補正の組み合わせは、複雑なポートフォリオでは決して珍しいものではない。被疑侵害者側は restriction practice を有力な限定解釈の根拠として活用すべきであり、特許権者側は早い段階でこれらの記録を検討し、潜在的な脆弱性を把握したうえで現実的なクレーム解釈戦略を構築すべきである。

VII. 結論

Focus Products v. Kartri において Federal Circuit は、一見すると日常的な restriction practice にすぎないように見えるものを、決定的なクレーム解釈ツールへと変えた。裁判所は、「平坦な上縁」を有するリングと「突出フィンガー」を有するリングとを区別する species restriction、traverse を伴わない出願人の election、「平坦な上縁」を記載した従属請求項の除外および放棄、さらに '088 特許の審査において先行特許群との差異として「平坦な上縁」を利用した補正を総合的に評価し、平坦な上縁を有するリングについて明確かつ疑いの余地のない disclaimer が存在すると結論付けた。

本判決が示すより大きな教訓は明快である。Restriction requirement は必ずしも単なる案件管理上の手続ではない。そこに商業的・技術的に意味のある特徴に基づく境界線が引かれ、出願人が長期間にわたりその枠組みに従い続けた場合、その効果は何年も後になって権利範囲を大きく制限する形で現れる可能性がある。Restriction requirement を無害な事務処理として扱い、実体的な出願記録の一部として捉えないという姿勢は、もはや現代の特許実務において許される贅沢ではないのかもしれない。