요약: 본 글은 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc. 사건을 통해 미국의 유사 선행기술 법리와 유럽특허청(EPO)의 과제-해결 접근법을 비교한다. 이 사건에서 연방순회항소법원은 청구인이 타 분야의 자동차 관련 문헌을 청구된 약물전달 발명이 아니라 다른 선행기술문헌과 연결하였다는 이유로 자명성 주장을 배척하였다. 미국법상 인용되는 각 문헌은 청구발명과 동일한 기술분야에 속하거나 발명자가 당면한 문제와 합리적으로 관련되어야 하며, 이 문턱 요건은 통상의 기술자가 왜 해당 문헌들을 결합했을 것인지를 설명해야 한다는 별도의 요건과 구별된다. EPO 실무는 적절한 출발점의 선정, 기술적 과제의 객관적 정식화, 다른 분야의 지식이 통상의 기술자에게 현실적으로 이용 가능했는지에 대한 판단, 그리고 “할 수 있었는가–했을 것인가” 검토라는 다른 메커니즘을 통해 이와 관련된 사후적 고찰 방지 문제를 다룬다. 두 제도 모두 타 분야의 가르침에 의존하는 것을 허용하지만, 어느 제도도 사후적 고찰만으로 청구발명에 이르는 경로를 재구성하도록 허용하지 않는다. 무효를 주장하는 자는 통상의 기술자가 왜 그 원격 분야의 가르침을 고려하고 적용했을 것인지에 관하여 일관되고 증거에 기초한 이유를 제시해야 한다.

자동차용 클러치 베어링은 투여량 조절식 약물전달장치에 관한 특허의 선행기술로서는 뜻밖의 자료처럼 보일 수 있다. 그러나 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc. 사건에서 제시된 조합은 바로 그러한 것이었다. 이 사건에서 청구인은 다른 인용문헌에 없던 스냅핏 결합 그립을 보충하기 위해 자동차용 클러치 베어링에 관한 문헌에 의존하였다. 연방순회항소법원은 자동차 기술이 일률적으로 지나치게 동떨어져 있다고 판시한 것이 아니다. 청구인이 자동차 관련 문헌을 심판 대상 특허가 아니라 다른 선행기술문헌과 비교하였기 때문에 PTAB의 결정을 취소한 것이다. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc., 66 F.4th 1373, 1377–82 (Fed. Cir. 2023).

그 오류는 유럽특허청의 과제-해결 접근법과의 비교를 불러온다. EPO 실무에서 진보성 판단은 통상 선택된 선행기술을 출발점으로 삼아, 그 출발점과 청구항 사이의 차이에서 발생하는 객관적 기술적 과제를 특정하고, 통상의 기술자가 청구된 해결책에 도달했을 것인지를 묻는 방식으로 진행된다. 따라서 언뜻 보면 Mylan이 주된 문헌에서 발견되는 문제에 의존한 것은 유럽 실무와 유사해 보일 수 있다.

그러나 그 유사성을 과장해서는 안 된다. 연방순회항소법원은 Mylan이 유럽법을 부적절하게 도입했다고 말하지 않았고, EPO도 연방순회항소법원의 2단계 유사 선행기술 테스트를 적용하지 않는다. 또한 두 선행기술문헌을 서로 비교하는 것만으로는 적절한 EPO 진보성 분석이 완성되지 않는다. 보조 문헌의 가르침이 다른 분야 또는 원격 분야에서 나온 경우, EPO 실무에서는 객관적 기술적 과제가 왜 그 분야, 그 가르침 또는 통상의 일반적 기술지식을 통상의 기술자에게 현실적인 고려 대상으로 만들었는지를 설명해야 한다. 그다음 선행기술 전체가 단지 그렇게 할 수 있게 했는지가 아니라, 출발 문헌을 청구된 방식으로 변경하도록 통상의 기술자를 실제로 유도했을 것인지를 묻는다.

따라서 두 제도는 서로 다른 법리적 장치를 사용하지만, 공통된 우려를 다룬다. 즉, 발명을 알고 난 뒤의 지식이 선행기술을 통하여 누락된 경로를 보충하는 것을 방지하려는 것이다.

I. Sanofi 판결과 미국의 비교대상 원칙

Sanofi 사건의 대상 특허인 미국 특허 제RE47,614호는 서로 다른 카트리지를 수용하고 다양한 투여량을 설정할 수 있도록 구성된 약물전달장치에 관한 것이었다. 청구항은 다른 한정사항과 함께, 장치 하우징에 대하여 스프링 와셔를 축 방향 및 회전 방향으로 고정하도록 구성된 적어도 두 개의 고정 요소를 갖는 스프링 와셔를 요구하였다. Sanofi, 66 F.4th at 1375–76.

Mylan은 세 개의 문헌을 사용하여 당사자계 재심(inter partes review, IPR)에서 청구항에 이의를 제기하였다. Burren은 약물전달장치의 스프링을 개시하였다. Venezia는 스프링 와셔에 관한 가르침을 제공하였다. 자동차용 클러치 베어링 특허인 de Gennes는 Mylan이 스프링 와셔를 고정하는 데 사용하자고 제안한 스냅핏 결합 그립을 개시하였다. Mylan은 청원서에서 de Gennes가 클러치 베어링을 대상으로 하지만 Burren이 다룬 문제, 즉 두 구성요소를 서로에 대하여 축 방향으로 고정하고 지지하는 문제와 유사한 문제를 다룬다고 주장하였다. Mylan의 전문가는 같은 비교를 반복하였다. Id. at 1376.

미국 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)은 두 구성요소를 서로에 대하여 축 방향으로 고정한다는 넓게 정식화된 문제를 받아들이고, de Gennes가 그 문제와 합리적으로 관련된다고 판단하였다. 당사자들이 심판 대상 특허와 de Gennes가 서로 다른 기술분야에 속한다는 데 동의했으므로, 합리적 관련성은 de Gennes를 유사 선행기술로 취급할 수 있는 유일한 경로였다. Id. at 1376–77.

연방순회항소법원은 이를 취소하였다. 미국법은 유사 선행기술을 판단하기 위한 두 가지 기준을 인정한다. 첫째, 문헌이 다루는 문제와 관계없이 그 문헌이 청구발명과 동일한 기술분야에서 나온 것인지, 둘째, 발명자가 관여한 특정 문제와 합리적으로 관련되는지이다. In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004); In re Clay, 966 F.2d 656, 658–60 (Fed. Cir. 1992). 두 번째 기준은 발명자의 문제를 고려하는 통상의 기술자라면 해당 문헌의 주제에 논리적으로 주목했을 것인지를 묻는다. Clay, 966 F.2d at 659.

두 기준 모두 심판 대상 특허 또는 청구발명과의 비교를 요구한다. 유사 선행기술 법리는 자명성 판단에 관련되는 선행기술의 범위를 정한다. 어떤 문헌이 다른 인용문헌과 유사하다는 사실만으로 그 문헌이 해당 선행기술 범위에 포함되는 것은 아니다. Sanofi, 66 F.4th at 1377–80; see also Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC, 979 F.3d 1353, 1358–61 (Fed. Cir. 2020).

이 구별은 단순한 용어상의 차이가 아니라 실질적인 것이다. 두 문헌이 유사한 문제를 다룬다고 하더라도, 청구발명이 다루는 문제에 직면한 통상의 기술자가 그중 하나 또는 둘 다를 합리적으로 고려하지 않았을 수 있다. 반대로 35 U.S.C. § 103에 따른 조합에 사용되는 문헌들은 서로 유사 선행기술일 필요가 없다. 인용되는 각 문헌이 청구발명에 대한 유사 선행기술이어야 한다. See MPEP § 2141.01(a).

Mylan의 주장은 그 연결고리를 제시하지 못하였다. 청원서와 전문가 증언은 de Gennes를 Burren과 유사한 문헌으로 규정하였다. Sanofi가 그 누락을 지적하자 Mylan은 계속 Burren이 관련 문제를 제공한다고 주장하면서, Sanofi가 심판 대상 특허의 목적에 의존한다고 비판하였다. 그러자 PTAB는 사실상 Mylan의 Burren 중심 문제 정의에서 거꾸로 출발하여 그 문제를 ’614 특허와 연결하였다. 비특허성을 입증할 책임은 청구인에게 있었으므로, PTAB가 청구인을 대신하여 누락된 이론을 구성할 수는 없었다. Sanofi, 66 F.4th at 1380–82; see also In re Magnum Oil Tools International, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–81 (Fed. Cir. 2016).

법원의 판시는 자동차 관련 문헌을 의료기기 청구항에 대하여 일률적으로 사용할 수 없다는 의미가 아니다. 또한 통상의 기술자에게 경직된 산업 분류 안에 머물 것을 요구하지도 않는다. 무효 주장자는 인정된 두 가지 유사 선행기술 기준 중 하나를 통하여 각 문헌을 청구발명과 연결해야 한다.

II. Sanofi 이후의 미국 법리: 범위, 절차 및 결합

Sanofi는 명확한 비교대상 원칙을 제시하지만, 더 넓은 법리는 여전히 유연하다. 미국 연방대법원은 익숙한 기술이 본래의 주된 목적을 넘어 사용될 수 있으며, 자명성 판단이 형식주의적 규칙에 갇혀서는 안 된다고 경고하였다. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417–21 (2007). 연방순회항소법원도 KSR에 비추어 유사 선행기술의 범위를 넓게 해석해야 한다고 지시하였다. Wyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1237–38 (Fed. Cir. 2010).

합리적 관련성 판단이 존재하는 이유는 바로 통상의 기술자가 발명의 직접적인 기술분야 밖에서 해결책을 찾을 수 있기 때문이다. 따라서 관련 문제를 너무 좁게 정의하여 동일한 기술분야의 문헌만 자격을 갖도록 해서는 안 된다. Donner Technology, 979 F.3d at 1359–61. 예를 들어 In re ICON Health & Fitness, Inc.에서 법원은 접이식 침대의 메커니즘이 접이식 러닝머신의 지지 및 보관 문제와 합리적으로 관련된다고 판단하였다. 496 F.3d 1374, 1379–80 (Fed. Cir. 2007).

동시에 문제를 보편적인 수준까지 추상화해서도 안 된다. 문제를 “구성요소의 결합”, “움직임의 방지” 또는 “한 물체를 다른 물체에 대하여 유지하는 것”이라고 표현하면 거의 모든 체결 메커니즘이 모든 기계 발명과 관련되는 결과를 초래할 수 있다. 합리적 관련성 판단은 통상의 기술자가 현실적으로 어디에서 해결책을 찾았을지에 영향을 미쳤을 목적, 구조, 기능, 작동 조건 및 기술적 제약을 고려해야 한다. See Clay, 966 F.2d at 659; Airbus S.A.S. v. Firepass Corp., 941 F.3d 1374, 1381–84 (Fed. Cir. 2019). 통상의 기술자가 실질적으로 동떨어진 분야를 고려했을 것이라는 증거를 상식만으로 대체할 수는 없다. Circuit Check Inc. v. QXQ Inc., 795 F.3d 1331, 1335–37 (Fed. Cir. 2015).

기술분야 기준도 마찬가지로 넓지만, 청구된 발명에 연계되어 있다. 관련 고려사항에는 발명의 실시형태, 기능, 구조, 목적 및 그 사용에 관한 개시가 포함된다. Bigio, 381 F.3d at 1325–27. 기술분야는 청구항의 신규한 핵심, 가능한 가장 좁은 발명의 정의 또는 더 넓은 분야 안에서 특허가 특별히 강조한 부분에 한정되지 않는다. Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 995, 1000–02 (Fed. Cir. 2016).

청구범위는 관련 기술과 결합 동기를 어떻게 정식화할지도 제한한다. Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc.에서 PTAB는 청구항이 의료용 리드를 더 넓게 포괄함에도 천수 신경조절에 사용되는 의료용 리드로 분석을 제한하였다. 연방순회항소법원은 관련 기술 및 결합 분석을 청구되지 않은 해부학적 맥락이나 바람직한 실시형태에 한정할 수 없다고 판시하였다. 73 F.4th 950, 958–59 (Fed. Cir. 2023). 질문은 통상의 기술자가 인용된 가르침을 결합하여 청구발명에 도달했을 것인지이지, 그 조합이 주된 문헌에만 특유하고 청구항에는 없는 요건을 충족했을 것인지가 아니다.

Sanofi 이후의 사건들은 IPR에서 유사 선행기술 쟁점을 어떻게 제시해야 하는지도 명확히 하였다. Netflix, Inc. v. DivX, LLC에서 연방순회항소법원은 청구인이 “기술분야는 X이다”라고 정형적 문구로 명시적으로 선언해야 한다는 지나치게 경직된 요구를 배척하였다. 청원서와 재답변서를 전체적으로 맥락에 따라 읽으면 청구인의 입장이 충분히 제시되어 있었다. 기술분야와 합리적 관련성에 관한 증거는 서로 중첩될 수 있지만, 두 기준은 여전히 별개의 기준이다. 80 F.4th 1352, 1358–64 (Fed. Cir. 2023).

Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc.는 특히 주의하여 읽어야 한다. PTAB는 Apple의 청원서들이 인용문헌들을 심판 대상 특허가 아니라 서로 비교한 것으로 보인다는 이유로 유사 선행기술 쟁점을 충분히 다루지 못했다고 판단하였다. 그러나 항소심에서 연방순회항소법원은 PTAB의 처리에 절차상 오류가 없다고 보았다. Apple의 재답변은 특허권자의 유사 선행기술 이의에 대응하면서도 청원서에 제시된 동일한 문헌, 개시내용 및 기초적인 자명성 이론에 계속 연결되어 있었다. 법원은 또한 Apple이 처음에는 기술분야를 강조하였더라도 이후 합리적 관련성 기준에 따라 보충 설명할 수 있다고 판단하였다. 두 기준은 완전히 별개의 비특허성 근거가 아니라 동일한 자명성 주장에 관한 상호 관련된 기초였기 때문이다. Corephotonics, Ltd. v. Apple Inc., 84 F.4th 990, 1003–10 (Fed. Cir. 2023).

따라서 Corephotonics는 재답변이 동일한 문헌, 개시내용 및 자명성 이론에 연결되어 있는 경우 대응적 보충 설명을 허용하지만, 청구인이 실질적으로 새로운 자명성 근거를 도입하도록 허용하지는 않는다. 그 결과는 사건기록에 의존하였다. 법원은 Apple 제출의 대응적 성격과 특허권자에게 이를 인지하고 다룰 기회가 있었다는 점을 모두 강조하였다. 재답변은 다툼이 된 쟁점을 발전시킬 수 있지만, 청원서의 이론에서 현저히 이탈하거나 누락된 근거를 새로운 근거로 대체할 수는 없다. See id. at 1003–10; Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC, 938 F.3d 1324, 1330–31 (Fed. Cir. 2019).

비선례 판결인 Apple Inc. v. Gesture Technology Partners, LLC는 부정확한 주장 제시가 가져오는 실무적 결과를 보여준다. 다수의견은 Apple이 특허의 기술분야를 일관되지 않게 정식화하고 합리적 관련성 주장을 보전하지 못한 사안에서, Apple이 해당 문헌이 유사 선행기술임을 입증하지 못했다는 PTAB의 판단을 유지하였다. 다수의견은 원칙적으로 특허의 기술분야가 검토 중인 문헌에 따라 달라져서는 안 된다고 하면서도, 명세서가 서로 구별되는 실시형태를 개시하고 쟁점 청구항이 그중 하나를 대상으로 하는 경우 등에는 특허가 둘 이상의 기술분야를 가질 수 있다고 인정하였다. No. 2023-1494, slip op. at 14–15 (Fed. Cir. June 5, 2025) (nonprecedential).

Prost 판사는 반대하였다. 그의 견해에 따르면 PTAB는 청구된 신규한 핵심에 초점을 맞추어 기술분야를 지나치게 좁게 정의하였고, 이는 Unwired Planet 및 유사 선행기술을 넓게 해석해야 한다는 원칙에 반하였다. 그는 또한 서로 다른 정식화가 반드시 모순되는지 의문을 제기하면서, 그러한 정식화가 특허와 서로 다른 문헌 사이의 보완적인 공통점을 특정하는 것일 수 있다고 보았다. Id. at 1–3 (Prost, J., dissenting). 의견이 갈린 판결이라는 점은, 특히 그 판결의 비선례적 지위를 고려할 때, 다수의견의 기술분야 안정성 논의를 절대적인 규칙으로 취급하지 말아야 함을 시사한다.

두 가지 추가 구별을 살펴보면 미국의 법적 틀이 완성된다.

첫째, 어떤 문헌이 유사 선행기술임을 입증하였다고 해서 다른 문헌과 결합할 동기까지 입증되는 것은 아니다. 유사 선행기술 법리는 해당 문헌을 자명성 분석에서 고려할 수 있는지를 결정한다. 무효 주장자는 여전히 제안된 변경을 특정하고, 보조 문헌이 무엇을 더하는지 설명하며, 통상의 기술자가 왜 그러한 변경을 했을 것인지 밝혀야 한다. 두 문헌이 유사하다는 주장만으로는 충분하지 않다. Sisvel International S.A. v. Sierra Wireless, Inc., 82 F.4th 1355, 1364–65 (Fed. Cir. 2023).

둘째, 미국법은 통상 한 문헌을 “주 문헌”으로, 다른 문헌을 “보조 문헌”으로 규정하는 데 독립적인 법적 의미를 부여하지 않는다. 이러한 명칭은 일반적으로 주장된 조합을 제시하는 방식을 설명한다. 한 문헌은 변경의 대상이 되는 구조를 제공하고, 다른 문헌은 제안된 변경을 제공한다. 기초적인 사실판단이 명확한 경우, 무효 주장자는 자신이 유일하게 올바른 주 문헌을 선택하였음을 별도로 입증할 필요가 없다. Schwendimann v. Neenah, Inc., 82 F.4th 1371, 1382–84 (Fed. Cir. 2023); In re Mouttet, 686 F.3d 1322, 1333 (Fed. Cir. 2012).

그 결과 미국의 원칙은 유연하면서도 엄격하다. 특정한 주문과 같은 문구가 요구되는 것은 아니며, 타 분야 문헌도 다른 산업에서 유래했다는 이유만으로 불리하게 취급되지 않는다. 그러나 무효 주장자는 각 문헌이 왜 청구발명과 관련된 선행기술 범위에 속하는지를 적절히 제시하고, 제안된 조합을 별도로 특정하며, 통상의 기술자가 왜 그 조합을 했을 것인지 설명해야 한다.

III. 타 분야의 가르침에 관한 EPO의 과제-해결 프레임워크

유럽특허협약 제56조는 기술수준을 고려할 때 통상의 기술자에게 자명하지 않은 발명은 진보성을 가진다고 규정한다. European Patent Convention art. 56. EPO는 통상 다음의 과제-해결 접근법을 통하여 이 기준을 적용한다.

1. 가장 가까운 선행기술 또는 그 밖의 적절한 출발점을 특정한다.

2. 객관적 기술적 과제를 결정한다.

3. 청구된 해결책이 통상의 기술자에게 자명했을 것인지를 검토한다.

European Patent Office, Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. G-VII, §§ 5–5.3 (2026) [이하 “EPO 심사기준”].

EPO는 연방순회항소법원의 법리에 상응하는 독립적인 2단계 유사 선행기술 테스트를 채택하지 않는다. 유사 선행기술에 관한 우려와 비슷한 질문들은 구조화된 분석 전반에서 제기된다. 주장된 출발점은 현실적인 기술적 디딤돌인가? 그 출발점에 대한 청구항의 차이로부터 어떤 객관적 기술적 과제가 발생하는가? 그 과제에 직면한 통상의 기술자에게 어떤 지식과 기술분야를 귀속시킬 수 있는가? 그리고 선행기술 전체가 청구된 변경을 하도록 통상의 기술자를 유도했을 것인가?

IV. 적절한 출발점

EPO 심사기준은 통상 유사한 목적이나 효과를 갖거나, 동일하거나 밀접하게 관련된 기술분야에 속하는 출발점을 선호한다. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.1. 그렇다고 언제나 유일하게 올바른 하나의 “가장 가까운” 문헌이 존재해야 하는 것은 아니다. 유효한 출발점이 여러 개일 수 있으며, 다른 문헌도 가까운 선행기술에 해당할 수 있더라도 하나의 적절한 경로에서 진보성 이의가 성공할 수 있다. Case T 1742/12, On-Demand Instantiation/Raytheon, ¶¶ 6.5–6.6, 10.3 (Tech. Bd. App. June 22, 2016).

이는 Schwendimann에 따른 미국 실무와 다르다. 미국법은 일반적으로 무효 주장자가 유일하게 올바른 주 문헌을 선택하였음을 정당화해야 한다는 별도의 요건을 부과하지 않는다. EPO 실무에서는 선택된 출발점이 평가할 차이를 정하고 객관적 기술적 과제에 실질적인 영향을 미치므로 분석상 더 큰 의미를 갖는다.

동떨어진 출발점이 자동으로 허용되지 않는 것은 아니지만, 분석을 사후적 고찰에 노출시킬 수 있다. 최근 판결인 T 610/24가 이를 현대적으로 보여준다. 심판부는 진보성 공격이 엄밀히 가장 가까운 선행기술에서 시작할 필요는 없지만, 더 동떨어진 문헌에서 출발하면 흔히 사후적(ex post facto) 분석과 “사후적 과제”, 즉 통상의 기술자가 그 문헌으로부터 현실적으로 착상하지 않았을 과제를 정식화하게 된다고 지적하였다. Case T 610/24, Checking the Chemical Compatibility of Pumps and Chemicals/Ecolab, point 4.4 (Tech. Bd. App. Dec. 16, 2025).

T 610/24는 최근의 결정이며 EPO 관보에 게재되지 않았다. 따라서 이를 분석의 토대로 삼기보다는 확립된 사후적 고찰 방지 원칙을 보여주는 사례로 사용하는 것이 적절하다. 보다 안정적인 토대는 적절한 출발점, 객관적 기술적 과제 및 타 분야 지식에 관한 심사기준과 심판부의 확립된 결정들이다.

V. 객관적 기술적 과제

객관적 기술적 과제는 청구항과 선택된 선행기술 사이의 차이를 특정하고, 그 차이에 귀속되는 기술적 효과를 판단한 다음, 그 효과에 비추어 과제를 정식화함으로써 도출된다. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.2. 객관적 과제는 출원서에 기재된 과제와 다를 수 있으며, 심사 또는 이의절차에서 확인된 선행기술에 비추어 다시 정식화해야 할 수 있다.

과제에는 청구된 해결책의 요소나 그 해결책을 가리키는 단서가 포함되어서는 안 된다. 과제를 “와셔를 축 방향 및 회전 방향으로 고정하는 스냅핏 결합 그립을 제공하는 것”이라고 정식화하면 사실상 답에 이르는 경로를 드러내게 된다. 보다 중립적인 정식화는 청구항의 차별적 특징으로 실제 입증되는 기술적 효과에 따라 확실한 고정, 소형 조립, 치수 편차의 수용 또는 카트리지 위치 설정의 개선에 관한 것일 수 있다.

Case T 422/93은 과제의 정식화가 관련 통상의 기술자와 그에게 귀속되는 지식에도 어떻게 영향을 미치는지를 보여준다. 심판부는 가장 가까운 선행기술에서 발생하는 객관적 기술적 과제를 기준으로 통상의 기술자를 특정해야 한다고 판단하였다. 해결책이 결과적으로 특정 분야에서 나왔다는 이유만으로 통상의 기술자를 청구된 해결책 분야의 전문가로 정의해서는 안 된다. 또한 가장 가까운 선행기술이 그 분야에서 해결책을 찾아야 한다는 아무런 시사도 제공하지 않는 경우, 통상의 기술자의 기초지식에 다른 분야 전문가의 지식이 자동으로 포함되는 것도 아니다. Case T 422/93, Luminescent Security Fibres, 1997 O.J. E.P.O. 25, headnotes 1–3 (Tech. Bd. App. Sept. 21, 1995).

이는 각 문헌이 청구발명에 대한 유사 선행기술이어야 한다는 Sanofi의 원칙과 동일하지 않다. 그러나 두 법리는 유사한 사후적 고찰의 위험에 대응한다. 어느 쪽도 이미 알려진 해결책을 이용하여 통상의 기술자가 어떤 문제를 다루고 있었다거나 어떤 전문성을 갖고 있었다고 사후적으로 결정하는 것을 허용하지 않는다.

VI. 타 분야 지식이 현실적으로 이용 가능해지는 경우

확립된 EPO 판례는 통상의 기술자가 인접 분야, 더 넓은 분야, 일반 분야, 그리고 적절한 경우 원격 기술분야에서 지식을 취할 수 있음을 인정한다. 이 판단은 독립적인 네 번째 단계로 취급되지 않고 과제-해결 접근법에 통합되어 있다.

T 176/84에서 심판부는 관련 기술수준이 발명의 특정 분야뿐 아니라 동일하거나 유사한 문제가 발생하고 통상의 기술자가 알고 있을 것으로 기대되는 인접 분야 또는 더 넓은 분야까지 포함한다고 판단하였다. Case T 176/84, Pencil Sharpener, 1986 O.J. E.P.O. 50, headnote (Tech. Bd. App. Nov. 22, 1985).

T 195/84는 그 원칙을 일반적인 기술적 문제로 확장하였다. 출원이 특정한 환경에서 동일한 일반 문제를 해결하고자 하는 경우, 비특정적이고 일반적인 분야에서 개발된 해결책은 특정 분야의 통상의 기술자에게 귀속되는 통상의 일반적 기술지식의 일부가 될 수 있다. Case T 195/84, General Technical Knowledge, 1986 O.J. E.P.O. 121, headnote (Tech. Bd. App. Oct. 10, 1985).

실제로 동떨어진 분야도 일률적으로 배제되지는 않는다. T 560/89는 한 분야에서 문제에 직면한 통상의 기술자가, 동일한 문제가 널리 알려져 있고 두 분야에서 사용되는 재료 사이에 의미 있는 관계가 존재하는 경우에는 인접하지 않은 다른 분야를 고려할 수 있다고 판단하였다. Case T 560/89, Filler Mass, 1992 O.J. E.P.O. 725, headnote (Tech. Bd. App. Apr. 24, 1991).

이러한 판례들을 획일적인 분류체계로 축소해서는 안 된다. 두 분야를 “인접”이라고 부르는 것만으로 진보성이 결정되지 않으며, “원격”이라고 부르는 것만으로 판단이 끝나는 것도 아니다. 중요한 질문은 청구된 해결책을 모르는 상태에서 객관적 기술적 과제를 보았을 때, 그 과제가 다른 분야, 그 분야의 가르침 또는 관련 통상의 일반적 기술지식을 통상의 기술자에게 현실적으로 이용 가능한 것으로 만들었을 것인지이다.

따라서 자동차용 클러치 베어링과 약물전달장치가 모두 축 방향의 움직임에 저항하는 구성요소를 사용한다는 사실만으로 두 분야가 기술적으로 관련된다고 할 수는 없다. 실제 고정 문제의 유사성, 적용되는 하중과 공차, 제조상 제약, 재료, 안전요건, 작동 환경 및 기능적 목적을 고려해야 한다.

VII. “할 수 있었는가–했을 것인가” 검토

보조 문헌의 가르침을 발견하였다고 해서 EPO 분석이 완성되는 것은 아니다. 세 번째 단계는 객관적 기술적 과제에 직면한 통상의 기술자가 출발 선행기술을 변경하거나 조정하여 청구된 대상에 도달하도록 선행기술 전체가 단지 그렇게 할 수 있게 한 것이 아니라 실제로 그렇게 하도록 유도했을 것인지를 묻는다. EPO Guidelines pt. G-VII, § 5.3.

대표적인 판례인 T 2/83은 기술적으로 가능한 것과 실제로 진행할 이유가 있는 것을 구별한다. 질문은 통상의 기술자가 단지 그렇게 할 기술적 능력을 가졌는지가 아니라, 일정한 개선이나 이점을 기대하여 그 변경을 했을 것인지이다. Case T 2/83, Simethicone Tablet, 1984 O.J. E.P.O. 265, headnote II (Tech. Bd. App. Mar. 15, 1984).

이 판단은 미국법상 결합 이유에 관한 요건과 유사하지만, 두 법리가 동일한 것은 아니다. 어느 제도에서든 청구항의 모든 요소가 선행기술 어딘가에 존재한다는 사실만으로는 충분하지 않다. EPO 분석에서 무효 주장자는 객관적 기술적 과제에 직면한 통상의 기술자가 왜 보조 문헌의 가르침을 이용하여 출발 문헌을 청구된 방식으로 변경했을 것인지를 보여야 한다.

VIII. 두 프레임워크의 Sanofi 사건 적용

미국법에 따른 분석

미국법상 선결 문제는 de Gennes가 청구된 약물전달장치와 관련된 선행기술 범위에 속하는지였다. de Gennes는 동일한 기술분야에 속하지 않았으므로, Mylan은 그것이 ’614 특허가 다룬 문제와 합리적으로 관련된다는 점을 입증해야 했다.

적절히 전개된 이론이라면 청구항, 명세서 및 통상의 기술자의 관점에서 관련 문제를 특정하는 것부터 시작했어야 한다. 합리적 관련성은 다른 분야의 유용한 가르침을 받아들일 여지를 남겨야 하므로, 문제의 정식화를 바람직한 약물전달 실시형태의 모든 세부사항에 인위적으로 한정할 수는 없었다. 그러나 두 구성요소를 서로에 대하여 고정한다는 보편적인 문제로 축소해서도 안 되었다.

그다음 분석은 de Gennes를 청구발명의 문제와 직접 비교했어야 한다. 그 비교는 두 기술 모두 소형 고정 구조, 유사한 축 방향 및 회전력, 비교 가능한 조립 제약 또는 제한된 공간에서의 확실한 결합에 관한 유사한 요건을 포함하는지를 다룰 수 있었다. 전문가 증언을 통하여 약물전달장치를 설계하는 기술자들이 일반적인 기계 체결 문헌을 통상적으로 참조하였다거나, 관련 고정 문제에 관하여 스냅핏 연결이 통상의 일반적 기술지식이었다는 점을 입증할 수도 있었다.

그 증거가 합리적 관련성을 입증하였다면 de Gennes는 자명성 분석에 포함될 수 있었다. 별도의 결합 동기 판단에서는 통상의 기술자가 왜 de Gennes의 특정 스냅핏 형상을 선택하여 Burren–Venezia 장치에 도입했을 것이며, 그 변경이 청구된 기능을 수행할 것이라는 합리적인 기대를 가졌을 것인지를 물었을 것이다.

그러나 Mylan은 주로 de Gennes가 Burren의 문제와 유사한 문제를 다룬다고 주장하였다. 이러한 문헌 대 문헌의 관계는 제안된 조합을 설명하는 데 관련될 수 있었지만, de Gennes가 청구발명에 대한 유사 선행기술임을 입증하지는 못하였다. Burren과 Venezia만으로는 de Gennes 없이 누락된 고정 요소를 제공할 수 없었으므로 그 누락은 결정적이었다. Sanofi, 66 F.4th at 1380–82.

EPO에 따른 분석

EPO 분석은 다르게 구성된다. Burren이 적절한 출발점으로 선택되었다고 가정하면, 첫 번째 실질적 과제는 Burren에 없는 청구항의 특징을 특정하고 그 차이에 귀속되는 기술적 효과를 판단하는 것이다.

그 효과에는 스프링 와셔의 확실한 축 방향 및 회전 방향 고정, 소형화, 조립의 용이성, 신뢰할 수 있는 카트리지 위치 설정 또는 치수 편차의 수용이 포함될 수 있다. 증거에 따라 청구범위 전체에서 실제로 달성되는 효과가 무엇인지, 따라서 어떤 효과가 객관적 기술적 과제를 뒷받침할 수 있는지가 결정된다.

그다음 과제는 스냅핏 해결책을 포함하지 않도록 정식화되어야 한다. 약물전달장치에 특유한 문제로 정식화하면 자동차용 클러치 베어링 기술이 동떨어져 보일 수 있다. 소형 기계적 고정에 관한 더 일반적인 문제로 정식화하면 일반적인 스냅핏 가르침이나 기계공학의 통상의 일반적 기술지식이 현실적인 고려 대상이 될 수 있다. 그러나 de Gennes에 이르는 편리한 경로가 만들어진다는 이유만으로 일반화 수준을 선택해서는 안 된다.

다음 쟁점은 de Gennes가 형식적인 유럽의 “유사 선행기술” 테스트를 통과했는지가 아니다. 객관적 기술적 과제가 관련 분야, 가르침 또는 통상의 일반적 기술지식을 통상의 기술자에게 현실적으로 이용 가능한 것으로 만들었는지가 문제이다. 소형 스냅핏 고정이 일반적인 기계적 문제에 대한 통상적인 대응이었다면 T 195/84는 그 지식을 통상의 기술자에게 귀속하는 근거가 될 수 있다. 약물전달 문제와 인접한 기계 조립체 사이에 의미 있는 기술적 조건이 공통되었다면 T 176/84는 그러한 분야를 고려하는 근거가 될 수 있다. de Gennes가 여전히 실제로 동떨어져 있었다면 T 560/89와 T 422/93은 그 문제가 왜 de Gennes의 가르침을 통상의 기술자의 현실적인 고려 범위로 가져왔는지에 관한 보다 구체적인 설명을 요구할 것이다.

마지막으로 “할 수 있었는가–했을 것인가” 검토에서는 선행기술 전체가 Burren 기반 장치에 de Gennes의 특정 스냅핏 배치를 사용하도록 통상의 기술자를 유도했을 것인지를 묻는다. 결합 그립을 물리적으로 이식할 수 있었다는 사실만으로는 충분하지 않다. 그 구조가 약물전달장치의 치수, 제조, 작동 및 안전상 제약과 양립하면서 객관적 과제를 해결할 것이라고 통상의 기술자가 기대한 이유를 기록으로 설명해야 한다.

따라서 Mylan이 de Gennes를 Burren과 비교한 것이 EPO 실무에서 반드시 무관한 것은 아니었을 것이다. Burren이 출발점으로 선택되고 객관적 기술적 과제가 적절히 정식화된 뒤에는 Burren의 기술적 필요와 de Gennes의 가르침 사이의 관계가 분석의 일부가 될 수 있다. 그러나 그 비교만으로는 충분하지 않다. 청구항의 차별적 특징에서 그 기술적 효과로, 객관적 과제로, 통상의 기술자에게 현실적으로 이용 가능한 지식으로, 그리고 궁극적으로 통상의 기술자가 청구된 변경을 했을 이유로 이어지는 완전한 연쇄 안에 들어맞아야 한다.

따라서 신중한 비교의 결론은 EPO가 반드시 연방순회항소법원과 동일한 결과에 도달했을 것이라는 것이 아니다. 객관적으로 특정된 문제에 관하여 스냅핏 고정이 통상의 일반적 기술지식임이 입증되고 선행기술이 de Gennes의 구성을 사용하도록 유도하였다면 EPO는 청구항이 자명하다고 판단했을 수 있다. 반대로 관련 제약이 약물전달장치에 특유하고 출발 선행기술이 클러치 베어링 기술을 고려할 현실적인 이유를 제공하지 않았다면 진보성을 인정했을 수 있다.

핵심은 더 좁다. 문헌과 문헌을 단순히 비교하는 것만으로는 어느 분석도 완성되지 않는다.

IX. 실무적 시사점

미국의 IPR 청구인과 무효 주장자에게 Sanofi는 직접적이고 규율 있는 주장을 요구한다. 인용되는 각 문헌은 기술분야 또는 합리적 관련성을 통하여 심판 대상 특허와 연결되어야 한다. 기술분야와 문제는 청구항, 명세서, 문헌, 전문가 증거 및 통상의 기술자의 관점에 근거해야 한다. 두 유사 선행기술 경로가 모두 뒷받침될 수 있다면 두 경로를 모두 보전하는 것이 불확실한 기술분야 정의로 인한 위험을 줄일 수 있다. 그다음 제출서면은 제안된 변경과 통상의 기술자가 왜 그것을 했을 것인지를 별도로 설명해야 한다.

Netflix는 주장을 의례적인 문구로 표현할 필요가 없음을 의미한다. Corephotonics는 사건기록상 적절한 상황에서 대응하는 재답변이 적절히 제시된 이론을 보충 설명할 수 있음을 의미한다. 어느 사건도 최초 청원서를 무의미하게 만들지 않는다. 유사 선행기술 비교에서 심판 대상 특허를 제외한 뒤 나중에 실질적으로 다른 조합, 논리 또는 근거를 제시하는 청구인은 여전히 실권 및 새로운 이론 제시에 관한 이의에 노출된다.

특허권자가 가장 먼저 진단해야 할 질문은 무효 주장자가 동떨어진 문헌을 특허와 비교했는지, 아니면 단지 다른 선행기술문헌과 비교했는지이다. 두 번째 질문은 주장된 문제가 적절한 추상화 수준에서 정식화되었는지이다. 바람직한 실시형태의 모든 세부사항에 묶인 정식화는 지나치게 좁을 수 있고, “구성요소를 유지하는 것”과 같은 정식화는 통상의 기술자가 어디에서 해결책을 찾았을지에 관하여 의미 있는 정보를 전혀 주지 못할 정도로 넓을 수 있다. 특허권자는 또한 유사 선행기술과 결합 동기를 분석상 구별하여야 한다. 무효 주장자는 문헌이 관련 선행기술 범위 밖에 있기 때문에 실패할 수도 있고, 유사 선행기술인 문헌을 제안된 방식으로 사용한다는 주장이 뒷받침되지 않아 실패할 수도 있다.

EPO에서는 이에 상응하는 주장을 과제-해결 프레임워크 안에서 제시해야 한다. 진보성에 이의를 제기하는 당사자는 출발점이 왜 현실적인 기술적 디딤돌인지 설명하고, 입증된 차이와 효과로부터 객관적 기술적 과제를 도출하며, 해결책을 과제에 포함시키지 않아야 한다. 보조 문헌의 가르침이 다른 곳에서 유래하는 경우에는 객관적 과제가 왜 그 분야, 가르침 또는 통상의 일반적 기술지식을 현실적으로 이용 가능하게 만들었는지를 보여야 한다. 그다음 단순한 “할 수 있었다”가 아니라 “했을 것이다”를 입증해야 한다.

대서양 양안의 실무가들은 두 제도의 용어를 동일시하지 말아야 한다. 미국의 주 문헌이 반드시 EPO의 가장 가까운 선행기술 또는 적절한 출발 선행기술인 것은 아니다. 미국의 합리적 관련성은 EPO의 인접 분야 판단을 다른 이름으로 부른 것에 불과하지 않다. 또한 EPO의 과제-해결 접근법은 통상의 기술자가 왜 다른 분야의 가르침을 사용했을 것인지를 정당화할 필요를 없애지 않는다.

X. 결론

Sanofi는 공학 지식이 산업 경계 안에만 머물러야 한다고 정한 판결이 아니다. 타 분야 문헌은 매우 관련성이 높을 수 있으며, 미국법과 EPO 법리 모두 기술적 과제가 정당한 경로를 제공하는 경우 통상의 기술자가 직접적인 전문분야 밖의 지식을 활용할 수 있음을 인정한다.

Sanofi가 확립한 것은 필요한 연결고리를 청구발명을 빠뜨린 비교로 보충할 수 없다는 점이다. 미국법상 인용되는 각 문헌은 단지 다른 문헌과 유사한 것이 아니라 청구발명에 대한 유사 선행기술이어야 한다. EPO 실무상 타 분야의 가르침은 적절한 출발점, 객관적으로 정식화된 기술적 과제, 통상의 기술자에게 현실적으로 이용 가능한 지식, 그리고 선행기술이 청구된 변경을 하도록 유도했을 것이라는 입증으로부터 도출되어야 한다.

두 프레임워크는 서로 다르지만 중심적인 경고는 거의 같다. 선행기술은 기술분야를 넘어 이동할 수 있지만, 그것을 그곳으로 가져오는 논리는 발명을 알게 된 뒤에만 재구성되어서는 안 된다.