주장에서 증거로: 일방적 재심사의 비최종 오피스 액션에 대응할 때 전문가 선언서가 갖는 중요성

요약: 일방적 재심사에서 비최종 오피스 액션에 대한 특허권자의 응답은 사실 기록을 구축할 수 있는 중대한 기회가 되는 경우가 많다. 특히 거절이 선행기술 문헌, 청구항 매핑, 시스템 아키텍처, 프로토콜 또는 자명성 논리에 관한 기술적 전제에 의존하는 경우에는 더욱 그렇다. 이 글은 대리인의 주장이 법적 쟁점을 구성할 수는 있지만, 심사관의 기술적 전제가 증거로 뒷받침되지 않는 이유를 보이는 데 필요한 증거적 토대는 전문가 선언서가 제공한다고 설명한다. 프로토콜 수준, 아키텍처 수준 및 추상화 수준의 전문가 증언을 다루는 사례 연구를 통해, 표적화된 선언서가 선행기술에 대한 과도하게 넓은 성격 부여를 반박하면서도 보정이 소송상 위험, 중간권 또는 심사경과상 위험을 초래할 수 있는 상황에서 원래의 청구항 문언을 보존하는 데 도움이 될 수 있음을 보여준다. 실무상 교훈은 전문가 선언서를 선택적이고 신중하게 사용해야 한다는 것이다. 즉, 선언서는 기술, 문헌, 당업자의 이해 및 거절의 사실상 결함을 설명하되, 결론적 의견, 불필요한 인정 및 병행 소송이나 PTAB 입장과의 불일치를 피해야 한다.

I.             서론

일방적 재심사에서 비최종 오피스 액션은 단순히 또 하나의 심사 절차가 아니다. 특허권자에게 이는 USPTO 앞에서 사실 기록을 구축할 수 있는 최선의 기회가 되는 경우가 많다. 특히 거절이 당업자가 기술 문헌, 청구항 용어, 프로토콜, 시스템 아키텍처 또는 제안된 자명성 조합을 어떻게 이해할 것인지에 달려 있는 경우에는 더욱 그렇다.

이 구별은 중요하다. 대리인의 주장과 증거는 서로 다른 기능을 수행하기 때문이다. 대리인의 주장은 법적 쟁점을 구성한다. 전문가 증언은 기술적 사실을 제공한다. 재심사 응답에서 가장 강한 입장은 단순히 심사관이 틀렸다는 것이 아니라, 심사관의 기술적 전제가 증거상 뒷받침되지 않는다는 것인 경우가 많다.

USPTO의 자체 규칙도 이 구별을 인정한다. 37 C.F.R. § 1.132에 따르면, 출원 또는 재심사 중인 특허의 청구항이 거절되거나 이의의 대상이 된 경우, 다른 방식으로 정해지지 않은 근거로 그 거절을 반박하기 위해 제출되는 증거는 선서서 또는 선언서로 제출되어야 한다. MPEP도 주심사관이 그러한 증거를 직접 검토하여 그것이 거절에 대응하는지, 그리고 그 거절을 극복하기에 충분한 사실을 제시하는지 판단해야 한다고 한다. MPEP § 716.

시기도 중요하다. Rule 132 선언서를 포함하여 거절을 반박하는 증거는 최종 거절 전에 제출되면 적시에 제출된 것으로 간주되며, 적시에 제출된 증거는 심사관이 검토해야 한다. MPEP § 716.01. 일방적 재심사에서는 37 C.F.R. § 1.136에 따른 일반 출원 기간연장 실무가 적용되지 않는다. 연장은 37 C.F.R. § 1.550(c)에 의해 규율되며, 재심사 절차는 “특별 신속 처리”로 진행된다. MPEP § 2265; 35 U.S.C. § 305; 37 C.F.R. § 1.550(a).

II.         전문가 선언서가 중요한 이유

전문가 선언서의 핵심 가치는 특허권자의 응답을 주장 중심의 문서에서 증거 중심의 문서로 전환한다는 데 있다. MPEP는 출원인의 주장이 기록상 증거를 대신할 수 없다고 설명한다. MPEP § 716.01(c); In re Schulze, 346 F.2d 600, 602 (C.C.P.A. 1965); In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984).

그 원칙은 재심사에서 특히 강한 의미를 가진다. 많은 재심사 거절은 기술적 동등성에 의존한다. 심사관 또는 청구인은 선행기술의 “request”가 청구된 request이고, 선행기술의 “cache”가 청구된 cache이며, 선행기술의 “partitioning”이 청구된 partitioning이라고 주장하거나, 조합이 알려진 요소의 예측 가능한 사용에 불과하다고 주장할 수 있다. 이러한 상황에서 대리인의 주장은 쟁점을 식별할 수 있지만, 전문가 증언은 주장된 동등성이 기술적으로 왜 잘못되었는지 설명할 수 있다.

선언서는 거절의 사실상 전제에 초점을 맞출 때 가장 유용하다. 전문가는 청구항이 특허성이 있다거나 선행기술이 청구항을 자명하게 하지 않는다고 단순히 진술해서는 안 된다. 그 대신 문헌이 무엇을 가르치고 무엇을 가르치지 않는지, 당업자가 이를 어떻게 이해할 것인지, 그리고 심사관의 매핑 또는 조합 논리가 기술적으로 왜 성립하지 않는지를 설명해야 한다.

MPEP는 사실 증거가 의견 증언보다 바람직하다고 인정하면서도, 의견 증언이 단순한 최종 법률 결론이 아니고 그 기초가 되는 사실적 근거가 설득력 있는 경우에는 검토 대상이 되고 일정한 가중치를 받을 수 있다고 설명한다. MPEP § 716; In re Lindell, 385 F.2d 453, 456 (C.C.P.A. 1967); In re Oelrich, 579 F.2d 86, 91–92 (C.C.P.A. 1978).

III.      자명성: 명시된 논리에 대한 도전으로서의 선언서

전문가 증언의 역할은 자명성에서 특히 중요하다. KSR 이후에도 자명성 판단은 유연하지만, 결론만으로는 충분하지 않다. 거절은 여전히 청구발명이 당업자에게 왜 자명했는지를 특정해야 한다. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007); In re Kahn, 441 F.3d 977, 988 (Fed. Cir. 2006).

MPEP § 2143은 이 점을 명시한다. 적절한 § 103 거절의 “핵심”은 청구발명이 왜 자명했는지에 관한 이유를 명확히 제시하는 것이며, KSR은 자명성 분석을 명시적으로 수행할 것을 요구한다. MPEP § 2143. 심사 담당자는 적절한 사실 인정을 하고, 관련 시점에서 청구발명이 왜 자명했는지에 대해 이유 있는 설명을 제공해야 한다. Id.

바로 그 지점에서 선언서는 법리상 강력한 힘을 가질 수 있다. 전문가 증언은 심사관이 제시한 논리의 사실상 전제를 공격할 수 있다. 예컨대 전문가는 제안된 조합이 문헌이 뒷받침하지 않는 기술적 호환성을 전제로 한다는 점, 제시된 “효율성” 논리가 일반적이고 청구항이 요구하는 아키텍처와 결부되어 있지 않다는 점, 제안된 변경이 문헌의 작동 원리를 바꾼다는 점, 주장된 예측 가능한 결과가 실제 시스템 맥락에서는 예측 가능하지 않았다는 점, 또는 당업자가 성공에 대한 합리적 기대를 갖지 않았을 것이라는 점을 보일 수 있다.

이는 단순히 “조합할 동기가 없다”고 말하는 것과 다르다. 더 강한 선언서는 명시된 동기가 왜 기술적으로 불완전한지, 제안된 통합 경로가 왜 빠져 있는지, 그리고 오피스 액션의 이론이 기록 증거가 아니라 사후적 판단에 의존하는 이유를 설명한다.

IV.      사례 연구 1: ’785 특허 — 프로토콜 수준의 전문가 증거

첫 번째 사례 연구는 “Secure Virtual Community Network System”이라는 명칭의 미국 특허 제7,949,785호에 관한 것으로, 일방적 재심사 관리번호 90/019,519에서 다루어졌다. 특허권자는 비최종 오피스 액션에 대응하여 Guevara Noubir 박사의 선언서를 제출했다. 이후 USPTO는 청구항 30 및 34를 확인하는 일방적 재심사증명서 발행 의향 통지(NIRC)를 발행했다. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519, at 1–2 (Mar. 6, 2025) [hereinafter ’785 NIRC].

그 거절은 Leung, Forslöw 및 Mehta에 의존했다. 다툼이 된 한정은 무엇보다도 DNS 요청을 수신하고 여러 개의 주소 정보를 반환하도록 구성된 DNS 서버를 요구했다. 그 주소 정보에는 route director와 관련된 네트워크 주소, 제2 장치와 관련된 사설 네트워크 주소, 그리고 그 제2 장치와 관련된 가상 네트워크 주소가 포함되었다.

Noubir 박사의 선언서는 프로토콜 수준에서 거절을 공격했다. 그는 Forslöw의 모바일 서비스 관리자가 HTTPS 요청을 사용해 정보를 검색하지만, HTTPS 요청은 DNS 요청과 근본적으로 다르다고 설명했다. DNS 요청은 도메인명을 IP 주소로 해석하는 반면, Forslöw에서 의존한 HTTPS 요청에는 청구항이 요구하는 도메인명 해석 기능이 없었다. Guevara Noubir 박사의 선언서 ¶¶ 37–40, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,949,785, Control No. 90/019,519 (Jan. 8, 2025) [hereinafter Noubir Decl.].

그 선언서는 또 다른 기술적 전제, 즉 가상 네트워크 또는 VPN이 필연적으로 도메인명을 의미하는지 여부도 다루었다. Noubir 박사는 IP 주소 할당과 VPN 작동에는 도메인명이 필요하지 않으며, 인용된 조합은 청구항 30이 요구하는 것처럼 도메인명에 의해 정의되는 가상 네트워크를 가르치지 않는다고 설명했다. Noubir Decl. ¶¶ 35–37.

청구항 34에 대해서는, 선언서가 등록을 인증 또는 가입/탈퇴 활동과 구별했다. Noubir 박사는 Leung의 “registration” 및 “access request” 사용이 인증과 관련되는 반면, Forslöw와 Mehta는 서로 다른 기술적 맥락에서 등록 개념을 사용한다고 설명했다. Noubir Decl. ¶ 55.

교훈은 거절이 프로토콜 대체에 의존할 때 전문가 선언서가 특히 가치 있을 수 있다는 점이다. 대리인은 HTTPS가 DNS가 아니라고 말할 수 있다. 그러나 전문가 증언은 실제 네트워크 아키텍처에서 두 요청이 서로 다른 기능을 수행하고, 서로 다른 정보를 포함하며, 서로 다른 청구항 요건을 충족하는 이유를 설명할 수 있다.

V.          사례 연구 2: ’844 특허 — 아키텍처 수준의 전문가 증거

두 번째 사례 연구는 “Root Image Caching and Indexing for Block-Level Distributed Application Management”라는 명칭의 미국 특허 제8,332,844호에 관한 것으로, 일방적 재심사 관리번호 90/019,938에서 다루어졌다. 특허권자는 2025년 10월 23일자 비최종 오피스 액션에 대한 2026년 1월 23일자 응답을 뒷받침하기 위해 Richard Newman 박사의 선언서를 제출했다. Declaration of Dr. Richard Newman, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938 (Jan. 23, 2026) [hereinafter Newman Decl.].

오피스 액션은 청구항 1–3 및 6–13에 대해 Sapuntzakis에 Holzmann을 결합한 자명성 거절을, 청구항 19–27에 대해 Sapuntzakis, Holzmann 및 Federwisch에 근거한 자명성 거절을 주장했다. 특허권자의 응답서는 거절이 청구항 매핑과 조합 논리를 위해 Zadok 선언서에 의존한다고 설명하면서, 인용기술이 청구된 아키텍처를 개시하지 않는다고 주장했다. 오피스 액션에 대한 응답서, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (Jan. 23, 2026) [hereinafter ’844 Response].

이 사건은 전문가 증언을 아키텍처 수준에서 사용하는 방식을 보여준다. 청구항은 공유 루트 이미지, 변경 또는 추가된 블록만 포함하는 노드별 리프 이미지, 그리고 적어도 하나의 컴퓨트 노드가 이전에 접근한 루트 이미지의 블록을 캐시하도록 구성된 캐시를 요구했다. 응답서는 거절이 일반적인 캐싱을 청구된 캐시로 부적절하게 취급하면서, 캐시된 블록이 청구된 루트/리프 아키텍처에서 공유 루트 이미지의 블록이라는 점을 보이지 않았다고 주장했다. ’844 Response at 55–56.

Newman 박사의 선언서는 같은 점을 기술적으로 설명했다. 그는 Sapuntzakis의 “remote COW disk”와 “shadow COW disk”가 Sapuntzakis 자체의 copy-on-write 계층 및 원격 디스크 캐싱 메커니즘에 속하며, 오피스 액션은 캐시된 블록이 청구항이 요구하는 공유 루트 이미지의 블록임을 보여주는 증거를 특정하지 않았다고 설명했다. Newman Decl. ¶¶ 145–47.

그 선언서는 조합할 동기도 공격했다. 응답서는 오피스 액션의 “더 빠른 접근” 논리를 당업자가 어딘가에서 어떤 캐싱을 원할 수 있는 이유는 설명할지 모르지만, 왜 Sapuntzakis와 Holzmann을 재구성하여 청구된 공유 루트/노드별 리프 캐시 구성에 이르게 되는지는 설명하지 못하는 일반적인 성능 논리로 보았다. ’844 Response at 65. Newman 박사도 마찬가지로 오피스 액션이 Sapuntzakis, Holzmann 및 Federwisch를 청구항이 요구하는 캐시 구성과 인덱싱 결과 공유를 달성하는 일관된 아키텍처로 조합할 기술적으로 근거 있는 동기를 제시하지 않았다고 의견을 밝혔다. Newman Decl. ¶ 220.

청구항 19–27에 관하여, 선언서와 응답서는 청구된 “한 번 인덱싱하고 컴퓨트 노드 간에 공유”하는 한정을 다루었다. 특허권자는 Federwisch에서 인용된 인덱싱이 스냅샷 차이 검출 및 목적지 맵 유지에 관한 것이지, 루트 이미지를 인덱싱하고 그 인덱싱 결과를 다른 컴퓨트 노드에 제공하는 것이 아니라고 주장했다. ’844 Response at 77–82. Newman 박사의 선언서도 Federwisch의 “index”를 컴퓨트 노드들 사이에 배포되는 루트 이미지 인덱싱 결과가 아니라 내부적인 스냅샷 비교 구성으로 보았다. Newman Decl., table of contents and discussion of Ground 2.

심사관은 최종적으로 청구항 1–27을 확인하는 일방적 재심사증명서 발행 의향 통지를 발행했다. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 8,332,844, Control No. 90/019,938, at 1–2 (May 19, 2026) [hereinafter ’844 NIRC].

실무상 교훈은 아키텍처 수준의 선언서가 오피스 액션이 구체적인 청구항 한정을 일반적인 기술 라벨로 축소하는 것을 막을 수 있다는 점이다. 문제는 선행기술에 “캐싱”이나 “인덱싱”이 있었는지가 아니었다. 문제는 선행기술이 청구된 루트 이미지/리프 이미지 아키텍처에서 청구된 캐시 및 인덱싱 동작을 개시했는지였다.

VI.      사례 연구 3: ’582 특허 — 추상화 수준의 전문가 증거

세 번째 사례 연구는 “Load Balancing with Shared Data”라는 명칭의 미국 특허 제7,257,582호에 관한 것으로, 일방적 재심사 관리번호 90/015,337에서 다루어졌다. 특허권자는 비최종 오피스 액션에 대한 응답을 뒷받침하기 위해 Daniel Abadi 박사의 선언서를 제출했다. Declaration of Dr. Daniel Abadi, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337 (Feb. 17, 2026) [hereinafter Abadi Decl.].

이 사건은 전문가 증언의 세 번째 용도, 즉 잘못된 추상화 수준과 싸우는 방법을 보여준다. 오피스 액션은 일반적인 파티셔닝, 타일링 및 부하 분산만으로 충분하다고 취급했다. 특허권자는 청구발명을 파일 할당 결정, 기존 입력 파일 레코드의 논리적 파티셔닝, 파티션 설명의 배포, 파티션에서의 서브태스크 실행, 그리고 선착순 방식에 따른 다른 미처리 파티션의 반복 할당을 포함하는 구체적인 파일 파티션 할당 아키텍처로 재구성했다. 오피스 액션에 대한 응답서, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–3 (Feb. 17, 2026) [hereinafter ’582 Response].

Abadi 박사의 선언서는 Reeve의 “partitioning”이 인덱스, 경계 및 타일 크기 지시어로 정의되는 반복 공간 타일링이지, 파일 할당의 자동 결정이나 기존 입력 파일의 레코드를 파일 파티션으로 세분화하는 것이 아니라고 설명했다. Abadi Decl. ¶¶ 121–23.

그 선언서는 구별을 더욱 선명하게 했다. 즉 ’582 특허는 데이터를 분할하지만, Reeve는 계산을 분할한다. 청구항 1은 파일 할당 정보에 기초한 기존 파일 레코드의 파티션을 요구했다. Reeve는 계산을 스케줄링하기 위해 반복 공간을 타일링하는 것을 설명했다. Abadi Decl. ¶¶ 162–64.

그 선언서는 “first come first served” 한정도 다루었다. Abadi 박사는 Reeve의 FCFS/GRAB 전략이 반복 공간 타일을 스레드에 할당하는 반면, 청구항 1은 이전 파티션 처리 완료 후 미할당 파일 파티션을 반복적으로 할당하기 위해 FCFS를 사용한다고 설명했다. Abadi Decl. ¶¶ 166–67.

조합 동기에 관하여, Abadi 박사는 당업자가 Iyer의 병렬 정렬 및 병합 기법을 제안된 방식으로 Reeve의 반복 공간 타일링 및 GRAB 스케줄링과 조합할 동기가 없었을 것이라고 설명했다. 그 이유는 각 문헌이 서로 다른 계산 문제를 다루고, 서로 다른 분해 대상에 작용하며, 서로 다른 실행 모델을 구현했기 때문이다. Abadi Decl. ¶¶ 124–25.

심사관은 이후 청구항 1–14를 확인하는 일방적 재심사증명서 발행 의향 통지를 발행했다. Notice of Intent to Issue Ex Parte Reexamination Certificate, Ex Parte Reexamination of U.S. Patent No. 7,257,582, Control No. 90/015,337, at 1–5 (Apr. 6, 2026) [hereinafter ’582 NIRC]. NIRC는 특허권자의 기술적 프레이밍과 일치하게 “logically subdividing” 및 “repeating” 한정을 해석했으며, 서브태스크에 의한 실제 읽기와 논리적 파일 파티셔닝의 구별도 포함했다. Id.

교훈은 전문가 증언이 심사관 또는 청구인이 문제를 지나치게 넓게 정의하지 못하게 할 수 있다는 점이다. “병렬성”만으로는 충분하지 않았다. 관련된 질문은 문헌이 청구된 파일 파티션 부하 분산 아키텍처를 가르쳤는지였다.

VII.   전문가 선언서의 한계와 위험

세련된 특허권자 전략은 전문가 선언서가 강력하지만 위험이 없는 것은 아니라는 점을 인식해야 한다. 선언서는 사실 기록을 강화할 때 사용되어야 하며, 반사적으로 덧붙이는 문서나 대리인의 주장을 전문가 증언으로 위장하는 수단으로 사용되어서는 안 된다.

이 점은 재심사에서 특히 중요하다. 청구항 보정은 일반 심사에서와 같은 방식으로 실무상 선택지가 되지 않는 경우가 많기 때문이다. 특허권자는 일방적 재심사에서 보정 또는 신규 청구항을 제안할 수 있지만, 어떤 보정 청구항 또는 신규 청구항도 특허 청구항의 범위를 확장할 수 없다. 35 U.S.C. § 305; MPEP § 2258. 재심사 후 특허에 포함되는 보정 또는 신규 청구항은 35 U.S.C. § 252에 명시된 효과, 즉 잠재적인 중간권 결과도 가진다. 35 U.S.C. § 307(b); 35 U.S.C. § 252. 행사 중인 특허의 경우, 좁히는 보정이라도 보정 청구항이 원 청구항과 “실질적으로 동일”하지 않다는 주장을 불러와 계류 중인 소송의 과거 손해 또는 항변에 영향을 줄 수 있다. See Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 F.3d 1247, 1250–51 (Fed. Cir. 1997); Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346–48 (Fed. Cir. 1998). 따라서 보정은 절차상 여전히 가능하더라도, 관련 지방법원 소송, 라이선스 분쟁 또는 PTAB 절차가 있는 재심사에서는 전략상 이용하기 어려울 수 있다.

이러한 현실은 전문가 선언서를 더 중요하게 만들지만, 동시에 이해관계도 더 크게 만든다. 선언서는 특허권자가 원 청구항 문언을 보존하면서 심사관의 사실상 전제를 증거로 반박할 수 있게 해 줄 수 있다. 그러나 선언서 자체도 심사경과의 일부가 된다. 재심사에서 이루어진 진술은 이후 청구항 해석, 권리 포기, 침해 입장 또는 무효 항변에 영향을 줄 수 있다. 선행기술에 대한 기술적으로 설득력 있는 구별도 필요 이상으로 넓거나 특허권자가 소송에서 청구항을 읽어야 하는 방식과 일치하지 않으면 문제가 될 수 있다. See Krippelz v. Ford Motor Co., 667 F.3d 1261, 1266–67 (Fed. Cir. 2012); Tempo Lighting, Inc. v. Tivoli, LLC, 742 F.3d 973, 977–78 (Fed. Cir. 2014).

약한 선언서는 도움보다 해가 될 수 있다. 결론적이거나, 변호사의 손길이 지나치게 많이 들어갔거나, 청구항 문언에서 벗어난 선언서는 거의 가중치를 받지 못하고, 심사관이 그 증거를 뒷받침 없는 것으로 배척하도록 만들 수 있다. MPEP § 716은 의견 증언이 그 기초가 되는 사실적 근거로 뒷받침될 때에는 가중치를 받을 수 있지만, 법률 결론 자체에는 가중치가 부여되지 않는다고 설명한다. MPEP § 716; see also In re Brandstadter, 484 F.2d 1395, 1406–07 (C.C.P.A. 1973).

선언서는 병행 절차와도 조율되어야 한다. 동일 특허가 지방법원 소송, IPR, 라이선스 협상 또는 다른 등록 후 절차에 관련되어 있는 경우, 재심사 선언서는 기존의 청구항 해석 입장, 침해 이론, 무효 대응, 전문가 보고서 및 PTAB 제출물과 정렬되어야 한다. 당장의 오피스 액션을 해결하지만 다른 곳에서 불일치를 만드는 선언서는 거절 자체보다 더 큰 전략적 비용을 초래할 수 있다.

전문가는 대체 준비서면이 되어서는 안 된다. 법률 주장은 대리인이 해야 하고, 전문가는 이를 뒷받침하는 기술적 사실과 기술적 의견을 제공해야 한다. 전문가의 서명 아래 대리인 주장처럼 읽히는 선언서는 신뢰성을 잃을 수 있다. 더 나은 실무는 전문가가 기술, 문헌, 청구항 문언 및 제안된 조합의 기술적 결과를 설명하게 하고, 응답서가 그 사실들이 왜 거절을 무너뜨리는지 설명하는 것이다.

반론은 모든 비최종 오피스 액션에 전문가 증언이 필요한 것은 아니라는 점이다. 일부 거절은 내재적 기록, 명확한 문헌상 구별 또는 좁은 청구항 해석 쟁점을 통해 극복될 수 있다. 일반 심사에서는 깔끔한 보정이 가장 효율적인 길일 수도 있다. 그러나 행사 중인 특허의 재심사에서는 보정이 중간권 및 소송상 결과를 수반할 수 있어 훨씬 덜 매력적인 선택지가 된다. (see 동일한 오피스 액션, 다른 이해관계: 일방적 재심사와 일반 특허 출원 심사에서 USPTO 오피스 액션에 대응하기) 거절이 선행기술의 기술적 성격 부여 또는 주장된 조합 논리에 의존하고, 보정이 관련 소송에 영향을 주는 방식으로 청구항을 좁힐 위험을 수반하는 경우, 전문가 증거의 부재는 특허권자가 증거 없이 사실을 주장하면서도 실질적인 보정 경로를 갖지 못하는 상황을 만들 수 있다.

VIII.                 실무상 작성 시사점

강력한 재심사 선언서는 백과사전식이 아니라 표적화되어야 한다. 전문가의 자격, 검토 자료, 통상의 기술 수준, 관련 청구항 해석 전제, 기술적 배경, 문헌의 교시 및 거절의 기술적 결함을 식별해야 한다.

선언서는 대리인 응답서와도 조율되어야 한다. 응답서는 선언서의 단락을 정확히 인용하고, 전문가가 제시한 사실이 일응의 거절이유를 어떻게 무너뜨리는지 설명해야 한다. 쟁점이 자명성인 경우, 응답서는 MPEP § 2143에 따른 심사관의 명시된 논리에 선언서를 연결해야 한다. 선언서는 사실상 전제를 공격하고, 응답서는 그 법적 결과를 설명해야 한다.

최상의 선언서는 불필요한 인정도 피한다. 청구항 용어를 필요한 것보다 더 좁게 정의해서는 안 된다. 침해 입장과 충돌하는 방식으로 선행기술을 비판해서는 안 된다. 소송 전문가의 더 넓은 보고서를 통째로 채택해서도 안 된다. 그리고 다른 이름의 대리인 주장으로 변해서도 안 된다.

IX.      결론

일방적 재심사에서 특허권자는 단지 심사관을 설득하려는 것이 아니다. 특허권자는 확인, 심판, 이후의 USPTO 절차 및 병행 소송에 영향을 미칠 수 있는 기록을 구축하고 있다. 잘 작성된 전문가 선언서는 그 기록의 중심이 될 수 있다.

전문가 선언서가 중요한 이유는 대리인의 주장이 대신할 수 없는 증거를 제공하기 때문이다. 또한 자명성은 명시된 이유를 요구하고, 전문가 증언은 그 이유의 사실상 전제를 공격할 수 있기 때문이다. 가장 강한 전문가 증언은 단순히 문헌들이 다르다고 말하지 않는다. 그것은 그 차이가 청구발명에 왜 중요한지를 설명한다.

그러나 이 도구는 신중하게 사용되어야 한다. 결론적이거나 지나치게 변호사화된 선언서는 거의 가중치를 받지 못하고 심사경과상 위험을 만들 수 있다. 전문가는 준비서면을 대체해서는 안 된다. 전문가는 대리인의 법률 주장이 설득력을 갖게 하는 기술적 사실을 제공해야 한다.

비최종 재심사 응답에서 이 구별은 결정적일 수 있다. 사실 기록을 일찍 구축하는 특허권자는 심사관에게 거절을 재고할 이유를 제공하고, 항소가 필요해질 경우 심판부가 검토할 기록을 제공하며, 이후 재판부에 청구항이 무엇을 의미하고 선행기술이 왜 이를 충족하지 않는지에 관한 더 명확한 설명을 제공한다.