Restriction Requirement의 실질적 한정 효과: Focus Products v. Kartri 사건이 주는 교훈

Restriction Requirement는 흔히 행정적인 절차에 불과한 것으로 취급된다. 즉, 특허 등록을 받기 위해 넘어가야 하는 하나의 형식적 단계로 여겨지는 경우가 많다. 그러나 2025년 Federal Circuit의 Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co. 판결은 이러한 인식이 얼마나 위험할 수 있는지를 보여준다. 이 사건에서 species restriction requirement와 이에 대한 특허권자의 대응은 prosecution history disclaimer 주장의 핵심 근거가 되었고, 결국 청구범위가 축소되어 두 건의 특허침해 승소 판결이 무효화되는 결과로 이어졌다.

I. 후크 없는 샤워 커튼에서 “평평한 상단 가장자리(flat upper edge)” 링까지

Focus Products 사건은 링이 내장된 “후크 없는(hookless)” 샤워 커튼을 둘러싼 분쟁에서 비롯되었다. Focus는 ’248 특허, ’609 특허 및 ’088 특허 등 세 건의 관련 특허와 함께 HOOKLESS 관련 상표권 및 트레이드 드레스 권리를 주장하였다. 벤치 트라이얼 이후 뉴욕 남부연방지방법원은 “ring”을 “적어도 일부가 곡선 형태를 이루며 일반적으로 개구부를 둘러싸고 보강하는 재료 조각”으로 넓게 해석하였고, 심사 경과(prosecution history)에 근거한 링 형상 제한을 배척한 뒤 Marquis가 세 건의 특허를 모두 침해하였다고 판단하였다. Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., No. 1:15-cv-10154 (PAE), 2018 WL 3773986, at *4–6 (S.D.N.Y. Aug. 9, 2018).

항소심에서 Federal Circuit은 “ring”이라는 용어가 특정한 전체 형상을 요구하지 않는다는 점에는 동의하였다. 그러나 ’248 특허 및 ’609 특허에 관해서는 해당 용어가 “평평한 상단 가장자리(flat upper edge)”를 가진 링까지 포함하는 것으로 해석될 수 없다고 판단하였다. Focus Prods. Grp. Int’l, LLC v. Kartri Sales Co., Nos. 2023-1446, -1450, -2148, -2149, slip op. at 16–22 (Fed. Cir. Sept. 30, 2025). Marquis의 피침해 제품에 사용된 링이 모두 평평한 상단 가장자리를 가진다는 점에는 당사자 간 다툼이 없었기 때문에, 해당 구조가 “ring”의 범위에서 제외되자 ’248 특허 및 ’609 특허에 대한 침해 인정 역시 유지될 수 없게 되었다. Id. at 15–16.

그러나 진정으로 중요한 부분은 Federal Circuit이 이러한 청구범위 축소에 도달한 방식이다. 법원은 해당 제한을 청구항 문언 자체나 명세서만으로부터 도출하지 않았다. 대신 PTO가 ’248 특허 심사 과정에서 발명을 여러 species로 구분한 방식, 출원인이 이의(traverse) 없이 특정 species를 선택한 사실, 이후 “flat upper edge”를 기재한 종속항이 추가되었다가 철회된 경위, 그리고 ’088 특허 심사 과정에서 비법정적 이중특허 거절(nonstatutory double-patenting rejection)을 극복하기 위해 출원인이 명시적으로 “flat upper edge” 제한을 추가한 사실 등을 종합적으로 고려하였다. Federal Circuit은 이러한 일련의 과정이 “명확하고 일관된 그림(clear and consistent picture)”을 보여준다고 보았으며, 즉 평평한 상단 가장자리를 가진 링은 ’248 및 ’609 특허에서는 포기되었고, 대신 후속 ’088 특허를 위해 남겨진 것으로 이해하여야 한다고 판단하였다. Id. at 17–22.

II. ’248 및 ’609 특허 심사 과정에서의 Restriction Requirement

분석의 출발점은 원출원인 ’248 특허 출원이다. 해당 출원은 여러 도면에 대응하는 다양한 링(ring) 구조를 청구하고 있었다. 심사관은 species-type restriction requirement를 발행하여 특정 도면에 대응하는 특허적으로 구별되는(patentably distinct) 여러 링 species를 식별하였다. Species IV는 도면 18~20에 대응하였고, Species V는 도면 21에 대응하였다. Id. at 17–18.

도면 18~20은 링으로부터 돌출된 가장자리 또는 “finger”가 형성된 링을 도시하고 있으며, 이 구조는 커튼이 봉(rod)에 지지되도록 돕는 역할을 한다. 반면 도면 21은 비교적 길고 평평한 상단 가장자리(flat upper edge)를 가진 링을 도시하고 있으며, 링의 외경과 대략 동일한 길이에 걸쳐 지지 기능을 제공한다. Id. at 17–18. 따라서 해당 restriction requirement는 “projecting finger” 링과 “flat upper edge” 링 사이에 구조적 경계를 설정한 것이었다.

출원인은 Species IV를 선택(elect)하였고, 이에 대해 traverse를 제기하거나 심사관의 species 구분에 이의를 제기하지 않았다. Id. at 18. 이후 출원인은 여러 신규 청구항을 추가하였다. 그중 종속항 73은 “해당 링은 링의 적어도 일부 구간에 걸쳐 평평한 상단 가장자리를 포함한다(the ring includes a flat upper edge along at least a portion of said ring)”고 기재하였다. Id. at 18–19. 이에 대해 심사관은 청구항 73을 비선택 species, 즉 도면 21에 대응하는 Species V에 관한 것으로 판단하여 심사 대상에서 제외(withdraw)하였다. 반면 projecting finger를 포함하는 링을 대상으로 하는 모청구항(base claim)은 선택된 그룹에 그대로 남겨 두었다. Id.

이 시점에서 심사기록은 명확한 구분을 보여주고 있었다. 심사관의 관점에서 선택된 Species IV의 “ring”은 flat upper edge를 포함하지 않았으며, flat upper edge를 명시적으로 기재하는 모든 청구항은 비선택 species인 Species V에 속하였다. 특허권자는 이러한 해석에 이의를 제기하지 않았다. 또한 restriction requirement에 대해 traverse를 제기하거나, flat-upper-edge 실시형태 역시 선택된 발명 범위에 포함된다고 주장하지도 않은 채 나머지 청구항들에 대한 심사를 계속 진행하였다. Id. at 19–20.

Notice of Allowance에서는 이 문제가 더욱 명확하게 드러났다. 심사관은 청구항 73이 여전히 비선택 발명(nonelected subject matter)에 관한 것으로서 심사 대상에서 제외된 상태임을 재차 확인하였고, 만약 출원인이 이러한 취소(cancellation)를 “수용할 수 없다(unacceptable)”고 생각한다면 이에 대해 다툴 수 있음을 명시하였다. 그럼에도 특허권자는 청구항 73의 제외에 대해 다시 한 번 아무런 이의를 제기하지 않았다. 대신 다른 청구항들을 수정하였고, 청구항 73이 비선택 발명으로 취소된 상태 그대로 특허 등록이 이루어지도록 하였다. Id. at 20.

’609 특허의 심사 과정 역시 동일한 패턴을 보였다. 심사관은 다시 한 번 Species IV(도면 18~20)와 Species V(도면 21)를 구별하는 유사한 restriction requirement를 발행하였고, 출원인은 다시 Species IV를 선택하면서 traverse를 제기하지 않았다. Federal Circuit은 이 점에서 ’609 특허의 심사기록이 ’248 특허의 심사기록과 실질적으로 동일하다고 보았다. Id. at 19 n.7.

결국 두 특허가 등록될 당시, 내재적 기록(intrinsic record)에는 세 가지 핵심 요소가 존재하게 되었다. 첫째, flat-upper-edge 링을 명시적으로 별도의 species로 구분한 도면 기반 restriction requirement가 존재하였다. 둘째, flat upper edge를 포함하는 청구항이 비선택 발명이라는 이유로 반복적으로 심사 대상에서 제외되었다. 셋째, 특허권자는 이러한 체계에 지속적으로 동의하고 이를 수용하는 태도를 보였다.

III. ’088 특허 심사과정이 제공한 추가적 근거

후출원된 ’088 특허의 심사과정은 이러한 그림을 완성하는 역할을 하였다. 최초에 심사관은 ’248 및 ’609 특허를 근거로 ’088 특허 청구항들에 대해 nonstatutory obviousness-type double patenting 거절을 제기하였다. Id. at 21. 이에 대응하기 위해 출원인은 여러 수정 사항 중 하나로 링이 “flat upper edge(평평한 상단 가장자리)”를 가져야 한다는 제한을 청구항에 추가하였다. Id.

이후 심사관은 double patenting 거절을 철회하였다. 그 과정에서 심사관은 새롭게 추가된 “flat upper edge” 제한이 ’088 특허를 선행 특허들과 구별해 주는 요소라고 설명하였다. 그 이유는 해당 특징이 ’248 및 ’609 특허에서 청구되지 않았던 별개의 species에 대응하는 특징이었기 때문이다. Id. at 21–22. 특허권자는 이러한 설명을 받아들였고, 그 이해를 전제로 심사를 계속 진행하였다.

결국 서로 관련된 세 건의 심사과정을 통틀어 출원인과 PTO는 모두 “flat upper edge”를 가진 링을 ’248 및 ’609 특허에서 청구된 링과는 다른 species에 속하는 것으로 취급하였다. Federal Circuit의 관점에서 이러한 심사 이력은 초기 특허들인 ’248 및 ’609 특허는 flat-upper-edge 링을 포괄하지 않았으며, 반대로 ’088 특허는 그러한 링을 포괄한다는 점을 확인해 주는 것이었다.

IV. Restriction Requirement에서 Prosecution History Disclaimer로

이러한 배경 아래에서 Federal Circuit은 prosecution history disclaimer 법리를 검토하였다. 확립된 판례에 따르면, 특허권자가 심사과정에서 특정 범위를 명확하고도 분명하게 포기(clear and unmistakable disavowal)하지 않는 한, 청구항 용어는 일반적으로 그 통상적이고 완전한 의미(full ordinary meaning)를 부여받는다. Thorner v. Sony Comput. Ent. Am. LLC, 669 F.3d 1362, 1365 (Fed. Cir. 2012). 또한 법원은 PTO와의 모호한 의견 교환이나 출원인이 명시적으로 수용하지 않은 심사관의 일방적 해석만을 근거로 청구범위를 축소하는 데에는 신중한 태도를 취해 왔다. See, e.g., Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc., 381 F.3d 1111, 1124 (Fed. Cir. 2004); Biogen Idec, Inc. v. GlaxoSmithKline LLC, 713 F.3d 1090, 1097 n.6 (Fed. Cir. 2013).

특허권자는 특히 Plantronics, Inc. v. Aliph, Inc. 판결에 크게 의존하였다. 해당 사건에서 Federal Circuit은 모호한 restriction requirement에 대한 election만으로는 청구범위 포기(disclaimer)를 인정할 수 없다고 판시하였다. 724 F.3d 1343, 1350–51 (Fed. Cir. 2013). Plantronics 사건에서는 심사관도 출원인도 선택된 species와 선택되지 않은 species가 구조적으로 어떻게 구별되는지에 대해 구체적으로 설명한 바가 없었기 때문에, 법원은 election을 명확한 권리범위 포기로 보지 않았다. Id. at 1351.

그러나 Focus Products 패널은 본 사안을 Plantronics와 구별하였다. 법원은 모호한 restriction requirement에 대한 election만으로는 청구범위를 축소할 수 없다는 점을 인정하였다. Focus Prods., slip op. at 16. 하지만 본 사건은 단순한 일회성 election에 그치지 않았다고 강조하였다. Restriction requirement는 서로 다른 구조를 가진 특정 도면들에 대응되어 있었고, 심사관은 flat upper edge를 명시적으로 기재한 유일한 청구항을 비선택 발명(nonelected subject matter)으로 반복적으로 제외함으로써 그 경계를 지속적으로 유지하였다. 또한 특허권자는 그러한 처리에 대해 이의를 제기할 기회를 받았음에도 반복적으로 이를 수용하였고, 나아가 후속 사건에서는 ’088 특허 청구항을 ’248 및 ’609 특허와 구별하기 위한 수단으로 “flat upper edge”라는 특징을 적극적으로 활용하였다. Id. at 17–22.

이러한 기록을 근거로 법원은 출원인이 ’248 및 ’609 특허의 “ring”이 flat-upper-edge 링을 포함하지 않는다는 해석을 명확하게 수용하였다고 판단하였다. 따라서 해당 용어는 재판 과정에서 flat-upper-edge 링까지 포함하는 의미로 해석될 수 없다고 보았다. 이는 청구항 문언만을 독립적으로 읽을 경우 flat-upper-edge 링을 명시적으로 배제하고 있지 않더라도 마찬가지였다. Id. at 22. 그리고 피고 제품들이 모두 flat upper edge를 가지고 있었기 때문에 Federal Circuit은 ’248 및 ’609 특허에 대한 침해 판단을 뒤집었다. Id. at 15–16, 22.

V. 법리적 의의 (Doctrinal Significance)

법리적 측면에서 Focus Products 판결은 restriction practice가 후속 심사과정에서의 출원인 행위와 결합될 경우 강력한 disclaimer 기록을 형성할 수 있음을 보여준다. 이 판결이 election을 실체적 권리 포기(substantive surrender)로 쉽게 해석해서는 안 된다는 Plantronics의 경고를 폐기한 것은 아니다. 그러나 동시에 election이 심사기록(file history)의 나머지 부분과 완전히 분리된 채 평가될 수 있는 것은 아니라는 점을 분명히 하였다. 심사관이 서로 다른 구조적 개념을 반영하는 특정 도면을 기준으로 species를 정의하고, 그러한 구분이 비선택 청구항의 취소를 통해 반복적으로 유지되며, 이후 출원인이 동일한 구조적 특징을 이용하여 선행 패밀리 특허들과 자신을 구별하는 경우, 법원은 disclaimer를 인정하기 위해 요구되는 “명확하고 분명한(clear and unmistakable)” 증거가 존재한다고 판단할 수 있다.

이 판결은 또한 심사관 진술(examiner statements)의 법적 의미에 대한 기존 접근을 보다 정교하게 다듬었다. Biogen과 같은 판례는 일반적으로 심사관의 Reasons for Allowance에 대한 출원인의 침묵 또는 묵시적 수용만으로 청구범위 포기를 인정해서는 안 된다고 경고한다. 713 F.3d at 1097 n.6. 그러나 Focus Products 사건에서 Federal Circuit은 특허권자의 행위를 단순한 침묵 이상의 적극적 행위로 평가하였다. 출원인은 특정 species를 선택하였고, 심사관이 flat-upper-edge 청구항을 반복적으로 비선택 발명(nonelected subject matter)으로 분류한 것을 수용하였으며, Notice of Allowance에서 해당 분류에 이의를 제기할 기회를 명시적으로 제공받고도 이를 거부하였다. 나아가 관련 후속 출원에서는 동일한 구별점을 활용하여 double patenting 거절을 극복하였다. Focus Prods., slip op. at 20–22. 이러한 일련의 행위는 심사관의 species 구분에 대한 이해를 단순한 일회성·일방적 진술 이상의 의미를 갖는 것으로 만들었다.

VI. 심사 및 소송 실무에 대한 시사점

특허 출원 실무가(prosecutor)의 입장에서 Focus Products 판결은 restriction practice가 장기적인 결과를 초래할 수 있음을 상기시켜 준다. 특히 species 간의 구분이 상업적으로 중요한 특징과 연결되어 있는 경우에는 더욱 그렇다. Restriction requirement가 “flat upper edge”와 “projecting finger”와 같은 구조적 특징을 기준으로 실시형태를 명시적으로 구분하고 있다면, 출원인은 election을 단순한 형식적 절차로 취급하기 전에 신중하게 검토해야 한다. 가능한 대응으로는 restriction requirement에 대해 traverse를 제기하거나, 선택된 청구항이 심사관의 특정 해석에 의해 제한되지 않는다는 점을 기록상 명확히 하거나, 비선택 발명을 분할출원(divisional application)을 통해 계속 추구할 의사를 명시적으로 남기는 방법 등이 있다.

핵심 특징을 기재한 종속항이 비선택 발명이라는 이유로 심사 대상에서 제외되도록 내버려 두고, 이후 그 사실을 반복적으로 확인하면서 이의 제기 기회를 제공하는 Notice of Allowance까지 무시하는 경우에는, 본 사건에서 Federal Circuit이 의존한 것과 동일한 유형의 기록이 형성될 위험이 있다. 일단 그러한 기록이 형성되면, 나중에 해당 청구항 용어를 비선택 특징까지 포함하도록 넓게 해석해야 한다고 주장하는 것은 매우 어려워질 수 있다.

관련 출원 패밀리(family member)를 활용하는 전략 역시 중요하다. Focus Products 사건에서 출원인은 ’088 특허 청구항에 “flat upper edge” 제한을 추가하고 이를 근거로 double patenting 거절을 극복하였다. Federal Circuit은 이를 초기 특허들이 해당 특징을 포함하지 않는다는 강력한 확인 증거로 보았다. 따라서 실무가들은 동일한 특허 패밀리 내의 어느 출원에서든 특정 특징이 다른 출원과 어떻게 구별되는지를 설명하는 진술이 결국 양쪽 모두의 해석에 활용될 수 있다고 전제해야 한다.

소송 실무가(litigator)의 관점에서 이 판결은 restriction requirement와 패밀리 전체의 심사이력을 면밀히 검토하는 것이 얼마나 중요한지를 보여준다. Focus Products에서 결정적인 역할을 한 restriction, election, 청구항 취소, 그리고 후속 수정의 연속적 과정은 복잡한 특허 포트폴리오에서 드문 일이 아니다. 피고 측은 restriction practice를 청구범위를 축소할 수 있는 유력한 논거의 원천으로 적극 활용해야 하며, 특허권자 측은 이러한 기록을 조기에 검토하여 잠재적 취약점을 파악하고 현실적인 claim construction 전략을 마련해야 한다.

VII. 결론

Focus Products v. Kartri 사건에서 Federal Circuit은 겉보기에는 일상적인 restriction practice에 불과해 보였던 절차를 결정적인 claim construction 도구로 전환하였다. 법원은 ’248 및 ’609 특허의 “ring” 범위를, flat-upper-edge 링과 projecting-finger 링을 구분한 species restriction, traverse 없이 이루어진 election, flat-upper-edge를 기재한 종속항의 철회 및 포기, 그리고 후속 ’088 특허 심사과정에서 선행 특허들과 구별하기 위해 “flat upper edge”를 추가한 수정 행위와 연결시켰다. 그 결과 법원은 flat-upper-edge 링에 대한 명확하고도 분명한 disclaimer가 존재한다고 판단하였다.

이 판결이 주는 더 큰 교훈은 단순하다. Restriction requirement는 항상 단순한 심사 관리(docket management) 수단에 불과한 것이 아니다. 그것이 의미 있는 기술적 특징을 기준으로 경계를 설정하고, 출원인이 장기간에 걸쳐 그러한 구분에 협조하는 경우, 수년 후 실제 분쟁에서 청구범위를 축소하는 효과를 가질 수 있다. Restriction requirement를 단순한 행정적 절차나 무해한 서류 정리 수준으로 취급하는 것은 현대 특허 실무에서 더 이상 허용되기 어려운 사치일 수 있다.