譲歩なき誠実：情報開示陳述書（IDS）提出の哲学的根拠

特許出願実務家なら、誰しも次のような問いを何らかの形で耳にしたことがある。出願を拒絶するために用いられ得る文献を、なぜ出願人が開示しなければならないのか。

この疑問は理解できる。代理人はクライアントの利益を図るために選任されており、情報開示陳述書（Information Disclosure Statement、以下「IDS」）は、出願人に不利に作用し得る情報を審査官の前に置くことになる。しかし、特許審査は通常の対審的訴訟ではない。これは、一方当事者のみが関与する（ex parte）行政手続であり、出願人は、通常その手続に参加する機会を持たない公衆の構成員に対して行使できる、政府により付与される権利を求める。

したがって、IDSは、証拠開示（ディスカバリー）に対する特許特有のex parte型の類似制度、すなわち、不在の対立当事者を部分的に代替する、規則に基づく開示の仕組みとして理解するのが最も適切である。この類比は、文字どおりではなく機能上のものである。IDSには、相互の要求、異議、特権ログ、保護命令、裁判所による強制、または民事ディスカバリーの全範囲は伴わない。IDSが扱うのは、公的に付与される権利を求める者が政府の判断にとって重要な情報を保有している一方、それを求める対立当事者が存在しないときに生じる、より限定された問題である。

十分な情報に基づく審査の結果として成立した特許は、ex parte手続の情報面の弱点を利用して得られた特許よりも、はるかに堅固である。そこに、開示要件の倫理的核心がある。

同様に重要なのは、IDSの提出が譲歩を意味しないという点である。37 C.F.R. § 1.97(g)–(h) によれば、IDSは、提出者が調査を実施したとの表明でも、引用情報が特許性にとって重要であるとの自認でもない。出願人は文献を提出したうえで、その文献がクレームの新規性を否定せず、クレームを自明とするものでもなく、その他の点でも特許性に影響しない理由を説明することができる。

I. 特許審査の公共的性格

Rule 56は、特許権の性質に関する次の言明から始まる。「特許は、その本質上、公益に関わる。」同規則は、米国特許商標庁（USPTO）が特許性にとって重要なすべての情報を認識し、評価する場合に、実効的な審査が行われると説明する。したがって同規則は、係属中のクレームに関する既知の重要情報を開示することを含む、率直かつ善意に行動する義務を課している。37 C.F.R. § 1.56(a)。

実務家はしばしば漠然と「出願人の義務」と呼ぶが、規則はより厳密である。この義務は、出願またはその権利化手続に関与する各個人、すなわち、すべての記名発明者、出願を作成しまたは権利化するすべての弁護士または特許代理人、および、発明者、出願人、譲受人、または譲渡義務の相手方と関係を有し、出願の準備または権利化に実質的に関与するその他のすべての者に適用される。Id. § 1.56(c)。この義務が適用されるのはそれらの個人であり、抽象的な法人そのものではない。MPEP § 2001.01。本稿では、規則の適用対象者をまとめて指す簡略表現として「出願人」を用いる。

厳密にいえば、Rule 56が開示義務を定め、37 C.F.R. §§ 1.97 および 1.98がIDSによってその義務を履行する通常の手続手段を定めている。この区別は有用である。なぜなら、その哲学的根拠は、書式それ自体ではなく、重要情報をUSPTOに提出する義務にあるからである。

この義務は、特許制度上の交換関係から導かれる。特許法は、発明の開示と引き換えに、発明者に限定的な排他権を与える。連邦最高裁判所は、開示をその権利の対価（quid pro quo）と表現している。Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 480–84 (1974)。

明細書とIDSは、その交換関係の異なる部分を担う。35 U.S.C. § 112が要求する開示は、発明が何であり、どのように製造・使用するかを公衆に教示する。IDSは、既に知られていた事項その他特許性に関係する情報に照らし、出願人がクレームされた排他範囲を得る資格を有するかをUSPTOが判断するのを助ける。

IDS自体は、制定法上の対価ではない。IDSは、その交換関係の境界をUSPTOが適切に画するのを助ける。明細書は、出願人が自らの貢献と主張する内容を記述し、IDSは、求められるクレームが、公衆に利用可能なままであるべき主題にまで及んでいないかを判断するための、既知の重要情報を提供する。

II. 民事ディスカバリーとの限定的な類比

米国の民事訴訟は一般に、各当事者が裁判まであらゆる情報上の優位を保持できるほど裁判が改善されるとは想定していない。連邦民事訴訟規則26は、ディスカバリー要求を待たずに所定の開示を行うことを求め、請求または抗弁に関連し、事件の必要性に比例し、かつ特権で保護されていない事項のディスカバリーを認め、さらに、重要な点で不完全または不正確な開示および回答を適時に訂正することを求める。Fed. R. Civ. P. 26(a)(1), (b)(1), (e)(1)。

IDSが備えるのは、これらの特徴の一部にすぎない。Rule 26に基づく義務的開示および補充と同様、Rule 56の義務は自己執行的であり、適用対象者は審査官から求められるのを待つ必要がない。しかしIDSには、出願人の特許性に関する立場に不利な情報が含まれ得る。そのため、その実質的な射程は、主として訴訟当事者が自らの請求または抗弁を支持するために用い得る情報を特定するRule 26(a)(1)よりも、当事者の要求により行われるディスカバリーに近い。

射程も異なる。民事ディスカバリーは、関連性があり、事件の必要性に比例し、かつ特権で保護されていない情報に広く及ぶ。Rule 56が対象とするのは、係属中のクレームの特許性にとって重要であり、かつ累積的でない既知の情報である。37 C.F.R. § 1.56(a)–(b)。同規則は一般的な調査義務を創設するものではなく、Rule 1.97(g)も、IDSの提出が調査実施の表明ではないことを確認している。

特許実務には、実際のディスカバリー要求により近い仕組みもある。37 C.F.R. § 1.105に基づき、審査官は、出願における事項を審査または処理するために合理的に必要な情報を要求できる。したがってUSPTOは、Rule 56に基づき出願人が自発的に重要情報を開示する義務と、Rule 1.105に基づく審査官の対象を絞った情報要求とを区別している。MPEP § 2005。

それでも、ディスカバリーとの類比は制度上の問題を明らかにする。通常の審査では、競争相手が質問書を送達し、文書提出を要求し、専門家を選任し、または関連技術に関する出願人の説明を争うために参加しているわけではない。審査官は独自に調査を行うが、外国調査結果、関連出願、発明者の活動、先使用、販売、または他の手続で示された矛盾する立場について、権利化に関与する者が知っている事実を審査官が把握しているとは限らない。

その場にいない公衆は、文書提出要求を送達できない。Rule 56は、その空白を部分的に埋める。

審査官の調査と出願人の義務は相互補完的である。訴訟では、要求当事者が他の方法でその情報を見つけられるかもしれないというだけで、当事者が適切なディスカバリーを拒むことは通常できない。特許審査においても、審査官が独自に文献を発見する可能性があるからといって、その情報が重要であることを既に知る適用対象者の義務が消滅するわけではない。

III. Brady と Precision Instrument がもたらす示唆

Brady からの倫理的類比

Brady v. Marylandは、限定付きの倫理的類比を提供する。連邦最高裁判所は、被告人に有利な、要求された証拠を隠匿することは、その証拠が有罪判断または刑罰にとって重要である場合、検察官の善意・悪意を問わず適正手続に違反すると判示した。裁判所は、このルールの目的が、単に検察官の不正行為を処罰することではなく、不公正な手続を防止することにあると強調した。Brady v. Maryland, 373 U.S. 83, 87–88 (1963)。

特許権利化手続との相違は根本的である。検察官は国家を代表し、個人に対して政府権力を行使する。特許代理人は、政府が付与する権利を求める私人を代理する。特許審査官は刑事被告人ではなく、問題となる利益も同等ではない。Bradyの憲法上の法理も、その重要性基準も、IDSには適用されない。

ここでの類比はむしろ、公的手続における代理・主張活動をどのように捉えるべきかに関するものである。Bradyは、検察側が望む結果を得さえすれば政府の利益が完全に実現されるという考えを退ける。手続の公正さは、それ自体として重要である。特許権利化手続も、これに関連する制度的判断を反映している。すなわち、十分な情報に基づく政府判断がその情報に依存する場合、代理人は、自己の当面の立場に不利な情報であっても開示しなければならないことがある。

出願人は、開示後もなお反論できる。引用文献は、累積的である、非類似技術に属する、実施可能性を欠く、または1つ以上のクレーム限定を開示していない場合がある。文献の提出は、USPTOにその情報を評価する機会を与えるものであって、出願人が主張すべき結論を決めるものではない。

Precision Instrument における特許法上の基盤

より直接的な特許法上の基盤は、Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945) に見いだされる。同事件では、特許庁の抵触（interference）手続における偽証、その偽証に関する証拠の意図的な隠匿、不正に汚染された出願の取得、およびその結果得られた特許を行使しようとしたことが問題となった。連邦最高裁判所はクリーン・ハンズの原則を適用し、特許には重大な社会的・経済的影響が伴うため、特許権の行使は訴訟当事者の私的利益だけに関わるものではないと強調した。Id. at 814–18。

裁判所はさらに、特許庁がその十分性を評価できるよう、関連事実は同庁に提示されるべきであったと論じた。Id. at 818。この理由付けは、権限配分に関する重要な原則を支持する。情報保有者だけが、潜在的に重要な情報は弱すぎる、または不確実すぎるためUSPTOが検討する必要はないと最終判断する権限を持つわけではない。

ただし、限定原理は不可欠である。Precision Instrumentで問題となったのは、通常の先行技術文献の引用漏れではなく、詐欺に関係する異例の行為であった。同判決の報告義務に関する議論は、偽証の疑いと、詐欺または不公正の可能性に関する証拠の意図的な隠匿から生じたものである。同判決を、誤って生じたあらゆる開示漏れ、重要性についての微妙な判断、または事務上の誤りを、同裁判所が扱った不正行為と同一視するものと読むべきではない。

それでも、同判決のより広い公益上の理由付けは有用である。情報が適用される開示基準に該当する場合、責任を負う個人はそれを提出し、審査官に特許性への影響を判断させる。代理人は、その情報がクレームの特許性を否定しないとの強固で、最終的に正しい見解を有しているかもしれない。しかし、その見解は通常、規則上USPTOが受領すべき情報を開示しないための唯一の根拠とするのではなく、USPTOに対する主張として示すべきである。

IV. IDSの提出は自認を意味しない

Rule 1.97の非自認規定は、IDSを正しく理解するうえで中心的である。文献を提出しても、その文献が先行技術であること、重要であること、実施可能であること、類似技術に属すること、またはクレームの新規性を否定し若しくは自明とするのに十分であることを自認するものではない。37 C.F.R. § 1.97(g)–(h)。

典型的な審査場面を考えてみよう。外国調査報告書が、係属中の米国クレームに記載された複数の構成要素を含むセンサーシステムを開示する文献を引用している。しかし、その文献は、それらの構成要素についてクレームされた空間的配置も、特定の条件が検出された後にのみ一つの動作が行われるという要求された制御シーケンスも開示していない。

米国の権利化代理人は、その文献をIDSで提出する。その後、審査官は新規性欠如（anticipation）による拒絶でその文献に依拠し、または自明性（obviousness）による拒絶で別の文献と組み合わせる。これに対し出願人は、第1文献がクレームどおりに配列されたすべての限定を開示していないため新規性欠如は成立せず、また、提案された組合せには、欠けている配置または制御シーケンスを採用する明確な理由が示されていないと説明する。

これらの立場に矛盾はない。出願人は、IDSを提出することによって、その文献が特許性欠如を立証すると表明したわけではない。審査官が文献を評価できるようにしたうえで、その文献の実質について応答したのである。

これは策略ではない。その場にいなかった人々に対して行使可能な権利を政府に付与してもらうための代償である。

同じ原則は、より広く当てはまる。代理人は、欠けているクレーム要素を指摘し、提案された組合せを争い、文献が阻害要因を示す理由を説明し、非自明性の客観的指標を提示し、または当該文献が先行技術に該当するかを争うことができる。出願人は、提出に不要なレッテルを付す必要もない。文献を「重要である」「最も近い先行技術である」または同じ技術分野に属すると記述すると、その文献を審査対象とするために必要な範囲を超える記録が形成される可能性がある。

要点は、有用な説明を避けることではない。文献が特許性の中心的問題を提起する場合、相違点を積極的に明示することで審査記録が改善されることがある。しかし、その文献をどのように性格付けるかは、すべてのIDS提出に当然付随するものではなく、理由ある権利化判断として決めるべきである。

V. 重要性と過剰開示の問題

Rule 56は、技術と何らかの関係を持つすべての文書の開示を要求しているわけではない。情報は、累積的でなく、かつ、単独または他の情報との組合せにより、特許性欠如について一応の立証を成立させるか、出願人が示した特許性に関する立場を反駁しまたはそれと矛盾する場合に、重要である。37 C.F.R. § 1.56(b)。同規則の下では、係属中のすべてのクレームについて重要でない情報を提出する義務はない。Id. § 1.56(a)。

重要性は義務の範囲を限定する。開示が少なすぎれば、審査官は健全な判断に必要な情報を得られない。他方、無差別な開示は、最も関連性の高い情報を見つけにくくし、記録を実質的に改善しないまま審査資源を消費し得る。

連邦巡回区控訴裁判所は、Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc) において、その第二の問題に取り組んだ。同裁判所は、不公正行為（inequitable conduct）の法理が過度に拡張された結果、出願代理人が周辺的な関連性しかない情報を審査官に大量提出するよう促され、重要な先行技術を見つけにくくしていたと指摘した。Id. at 1288–90。

Therasenseはまた、しばしば混同される二つの基準を区別する。Rule 56はUSPTOにおける行為を規律する。不公正行為は、特許権行使に対する司法上の抗弁である。後者について、Therasenseは一般に、「それがなければ」基準による重要性（but-for materiality）と、欺くことについての特定の意図を要求するが、積極的かつ甚だしい不正行為については例外を認める。Id. at 1290–93。同裁判所は、Rule 56の重要性の定義を訴訟上の基準として採用することを明示的に拒否した。Id. at 1293–95。

Therasenseのより狭い基準は、Rule 56を書き換えるものではない。ある情報は、その後の不開示がTherasenseの下で不公正行為を成立させないとしても、USPTO規則上は開示対象となり得る。逆に、不公正行為の重大な帰結があるからといって、わずかに関連するにすぎないすべての文献を重要と扱うことが正当化されるわけでもない。

適切な対応は、規律ある判断である。規則の適用対象者は、Rule 56の基準を満たす、既知で累積的でない情報を特定し、実質的な審査を可能にする方法で提示すべきである。量だけでは、ほとんど何も証明しない。関連性の乏しい何百もの文書の中に重要文献を埋没させる提出は、防御的な本能を満たすかもしれないが、審査官を助ける効果はほとんどない。

VI. 特許発行後の審査経過記録

IDSは公開記録の一部となり、後に裁判所、特許審判部（Patent Trial and Appeal Board）、ライセンシー、および競争相手によって検討されることがある。Elekta Ltd. v. ZAP Surgical Systems, Inc., 81 F.4th 1368 (Fed. Cir. 2023) は、その限定的な一例を示す。

自明性判断を支持するにあたり、連邦巡回区控訴裁判所は、組合せの動機に関する審判部の認定が実質的証拠によって裏付けられていると結論付けた。その記録には、主張された各文献、専門家証言、および審査経過が含まれていた。同裁判所は、画像化装置に関する文献が審査中に引用されており、画像化装置は関係のない技術分野であるとの理由で区別されてはいなかったと指摘した。Id. at 1375–76。

ElektaはRule 56に関する判決ではない。同判決は、IDSでの引用が重要性または類似技術としての地位の自認となるとは判示していない。また、引用後に沈黙したことが技術分野の関連性を認めることになる、という一般則も確立していない。審査経過は、より大きな証拠記録を構成する一要素にすぎなかった。

より限定的な教訓は、特許査定後も審査経過記録が関連性を持ち続け得るということである。USPTOに提出された情報と、それについて示された立場は、後に裁判体が関連技術をどのように理解し、また特許性に関する主張をどのように評価するかに影響し得る。代理人は、これに対応して、すべての引用文献について詳細な主張を行うべきではない。しかし、特許査定にとって重要な区別、例えば隣接分野がなぜ関連しないのかについて、当然に理解されると考えるのではなく明示すべきかは検討すべきである。

明確な記録は、後の読者が、審査官が何を検討し、なぜクレームが特許されたのかを理解する助けとなる。これは、特許がライセンスされ、争われ、または行使される場合に重要である。

VII. 実務上の4つの習慣

実務上の倫理は、四つの習慣として表現できる。Rule 56の下で重要な、既知で累積的でない情報を開示する。不必要な自認を生み得る、余計な説明を避ける。文献が特許性分析に重要である場合、後の読者にも当然明らかであり続けると想定せず、関連する相違点を明示する。そして、審査官または後の裁判体が、どのような根拠でクレームが特許されたのかを理解できる程度に明瞭な審査経過記録を維持する。

これらの習慣には、発明者、権利化代理人、外国代理人、訴訟代理人、および権利化に実質的に関与するその他の者の間の連携が必要である。また、混同されやすい三つの問い、すなわち、情報を開示しなければならないか、説明が審査に役立つか、そしてどこまで文献を性格付けるのが慎重であるかを分けて考える必要もある。

VIII. 結論

IDSを提出する哲学的根拠は、特許代理人が特許査定に無関心であるべきだということではない。そうではなく、政府が排他権を付与するのは、適用規則が検討を要求する情報をUSPTOが受領した後であるべきだということである。

ディスカバリーとの類比は、IDSが対立当事者の不在をどのように部分的に補うかを説明する。Bradyは、公的裁定を情報の戦略的支配だけに還元できない理由について、限定付きの説明を与える。Precision Instrumentは、特許取得を公益と結び付けるとともに、異例の事実関係を通じて、関連情報を特許庁に評価させることの重要性を示す。Therasenseは、情報を与えるのではなく圧倒してしまう提出を戒める。Elektaは、より限定的ながら、そこで形成された記録が特許発行後も重要な意味を持ち得ることを示す。

IDSは、特許性欠如の告白ではない。USPTOが任務を果たすために必要な情報を与えつつ、出願人には、なぜクレームが特許されるべきかを説明する自由を残す。その記録に基づく特許は、審査官が知らなかった事項につけ込んで得た特許よりも、はるかに堅固な基盤に立つ。