米国特許法第101条を再考する ― 日本法における「技術的思想」概念から見る特許適格性判例

I. はじめに

近年の Federal Circuit による特許適格性（patent eligibility）に関する判例は、単に米国法が特定の技術分野に対して厳しい姿勢を取るようになったことを示しているわけではない。むしろ、それらの判例はより具体的かつ制度的な特徴を示している。すなわち、米国では、他の特許制度であれば進歩性（inventive step）、実施可能要件（enablement）、サポート要件（support）、あるいはクレームの明確性（claim clarity）によって処理される問題を、しばしば特許適格性という入口段階の法理によって処理しているのである。ここで重要なのは、他国の制度が必ずしも出願人に寛容であるということではない。別の形で厳格な審査が行われる場合もある。重要なのは、その問題がどの法的枠組みの中で検討されるかという点である。

日本法は、この比較において有益な参照対象となる。なぜなら、日本の特許法は異なる法的語彙から出発しているからである。日本国特許法第2条第1項は、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義している。特許法（昭和34年法律第121号）第2条第1項。さらに、第29条第1項は発明が産業上利用することができることを要求し、第29条第2項は周知の進歩性要件を定めている。特許法第29条第1項および第2項。加えて、特許庁審査基準および審査ハンドブックは、法定の発明に該当しない事項を示し、産業上利用可能性との関係で医療行為の除外を取り扱い、サポート要件・明確性要件・実施可能要件を整理するとともに、コンピュータソフトウェア関連発明についてより具体的な判断枠組みを提示している。特許・実用新案審査基準 第III部第1章 §§1、2.1–2.2、3.1.1–3.2.1；同第II部第1章 §1；同第II部第2章 §§2–3；特許・実用新案審査ハンドブック 附属書B第1章 §§2.1、2.1.1.1–2.1.1.2、2.2.3；同附属書D 第2部–第3部参照。

もっとも、この枠組みを過度に評価すべきではない。日本法もまた、コンピュータ、プロセッサ、カメラ、あるいは測定可能な物性値を記載したすべてのクレームを当然に認めるわけではない。発明の実質的な貢献が商業上のルール、精神的活動、望ましい結果、あるいは限定的な機能的目的にとどまる場合には、日本でも問題が生じ得る。しかし、その問題の現れ方は一般により限定的である。ソフトウェア関連発明であれば、情報処理がハードウェア資源によって具体的に実現されていないこと、あるいは主張される技術的効果が十分に裏付けられていないか容易想到であることが問題となる場合がある。医療関連発明であれば、人間を対象とする診断方法としてクレームされていることが問題となり得る。パラメータによって定義された製品であれば、そのパラメータが不明確であること、十分な裏付けが存在しないこと、あるいはクレームされた範囲全体について十分な実施可能性が示されていないことが問題となり得る。これらは、デジタルカメラ、ダイヤモンド複合体、あるいは認証プロトコルを「抽象的アイデア（abstract idea）」と位置付けることとは本質的に異なる。

本稿では、比較検討の対象として六件の Federal Circuit 判決を取り上げる。すなわち、Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025)、PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc., 146 F.4th 1366 (Fed. Cir. 2025)、CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020)、U.S. Synthetic Corp. v. International Trade Commission, 128 F.4th 1272 (Fed. Cir. 2025)、Yu v. Apple Inc., 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021)、および CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC, 15 F.4th 1091 (Fed. Cir. 2021) である。本稿の検討は本質的に予測的なものである。実際の特許庁拒絶理由通知を再現しようとするものではなく、また、米国クレームがその技術的実質を変更することなく日本型のクレーム形式へ翻案されることを前提としている。その留保を踏まえても、これらの判例からは繰り返し現れる一つの傾向を見出すことができる。すなわち、クレームが具体的な技術的実装に根差している場合、日本の実務では争点が特許適格性の後段階へ移行しやすい一方で、米国法では同じ懸念が §101 によって処理されることがあるということである。

II. 日本における特許適格性法理 ― より限定された入口審査であって、無条件の通行証ではない

日本における特許適格性の検討は、まず法定の発明の定義から始まる。クレームされた対象が「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならないという要件により、自然法則それ自体、単なる発見、自然法則を利用しない取り決め、精神的活動、美的創作物、あるいは単なる情報の提示などは発明から除外される。特許・実用新案審査基準 第III部第1章 §2.1。さらに、審査基準は、「高度のもの」という文言が第2条第1項の中に進歩性要件を取り込む趣旨ではないことを明確にしている。進歩性は別途、第29条第2項に基づいて判断される。この区別こそが、米国特許法第101条との比較において重要な意味を持つ。

通常の機械、電気回路、信号処理装置、化学製品、あるいは産業用機器については、第2条第1項の要件が主たる争点となることは少ない。これらの発明は自然法則を利用しており、技術的な製品または方法として構成されているからである。そのため、実際の争点は新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件、および明確性要件へと移行する。これは日本の審査が寛容であることを意味するものではない。単に、審査官がそれらの要件を検討する前に、当該クレームが抽象的概念に「向けられている（directed to）」かどうかを問う可能性が比較的低いということを意味している。

もっとも、ソフトウェアおよびAI関連発明については、より慎重な検討が必要となる。特許庁審査ハンドブックは、まず審査基準第III部第1章を参照し、それだけでは判断できない場合には、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているかという観点から判断すべきことを示している。特許・実用新案審査ハンドブック 附属書B第1章 §§2.1.1、2.1.1.1–2.1.1.2。この判断は、単に「コンピュータ」という語をクレームに記載しただけで満たされるものではない。ビジネス方法、ゲームの実施方法、あるいは数式の計算方法であっても、クレーム全体として技術的な情報処理を示していなければ、発明該当性が否定される可能性がある。他方で、ソフトウェアとハードウェア資源との協働によって具体的な情報処理装置や動作方法を構成している場合には、ソフトウェア関連発明であっても第2条第1項の要件を満たし得る。同 §2.1.1.2。審査ハンドブックの事例は、この違いを具体的に示している。例えば、単に売上予測を行うコンピュータは発明該当性を欠く可能性がある一方、TF-IDF を用いた文書要約のように具体的な計算処理を規定するコンピュータは、法定の発明として認められる可能性がある。同。

日本の判例も概ね同じ方向性を示しているが、常に同じ結論に至るわけではない。ポイント管理方法事件では、ネットワークおよびポイント口座データベースを利用したポイント管理情報の流れが開示されていたものの、ポイント管理処理とハードウェア資源とがどのように協働するのかが具体的に記載されていなかったことから、知的財産高等裁判所は発明該当性を否定した判断を維持した。知財高判平成18年9月26日・平成17年（行ケ）第10698号（ポイント管理方法事件）。また、ハッシング事件では、クレームがアルゴリズムが演算回路内でどのように機能するのかを示していなかったため、裁判所は当該装置を実質的に数学的アルゴリズムにすぎないものとして扱った。知財高判平成20年2月29日・平成19年（行ケ）第10239号（ハッシング事件）。これに対し、インタラクティブ歯科治療ネットワーク事件では、人間の判断が依然として介在するものであったにもかかわらず、クレームされたコンピュータ利用型歯科治療システムが、ネットワークサーバ、データベース、通信ネットワーク、コンピュータ、画像表示、および画像処理といった技術的手段を用いて歯科治療を支援するものであったことから、知的財産高等裁判所は特許庁の拒絶査定を取り消した。知財高判平成20年6月24日・平成19年（行ケ）第10369号（インタラクティブ歯科治療ネットワーク事件）。

医療技術については、別の制約が存在する。特許庁は、人間に対する手術、治療又は診断の方法を産業上利用することができない発明として取り扱う一方で、医療機器、医薬品、あるいは機器制御やデータ処理に関する発明については、それらが医療行為に利用されるという理由だけで特許対象から除外することはない。特許・実用新案審査基準 第III部第1章 §§3.1.1、3.2.1。この区別は、出願実務において極めて重要である。同じ技術的知見であっても、人間を対象とする診断行為としてクレームされるか、あるいは装置、プログラム、信号処理方法としてクレームされるかによって、日本における特許適格性上の評価は大きく異なり得る。

近年の日本の裁判例もまた、この医療分野における製品・装置側の位置付けを補強している。2025年の東海医科事件大合議判決において、知的財産高等裁判所は、人体から採取した成分を利用し、その後当該人体に戻すことを予定した製品発明であっても、そのことのみを理由として産業上利用することができない医療行為発明には当たらないと判断した。知財高判大合議部令和7年3月19日・令和5年（ネ）第10040号（東海医科事件）。この判断は、特許庁が採用する製品・装置と医療行為との区別と整合的であるが、人間に対する手術、治療又は診断そのものを方法としてクレームした場合の除外まで否定するものではない。

最後に、日本法はパラメータや機能的表現を用いたクレームに対して比較的寛容であるが、それはあくまで特許法第36条および第29条の制約の範囲内においてである。クレームは明細書によって裏付けられ、発明を明確に特定できるものであり、かつ当業者が実施できる程度に開示されていなければならない。特許法第36条第4項第1号、第36条第6項第1号・第2号；特許・実用新案審査基準 第II部第1章 §1；同第II部第2章第2節 §§2.1–2.2；同第II部第2章第3節 §§2.1–2.3、4.1.1。したがって、パラメータによって定義された製品が問題視されるのは、単にパラメータを含むからではない。そのパラメータに技術的意味が欠けている場合、測定方法が不明確である場合、明細書がクレーム範囲全体を十分に裏付けていない場合、あるいは当該パラメータが自明な製品を言い換えているにすぎない場合に問題となる。

この点について代表的な裁判例となるのが、いわゆるパラメータ特許（偏光フィルム）事件の知的財産高等裁判所大合議判決である。同事件では、クレームされたフィルムが二つの技術的パラメータ間の数値関係によって定義されていた。裁判所は発明該当性の問題としてではなくサポート要件の問題としてこれを分析し、当該パラメータ範囲が明細書において課題解決に資するものとして開示されているか、あるいは当業者が技術常識に基づいてそのように理解できるかを検討した。知財高判大合議部平成17年11月11日・平成17年（行ケ）第10042号（パラメータ特許〔偏光フィルム〕事件）。この判決は、日本法がパラメータ・クレームという類型自体には比較的寛容でありながらも、選択された数値範囲について十分な技術的裏付けを要求していることを示している。

これらの留保は重要である。なぜなら、日本法との比較が過度に単純化されることを防ぐからである。日本の適格性審査は、多くの技術分野において米国の「抽象的アイデア」法理よりも限定的な役割しか果たさないが、決して空虚なものではない。日本法は異なる出発点から問いを立て、その後、多くの困難な特許性の問題を別の法的要件へと振り分けているのである。

III. 法理の振り分けに関するケーススタディ

A. 境界領域にあるソフトウェア発明：Recentive と CosmoKey

1. 比較法的観点から見た難問としての Recentive

Recentive は、本稿の比較法的な主張にとって最も難しい事例である。なぜなら、クレームされた目的が技術的なものではなく商業的なものであったからである。当該特許は、機械学習モデルを用いてテレビ放送スケジュールおよびライブイベント向けのネットワークマップを生成する技術を対象としていた。クレームには、過去およびリアルタイムのイベント情報の取得、機械学習モデルの学習または利用、ならびに視聴率、収益又は利益といった指標を最適化するためのスケジュール又はマップの出力が記載されていた。特許権者は新たな機械学習アーキテクチャや学習手法を主張したわけではなく、その新規性の根拠は既知の機械学習技術をスケジューリングおよびマッピングの分野に適用した点にあった。Federal Circuit は Rule 12(b)(6) に基づく却下を支持し、当該クレームは汎用的な機械学習を用いてビジネス上のスケジューリングおよびマッピングを最適化するという抽象的アイデアに向けられたものであり、追加されたコンピュータ実装も発明的概念（inventive concept）を提供するものではないと判断した。Recentive, 134 F.4th at 1213–19.

日本法の観点から慎重に分析するならば、出発点は「機械学習の利用」が抽象的であるかどうかではない。むしろ、クレームされた発明全体が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか、そしてソフトウェアを用いる発明である以上、当該情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されているかが問われることになる。この判断はクレームの記載内容によって大きく左右され得る。ポイント管理方法事件や審査ハンドブックにおける売上予測の事例が示すように、「ネットワーク」「データベース」「モデル」「サーバ」といった用語のみでは、ソフトウェアとハードウェアの具体的な協働を示したことにはならない。知財高判平成18年9月26日・平成17年（行ケ）第10698号（ポイント管理方法事件）；特許・実用新案審査ハンドブック 附属書B第1章 §2.1.1.2参照。単にビジネス上のスケジューリング規則を記載し、その実行主体として汎用コンピュータを付加しただけのクレームであれば、第2条第1項との関係で実質的な問題が生じ得る。他方、具体的なデータ構造、モデル学習処理、配分制約、および機械による出力を備えた情報処理システムとして記載されているのであれば、法定の発明として認められる可能性はより高くなる。

もっとも、そのようなより強固なクレーム構成を前提としても、Recentive が日本においてなお脆弱であることに変わりはない。その脆弱性は、「抽象的である」という独立した結論として現れるというよりも、進歩性やサポート要件の問題として現れる可能性が高い。特許庁は、既知のスケジューリング目的に既知の機械学習モデルを適用したことによって、単なるビジネス課題の自動化を超える技術的特徴が生み出されているのかを問うであろう。また、明細書がクレーム範囲全体にわたって主張される効果を十分に裏付けているかについても検討することになる。仮に改善点が「より良いビジネス上のスケジュール」の実現にとどまるのであれば、第2条の発明該当性をクリアしたとしても、日本法上の評価はなお厳しいものとなる。

この点は重要な留保である。Recentive をもって、「日本ではビジネス志向のAIクレームが容易に認められる」と結論付けるべきではない。より慎重で説得的な見方は、日本の審査実務が出願人に対し、アーキテクチャ、データ処理、学習方法、あるいは技術的制約との相互作用の中に存在する技術的貢献を明確に示すことを求めるという点にある。米国法はその選別機能を §101 によって果たしたが、日本の実務では、ソフトウェア関連発明に関する発明該当性判断に加え、第29条第2項および第36条を通じて同様の機能が果たされる可能性が高い。

2. CosmoKey と、より強いソフトウェア事例

CosmoKey は、ソフトウェア発明のスペクトラムの中でも Recentive とは異なる位置にある事例である。当該認証方法は、端末、取引相手、認証装置、モバイル端末、および二つの通信チャネルを利用していた。利用者端末上の認証機能は通常は非活性状態にあり、利用者が特定の取引のためにのみこれを有効化する。システムは、その有効化があらかじめ定められた時間的関係の範囲内で行われたかを確認し、その後当該機能は自動的に無効化される。地方裁判所はこれらのクレームを認証という抽象的アイデアに向けられたものと判断したが、Federal Circuit はこれを覆した。同裁判所は、認証を抽象的に記述することが可能であるとの前提を最終的な判断を留保したまま受け入れたうえで、Alice テストの第二段階において、当該構成の組合せが特定のコンピュータ実装型認証技術に対する具体的な改良を記載していると判断した。CosmoKey, 15 F.4th at 1096–99.

日本法上の発明該当性分析は、Recentive の場合よりも本件において検討の材料を多く有している。問題となるクレームは、単に商業上の目的をコンピュータ上で実現したものではない。そこでは、装置の状態、複数チャネルを介した通信、時間的関係、取引ごとの有効化期間、そして自動的な無効化が具体的に規定されている。これらの限定事項は、ネットワーク化されたシステムにおける具体的な情報交換パターンおよび装置状態制御を記述するものである。特許庁のソフトウェア関連発明の判断枠組みに照らせば、この種のクレームは、ソフトウェアとハードウェア資源との協働によって具体的に実現された情報処理として評価される有力な候補となるであろう。特許・実用新案審査ハンドブック 附属書B第1章 §2.1.1.2参照。

もっとも、この結論は単に発明を「システム」と呼んだから導かれるものではない。インタラクティブ歯科治療ネットワーク事件が有益なのは、まさに裁判所がシステムという表現そのものを決定的な要素とみなさなかった点にある。同事件において裁判所は、クレームされたネットワーク、データベース、コンピュータ、画像表示および画像処理の構成が、当該課題を支える技術的手段を提供しているかどうかに着目した。この考え方は、人間による実務、商業上の手法、あるいはセキュリティ慣行を単にシステム用語によって言い換えたにすぎないクレームに対しては、逆の結論を導くことになる。

これに対する反論は、「抽象性」ではなく「周知性」に焦点を当てることになるであろう。多要素認証、帯域外確認（out-of-band confirmation）、時間制限付きチャレンジ、そして一時的な有効化は、いずれも既知のセキュリティ概念であった。そのため、先行技術にそれらを組み合わせる動機付けが認められる場合には、日本の審査官は当該クレームを進歩性欠如として拒絶する可能性がある。しかし、まさにそこに本稿の比較の意義がある。Federal Circuit は §101 の第二段階において、その構成の組合せが「十分に理解され、日常的で、慣用的（well-understood, routine, and conventional）」なものであるかを検討しなければならなかった。他方、日本の審査官であれば、通常は第29条第2項の進歩性判断の中で同様の問題を検討し、クレーム表現が過度に機能的である場合には、第36条に基づくサポート要件や明確性要件の問題としても検討することになる。

Recentive と CosmoKey を併せて考察すると、ソフトウェア発明に関する比較を「米国が拒絶するものを日本は認める」といった単純な図式へ還元できない理由が明らかになる。ビジネス志向のAI発明は、その技術的実装が実質的な技術的貢献を伴わない限り、日本においても依然として脆弱である。他方、セキュリティプロトコルやネットワーク制御技術は、より容易に技術的なものとして評価され得るが、それでもなお先行技術に対する特許性を立証しなければならない。

B. 機械、ハードウェア、そして結果志向型クレーム：PowerBlock と Yu

1. 過度な抽象化を検証するための対照事例としての PowerBlock

PowerBlock 事件は、モーター駆動式セレクターを備えた可変重量式ダンベル（selectorized dumbbells）に関する事案であった。クレームには、入れ子状に配置されたウェイトプレート、ハンドル、複数の調整位置を有する可動セレクター、ならびに当該セレクターに連結された電動モーターが記載されていた。利用者が希望する重量を選択すると、モーターが物理的にセレクターを移動させ、対応するウェイトプレートを係合させる仕組みである。地方裁判所は、このクレームを汎用的な構成要素によって重量選択を自動化するという抽象的アイデアに向けられたものと位置付けた。しかし Federal Circuit はこれを覆し、当該クレームは有形の機械システムにおいて自動的な重量選択を実現するための具体的な方法に向けられたものであることを強調した。PowerBlock, 146 F.4th at 1371–73.

日本法の観点から見れば、本件は本稿で取り上げる事例の中でも、第2条第1項との関係で最も容易に発明該当性が認められる事例に近い。問題となる発明は、物理的な構成要素を用いて物理的な動作を生じさせる機械・電気的装置であり、通常の意味において産業上利用することもできる。もっとも、それは当該クレームが当然に特許可能であることを意味するものではない。既知のセレクター機構をモーター化したことが容易想到である可能性もあり、セレクターや制御に関する限定の広さが問題となる場合もあり得る。しかし、日本の審査官がこのクレームを法定の発明の範疇外にあるものとして扱う理由はほとんど存在しないであろう。

したがって、PowerBlock の意義は方法論的なものである。この事件は、クレームの「アイデア」を過度に高い抽象度で定義した結果、本来は通常の機械にすぎないものまで疑わしい存在として扱われてしまう危険性を示している。日本法理においては、第2条第1項の判断がクレームされた技術的製品に結び付けられているため、このような問題を是正するための特別な補正作業は通常必要とされない。より困難な検討は、特許法が本来想定している領域、すなわち先行技術、クレーム範囲、および開示内容に関する検討の中で行われることになる。

2. クレーム起草上の問題を抱えた装置事例としての Yu

Yu は、この比較をさらに複雑なものにしている。代表クレームは、「改良されたデジタルカメラ」を対象としており、二つのイメージセンサ、二つのレンズ、アナログ・デジタル変換回路、画像メモリ、および第二のデジタル画像によって「強調（enhanced）」された第一のデジタル画像を生成するよう構成されたデジタル画像プロセッサを含んでいた。Federal Circuit は、このクレームを二枚の画像を撮影し、その一方を用いて他方を改善するという抽象的アイデアに向けられたものと位置付け、特許適格性を否定した。多数意見は、当該クレームが従来型のカメラ構成要素を極めて一般的なレベルで記載しているにすぎず、その画像改善を実現するための具体的な技術的手段をクレームしていないことを重視した。Yu, 1 F.4th at 1042–45。これに対し Newman 判事は反対意見において、本件クレームは抽象的アイデアではなく具体的なカメラを記載したものであると論じた。同 at 1045–48（Newman, J., dissenting）。

日本法はおそらく異なる分析を行うであろうが、最終的な結論が必ずしも出願人に有利になるとは限らない。センサ、レンズ、変換回路、メモリおよびプロセッサを備えたカメラは、光学および電子技術を利用した技術的装置である。そのため、米国多数意見が §101 の下で採用したのとは異なり、第2条第1項を拒絶理由とすることは日本ではあまり自然ではない。しかし、本件クレームには日本法上の重大な脆弱性が存在する。「enhanced with（〜によって強調された）」という表現は、当該結果を四センサ構成、露光制御手法、信号処理アルゴリズム、あるいはその他の具体的手段に結び付けることなく、単に結果のみを記述している可能性があるからである。

そのため、日本の審査官は同じ本質的な懸念を第36条および第29条第2項を通じて問題とすることができる。仮に明細書が特定のマルチセンサ構成や白黒センサ配置を開示していたとしても、クレームが二つの画像を結合するほぼあらゆるデュアルセンサカメラを包含するのであれば、そのクレームは明細書による裏付けの範囲を超えている可能性がある。また、デュアルレンズカメラや画像融合技術が既に知られていたのであれば、主張される改良を生み出す具体的な技術的特徴が存在しない限り、進歩性を欠く可能性もある。したがって、日本においても拒絶という結果に至る可能性はあるが、その理由は、クレームされたカメラが抽象的アイデアであるということではなく、クレーム範囲の広さ、サポート要件、明確性要件、および進歩性に関する問題として説明される可能性が高い。

この違いは単なる言葉遣いの問題ではない。米国法における §101 に基づく却下は、クレーム解釈や先行技術に関する十分な記録が形成される前の段階で事件を終結させ得る。他方、第36条や第29条に基づく拒絶は、出願人がより限定的なクレーム、追加的な技術説明、あるいは技術的効果に関する証拠によって対応できる欠陥を特定するものである。その意味で、Yu はクレーム起草上の教訓を示している。具体的なハードウェアを記載することは有益であるが、発明の本質的な進歩が依然として望ましい結果のレベルにとどまっている場合には、それだけでクレームを救うことはできないのである。

C. CardioNet と医療方法発明の境界線

CardioNet は、心房細動（atrial fibrillation）および心房粗動（atrial flutter）を検出し区別するための心臓モニタリング技術に関する事案である。代表クレームは、電極、拍動検出部、および拍動間隔情報に対して所定の論理を適用する判定部を備えた心臓モニタリング装置を対象としていた。地方裁判所は、このクレームを抽象的な診断アイデアに向けられたものと判断した。しかし Federal Circuit はこれを覆し、当該クレームは精神的プロセスや抽象的な診断上の相関関係ではなく、心臓モニタリング技術における具体的な技術的改良に向けられたものであると判示した。CardioNet, 955 F.3d at 1368–71.

日本法は、この点に関して米国特許法第101条の分析とは異なる法理上の要素を加えている。すなわち、医療行為に関する産業上利用可能性の問題である。CardioNet 型の発明が、心臓モニタリング装置、当該装置の制御方法、プログラム、あるいは情報を出力する信号処理方法としてクレームされている場合、日本法上は比較的強い発明該当性および特許適格性を有することになる。そのようなクレームは、装置による電気的生体信号の技術的処理に向けられているからである。しかし、同じ技術的知見が「被験者における心房細動を診断する方法」として、患者を測定し、その患者が心房細動であると判断する工程を含む形でクレームされた場合には、特許庁はこれを人間に対する診断方法として扱い、産業上利用することができない発明として拒絶する可能性がある。特許・実用新案審査基準 第III部第1章 §§3.1.1、3.2.1。

重要なのは、日本法が単に医療診断発明に対してより寛容であるということではない。日本法は、医療機器および技術的なデータ処理には比較的寛容である一方で、人間の身体に対して行われる診断行為については比較的明確な境界線を設けている。この区別により、クレーム形式は極めて重要な意味を持つことになる。CardioNet を読む米国の実務家は、当該クレームが十分に技術的装置を改良しているかどうか、すなわち抽象性の問題を回避できるかに注目するであろう。他方、日本を念頭に置くクレームドラフターは、そのクレーム形式自体が医療行為発明に対する拒絶理由を招くものとなっていないかも検討しなければならない。

日本の裁判例もまた、この境界線の両側面を補強している。東海医科事件大合議判決は、製品クレームや組成物クレームに有利な判断を示した。なぜなら、製品の製造および利用が医療行為の過程を含むという理由のみで、その製品が産業上利用することのできない医療行為発明になるわけではないと判示したからである。他方、筋力トレーニング方法事件も異なる角度から同様の方向性を示している。同事件では、発明がトレーニング技術として構成され開示されている限り、医療目的で利用され得るという事実のみでは産業上利用可能性は否定されないとされた。知財高判平成25年8月28日・平成24年（行ケ）第10400号（筋力トレーニング方法事件）。もっとも、いずれの判決も、その本質的工程が人間に対する診断又は治療そのものであるクレームを救済するものではない。

この意味において、CardioNet は本稿の主張を支持する面と制約する面の双方を有している。支持する面としては、装置形式で記載されたモニタリング関連クレームは、日本において技術的発明として扱われる可能性が高く、実際の争点は先行技術や開示内容に向けられると考えられる点である。他方で制約する面としては、同じ医学的知見であっても、それが診断方法としてクレームされた場合には、日本法上の入口段階で拒絶され得るという点である。これは、米国の裁判所が同じクレームを Mayo/Alice の枠組みの下で異なる観点から評価する可能性があることと対照的である。

D. U.S. Synthetic 判決後のパラメータ限定組成物

U.S. Synthetic 事件が注目に値するのは、そのクレームが組成物（composition of matter）クレームであった点である。当該特許は、ドリルビットの切削要素として用いられる多結晶ダイヤモンド焼結体（polycrystalline diamond compact, PDC）を対象としていた。請求された PDC は、超硬合金基材に接合されたダイヤモンド層を含み、その構成成分、寸法、結晶粒特性に加え、保磁力（coercivity）、比磁気飽和（specific magnetic saturation）、比透磁率（specific permeability）といった測定可能な材料特性によっても定義されていた。国際貿易委員会（ITC）は、これらの磁気特性に関する限定を結果指向的（result-oriented）あるいは抽象的なものとして扱った。しかし Federal Circuit はこれを覆し、当該クレームは、微細構造（microstructure）と相関する構造的特徴および材料特性によって定義された、具体的かつ非抽象的な組成物に向けられたものであると判断した。U.S. Synthetic, 128 F.4th at 1281–84.

日本法による分析は、おそらく「製造されたダイヤモンド焼結体は技術的製品である」という前提から出発するであろう。より慎重に表現すれば、特許法第2条第1項は通常、この事案における主要な障害とはならない。むしろ問題となるのは、パラメータ限定の妥当性である。請求された磁気特性は技術的意味を有しているのか。測定方法は十分に明確であるか。明細書は、それらの特性が微細構造や性能とどのように相関するのかを開示しているか。請求された範囲全体にわたり十分なサポートが存在するか。さらに、それらのパラメータは先行技術の PDC と比較して非自明な製品を区別するものなのか、それとも単に自明な材料を別の言葉で表現しているにすぎないのか、といった点が問われることになる。

日本の実務は、物理的又は化学的特性によって部分的に定義された製品クレームに比較的慣れている。しかし、そのことはパラメータ限定クレームにリスクがないことを意味しない。パラメータは、従来のクレーム表現では容易に記載できない構造的又は機能的特徴を捉える場合には、発明内容を明確化する有効な手段となり得る。他方で、出願人が製品の製造方法や使用方法を十分に開示する代わりに、単に望ましい特性のみを記載している場合には、かえって発明の実体を不明確にすることもある。この区別を規律するための法的手段として機能するのが、特許法第36条および第29条である。

パラメータ発明事件（偏光フィルム事件）に関する知的財産高等裁判所大合議判決も、訴訟の文脈において同様の考え方を示している。同判決は、パラメータそのものを発明該当性や特許適格性の欠陥として扱ったのではない。むしろ、明細書の開示が当該パラメータ範囲およびその技術的効果を正当化しているかどうかを問題としたのである。したがって U.S. Synthetic の事案において日本の裁判所が重視すると考えられるのは、保磁力、磁気飽和、透磁率と、微細構造および性能との間の技術的・証拠的な関連性であり、それらの測定可能な特性を用いていること自体が当該焼結体を非技術的なアイデアへと変えてしまうかどうかではない。

この点において、U.S. Synthetic は日米法の相違というよりも収斂（convergence）を示している。Federal Circuit の逆転判決は、この問題の位置付けを日本法の考え方により近づけたといえる。同裁判所は PDC を具体的な製品として扱い、実施可能要件（enablement）やその他の特許要件に関する問題については、それらを本来扱うべき法規定に委ねた。比較法上の教訓は、すべてのパラメータ限定製品が特許可能であるということではない。むしろ、物理的な製品は、そのクレームの一部が測定可能な特性によって表現されているという理由だけで「抽象的」なものとして扱われるべきではない、という点にある。

IV. 比較分析から見えてくるもの ― そして見えてこないもの

以上の6件の判決は、慎重な結論を支持している。日本法が必ずしもより多くの特許を認めるというわけではない。むしろ、日本法は分析の異なる段階において異なる問いを立てる傾向がある。PowerBlock および U.S. Synthetic については、請求対象が有体的な機械又は製造された組成物であるため、日本における入口段階の審査は比較的簡潔なものとなる可能性が高い。Yu については、ハードウェアの存在によって法定の発明カテゴリーには該当し得るものの、技術的手段の記載が不十分であるために拒絶される可能性がある。CardioNet においては、装置クレームや信号処理クレームは診断方法クレームよりもはるかに有利である。Recentive および CosmoKey においては、事業上の自動化と技術的な情報処理との区別が決定的な意味を持つ。

この比較はまた、なぜ米国特許法第101条の判断が不安定に感じられることがあるのかを示している。Alice/Mayo の分析は、しばしば複数の問いを同時に扱っている。すなわち、「このクレームは本当は何を対象としているのか」「主張される改良は技術的なものなのか」「構成要素は周知のものなのか」「特許権者は手段ではなく結果をクレームしているのではないか」「このクレームを認めることで将来の研究開発を過度に先取りすることにならないか」といった問いである。これらはいずれも特許制度において正当な関心事項である。しかし、それらすべてが発明該当性という入口段階のカテゴリーに無理なく収まるわけではない。これらの問題が第101条の枠組みに押し込まれると、同一のクレームであっても、判断者が採用する抽象化のレベル次第で、具体的なものにも抽象的なものにも見え得るのである。

もっとも、日本法にも独自の不確実性が存在する。特許庁審査基準は行政上の指針であり、あらゆる結果を定めた完全な法典ではない。英語版の翻訳もあくまで参考訳にすぎない。実際の審査結果は、審査官の運用、クレームの翻訳、補正内容、さらには先行技術の内容によって左右され得る。特にソフトウェア関連発明においては、技術的な情報処理発明と、通常のハードウェア上で実施されるビジネス方法との境界が争われることも少なくない。そのため、比較法研究においては、「日本ならこのクレームを認めるであろう」と断定するのではなく、「日本であれば問題の所在を異なる法的枠組みの中で整理する可能性が高い」と表現する方が誠実である。

より重要な教訓は制度的なものである。日本法は、発明該当性を技術性および産業上利用可能性を確認するための入口審査として比較的限定的に維持する傾向がある。そして、進歩性、サポート要件、明確性要件、および実施可能要件によって、米国の裁判所がしばしば「抽象的アイデア」分析の中で処理している問題の多くを扱っている。この役割分担によって難しい事案が消えるわけではない。しかし、それによって本当の争点はより明確になる。すなわち、「非自明な技術的貢献が存在するのか」、そして「その技術的貢献は実際にクレームされ、十分に開示されているのか」という問いである。

V. ドラフティング上の示唆

実務上の帰結は、米国向けの明細書と日本向けの全く異なる明細書を別々に作成することではない。むしろ、両国の制度に対応できる一つの技術的ストーリーを構築しつつ、それぞれ異なる法理上の争点に対応できるだけのクレーム構造を維持することである。

ソフトウェアおよびAI関連発明については、「モデルがより優れたビジネス上の成果をもたらす」という説明だけに依拠すべきではない。明細書には、解決しようとする技術的課題、関連する技術データ又はシステム上の制約、情報処理の構造、ハードウェア資源の役割、そしてなぜ当該構成が技術的効果を生み出すのかを明確に記載すべきである。また、クレームにおいてビジネス上の目的だけが唯一の進歩点として見える状態は避けるべきである。Recentive 型の発明であれば、単に機械学習をスケジューリングに利用することをクレームするだけでは不十分であり、その実装を単なる自動化以上のものにしているモデル構造、学習プロセス、データ処理、又はリソース配分に関する技術的特徴を開示し、クレームする必要がある。CosmoKey 型の発明であれば、状態遷移、時間的関係、通信チャネル間の相互作用、およびセキュリティ上の効果をクレームし、抽象的な認証概念ではなく技術的実装であることを示すべきである。

ハードウェア発明については、クレームが単に望ましい結果に依存してはならない。PowerBlock は、物理的構成要素とそれらの動作上の関係を具体的に記載することの重要性を示している。他方、Yu は、一般的なハードウェアを高い抽象度で記載しつつ、主張される改良点を機能的表現のみに委ねることの危険性を示している。日米いずれの法域においても、より安全なアプローチは、結果そのものではなく、その結果を生み出す構造又は処理内容をクレームすることである。

医療モニタリングおよび診断関連技術については、日本ではクレームカテゴリーに特別な注意を払う必要がある。装置クレーム、プログラムクレーム、制御方法クレーム、および信号処理クレームは、発明が人間の身体に対して実施される診断方法として特徴付けられないように起案すべきである。一方、米国では、同じクレームであっても、自然法則上の相関関係や診断結果そのものではなく、モニタリング技術又は信号処理技術に対する具体的な改良として位置付けるべきである。両国の要求には大きな重なりが存在するが、完全に一致するわけではない。

組成物発明やパラメータ限定発明については、パラメータが実際に技術的な役割を果たすように明細書を構成すべきである。測定方法を明確に定義し、そのパラメータと構造又は性能との関係を説明し、請求範囲全体にわたる代表的実施例を提供するとともに、補助的な範囲限定や構造的限定も確保しておくべきである。U.S. Synthetic は、測定可能な特性と微細構造との関連付けが有効であることを示している。このような関連付けは、発明該当性が主要な争点ではない場合であっても、日本法における特許法第36条および第29条の観点から有益である。

あらゆる技術分野に共通して言えることは、ドラフターは複数のレベルのクレーム具体性を維持すべきであるということである。広いクレームを追求する価値はあるが、それと同時に、技術的貢献を明確に切り出す従属クレームや十分な明細書の記載を備えておくべきである。この戦略は、米国訴訟において裁判所が発明を単なる抽象的結果として把握してしまう危険を低減するという点で有用である。同様に日本においても、発明の商業的中核を放棄することなく、進歩性、サポート要件、明確性要件、および医療行為発明に関する拒絶理由に対応する余地を確保することができる。

VI. 結論

近年の Federal Circuit における特許適格性判例と日本の発明該当性法理との比較は、過度に一般化しない場合に最も説得力を持つ。日本は、コンピュータ実装発明、診断上の知見、あるいはパラメータ限定製品であれば何でも容易に特許が認められる法域ではない。日本国特許庁（JPO）の審査は、とりわけクレームがビジネス志向である場合、結果指向的である場合、十分な裏付けを欠く場合、又は許容されない医療方法の形式で起案されている場合には、厳格なものとなり得る。

もっとも、日本法が提供しているのは、特許要件に関する問題の異なる整理方法である。具体的な機械、装置、組成物、又は技術的な情報処理システムは、「非技術的である」という一般的な理由のみで入口段階において拒絶される可能性が比較的低い。むしろ審査官は、その技術的貢献が新規であるか、進歩性を有するか、明確にクレームされているか、十分に開示されているか、そして求められる意味で産業上利用可能であるかを検討する傾向がある。このような役割分担は、単純な「親特許的（pro-patent）」な説明ほど分かりやすいものではないかもしれない。しかし、一定の抽象度に依拠しない「抽象的アイデア」分析よりも、より体系的で規律ある分析を可能にしている。

米国法の観点から見ると、日本法との比較は、特許適格性法理の過度な拡張（eligibility creep）に対する穏やかな批判を裏付けている。問題は、裁判所が発明の技術性を問うこと自体ではない。特許法は当然その問いを扱わなければならない。問題は、第101条が時として、進歩性、実施可能要件、過度な広汎性、あるいは機能的クレームに関する懸念を、それらの名称を用いることなく処理する場となっている点にある。実務家にとっての教訓は明確である。技術的ストーリーを前面に押し出し、有用な結果だけでなくそれを実現する具体的手段もクレームし、同一の発明が Alice/Mayo の下では具体的な技術的実装として、そして日本特許法第2条第1項の下では「自然法則を利用した技術的思想の創作」として理解され得るように起案すべきである。