USPTOにおける最終拒絶通知後の実務とCNIPAにおける復審米国および中国の特許実務家のための比較ガイド
要旨
本稿は、米国特許商標庁（USPTO）における最終拒絶通知後の実務と、中国国家知識産権局（CNIPA）における復審を比較し、米国および中国の特許実務家が、それぞれに馴染みのある手続を通じて相手国の制度を理解できるようにするものである。米国の最終拒絶通知は、その後の審査手続を制限する一方、補正、継続審査および審判という別個の選択肢を残す。これに対し、中国の拒絶決定に不服がある出願人は復審を利用することになり、復審では拒絶の当否の審理と、限定的な範囲での不備を解消する補正が組み合わされる。本稿は、補正および証拠に関する制限、米国の審判理由書提出前レビュー（プレアピール・レビュー）と中国の前置審査、新たな拒絶理由への対応、ならびに行政上および司法上の不服申立てに適用される期限を検討する。また、USPTOの2026会計年度の面接方針と最終拒絶通知後の面接への影響を説明し、米国の継続系出願と中国の分割出願実務を比較する。比較の軸となるのは、不服の対象となる判断、各手続で許容される審査記録、および各手続によって得られる救済である。代理人は、依頼者が必要としているのが、既存の拒絶理由の是正なのか、変更した請求項または証拠の審査なのか、それとも異なる権利範囲を確保する機会の維持なのかをまず見極め、そのうえで当該国で利用できる手続を選択し、適切な順序で進める必要がある。
はじめに
ある依頼者が、対応する米国出願と中国出願の双方について、不利な審査判断を受けたとする。請求項には依然として商業上の価値があり、明細書には有用な限定事項が代替案として開示されている。依頼者が両国について尋ねるのは同じことである。請求項を補正し、審査官と話し合い、出願手続を前に進めることはできるのか。その答えは、どのような判断が出され、どの手続がなお利用できるかによって異なる。
米国特許商標庁（USPTO）の最終拒絶通知は、審査官の下でのその後の審査手続を制限する一方で、補正、継続審査および審判について所定の選択肢を残す。中国国家知識産権局（CNIPA）の拒絶決定は通常の審査段階を終了させ、不服のある出願人を復審へと導く。中国の復審では拒絶の当否を審理するとともに、一定の不備を解消する補正も認められる。この組合せがあるため、米国の審判または継続審査請求（RCE）のいずれか一方だけをもって、中国の復審を完全に説明することはできない(35 U.S.C. §§ 132(b), 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.113–1.116; Patent Law of the People’s Republic of China arts. 38, 41 (amended 2020); Implementing Regulations of the Patent Law rr. 65–67 (revised 2023))。
比較に役立つ単位は、不服の対象となる判断、各手続で許容される審査記録、および得られる救済である。国境を越えて案件を扱う代理人は、依頼者が必要としているのが、既存の拒絶理由の是正なのか、変更した請求項または証拠の審査なのか、それとも異なる権利範囲を確保する機会の維持なのかを、まず見極める必要がある。そのうえで、当該国で利用できる適切な手続を選択する。この方法により、外国実務の理解を助ける共通点と、手続名をそのまま置き換えることが危険となる相違点の双方を説明できる。
本稿は、2026年9月23日現在の法令および指針に基づき、米国の通常の実用特許出願と中国の発明専利出願を扱う。比較は双方向で行う。馴染みのある米国の手続は中国実務の理解に役立ち、中国の復審は、米国における最終拒絶通知後の書面提出、RCE、プレアピール・レビュー、および特許審判部（Patent Trial and Appeal Board：PTAB）への審判請求がそれぞれ果たす機能を理解するための出発点となる。中国の「復審」（fushen）は拒絶された出願を対象とするものであり、付与済みの特許を対象とする米国の査定系再審査（ex parte reexamination）と混同してはならない(Chinese Patent Law arts. 41, 45; 35 U.S.C. §§ 302–307)。以下の中国の審査指南に関する引用は、2025年に改訂され、2026年1月1日に施行された2023年版『専利審査指南』を指す。その統合版はCNIPA令第84号に添付されている。
手続の転換点となる判断を見極める
米国実務における「最終」（final）とは、審査官の通知の手続上の位置づけを示すものであり、特許審判部または裁判所の判断を意味しない。通常、2回目の通知は最終とすることができるが、新たな拒絶理由がある場合には、出願人の補正によって必要となった新たな拒絶理由など、適用される例外がない限り、原則として最終とすることはできない。審査官が時期尚早に通知を最終としたとの不服は手続上の問題であり、申立て（petition）によって提起する。これに対し、請求項に特許性があるとの主張は、審判で扱う別の問題である。申立てを行っても、それだけで応答期間が停止するわけではない(37 C.F.R. §§ 1.113, 1.181(f); USPTO, Manual of Patent Examining Procedure [hereinafter MPEP] §§ 706.07(a), (c)–(d))。新たな拒絶理由に関する一般的な制限のその他の例外は、MPEP第706.07(a)節に示されている。
中国実務は、異なる手続の流れを前提とする。中国専利法第37条は、意見の陳述または補正によって審査上の指摘に対応する機会を与える。第38条は、出願がなお適用要件を満たさない場合に拒絶を認める。審査指南は、拒絶に先立ち関連する理由に応答する機会を与えることを求めるが、非最終の通知を1回行った後に最終の通知を1回行うという米国型の順序を一律に要求してはいない。したがって、審査意見通知書と拒絶決定（中国語「驳回决定」、bohui jueding）とでは、外国代理人からの指示も異なるものとなる(Chinese Patent Law arts. 37–38; CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.11, 6.1)。
この翻訳上の区別は、直ちに実務上の意味を持つ。中国の「拒絶」を受け取った米国代理人は、それが応答を求める審査意見なのか、復審請求期間を開始させる拒絶決定なのかを確認すべきである。米国の「最終拒絶」を受け取った中国代理人は、実際にどの請求項と証拠が審査官の審査対象となっており、応答期間がどれだけ残っているかを確認すべきである。いずれの名称も、こうした手続情報を伴わなければ、次に提出すべき書面を特定するものではない。
対応を選択する間も出願を維持する
米国の最終拒絶通知では、通常、3か月の短縮法定期間が設定される。規則第1.136(a)条に基づく延長は一般に可能であるが、法定上限である6か月を超えることはできない。最終拒絶通知後に期限内に書面を提出しても、それによって出願が特許許可可能な状態にならなければ、その提出だけでは出願が放棄されたものとして扱われることを防げない。また、その結果として出される助言的通知（advisory action）も、通常、新たな応答期間を与えるものではない。代理人は、最終拒絶通知の応答期限を管理するとともに、提案した補正が審査官によって採用されたかどうかを別途評価する必要がある(35 U.S.C. § 133; 37 C.F.R. §§ 1.134–1.136; MPEP §§ 706.07(f), 714.13)。
2か月以内の応答に関する実務には、期限計算上の限定的な利点がある。最終拒絶通知後の最初の応答を最終拒絶通知から2か月以内に提出し、助言的通知が当初の3か月の期間を経過した後に発送された場合、短縮期間の満了日は助言的通知の発送日となり、延長手数料はその日を基準として計算される。ただし、6か月の上限は引き続き最終拒絶通知を起算点とする。したがって、早期の提出によって庁側の応答に要した時間に対応する延長手数料が減ることはあり得るが、さらに6か月の審査期間が新たに生じるわけではない(MPEP § 714.13, including form paragraph 7.39; see also id. § 706.07(f))。
中国で最初に不服を申し立てるための期限は異なる。出願人は、拒絶決定を受領してから3か月以内に復審を請求し、復審請求料を納付しなければならない。この法定期間は、米国の短縮応答期間のように通常の方法で延長できるものではない。現在の電子送達規定では、文書が受領者の認められた電子システムに入った時点で送達が行われたものとされる。電子送達された決定について、郵便送達の15日間の推定期間を自動的に加算してはならない(Chinese Patent Law art. 41; Implementing Regulations rr. 4–6, 113; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 2.3, 2.5)。CNIPAも、公開されている期限に関する案内において、法定の復審請求期間と、延長可能な指定期間とを区別している。
権利回復は、別個の救済手段である。実施細則第6条によれば、復審請求期限を徒過したことについて「その他の正当な理由」を主張する出願人は、その期限が満了してから2か月以内に権利回復を請求し、行わなかった手続を補完し、所定の要件を満たさなければならない。同条は、不可抗力について別途規定している。代理人は、権利回復を通常の追加提出期間のように扱ったり、後日の通知によってこの特別な2か月の期間が開始すると考えて待ったりしてはならない(Implementing Regulations r. 6, paras. 1–3)。不可抗力に関する規定には、固有の条件と最終的な期限がある。
いずれの国でも、解決の可能性について話し合うことと、出願を維持するための書面を提出することとは、異なる目的を持つ。現地代理人への指示では、適用される通知、送達日または発送日、予定する実体的な応答、および非公式な働きかけで解決しなかった場合に行う代替的な提出手続を特定すべきである。
拒絶後の補正
米国の最終拒絶通知後の実務では、補正を提出することと、その補正が審査の対象として採用されること（entry）を区別する必要がある。規則第1.116条は、請求項の削除、既に指摘された方式上の要件への対応、および拒絶された請求項を審判に適した形に整える変更など、一定の補正を最終拒絶通知後も認めている。それ以外の補正については、その必要性と、より早い段階で提出しなかった理由について十分な説明が必要となる。実務上、追加の調査または検討を要する補正は、請求項を減縮し、明確な開示上の根拠があっても、採用を拒否される場合がある(37 C.F.R. § 1.116(b); MPEP §§ 714.12–714.13)。規則が定める補正の類型および審査官による採否の判断は、実体的な特許性とは分けて検討する必要がある。
例えば、認証情報を検証した後に動作を許可するコントローラを請求項が対象としているとする。明細書には、認証情報を1回の使用後に無効化することも記載されている。この限定を加えることで特許性が高まる可能性はあるが、審査官は、その組合せを評価するために追加の調査を必要とするかもしれない。出願人が当初開示の根拠を示せることは、新規事項の問題に答えるものであって、最終拒絶通知後に新たな組合せの審査を受ける権利を生むものではない。その限定が取得したい特許の中核に位置するのであれば、実質的に同じ補正を繰り返し提出して費用を見えにくくするのではなく、継続審査の費用を正面から評価すべきである。
米国では、手続が進むにつれて証拠記録の変更も難しくなる。最終拒絶通知後に提出する宣誓供述書その他の証拠には、規則第1.116(e)条が適用される。審判請求書の提出日より後で、審判理由書（appeal brief）の提出前に提出する証拠については、規則第41.33(d)(1)条が特に重要な条件を加えている。すなわち、提出が遅れた理由について所定の説明を行うことに加え、その証拠によって審判対象のすべての拒絶理由が解消されると審査官が判断しなければならない。より後の段階で提出する証拠は、所定の例外が適用されない限り、原則として排除される。したがって、予測できない効果の立証や技術的相違の説明に必要な宣言書は、代理人が審判を選択する前に準備方針を定めるべきである(37 C.F.R. §§ 1.116(e), 41.33(d); MPEP § 1206, pt. II)。規則上、審判請求書の提出当日に証拠を提出することと、その日より後に提出することは、同じ取扱いではない。
審判理由書が提出されると、補正の機会はさらに狭くなる。規則第41.33(b)条は、この段階での補正を、原則として、他の係属中の請求項の範囲に影響を与えない削除と、従属請求項を独立形式に書き換える補正に限定する。理由書を提出しても、それまで採用されていなかった補正が、審理対象の請求項になるわけではない。実務家は、審判部に何の審理を求めるのかを説明する前に、どの請求項が採用されているかを把握しておかなければならない(37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33(a)–(b), 41.37(c)(2); MPEP §§ 1204.04, 1206)。
中国の復審は異なる機会を提供するが、そこには独立した2つの制限がある。中国専利法第33条は、当初開示の範囲という境界を定める。実施細則第66条は、拒絶決定または復審通知書で指摘された不備を解消するための補正であることを要求する。したがって、出願人は、拒絶を争うことと、指摘された問題に対処する、開示に裏付けられた補正を提出することとを、相互に排他的な選択肢として扱う必要はない。適用される制限に従うことを条件として、補正は、復審請求とともに、復審通知書への応答において、または口頭審理の際に提出することができる(Chinese Patent Law art. 33; Implementing Regulations r. 66; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2; CNIPA, public consultation response (Apr. 17, 2026))。
ただし、この機会は請求項の全面的な作り直しを認めるものではない。審査指南は通常、拒絶された請求項に対する範囲の拡張、単一性を欠く技術的解決手段への変更、請求項の種類の変更もしくは請求項の追加、および拒絶と関係しない請求項や明細書の記載への補正を認めない。最後の類型について、審査指南は、明らかな記載上の誤りや、拒絶で指摘されたものと同種の不備に関する例外を認める。これらの例外によって、他の段階固有の補正制限や当初開示に関する要件が免除されるわけではない(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2, especially item (4))。CNIPAの2026年4月17日付の公開相談回答は、これらの類型を記載しているが、旧実施細則第61条への参照も含んでいる。現在適用される規定は第66条である。
コントローラの例では、米国代理人は中国代理人に対し、1回使用に関する限定がどのように拒絶理由を解消し、その導入がなぜ手続上許容されるのかを説明するよう求めるべきである。対応する米国出願を扱う中国代理人は、補正の採用、証拠提出の時期、およびRCEの必要性をそれぞれ評価すべきである。いずれの制度でも、後から提出する証拠が技術的な事実の立証に役立つことはあるが、提出の機会があるからといって、欠けている当初開示の代わりになるわけではない。
2026会計年度の方針の下での面接
最終拒絶通知後の面接は、USPTOの面接に関する実質的な基準に従って引き続き利用できる。MPEP第713.09節は、ごくわずかな追加検討だけで特許許可に至るか、審判の争点を明確にできる場合には、通常、1回の面接を認めている。既存の主張を繰り返すだけの面接や、新たな調査またはごくわずかな範囲を超える再検討を要する限定を導入する面接の請求は、拒否すべきとされる。審査官が審判または事件の処理を促進すると考える場合には、追加の面接が行われることもある。これらの基準があるため、日程調整を始める前に、話合いの目的を具体化することが重要となる(37 C.F.R. § 1.133; MPEP § 713.09)。
2026会計年度の変更は、審査官に計上される時間に関するものである。USPTOの2025年10月の説明資料は、従来の面接1回につき1時間という配分と、2026会計年度の制度における新規出願またはRCEごとに1時間を付与する仕組み（attribute hour）を対比している。面接に関する追加時間は、監督特許審査官の承認によって認められる場合がある。2026年5月の『Interview Best Practices』は、この1時間に面接そのものだけでなく、準備および関連作業も含まれることを説明している。これは審査業務の時間配分であり、1時間の面談を保証するものでも、話合いを1回に限る絶対的な上限でもない(USPTO, The Role of a Patent Examiner in the IP Community, slide 25 (Oct. 15, 2025); USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 4 (May 2026))。
実務上は、非最終の審査段階で既に面接を利用した代理人は、その後の最終拒絶通知後の面接を計画する際、追加時間の承認が必要となることを念頭に置くべきである。そのためには、具体的な未解決の争点を特定し、話合いによって事件が前進する理由を説明する必要がある。ただし、これを理由に2回目の面接が一律に利用できないと考えるべきではない。また、既存の審査記録で既に審判を進められる場合、再び話し合う機会を得ることだけを目的にRCEを提出するのは、費用との均衡を欠くことがある。
準備に際しては、利用できる時間が限られていることを踏まえるべきである。2026年5月の指針は、請求項、関連箇所および補正案を特定した、焦点を絞った事前議題を推奨している。コントローラの例では、1回使用に関する限定、その開示上の根拠、および審査官の見解を求める具体的な論点を特定する議題が有用である。この議題が最も役立つのは、新たな調査を要せず、ごくわずかな追加検討だけでその限定を評価できると考える具体的な根拠がある場合である。検討対象の補正を特定しただけでは、最終拒絶通知後の面接に関する実質的な制限を回避できない。単に「特許性」について話し合いたいという一般的な請求では、審査官が進展を期待する根拠ははるかに乏しくなる。提出した議題や補正案も審査記録の一部となるため、仮の文言にも、他の審査手続上のやり取りと同じ慎重さが必要である(USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 2–4, 7–8 (May 2026); 37 C.F.R. § 1.2; MPEP §§ 713.01, 713.04, 713.09)。『Interview Best Practices』は推奨事項を示すものであり、それに従うことが適用規則に代わるわけではない。
面接の時期は、プレアピール・レビューとの調整も必要となる。プレアピール・レビューの請求後、その請求に対する判断が出されるまでは、面接は認められない。審判理由書の提出後も、例外的な事情がない限り、面接は原則として利用できない。面接とプレアピール・レビューの両方を検討する代理人は、応答期限を徒過しないようにしながら、通常は先に面接を行うべきである(MPEP §§ 1204.02–1204.03, 713.05)。
中国における審査官との面談や電話での協議も、争点の明確化と解決に役立つが、その役割は手続の段階に左右される。拒絶決定後に拒絶を争うには、出願人は復審を利用しなければならず、元の審査官への連絡は、その請求に代わるものではない。復審自体は、書面による審理、口頭審理、またはその両方を伴うことがある。したがって、米国代理人は、USPTOの最終拒絶通知後の非公式な実務慣行や時間計上方針が中国でも適用されると考えるのではなく、中国の手続に適した形での意思疎通を求めるべきである(CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.12–4.13, 6; pt. IV, ch. 2, § 4.3; Chinese Patent Law art. 41)。
RCEによって追加の審査を受ける
米国の出願人が同じ出願について追加の審査を必要とする場合、RCEは有用である。対象となる出願について、必要な提出書類および手数料を伴って請求すれば、審査手続が終結した後でも、補正、証拠または主張を検討してもらうための手段となる。RCEは、新たな出願を開始するものでも、新たな出願日を設定するものでもない。また、出願人がまず審査官の拒絶の誤りを立証しなければならないわけでもない。もう一度審査を受ける価値がその費用に見合うと判断するだけでもよい(35 U.S.C. § 132(b); 37 C.F.R. § 1.114; MPEP § 706.07(h); USPTO, Request for Continued Examination Transmittal, PTO/SB/30, and instructions)。
もっとも、RCEにも限界がある。次に非最終の通知が出されることを保証するものではなく、独立した別個の発明へ変更する権利を与えるものでもない。新たな商業上の目的に基づく請求項をRCEで扱えると期待する場合、これらの限界が重要となる。異なる請求項戦略には継続系出願の方が適していることがある一方、RCEは係属中の出願の審査を継続するためのものである(37 C.F.R. §§ 1.114, 1.145; MPEP §§ 706.07(b), 706.07(h), pt. VI)。
中国には、このような機能の組合せを再現する、請求と手数料の納付による一般的な手続はない。拒絶後には、開示に裏付けられ、不備の解消に向けた補正を復審の中で行うことができる。この方法により、拒絶が取り消され、その後の手続が進む可能性はあるが、制度の中心にあるのは、あくまで拒絶の当否の審理と是正である。「中国版のRCEを提出してほしい」という指示では、どの不備に対応するのか、どの補正が認められるのか、なぜ拒絶を維持すべきでないのかという、重要な問題が隠れてしまう。
現在の米国での戦略を立てる際には、AFCP 2.0の終了も考慮する必要がある。同プログラムの請求期限は2024年12月14日であった。かつて同プログラムが提供していた追加検討の仕組みを、現在利用できる選択肢に含めてはならない。通常の規則第1.116条に基づく実務は引き続き重要であるが、その見込みは現行の規則および審査方針の下で評価すべきである(USPTO, After Final Consideration Pilot Program 2.0—CLOSED)。
プレアピール・レビューによる既存の拒絶理由の検証
一般に「プレアピール・ブリーフ」と呼ばれる書面は、審判理由書提出前レビュー請求（Pre-Appeal Brief Request for Review）に添付する主張書面である。この手続により、出願人は、本格的な審判理由書に費用をかける前に、庁内で焦点を絞った見直しを求めることができる。請求項の必須の限定事項について裏付けがない場合など、拒絶に明確な法律上または事実上の不備がある場合に最も適している。請求項の解釈や引用文献の教示内容について本格的な争いがある場合には、審判で可能となる、より詳細な検討を要することがある。この請求は審判の対象となる争点に関するものであり、通知を最終としたこと自体を争う申立てに代わるものではない(USPTO, New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005); MPEP § 1204.02)。
この請求は、期限内の審判請求書と同時に提出し、かつ審判理由書の提出に先立って行わなければならない。5ページという上限には、様式PTO/AIA/33は含まれない。審判請求料は必要であるが、プレアピール・レビューの追加手数料はない。先に審判請求書だけを提出し、後から期間延長を利用してレビュー請求を追加することはできない。同じ日に最終拒絶通知後の補正を提出すると、別の書面として提出していても、レビュー請求は要件不備となる。この制限は、審理を求める主張と不備を解消する補正を併せて提出することに慣れた中国の実務家にとって、特に注意を要する(MPEP § 1204.02; USPTO, Pre-Appeal Brief Request for Review, PTO/AIA/33 (rev. Nov. 2023))。
焦点を絞った請求は、短い論理の連鎖として構成できる。争点となる請求項の文言を特定し、審査官の重要な認定を示し、その認定に反する、またはその認定を裏付けていない記録上の箇所を引用したうえで、その不備が拒絶にとって重要である理由を説明する。例えば、既存の請求項が認証情報を1回の使用後に無効化することを既に要求しているのに、引用箇所が再利用可能な認証情報を記載しているのであれば、その欠落を直接指摘できる。発明の一般的な利点を5ページにわたって論じても、争点はかえって不明確になる。ただし、実際の拒絶理由には対応しなければならない。審査官が別の文献または別途明示した組合せによってその特徴を補っている場合、1つの文献における欠落を指摘するだけでは足りない。
出願人はレビュー会議に出席しない。結果としては、審判手続の続行、審査の再開、既存の請求項に基づく特許許可、または要件を満たさない請求の却下があり得る。レビュー請求が却下されても、それだけで、他の点で有効な審判請求まで却下されるわけではない。代理人は、審判理由書の提出期限を確実に守らなければならない。要件不備のレビュー請求を後日修正して再提出しても、その時点では審判請求書と同時の提出ではなくなるため、不備を治癒することはできない。審判で扱うべき争点が残るという判断は、拒絶が正しいと審判部が判断したことを意味しない。なお審判理由書が必要な場合、その提出期限は、利用可能な延長を前提として、合議体の判断の発送日から1か月、または当初の2か月の理由書提出期間の残存期間の、いずれか遅い方となる(MPEP § 1204.02; New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005))。MPEP第1204.02節は、要件不備の請求、後日の再提出、会議の結果、および審判理由書の提出期間を扱っている。
この請求を行うと、レビューが係属している間に従うべき手続の順序も定まる。合議体の判断が出る前に、審判理由書、RCE、最終拒絶通知後の補正、宣誓供述書その他の証拠、または明示的な出願放棄を提出すると、レビューは終了する。面接の制限も併せて考えると、プレアピール・レビューは、既存の拒絶理由を検証するために意識的に選択すべき手続である。新たな請求項の内容について交渉を試みながら、とりあえず手続を確保するためだけに提出すべきではない(MPEP §§ 1204.02–1204.03)。
この早期の再検討機能を説明するうえで、最も近い比較対象となるのは、中国の前置審査（qianzhi shencha）である。復審請求が正式に受理されると、復審に関する資料は、意見を求めるため審査部門に送付される。審査部門は、請求の主張に説得力がある、または許容される補正によって不備が解消されたとして、拒絶を取り消すべきとの見解を示すことがある。有利な前置審査意見が示された場合には、審査指南第3.3(5)節に基づき、復審・無効審理部が正式な復審決定を行う。審査部門が特許付与に向けた手続を再開できるのは、その決定の後である。これは中国の復審の一段階であり、出願人が審判請求書とともに選択する独立した5ページの手続ではない(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 3.1–3.3, especially § 3.3(5); CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, item 4 (Jan. 18, 2024))。現行の審査指南が言及しているのは審査部門であり、必ずしも元の審査官個人ではない。
この類推が役立つのは、両手続とも、後の審理段階への不要な移行を避けられるからである。同時に、その類推の限界も重要である。中国代理人は、許容される復審の枠組みの中で、補正した出願の再検討を求めることができるのに対し、米国のプレアピール・レビュー請求は、既存の審査記録に基づく拒絶を対象とする。したがって、米国代理人は、望む主張と許容される代替案を示した、実体的な内容を備える中国の復審請求を準備すべきである。一方、中国代理人は、その補正実務を米国のプレアピール・レビューにそのまま持ち込むべきではない。
2026年9月のUSPTOの通知は、もう1つの相違点を加えている。行政特許判事は、プレアピール会議および審判会議において第3の会議参加者となることができるが、その役割は助言に限られる。その判事は、後に当該出願の実体判断を行うPTABの合議体に加わることはできない。したがって、判事が参加したからといって、会議が審判部の決定になるわけではなく、出願人にその場で口頭弁論を行う権利が生じるわけでもない(USPTO, Update to Panels for Pre-Appeal and Appeal Conferences 1–2 (Sept. 10, 2026))。この通知は行政特許判事（APJ）の参加を認めるものであり、すべての会議への参加を義務づけてはいない。
実体審理を進めながら新たな争点に対応する
米国の出願人は、少なくとも1つの請求項が法律上の2回拒絶の条件を満たせば、審判を請求できる。最終拒絶だけが審判請求の契機となるわけではない。審判請求書（notice of appeal）の提出によって手続が始まり、通常はその後2か月以内に審判理由書を提出する。ただし、適用される延長および前述のプレアピール手続による調整がある。審判理由書では、出願人が覆すことを求める拒絶理由に対応しなければならない。従属請求項を個別に扱うべき場合には、その追加の限定事項が自動的に個別検討されると考えるのではなく、それに対応した主張を組み立てる必要がある(35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37; MPEP §§ 1204, 1205.01–1205.02)。
審査官答弁書（examiner’s answer）、必要に応じた応答理由書（reply brief）、審判送付手数料の納付、および請求した場合の口頭審理は、それぞれ別個の後続段階である。庁内の審判会議と審判部による審理判断も、異なる機能を果たす。形成される審査記録では、どの請求項が争点となっているか、審査官の論理を争う理由は何か、個別に主張したどの請求項が救済の別の根拠となるかを明確にすべきである。請求項の大幅な変更または新たな証拠を必要とする出願人は、そもそもその事件が審判による審理に適した段階にあるかを検討すべきである(37 C.F.R. §§ 41.39, 41.41, 41.45, 41.47; MPEP §§ 1207–1209)。審判送付手数料については、規則第41.45条およびMPEP第1208.01節に規定されている。
中国の復審は、方式審査、前置審査、および必要に応じた合議体による審理という順序で進む。審理を担当するのは、CNIPA専利局の復審・無効審理部である。旧専利復審委員会という名称を用いると、現在の組織構造が不明確になることがある。合議体は通常、拒絶の理由および証拠を検討するが、一定の明らかな実体上の不備を含む、所定の追加的な不備も検討することができる。したがって、復審は、拒絶に対する救済であると同時に、特許付与に向けた手続の継続でもある(Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 1, 4.1; CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, items 1, 5 (Jan. 18, 2024))。
この継続的な審査機能があるからといって、出願人が応答する機会を失うわけではない。審査指南は、不利な決定を予定する場合、補正や追加説明を要する場合、または新たな理由や証拠を導入する場合に、通知または口頭審理を行うことを定めている。書面による復審通知書に対しては、通常、受領から1か月以内に実体的な内容を備えた書面応答が必要であり、応答しない場合には、復審請求が取り下げられたものとして扱われることがある。代理人は、この後の段階で生じる応答義務を、復審を開始するための3か月の期間とは別に期限管理すべきである(Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.3)。口頭審理の通知には、固有の応答および出席に関する規定が適用される。
米国の審判実務では、新たな拒絶理由が誰によって示されたかと、書面提出の順序の双方に注意が必要である。審査官答弁書が新たな拒絶理由をそのように指定した場合、規則第41.39(b)条は、答弁書の日付から2か月以内に、審査を再開するか、審判を維持するかを選択することを求める。規則第41.39(b)(1)条に基づく審査の再開には、規則第1.111条に基づく応答が必要であり、補正または証拠を伴っても伴わなくてもよい。ただし、補正または証拠を提出する場合には、新たな拒絶理由に関連していなければならない。審判を維持する場合には、補正や証拠を添付せず、新たな拒絶理由に対応した応答理由書を提出する必要がある(37 C.F.R. § 41.39(b)–(c); MPEP § 1207.03(c))。規則第41.39(b)(2)条により、補正または証拠を伴う応答理由書は、審査再開の請求として扱われる。
審査官が新たな拒絶理由として指定しなかったことについて審査を求める出願人は、規則第1.181条および第41.40条に基づく申立手続を用いなければならない。一方、既存の審査記録に基づき、審査官が新たに示した議論に答えることだけを求める出願人は、応答理由書に適用される規則に従って、その書面で反論することができる。この申立ては、審査官答弁書が記録に収録されてから2か月以内で、かつ、いかなる応答理由書を提出するよりも前に行わなければならない。規則第41.40(d)条によれば、申立てに対する判断が出る前に、答弁書の日付から2か月以内に応答理由書を提出すると、申立てを取り下げ、審判を維持するものとして扱われる。申立ては応答理由書の提出期間の進行を停止させ、その申立てに対する決定が、次の応答期間と提出すべき書面を指定する。したがって、代理人は、申立てと応答理由書を安全に同時並行で進められる独立した提出物と考えるのではなく、両者の順序を管理しなければならない(37 C.F.R. §§ 1.181, 41.40(a)–(e), 41.41(b)(2); MPEP § 1207.03(b) (discussing In re Durance, 891 F.3d 991, 998 (Fed. Cir. 2018)))。申立てが認容された場合には、審査を再開するために規則第1.111条に基づく応答を提出する2か月の期間が与えられる。認容されなかった場合には、1通の応答理由書を提出する2か月の期間が与えられる。規則第41.40(d)条は、応答理由書の提出によって申立てが取り下げられたものとなる時期的条件を定めている。
審判部が規則第41.50(b)条に基づいて新たな拒絶理由を指定した場合には、審判部の決定から2か月以内に、これとは異なる選択を行う必要がある。規則第41.50(b)(1)条に基づく審査の再開には、拒絶された請求項についての適切な補正、その請求項に関連する新たな証拠、またはその両方が必要となる。もう1つの選択肢は、規則第41.50(b)(2)条に基づき、既存の審査記録による再審理（rehearing）を求めることである。したがって、審査官が新たな拒絶理由を指定した後には審査再開の根拠となり得る主張だけの応答も、審判部の新たな拒絶理由を受けた審査再開の要件は満たさない。審判部の決定が新たな拒絶理由を含むのに、そのように指定されていないと主張する場合には、審査官答弁書に対する申立手続ではなく、規則第41.50(c)条および第41.52条に基づき、期限内に再審理を請求しなければならない。規則第41.39条、第41.40条および第41.50条の期間については、通常の規則第1.136(a)条に基づく延長を利用できないため、通常の最終拒絶通知後の応答期間とは別に期限管理する必要がある(37 C.F.R. §§ 41.39(c), 41.40(e), 41.50(b)–(c), (f), 41.52; MPEP §§ 1207.03, 1213)。規則第41.50(c)条によれば、審判部が新たな拒絶理由を指定しなかったとの問題を期限内の再審理請求で提起しなければ、指定に関する主張を放棄したものとされる。個別に請求する期間延長については、これらの規則は特許出願人に規則第1.136(b)条を参照させており、同条(a)項の手数料納付による自動的な延長規定は適用されない。
いずれの庁でも、有利な結果を得たことの意味は、依頼者に正確に説明しなければならない。争っていた拒絶理由が解消されると、その後の手続または審査が進むことがある。しかし、それは必ずしも直ちに特許が付与されることを意味しない。中国の実務家は、米国における審査の再開と審判部による拒絶の取消しを区別すべきであり、米国の実務家は、中国の拒絶決定の取消しと特許付与の完了を区別すべきである。中国では、再開後の審査は復審決定に従わなければならない。審査指南第4部第2章第7節は、同一の事実、理由および証拠に基づいて、復審決定に反する決定を行うことを禁止する。したがって、有利な決定は、それ自体で特許を付与するものではなくても、その後の審査を拘束する(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 7)。拒絶決定が取り消されると、出願は審査部門に戻される。同部門は復審決定に従って手続を進める義務があり、同一の事実、理由および証拠に基づいて反する決定を行うことはできない。
別出願によって異なる権利範囲の確保を図る
米国の継続出願または分割出願は、先の出願の利益の享受および同時係属に関する要件を満たすことを条件として、開示に裏付けられた請求項を追求できる別個の出願を生み出す。これに対し、RCEは既存の出願を継続する。現在の請求項に対する拒絶を争いながら、開示に裏付けられた別の請求項群も追求したい場合には、この区別が商業上重要となる。子出願は別の選択肢を確保することができるが、その提出自体が親出願の拒絶理由通知への応答になったり、親出願の期限の進行を止めたりするわけではない(35 U.S.C. §§ 120–121; 37 C.F.R. § 1.78; MPEP §§ 201.06–201.07)。
中国の分割出願でも、別個に主題を追求できるが、提出できる時期は中国の規則に基づいて検討しなければならない。拒絶決定後は、復審を請求しない場合でも、その決定の受領から3か月以内に分割出願を提出できる。そのほか、復審が係属している期間、復審決定の受領後3か月の期間、およびその決定を争う行政訴訟の係属期間にも提出の機会がある。ただし、これらの機会があるからといって、あらゆる新たな請求項が認められるわけではなく、当初開示その他の実体的な要件は引き続き適用される(CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; Chinese Patent Law art. 33; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese))。
再分割出願は、米国代理人にとって特に注意すべき問題となる。中国の提出時期は、原則として原出願を基準とし、分割出願の単一性の欠如を審査官が指摘したことに対応して行う再分割について、所定の例外が設けられている。したがって、子出願がなお係属しているからといって、米国実務で馴染みのある継続出願の連鎖と同じ戦略が可能であると考えてはならない。事業の方向が変わった場合には、指示において取得したい請求項を明確にし、中国のどの提出可能期間を実際に利用できるかを確認すべきである(CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese))。
司法審査の前提となる庁内決定を特定する
米国の審査官との実体上の見解の相違が裁判所で扱われるのは、通常、PTABによる審理の後である。対象となる不利な審判部の決定を受けた特許出願人は、適用される選択および期限の規則に従い、米国特許法第141条に基づく連邦巡回区控訴裁判所での審査を求めるか、別の手段として第145条に基づく民事訴訟を提起することができる。審査官の最終拒絶通知と審判部の審決は、その流れの中で異なる位置を占める。規則第90.3条によれば、控訴通知の提出または民事訴訟の提起の通常の期限は、審判部の最終決定の日付から63日後である。期限内に再審理を請求した場合、通常、その請求に対する処分の日から63日という期間が改めて開始する(35 U.S.C. §§ 141(a), 145; 37 C.F.R. §§ 90.1–90.3, especially § 90.3(a)(1), (a)(3)(i), (b)(1)–(2), (c); MPEP § 1216)。同じ当事者がその後さらに再審理を請求しても、審判部の命令で認められない限り、期間は再度開始しない。同規則は、休日に関する期限計算、期間満了前に正当な理由に基づいて請求する延長、および満了後に宥恕されるべき懈怠（excusable neglect）に基づいて請求する延長も扱っている。これらの出願人の不服申立ての選択肢を、すべての特許付与後の手続に一般化すべきではない。
中国では、専利法第41条により、復審決定に不服のある出願人は、その受領から3か月以内に裁判所へ訴えを提起できる。したがって、中国の期間は受領を起算点とするのに対し、米国の通常の期間は決定の日付を起算点とする。依頼者への報告や指示においては、当初の拒絶、庁の復審決定、および裁判所の判決を区別しなければならない。代理人に単に「不服を申し立ててほしい」と依頼する際にも、どの判断を対象とし、どの機関に申し立てるのかを特定すべきである(Chinese Patent Law art. 41, para. 2)。
よくある4つの依頼者の課題への応用
開示に裏付けられた代替案について審査を受けたい場合
コントローラと1回使用の認証情報の例に戻ろう。拒絶された請求項に1回使用の限定がない場合、米国での対応の判断は、最終拒絶通知後に審査官がその変更を採用して評価できるかどうかに一部左右される。追加の審査が必要であれば、RCEが適切な手段となり得る。中国では、復審の中で、不備の解消に向けた補正を評価すべきである。したがって、同じ技術的な提案であっても、開示上の根拠、手続上の許容性、および求める手続上の救済について、それぞれ別の指示が必要となる。
既存の拒絶理由が限定事項を見落としている場合
請求項がその限定を既に含んでいるのに、審査官の拒絶理由がそれを考慮していない場合、商業上の目的は既存の権利範囲を維持することにあるかもしれない。米国では、焦点を絞ったプレアピール・レビュー請求によって、本格的な審判理由書の提出前に、明示できる誤りを検証できる。中国の復審請求でも、それに対応する拒絶の不備を指摘できる。両国で反射的に請求項を減縮すれば、判断を是正する必要性と、請求する発明を変更する必要性とを混同することになる。
追加の面接を希望する場合
米国で以前の面接によって通常の時間配分を既に使っている場合、代理人は、追加の話合いのために審査官が準備を行い、必要に応じて追加時間の承認を得るべき理由を説明すべきである。最終拒絶通知後の面接に関する実質的な基準も引き続き重要となる。ただし、プレアピール・レビュー請求が係属した後は、面接の制限に従う必要がある。対応する中国案件では、まず、通常の審査がなお継続しているのか、それとも拒絶決定を受けて復審が必要なのかを確認する。その答えに応じて、話合いの申入れを行うことになる。
依頼者が別の商業的実施形態を求める場合
新たな目的が、開示に裏付けられた別の実施形態または請求項のカテゴリーに関するものである場合、審判理由書や復審中の補正でその変更に対応できると当然に考えるべきではない。米国の継続出願実務と中国の分割出願実務は、別途分析する必要がある。代理人は、新たな請求項戦略のための出願機会を確保するとともに、親出願の請求項を引き続き追求することが費用に見合うかどうかを、独立して判断すべきである。
意図した結果につながる指示を行う
中国での審査手続を指揮する米国代理人は、拒絶決定とその送達日を特定し、判断の誤りを説明するか、認められる是正補正を提案し、分割出願による権利範囲の確保を検討すべきかを確認する必要がある。復審請求では、開示および補正に関する制限の範囲内で、救済を求める実体的な根拠を提示しなければならない。
米国での審査手続を指揮する中国代理人は、現在適用される期限、採用済みの請求項、および利用可能な証拠を確認したうえで、依頼者の目的に資する手続を選択し、順序を定めるべきである。限定的な最終拒絶通知後の書面提出、面接、RCE、プレアピール・レビュー請求、通常の審判手続、および継続系出願は、それぞれ異なる機能を果たす。効果的な国際案件の指示とは、商業上の目的を維持しつつ、求める対応を相手国の庁の手続に適合させるものである。
