특허적격성의 재구성: 일본의 기술성(Technicality) 원칙을 통해 본 미국 특허법 제101조 판례

I. 서론

최근 연방순회항소법원(Federal Circuit)의 특허적격성(patent eligibility) 관련 판결들은 단순히 미국 특허법이 특정 기술 분야에 대해 적대적으로 변했다는 사실만을 보여주는 것이 아니다. 오히려 보다 구체적이고 제도적인 현상을 보여준다. 즉, 미국은 종종 다른 특허제도에서 진보성(inventive step), 실시가능성(enablement), 기재요건(support), 또는 청구범위 명확성(claim clarity)의 문제로 다루는 사항들을 특허적격성이라는 문턱 단계(threshold eligibility doctrine)에서 해결하려 한다는 점이다. 여기서 중요한 것은 다른 제도가 반드시 더 관대하다는 의미가 아니라는 것이다. 그것들은 단지 다른 방식으로 엄격할 수 있다. 중요한 점은 이러한 검토가 어떤 법적 단계에서 이루어지는가이다.

일본은 유용한 비교 대상으로 기능한다. 일본 특허법은 출발점부터 다른 개념적 언어를 사용하기 때문이다. 일본 특허법 제2조 제1항은 “발명”을 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것”으로 정의한다. Tokkyo-ho [Patent Act], Law No. 121 of 1959, art. 2(1) (Japan). 이어 제29조 제1항은 산업상 이용가능성(industrial applicability)을 요구하고, 제29조 제2항은 익숙한 진보성(inventive step) 심사 기준을 제공한다. Id. art. 29(1)-(2). 일본 특허청(JPO)의 심사기준(Examination Guidelines) 및 심사편람(Examination Handbook)은 이러한 조항을 보다 구체화하면서, 법정 발명(statutory invention)에 해당하지 않는 대상, 산업상 이용가능성 하의 의료행위 제외, 기재요건·명확성·실시가능성 요건, 그리고 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에 관한 보다 구체적인 심사 체계를 제시하고 있다. Japan Patent Office, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan pt. III, ch. 1, §§ 1, 2.1–2.2, 3.1.1–3.2.1; id. pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, §§ 2–3; Japan Patent Office, Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan Annex B, ch. 1, §§ 2.1, 2.1.1.1–2.1.1.2, 2.2.3; id. Annex D, pts. 2–3.

그러나 이러한 체계를 과장해서는 안 된다. 일본법이 컴퓨터, 프로세서, 카메라 또는 측정 가능한 물성(parameter)을 기재한 모든 청구항에 대해 자동적으로 특허적격성을 인정하는 것은 아니다. 단지 상업적 규칙(commercial rule), 정신적 과정(mental process), 원하는 결과(desired result), 또는 빈약한 기능적 목표(functional objective)만을 기여하는 청구항은 여전히 어려움에 직면할 수 있다. 다만 일본에서는 그러한 어려움이 보다 구체적이고 한정된 형태로 나타나는 경향이 있다. 예를 들어 소프트웨어 청구항은 주장된 정보처리가 하드웨어 자원을 통해 구체적으로 실현되지 않았거나, 주장된 기술적 효과가 뒷받침되지 않거나 자명하다는 이유로 거절될 수 있다. 의료 관련 청구항은 인체를 대상으로 하는 진단방법으로 작성되었다는 이유로 문제가 될 수 있다. 파라미터 정의 제품(parameter-defined product)은 해당 파라미터가 불명확하거나, 명세서에 의해 뒷받침되지 않거나, 청구된 범위 전반에 걸쳐 충분히 실시 가능하지 않다는 이유로 거절될 수 있다. 이는 디지털 카메라, 다결정 다이아몬드 복합체(diamond compact), 또는 인증 프로토콜(authentication protocol)을 단순히 “추상적 아이디어(abstract idea)”라고 부르는 것과는 전혀 다른 접근이다.

본 논문은 여섯 건의 연방순회항소법원 판결을 비교 분석의 출발점으로 삼는다. Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., 134 F.4th 1205 (Fed. Cir. 2025); PowerBlock Holdings, Inc. v. iFit, Inc., 146 F.4th 1366 (Fed. Cir. 2025); CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc., 955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020); U.S. Synthetic Corp. v. International Trade Commission, 128 F.4th 1272 (Fed. Cir. 2025); Yu v. Apple Inc., 1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021); and CosmoKey Solutions GmbH & Co. KG v. Duo Security LLC, 15 F.4th 1091 (Fed. Cir. 2021). 물론 이러한 비교는 본질적으로 예측적(predictive)이다. 실제 JPO 거절이유통지서(office action)를 재현하려는 것이 아니며, 미국 청구항이 기술적 실질을 변경하지 않은 채 일본식 청구항 형식으로 번역된다는 가정에 기초한다. 이러한 전제를 감안하더라도, 이들 판결은 반복적으로 나타나는 하나의 패턴을 시사한다. 즉, 청구항이 구체적인 기술적 구현(concrete technical implementation)에 기반하고 있을수록 일본 실무는 핵심 쟁점을 특허적격성 이후 단계에서 다루는 경향이 있는 반면, 미국법은 때때로 동일한 우려를 제101조를 통해 해결하려 한다는 점이다.

II. 일본의 특허적격성 법리: 더 좁은 문턱, 그러나 결코 면제는 아니다

일본의 특허적격성(patent eligibility) 심사는 발명의 법정 정의(statutory definition of invention)에서 출발한다. 청구된 대상이 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이어야 한다는 요건은 자연법칙 그 자체, 단순한 발견(mere discoveries), 자연법칙을 이용하지 않는 배열(arrangements), 정신적 활동(mental activities), 미적 창작물(aesthetic creations), 그리고 단순한 정보의 제시(mere presentation of information) 등을 특허적격성의 범위 밖으로 배제한다. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, § 2.1. 또한 심사기준은 “고도한(highly advanced)”이라는 문구가 제2조 제1항에 진보성(inventive step)을 끌어들이는 것이 아니라는 점을 분명히 하고 있다. 진보성은 별도로 제29조 제2항에서 심사된다. 이러한 구분은 미국 특허법 제101조와의 비교에서 핵심적인 의미를 가진다.

일반적인 기계, 전기회로, 신호처리 장치, 화학제품, 산업용 도구의 경우 제2조 제1항 심사는 대개 주요 쟁점이 되지 않는다. 청구된 대상은 자연법칙을 이용하고 있으며 기술적 제품 또는 공정으로 구성되어 있기 때문이다. 실제 쟁점은 신규성(novelty), 진보성(inventive step), 실시가능성(enablement), 기재요건(support), 그리고 명확성(clarity)으로 이동한다. 이는 일본의 심사가 관대하다는 의미가 아니다. 단지 심사관이 다른 요건을 검토하기에 앞서 해당 청구항이 추상적 개념(abstract concept)을 “지향하고 있는지(directed to)”를 먼저 묻는 경우가 상대적으로 적다는 의미이다.

소프트웨어와 AI 분야에서는 보다 신중한 검토가 필요하다. JPO 심사편람은 심사관에게 우선 제III부 제1장을 검토하도록 하고, 그 검토만으로 문제가 해결되지 않는 경우에는 소프트웨어 관점에서 해당 정보처리가 하드웨어 자원을 이용하여 구체적으로 실현(concretely realized)되고 있는지를 판단하도록 지시한다. Examination Handbook Annex B, ch. 1, §§ 2.1.1, 2.1.1.1–2.1.1.2. 이러한 판단은 단순히 “컴퓨터(computer)”라는 단어를 기재했다고 해서 충족되는 것이 아니다. 사업 수행 방법, 게임 방법, 또는 수학적 공식 계산 방법은 청구항 전체를 보았을 때 기술적 정보처리(technical information processing)를 제시하지 못한다면 여전히 거절될 수 있다. 반대로 소프트웨어 관련 발명은 소프트웨어와 하드웨어 자원의 협력을 통해 특정한 정보처리 장치 또는 동작 방법을 구성하는 경우 제2조 제1항 요건을 충족할 수 있다. Id. § 2.1.1.2. 심사편람의 예시는 이러한 차이를 구체적으로 보여준다. 단순히 판매를 예측하는 컴퓨터는 거절될 수 있지만, TF-IDF 기반 문서 요약과 같이 구체적인 계산 또는 처리 방식을 기재하는 컴퓨터는 법정 발명(statutory invention) 요건을 충족할 수 있다. Id.

일본 판례 역시 같은 방향을 보여주지만, 항상 동일한 결론에 도달하는 것은 아니다. Point Management Method 사건에서 지식재산고등법원(IP High Court)은 네트워크와 포인트 계정 데이터베이스를 이용한 포인트 관리 정보의 흐름을 개시한 청구항이 포인트 관리 처리와 하드웨어 자원이 어떻게 협력하는지를 구체적으로 설명하지 않았다는 이유로 특허적격성을 부정한 결론을 유지하였다. Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method). 또한 Hashing 사건에서는 청구항이 알고리즘이 산술회로(arithmetic circuit)에서 어떻게 동작하는지를 기재하지 않았기 때문에, 법원은 해당 장치를 사실상 수학적 알고리즘에 불과한 것으로 보았다. Intell. Prop. High Ct., Feb. 29, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10239 (Hashing). 반면 Interactive Dental Treatment Network 사건에서는 인간의 판단이 여전히 개입된다는 점에도 불구하고, 청구된 컴퓨터 기반 치과 치료 시스템이 네트워크 서버, 데이터베이스, 통신망, 컴퓨터, 영상표시장치, 영상처리 등 구체적인 기술수단을 제공한다는 이유로 JPO의 거절결정을 취소하였다. Intell. Prop. High Ct., June 24, 2008, 2007 (Gyo-Ke) No. 10369 (Interactive Dental Treatment Network).

의료기술 분야에서는 또 다른 제한이 존재한다. JPO는 인간에 대한 수술(surgery), 치료(therapy), 또는 진단(diagnosis) 방법을 산업상 이용가능성(industrial applicability)이 없는 것으로 취급한다. 그러나 의료기기, 의약품, 또는 장치 제어 및 데이터 처리 발명을 단지 의료행위에 사용된다는 이유만으로 배제하지는 않는다. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1. 이는 실무상 매우 명확한 구분이다. 동일한 기술적 통찰이라도 인간을 대상으로 수행되는 진단행위로 청구되는지, 아니면 장치(device), 프로그램(program), 또는 신호처리 방법(signal-processing method)으로 청구되는지에 따라 일본에서의 특허적격성 판단은 크게 달라질 수 있다.

최근 일본 판례는 의료 분야에서의 제품·장치(product/device) 중심 접근을 더욱 강화하고 있다. 2025년 Tokai Ika 대합의체 판결에서 지식재산고등법원은 인간으로부터 채취한 성분을 사용하고 다시 그 인간에게 반환하도록 의도된 제품 발명이, 그 이유만으로 산업상 이용가능성이 없는 의료행위 발명에 해당하지는 않는다고 판시하였다. Intell. Prop. High Ct., Special Div., Mar. 19, 2025, 2023 (Ne) No. 10040. 이 판결은 JPO의 제품·장치와 의료행위의 구별과 일관되지만, 인간에 대한 수술·치료·진단 방법 자체를 청구하는 경우까지 예외를 인정한 것으로 이해되어서는 안 된다.

마지막으로, 일본법은 파라미터(parameter) 또는 기능적 표현(functional language)을 사용하는 청구항에 비교적 우호적이지만, 이는 제36조와 제29조의 제약 아래에서만 가능하다. 청구항은 명세서에 의해 뒷받침되어야 하고, 발명을 특정할 수 있을 정도로 명확해야 하며, 통상의 기술자의 일반적 지식을 고려할 때 실시 가능해야 한다. Patent Act art. 36(4)(i), 36(6)(i)–(ii); JPO Examination Guidelines pt. II, ch. 1, § 1; id. pt. II, ch. 2, sec. 2, §§ 2.1–2.2; id. pt. II, ch. 2, sec. 3, §§ 2.1–2.3, 4.1.1. 따라서 파라미터로 정의된 제품(parameter-defined product)은 단지 파라미터를 사용한다는 이유만으로 문제시되지 않는다. 문제가 되는 경우는 해당 파라미터가 기술적 의미를 가지지 못하거나, 측정 방법이 불명확하거나, 명세서가 청구 범위 전체를 뒷받침하지 못하거나, 또는 그 파라미터가 자명한 제품을 단지 다른 방식으로 표현하는 것에 불과한 경우이다.

지식재산고등법원 대합의체의 Parameterized Patent 또는 Polarizing Film 사건은 이에 대한 대표적인 사법적 기준을 제시한다. 해당 사건에서 청구된 필름은 두 개의 기술적 파라미터 간 수치적 관계를 통해 정의되어 있었다. 법원은 문제를 특허적격성의 관점이 아니라 기재요건(support requirement)의 관점에서 분석하면서, 명세서가 해당 파라미터 범위가 문제를 해결한다는 점을 개시하고 있는지, 또는 통상의 기술자가 일반적 기술지식을 통해 이를 인식할 수 있는지를 검토하였다. Intell. Prop. High Ct. Grand Panel, Nov. 11, 2005, 2005 (Gyo-Ke) No. 10042 (Parameterized Patent/Polarizing Film). 이 판결은 일본법이 파라미터 청구를 하나의 범주(category)로서 수용할 수 있으면서도, 선택된 범위에 대해 상당한 증거적 뒷받침을 요구한다는 점을 상기시켜 준다.

이러한 제한과 예외들은 비교가 지나치게 단순화되는 것을 방지한다. 일본의 특허적격성 심사 기준은 많은 기술 분야에서 미국의 “추상적 아이디어(abstract idea)” 심사보다 좁지만, 결코 공허한 것은 아니다. 일본은 단지 다른 첫 번째 질문을 던질 뿐이며, 이후의 어려운 특허성 문제들을 다른 법적 조항들로 분산시켜 처리한다.

III. 법리적 쟁점 배분의 사례 연구

A. 경계선상의 소프트웨어: Recentive와 CosmoKey

1. 비교 논제에 있어 어려운 사례로서의 Recentive

Recentive는 청구된 목적이 기술적(technical)이라기보다 상업적(commercial)이었다는 점에서 본 비교 논제에 가장 어려운 사례이다. 해당 특허들은 라이브 이벤트를 위한 텔레비전 방송 일정과 네트워크 맵을 생성하기 위해 머신러닝 모델을 사용하는 것을 청구하였다. 청구항은 과거 및 실시간 이벤트 정보를 수신하고, 머신러닝 모델을 학습시키거나 활용하며, 시청률(viewership), 수익(revenue), 또는 이윤(profit)과 같은 목표를 최적화하도록 설계된 일정 또는 맵을 출력하는 단계를 포함하였다. 특허권자는 새로운 머신러닝 아키텍처나 학습 기법을 주장하지 않았으며, 주장된 신규성은 알려진 머신러닝 도구를 방송 일정 및 네트워크 맵 작성 환경에 적용한 데 있었다. 연방순회항소법원(Federal Circuit)은 Rule 12(b)(6)에 따른 기각을 유지하면서, 해당 청구항들이 일반적인 머신러닝을 사용하여 사업상 일정 및 맵 작성을 최적화하는 추상적 아이디어(abstract idea)를 지향하고 있으며, 추가된 컴퓨터 구현 역시 발명의 개념(inventive concept)을 제공하지 못한다고 판시하였다. Recentive, 134 F.4th at 1213–19.

신중한 일본식 분석은 “머신러닝을 사용하는 것”이 추상적인지 여부를 먼저 묻는 것에서 시작하지 않을 것이다. 대신 청구된 발명이 전체적으로 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인지, 그리고 소프트웨어를 이용하고 있는 이상 해당 정보처리가 하드웨어 자원을 통해 구체적으로 실현되고 있는지를 검토할 것이다. 이러한 판단은 청구항 작성 방식에 따라 달라질 수 있다. Point Management Method 사건과 심사편람의 판매 예측(sales-prediction) 예시는 쉽게 특허적격성을 인정할 수 없음을 보여준다. 네트워크(network), 데이터베이스(database), 모델(model), 서버(server)와 같은 용어만으로는 소프트웨어와 하드웨어의 구체적 협력이 입증되지 않는다. See Intell. Prop. High Ct., Sept. 26, 2006, 2005 (Gyo-Ke) No. 10698 (Point Management Method); Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2. 단순히 사업상 일정 작성 규칙을 기재하고 일반적인 컴퓨터 실행을 덧붙인 청구항이라면 특허법 제2조 제1항상 실질적인 문제가 발생할 수 있다. 반면 구체적인 데이터 구조, 모델 학습 연산, 자원 배분 제약, 그리고 기계 출력(machine outputs)을 포함하는 정보처리 시스템을 청구한다면 법정 발명(statutory invention)으로서의 지위는 훨씬 강해질 것이다.

그러나 보다 강한 형태로 청구되었다고 하더라도 Recentive는 일본에서 여전히 취약할 가능성이 높다. 그 취약성은 아이디어가 추상적이라는 독립적인 결론이라기보다 진보성(inventive step)이나 기재요건(support requirement) 문제로 나타날 가능성이 크다. JPO는 알려진 머신러닝 모델을 알려진 일정 작성 목표에 적용하는 것이 단순한 사업 문제의 자동화를 넘어서는 기술적 특징(technical feature)을 제공하는지를 검토할 것이다. 또한 명세서가 청구범위 전체에 걸쳐 주장된 효과를 뒷받침하는지도 살펴볼 것이다. 만약 유일한 개선점이 더 나은 사업상 일정이라면, 설령 청구항이 제2조의 문턱을 통과하더라도 일본에서의 특허성은 매우 약할 것이다.

이는 중요한 한계점이다. Recentive를 근거로 일본이 사업 지향적 AI 청구항을 일반적으로 허용한다고 말해서는 안 된다. 보다 설득력 있는 결론은 훨씬 좁다. 즉, 일본 심사는 출원인으로 하여금 아키텍처, 데이터 처리, 학습 방법, 또는 기술적 제약조건과의 상호작용 속에서 기술적 기여(technical contribution)를 특정하도록 요구할 가능성이 높다는 것이다. 미국법은 제101조를 통해 유사한 선별 기능을 수행하였고, 일본 실무는 이를 소프트웨어 관련 발명 심사체계와 특허법 제29조 제2항 및 제36조를 통해 수행할 가능성이 높다.

2. CosmoKey와 보다 강한 소프트웨어 사례

CosmoKey는 소프트웨어 스펙트럼에서 다른 위치에 있는 사례이다. 청구된 인증 방법은 단말기(terminal), 거래 상대방(transaction partner), 인증 장치(authentication device), 모바일 장치(mobile device), 그리고 두 개의 통신 채널(two communication channels)을 사용하였다. 사용자 장치상의 인증 기능(authentication function)은 평상시에는 비활성 상태였고, 사용자가 특정 거래를 위해서만 이를 활성화하였다. 시스템은 그 활성화가 미리 정해진 시간적 관계(predetermined timing relation) 내에서 이루어졌는지를 확인하였으며, 이후 해당 기능은 자동으로 비활성화되었다. 지방법원은 청구항이 인증(authentication)이라는 추상적 아이디어를 대상으로 한다고 보았으나, 연방순회항소법원은 이를 뒤집었다. 재판부는 인증이 추상적으로 설명될 수 있다는 점을 최종적으로 판단하지 않은 채 가정하고, Alice 2단계에서 청구된 요소들의 결합이 특정 컴퓨터 구현 인증 기술에 대한 구체적인 개선을 기재하고 있다고 판시하였다. CosmoKey, 15 F.4th at 1096–99.

일본의 법정 발명(statutory invention) 분석은 Recentive보다 이 사건에서 더 많은 검토 여지를 가질 것이다. 이 청구항은 단순히 컴퓨터로 구현된 상업적 목표에 관한 것이 아니다. 청구항은 장치 상태(device states), 다중 채널을 통한 통신, 시간적 관계(timing relation), 특정 거래 기간 동안의 활성화, 그리고 자동 비활성화를 구체적으로 규정하고 있다. 이러한 제한들은 네트워크 시스템 내에서 정보 교환과 장치 상태 제어가 이루어지는 구체적인 패턴을 설명한다. JPO의 소프트웨어 발명 심사 체계하에서는 이러한 유형의 청구항이 소프트웨어와 하드웨어의 협력에 의해 구체적으로 실현된 정보처리로 평가될 가능성이 높다. See Examination Handbook Annex B, ch. 1, § 2.1.1.2.

이러한 결론은 단순히 해당 발명을 “시스템(system)”이라고 부른 데서 나오는 것이 아니다. Interactive Dental Treatment Network 사건이 유용한 이유는 법원이 시스템이라는 표현 자체를 결정적인 요소로 보지 않았기 때문이다. 법원은 청구된 네트워크, 데이터베이스, 컴퓨터, 영상 표시 장치, 그리고 영상 처리 구성이 해당 과업을 수행하기 위한 기술적 수단(technical means)을 제공하는지 여부를 검토하였다. 이러한 논리는 인간적·상업적·보안적 관행을 단순히 시스템 언어로 재표현한 청구항의 경우에는 오히려 반대로 작용할 수 있다.

반론은 추상성(abstraction)이 아니라 통상성(conventionality)에 초점을 맞출 것이다. 다중 요소 인증(multi-factor authentication), 별도 채널 확인(out-of-band confirmation), 시간 제한 도전(timed challenges), 그리고 일시적 활성화(temporary activation)는 이미 알려진 보안 개념들이었다. 따라서 선행기술이 이러한 특징들을 결합할 동기를 제공한다면 일본 심사관은 해당 청구항을 진보성 결여로 거절할 수 있다. 그러나 바로 이것이 비교의 핵심이다. 연방순회항소법원은 § 101의 2단계에서 청구된 결합이 잘 알려져 있고(well-understood), 일상적이며(routine), 통상적인(conventional) 것인지를 물어야 했다. 반면 일본 심사관은 일반적으로 특허법 제29조 제2항에 따라 동일한 질문을 제기할 것이며, 청구항 언어가 지나치게 기능적(functional)이라면 제36조상의 기재요건이나 명확성 요건도 함께 검토할 것이다.

종합하면, Recentive와 CosmoKey는 소프트웨어 관련 비교가 “일본은 미국이 거절한 것을 허용한다”는 식으로 단순화될 수 없음을 보여준다. 사업 지향적 AI 청구항은 기술적 구현이 실질적인 역할을 하지 않는 한 일본에서도 여전히 취약하다. 반면 보안 프로토콜이나 네트워크 제어 기술은 보다 쉽게 기술적(technical)인 것으로 평가될 수 있지만, 그 역시 선행기술에 비추어 특허성을 입증해야 한다.

B. 기계, 하드웨어, 그리고 결과 지향적 청구: PowerBlock과 Yu

1. 과도한 추상화에 대한 통제 사례로서의 PowerBlock

PowerBlock 사건은 모터로 구동되는 선택기(selector)를 갖춘 조절식 덤벨(selectorized dumbbells)에 관한 것이었다. 청구항은 중첩된 중량판(nested weight plates), 손잡이(handle), 여러 조정 위치를 갖는 이동 가능한 선택기(movable selector), 그리고 선택기에 결합된 전기 모터(electric motor)를 기재하였다. 사용자가 원하는 중량을 선택하면, 모터가 선택기를 물리적으로 이동시켜 해당 중량판들을 결합하도록 되어 있었다. 지방법원은 이러한 청구항을 일반적인 구성요소를 이용하여 중량 선택을 자동화하는 추상적 아이디어로 보았다. 그러나 연방순회항소법원은 이를 뒤집고, 해당 청구항이 유형의 기계 시스템(tangible mechanical system)에서 자동 중량 조절을 수행하는 구체적인 방식에 관한 것이라고 강조하였다. PowerBlock, 146 F.4th at 1371–73.

일본법의 관점에서 보면, 이 사건은 본 논문에서 다루는 사례들 가운데 특허법 제2조 제1항 문제로 보기 가장 어려운 사례에 가깝다. 해당 발명은 물리적 구성요소를 사용하여 실제 물리적 움직임을 발생시키는 기계적·전기적 장치이다. 또한 통상적인 의미에서 산업상 이용가능성도 갖추고 있다. 그렇다고 해서 청구항이 반드시 특허 가능하다는 의미는 아니다. 알려진 선택기 메커니즘을 모터화한 것이 자명할 수도 있으며, 선택기 및 제어 관련 구성의 범위가 문제 될 수도 있다. 그러나 일본 심사관이 이 청구항을 법정 발명(statutory invention)의 범주 밖에 있다고 볼 이유는 거의 없을 것이다.

따라서 PowerBlock의 가치는 방법론적(methodological)이다. 이 사건은 청구항의 “아이디어(idea)”를 지나치게 높은 수준의 추상성에서 정의할 경우, 평범한 기계조차 의심스러운 대상으로 보일 수 있다는 위험성을 보여준다. 일본법은 이러한 문제를 특별히 교정할 필요가 없다. 왜냐하면 특허법 제2조 제1항의 검토는 청구된 기술적 제품(technical article)에 계속 초점을 맞추기 때문이다. 보다 어려운 검토는 특허법이 일반적으로 기대하는 영역, 즉 선행기술(prior art), 청구범위(claim scope), 그리고 개시(disclosure)에서 이루어질 것이다.

2. 실제 작성상의 문제를 보여주는 장치(apparatus) 사례로서의 Yu

Yu 사건은 논의를 보다 복잡하게 만든다. 대표 청구항은 두 개의 이미지 센서(image sensors), 두 개의 렌즈(lenses), 아날로그-디지털 변환 회로(analog-to-digital converting circuitry), 이미지 메모리(image memory), 그리고 두 번째 디지털 이미지를 이용하여 첫 번째 디지털 이미지를 “향상(enhanced)”시키도록 구성된 디지털 이미지 프로세서(digital image processor)를 포함하는 “개선된 디지털 카메라(improved digital camera)”를 기재하고 있었다. 연방순회항소법원은 해당 청구항을 특허적격성이 없는 것으로 판단하면서, 이를 두 장의 사진을 촬영하고 그중 하나를 이용해 다른 하나를 향상시키는 추상적 아이디어에 관한 것으로 보았다. 다수의견은 청구항이 종래의 카메라 구성요소들을 매우 일반적인 수준에서 나열하고 있을 뿐이며, 해당 향상을 달성하기 위한 구체적인 기술적 수단(specific technical means)을 청구하지 못했다고 강조하였다. Yu, 1 F.4th at 1042–45. 이에 반해 Newman 판사는 해당 청구항이 추상적 아이디어가 아니라 구체적인 카메라를 기재하고 있다고 보며 반대의견을 제시하였다. Id. at 1045–48 (Newman, J., dissenting).

일본에서는 이 청구항을 다르게 분석할 가능성이 높지만, 그렇다고 최종 결과가 반드시 더 유리하다고 보기는 어렵다. 센서, 렌즈, 변환 회로, 메모리, 그리고 프로세서를 포함하는 카메라는 광학(optics)과 전자공학(electronics)을 활용하는 기술적 장치(technical apparatus)이다. 따라서 미국 다수의견이 § 101 아래에서 취했던 접근과 달리, 특허법 제2조 제1항은 이 사건에서 훨씬 덜 자연스러운 거절 이유가 될 것이다. 그러나 이 청구항에는 일본법상 중요한 취약점이 존재한다. 즉, “enhanced with”라는 표현은 그 결과(outcome)를 네 개의 센서 구성(four-sensor arrangement), 노출 전략(exposure strategy), 신호처리 알고리즘(signal-processing algorithm), 또는 기타 구체적인 수단과 연결하지 않은 채 단순히 결과만을 설명하고 있을 수 있다.

따라서 JPO 심사관은 특허법 제36조 및 제29조 제2항을 통해 동일한 우려를 제기할 수 있다. 만약 명세서가 특정한 다중 센서 구조(multi-sensor architecture) 또는 흑백 센서 배열(black-and-white sensor arrangement)을 개시하고 있음에도, 청구항이 사실상 두 이미지를 결합하는 거의 모든 듀얼 센서 카메라를 포괄한다면, 해당 청구항은 명세서의 기재 범위를 벗어날 수 있다. 또한 듀얼 렌즈 카메라와 이미지 융합(image-fusion) 기술이 이미 알려져 있었다면, 주장된 개선을 달성하는 구체적인 기술적 특징이 없는 한 해당 청구항은 진보성이 결여된 것으로 판단될 수도 있다. 따라서 일본에서의 결과 역시 거절이 될 가능성이 있지만, 그 거절 이유는 청구범위의 과도한 확장, 기재요건, 명확성, 그리고 진보성에 관한 것이지, 청구된 카메라가 추상적 아이디어인지 여부에 관한 것은 아닐 것이다.

이러한 차이는 단순한 표현상의 차이가 아니다. § 101에 따른 기각은 충분한 청구항 해석(claim construction)이나 선행기술 기록(prior-art record)이 형성되기 전에 소송 초기 단계에서 사건을 종결시킬 수 있다. 반면 특허법 제36조 또는 제29조에 따른 거절은 출원인이 보다 좁은 청구항, 추가적인 기술적 설명, 또는 기술적 효과에 관한 증거를 통해 해결할 수 있는 결함을 특정한다. 따라서 Yu는 중요한 청구항 작성상의 교훈이 된다. 구체적인 하드웨어의 존재는 도움이 되지만, 주장된 발명의 핵심이 여전히 원하는 결과(desired result)의 수준에 머물러 있다면 그것만으로는 청구항을 구제할 수 없다.

C. CardioNet과 의료 방법(Medical-Method)의 경계

CardioNet 사건은 심방세동(atrial fibrillation)과 심방조동(atrial flutter)을 검출하고 구별하기 위한 심장 모니터링 기술에 관한 것이었다. 대표 청구항은 전극(electrodes), 심박 검출 구성요소(beat-detection components), 그리고 박동 간 타이밍 정보(beat-to-beat timing information)에 특정 논리를 적용하는 관련성 판단기(relevance determiner)를 포함하는 심장 모니터링 장치를 기재하였다. 지방법원은 해당 청구항을 추상적인 진단 아이디어(abstract diagnostic idea)를 대상으로 하는 것으로 보았다. 그러나 연방순회항소법원은 이를 뒤집고, 해당 청구항이 정신적 과정(mental process)이나 추상적인 진단 상관관계(abstract diagnostic correlation)가 아니라 심장 모니터링 기술에 대한 구체적인 기술적 개선(specific technological improvement)을 대상으로 한다고 판시하였다. CardioNet, 955 F.3d at 1368–71.

일본은 미국의 § 101 분석에서는 동일한 방식으로 다루어지지 않는 추가적인 법리적 요소를 가지고 있다. 바로 의료행위와 관련된 산업상 이용가능성(industrial applicability)이다. CardioNet 유형의 청구항이 심장 모니터링 장치, 해당 장치의 제어 방법, 프로그램, 또는 정보를 출력하는 신호처리 방법으로 작성된다면 일본에서 강한 특허적격성(eligibility)을 가질 가능성이 높다. 이러한 청구항은 장치에 의한 전기적 생체신호(electrical physiological signals)의 기술적 처리(technical processing)를 대상으로 하기 때문이다. 그러나 동일한 기술적 통찰이 “환자에게서 심방세동을 진단하는 방법(a method of diagnosing atrial fibrillation in a human subject)”으로 청구되고, 환자를 측정하고 심방세동 여부를 판단하는 단계로 구성된다면, JPO는 이를 인간에 대한 진단 방법(method of diagnosis of humans)으로 보아 산업상 이용가능성이 결여된 것으로 거절할 수 있다. JPO Examination Guidelines pt. III, ch. 1, §§ 3.1.1, 3.2.1.

중요한 점은 일본법이 단순히 의료 진단(medical diagnostics)에 대해 더 관대한 것이 아니라는 점이다. 일본법은 의료기기(medical devices)와 기술적 데이터 처리(technical data processing)에는 비교적 관대하지만, 인간의 신체에 직접 수행되는 진단 행위(diagnostic acts practiced on the human body)에 대해서는 비교적 명확한 경계를 설정하고 있다. 이러한 경계는 청구항 형식(claim form)을 유난히 중요하게 만든다. 미국 실무가가 CardioNet을 읽는다면 해당 청구항이 추상성 문제를 피할 만큼 기술적 장치를 개선하는지에 주목할 수 있다. 반면 일본을 염두에 둔 작성자는 청구항의 형식 자체가 의료행위 관련 거절 사유를 초래하는지 여부도 함께 검토해야 한다.

일본의 판례 역시 이러한 경계의 양측면을 모두 강화하고 있다. Tokai Ika 대합의부 판결은 제품(product) 및 조성물(composition) 청구항에 유리한 방향을 제시하였다. 해당 판결은 제품의 제조와 사용이 의료 절차를 포함한다는 이유만으로 그 제품이 산업상 이용가능성이 없는 의료행위 발명이 된다는 주장을 배척하였다. 반면 Muscle Training Method 사건은 다른 방향에서 유사한 결론에 도달하였다. 즉, 발명이 훈련 기술(training technology)로 구성되고 개시되어 있는 경우, 잠재적인 의료적 이용 가능성만으로는 산업상 이용가능성이 부정되지 않는다고 보았다. Intell. Prop. High Ct., Aug. 28, 2013, 2012 (Gyo-Ke) No. 10400 (Muscle Training Method). 그러나 어느 사건도 인간 자체에 대한 진단 또는 치료를 본질적 단계로 하는 청구항을 구제해 주지는 못할 것이다.

따라서 CardioNet은 이 글의 논지를 동시에 뒷받침하면서도 제한하는 사례가 된다. 한편으로는 장치 형태(device-form)의 모니터링 청구항이 일본에서 기술적 발명(technical invention)으로 취급될 가능성이 높고, 실제 쟁점은 선행기술(prior art)과 개시(disclosure)에 집중될 것이라는 점에서 논지를 뒷받침한다. 다른 한편으로는 동일한 의료적 통찰이라 하더라도 진단 방법(diagnostic method)의 형태로 작성된다면, 미국 법원이 이를 Mayo/Alice 체계 아래에서 다르게 평가할 수 있음에도 불구하고 일본에서는 특허적격성의 초기 단계에서 실패할 수 있다는 점에서 논지를 제한한다.

D. U.S. Synthetic 이후의 파라미터 정의 조성물(Parameter-Defined Compositions)

U.S. Synthetic 사건은 해당 청구항이 물질 조성물(composition-of-matter) 청구항이었다는 점에서 특히 주목할 만하다. 해당 특허는 드릴 비트의 절삭 요소(cutting elements)로 사용되는 다결정 다이아몬드 복합체(polycrystalline diamond compacts, PDCs)를 청구하였다. 청구된 PDC는 초경합금 기판(carbide substrate)에 결합된 다이아몬드 층(diamond table)을 포함하고 있었으며, 구성 성분(constituents), 치수(dimensions), 결정립 특성(grain characteristics), 그리고 보자력(coercivity), 단위 자기포화도(specific magnetic saturation), 단위 투자율(specific permeability)과 같은 측정 가능한 물성(material properties)에 의해 정의되었다. 국제무역위원회(Commission)는 이러한 자기 특성 제한을 결과지향적(result-oriented)이거나 추상적(abstract)인 것으로 보았다. 그러나 연방순회항소법원은 이를 뒤집고, 해당 청구항이 미세구조(microstructure)와 상관관계를 갖는 구조적 특징(structural features) 및 물성(material properties)에 의해 정의된 구체적이고 비추상적인 물질 조성물을 대상으로 한다고 판시하였다. U.S. Synthetic, 128 F.4th at 1281–84.

일본에서의 분석은 제조된 다이아몬드 복합체가 기술적 제품(technical product)이라는 전제에서 출발할 가능성이 높다. 보다 정확히 말하면, 특허법 제2조 제1항은 통상적으로 핵심적인 장애물이 되지 않을 것이다. 진정한 쟁점은 파라미터 제한(parameter limitations)의 적절성에 있다. 청구된 자기 특성이 기술적 의미(technical meaning)를 가지는가? 측정 방법(measurement method)은 충분히 명확하게 정의되어 있는가? 명세서는 그러한 특성이 왜 미세구조 및 성능(performance)과 상관관계를 가지는지를 설명하고 있는가? 청구 범위 전반에 걸쳐 해당 범위가 충분히 뒷받침되는가? 그리고 그러한 파라미터가 선행기술의 PDC와 구별되는 비자명한 제품(non-obvious product)을 정의하는가, 아니면 단지 자명한 재료를 다른 방식으로 표현한 것에 불과한가?

일본 실무는 물리적 또는 화학적 특성에 의해 부분적으로 정의되는 제품 청구항에 비교적 익숙하다. 그러나 이러한 친숙함이 파라미터 청구를 무위험(risk-free)하게 만드는 것은 아니다. 파라미터는 전통적인 청구항 언어로는 쉽게 표현하기 어려운 구조적 또는 기능적 특징을 포착할 때 발명을 명확하게 할 수 있다. 반면 출원인이 제품을 제조하고 사용하는 방법을 설명하는 대신 원하는 특성(desired property)을 제시하는 수단으로 파라미터를 사용하는 경우에는 오히려 발명을 불명확하게 만들 수도 있다. 이러한 구별을 통제하기 위한 자연스러운 도구가 바로 특허법 제36조와 제29조이다.

IP 고등재판소 대합의부의 Parameterized Patent 사건(일명 Polarizing Film 사건)은 소송의 맥락에서도 같은 점을 보여준다. 법원은 파라미터 자체를 특허적격성(subject-matter) 문제로 보지 않았다. 대신 명세서가 해당 범위(range)와 그 기술적 효과(technical effect)를 정당화하는지를 검토하였다. U.S. Synthetic 사건에 이를 적용하면, 일본의 심판기관이나 법원은 보자력(coercivity), 자기포화도(magnetic saturation), 투자율(permeability), 미세구조(microstructure), 그리고 성능(performance) 사이의 증거적 연계(evidentiary link)에 초점을 맞출 가능성이 높다. 쟁점은 그러한 측정 가능한 특성을 사용했다는 이유만으로 청구된 복합체가 비기술적 아이디어(non-technical idea)가 되는지 여부가 아니다.

이러한 점에서 U.S. Synthetic은 차이(divergence)보다는 오히려 수렴(convergence)을 보여주는 사례이다. 연방순회항소법원의 파기 판결은 미국법을 일본식 쟁점 배분(issue allocation)에 더욱 가깝게 만들었다. 법원은 해당 PDC를 그것이 실제로 그러한 것처럼 구체적인 제품(concrete product)으로 취급하면서, 실시가능성(enablement)과 기타 특허성 문제들은 이를 다루도록 설계된 별도의 법적 규정에 맡겼다. 비교법적 교훈은 모든 파라미터 정의 제품(parameter-defined product)이 특허 가능하다는 데 있는 것이 아니다. 오히려 일부 청구항 제한이 측정 가능한 물성(measurable properties)으로 표현되었다는 이유만으로 물리적 제품(physical products)이 추상적인 것으로 취급되어서는 안 된다는 데 있다.

IV. 이 비교가 보여주는 것과 보여주지 않는 것

이 여섯 개의 사례는 신중한 결론을 뒷받침한다. 일본법이 반드시 더 많은 특허를 허용하는 것은 아니다. 오히려 일본법은 분석의 서로 다른 단계에서 다른 질문을 던지는 경우가 더 많다. PowerBlock과 U.S. Synthetic의 경우, 청구된 대상이 유형의 기계 또는 제조된 조성물이기 때문에 일본의 문턱 단계 심사는 비교적 간단할 가능성이 높다. Yu의 경우에는 하드웨어의 존재로 인해 청구항이 법정 발명의 범주 안에 머물 가능성이 높지만, 기술적 수단이 충분히 청구되지 않았다는 이유로 여전히 거절될 수 있다. CardioNet의 경우에는 장치 및 신호처리 청구항이 진단방법 청구항보다 훨씬 안전하다. Recentive와 CosmoKey의 경우에는 사업 자동화(business automation)와 기술적 정보처리(technical information processing)를 구별하는 것이 결정적인 요소가 된다.

이 비교는 또한 미국 특허법 제101조가 왜 불안정하게 느껴질 수 있는지를 보여준다. Alice/Mayo 분석은 종종 여러 질문을 한데 섞는다. 청구항은 실제로 무엇에 관한 것인가? 주장되는 발전은 기술적인가? 구성요소들은 통상적인(conventional) 것인가? 특허권자는 수단(means)이 아니라 결과(result)를 청구한 것인가? 해당 청구항을 허용하면 미래의 연구와 개발을 지나치게 선점(preempt)하게 되는가? 이러한 문제들은 모두 정당한 특허제도상의 관심사이다. 그러나 그것들이 모두 문턱 단계의 특허적격성(subject-matter eligibility) 범주 안에 자연스럽게 들어맞는 것은 아니다. 이러한 질문들이 제101조 분석 속에 투입되면, 동일한 청구항도 판단자가 어느 수준의 일반성(level of generality)을 선택하느냐에 따라 구체적(concrete)으로도, 추상적(abstract)으로도 보일 수 있다.

일본 법리 역시 나름의 불확실성을 가지고 있다. JPO 심사기준(Guidelines)은 행정적 지침(administrative guidance)이지 결과를 완전히 규정하는 법전(code)이 아니다. 영어 번역본 역시 잠정적인 것이다. 실제 심사 과정은 심사관의 실무 관행, 청구항 번역, 보정(amendments), 그리고 선행기술 기록(prior-art record)에 따라 달라질 수 있다. 특히 소프트웨어 사건에서는 기술적 정보처리 발명(technical information-processing invention)과 일반적인 하드웨어에서 구현된 사업방법(business method) 사이의 경계가 논쟁의 대상이 될 수 있다. 따라서 비교법적 논문은 일본이 특정 청구항을 “허용할 것이다”라고 단정하기보다는, 일본이 그 문제를 다른 방식으로 분류할 가능성이 높다고 설명하는 것이 더 정직한 접근이다.

보다 중요한 교훈은 제도적(institutional) 차원에 있다. 일본법은 특허적격성(eligibility)을 기술성(technicality)과 산업상 이용가능성(industrial applicability)을 판단하는 관문으로 유지하는 경향이 있다. 그 이후에는 진보성(inventive step), 기재요건(support), 명확성(clarity), 그리고 실시가능성(enablement)이 미국 법원이 때때로 “추상적 아이디어(abstract idea)” 분석을 통해 수행하는 역할의 상당 부분을 담당한다. 이러한 쟁점 배분이 어려운 사건을 없애는 것은 아니다. 다만 진짜 어려운 문제가 무엇인지를 더욱 명확하게 드러낸다. 즉, 비자명한 기술적 기여(non-obvious technical contribution)가 존재하는가, 그리고 그 기여가 실제로 청구되고 충분히 개시(disclosed)되어 있는가 하는 문제이다.

V. 작성(Drafting)에 대한 시사점

실무적인 작성상의 함의는 미국용 명세서 하나와 일본용으로 완전히 다른 명세서 하나를 별도로 준비하라는 것이 아니다. 오히려 두 제도 모두에 대응할 수 있는 하나의 기술적 서사(technical narrative)를 작성하되, 각 제도가 서로 다른 법리적 압박 지점(doctrinal pressure points)에 대응할 수 있도록 충분한 청구항 구조(claim architecture)를 유지하는 것이다.

소프트웨어 및 AI 발명의 경우, 명세서는 단순히 모델이 더 나은 사업적 결과를 제공한다는 설명에 의존해서는 안 된다. 명세서는 기술적 과제(technical problem), 기술적 데이터 또는 시스템 제약(system constraints), 정보처리 구조(structure of the information processing), 하드웨어 자원의 역할(role of hardware resources), 그리고 청구된 구성(configuration)이 기술적 효과(technical effect)를 생성하는 이유를 명확히 설명해야 한다. 청구항은 사업적 목표(business objective)가 유일한 발전으로 보이지 않도록 작성되어야 한다. Recentive 유형의 발명에서는 단순히 일정 수립을 위해 머신러닝을 사용한다고 청구하는 것을 넘어, 해당 구현이 단순한 자동화(ordinary automation)를 넘어서는 이유가 되는 모델의 기술적 특징, 학습 과정(training process), 데이터 처리(data handling), 또는 자원 할당(resource allocation)의 특징을 개시하고 청구해야 한다. CosmoKey 유형의 발명에서는 상태 전이(state transitions), 시간적 관계(timing relations), 채널 간 상호작용(channel interactions), 그리고 보안 효과(security effects)를 청구함으로써 해당 프로토콜이 추상적인 인증(authentication)이 아니라 기술적 구현(technical implementation)임을 보여주어야 한다.

하드웨어 발명의 경우에는 청구항이 단순히 원하는 결과(desired result)에만 의존해서는 안 된다. PowerBlock은 물리적 구성요소(physical components)와 그 작동 관계(operational relationship)를 명시하는 것의 중요성을 보여준다. 반면 Yu는 익숙한 하드웨어를 높은 수준에서만 기재하면서 주장되는 개선점(alleged improvement)을 기능적 언어(functional language)에 남겨두는 위험성을 보여준다. 두 국가 모두에서 보다 안전한 접근은 결과 자체를 청구하는 것이 아니라 그 결과를 만들어내는 구조(structure) 또는 처리 방식(processing)을 청구하는 것이다.

의료 모니터링 및 진단 기술의 경우, 일본에서는 청구항 유형(claim category)에 특별한 주의를 기울여야 한다. 장치 청구항(device claims), 프로그램 청구항(program claims), 제어방법 청구항(control-method claims), 그리고 신호처리 청구항(signal-processing claims)은 발명이 인간 신체에 대해 수행되는 진단방법(diagnostic method)으로 해석되지 않도록 작성되어야 한다. 미국에서도 동일한 청구항은 자연적 상관관계(natural correlation)나 진단적 결론(diagnostic conclusion)을 청구하는 것이 아니라, 모니터링 기술 또는 신호처리 기술의 구체적인 개선(specific improvements)으로 표현되어야 한다. 두 제도 사이에는 상당한 공통점이 존재하지만 완전히 동일한 것은 아니다.

조성물 발명 및 파라미터 정의 발명의 경우, 명세서는 해당 파라미터가 실제 기술적 역할(real technical work)을 수행하도록 작성되어야 한다. 측정 방법(measurement method)을 명확히 정의하고, 파라미터와 구조(structure) 또는 성능(performance) 사이의 관계를 설명하며, 청구 범위 전반에 걸친 대표적 실시예(representative examples)를 제시하고, 예비적 범위(fallback ranges) 및 구조적 한정(structural limitations)을 유지해야 한다. U.S. Synthetic은 측정된 물성을 미세구조(microstructure)와 연결하는 것의 중요성을 보여주며, 이러한 연결은 특허적격성(eligibility)이 핵심 쟁점이 아닌 경우에도 일본 특허법 제36조 및 제29조 하에서 유용하게 작용한다.

모든 기술 분야에 공통적으로, 작성자는 여러 수준의 청구항 구체성(levels of claim specificity)을 유지해야 한다. 넓은 청구항(broad claims)은 추구할 가치가 있을 수 있지만, 그러한 청구항은 기술적 기여(technical contribution)를 분리하여 보여주는 종속항(dependent claims)과 명세서상의 상세한 설명(specification detail)에 의해 뒷받침되어야 한다. 이러한 전략은 미국 소송에서 법원이 단지 추상적인 결과(abstract result)만을 식별하는 위험을 줄여준다는 점에서 유용하다. 동시에 일본에서도 진보성(inventive-step), 기재요건(support), 명확성(clarity), 그리고 의료행위(medical-activity) 관련 거절이유에 대응할 수 있는 여지를 제공하면서도 발명의 상업적 핵심(commercial core)을 유지할 수 있게 해준다.

VI. 결론

최근 연방순회항소법원의 특허적격성(patent eligibility) 판례와 일본의 특허적격성 법리를 비교하는 작업은 과장되지 않을 때 가장 설득력을 가진다. 일본은 모든 컴퓨터 구현 방법(computer-implemented method), 진단적 통찰(diagnostic insight), 또는 파라미터 정의 제품(parameter-defined product)이 손쉽게 심사를 통과하는 국가가 아니다. 일본 특허청(JPO)은 청구항이 사업 중심적(business-facing)이거나, 결과지향적(result-oriented)이거나, 뒷받침이 부족하거나(unsupported), 또는 허용되지 않는 의료방법 형식(prohibited medical-method form)으로 작성된 경우 특히 엄격할 수 있다.

그럼에도 일본이 제공하는 것은 특허성(patentability) 문제를 배분하는 다른 방식이다. 구체적인 기계(machine), 장치(device), 조성물(composition), 또는 기술적 정보처리 시스템(technical information-processing system)은 일반화된 비기술성(non-technicality) 논리에 따라 문턱 단계(threshold stage)에서 거절될 가능성이 상대적으로 낮다. 대신 심사관은 해당 기술적 기여(technical contribution)가 신규한지(new), 비자명한지(non-obvious), 명확하게 청구되었는지(clearly claimed), 충분히 개시되었는지(sufficiently disclosed), 그리고 요구되는 의미에서 산업상 이용가능한지(industrially applicable)를 묻는 경향이 있다. 이러한 쟁점 배분은 단순한 친특허(pro-patent) 서사만큼 매끄럽지는 않지만, 안정된 일반성 수준(stable level of generality)과 분리된 채 이루어지는 추상적 아이디어(abstract idea) 분석보다 더 규율된(disciplined) 접근이라고 할 수 있다.

미국법의 관점에서 보면, 일본과의 비교는 특허적격성 판단의 과도한 확장(eligibility creep)에 대한 절제된 비판을 뒷받침한다. 문제는 법원이 청구항이 기술적인지 여부를 묻는 데 있는 것이 아니다. 특허법은 당연히 그러한 질문을 해야 한다. 문제는 특허법 제101조가 때때로 진보성(obviousness), 실시가능성(enablement), 과도한 범위(overbreadth), 그리고 기능적 청구(functional claiming)에 관한 문제를 그것들의 이름을 밝히지 않은 채 해결하는 장소가 된다는 점이다. 실무가들에게 주는 교훈은 분명하다. 기술적 서사(technical narrative)를 명세서의 전면에 배치하고, 유용한 결과(useful result)뿐만 아니라 그 결과를 달성하는 구체적 수단(specific means)을 함께 청구하며, 동일한 발명이 Alice/Mayo 하에서는 구체적인 기술적 구현(concrete technological implementation)으로, 일본 특허법 제2조 제1항 하에서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작(technical idea utilizing laws of nature)으로 이해될 수 있도록 작성해야 한다.