분할을 위한 청구항 작성: 특허 실무자가 때로는 제한요구를 유도하는 청구항을 작성해야 하는 이유

요약: 이 글은 특허 실무자가 때로는 제한요구(restriction requirement)를 심사상 불편이 아니라 상업적 도구로 취급해야 한다고 주장한다. 화합물, 제형, 제조방법, 투여요법, 바이오마커, 약물-기기 조합 및 제2 적응증에 관한 청구항을 포함하는 생명과학 프로그램과 같은 플랫폼 기술의 경우, 특허 포트폴리오의 사업 가치는 나중에 자금조달, 라이선스, 권리행사, 사업양도 또는 제품 라인 확장을 뒷받침할 수 있는 별도로 보호 가능한 자산을 보존하는 데 있을 수 있다. 명세서가 복수의 독립적이거나 별개의 발명을 진정으로 뒷받침하는 경우, 그러한 구분이 드러나도록 청구항을 작성하면 적절한 USPTO 제한요구를 유도할 수 있고, 진정한 분할출원 및 자명성형 이중특허(obviousness-type double patenting)에 대한 § 121 세이프 하버를 뒷받침할 수 있는 기록을 만들 수 있다. 이 전략이 가치 있는 이유는 그 대안이 터미널 디스클레이머에 의존하는 계속출원 중심의 패밀리가 될 수 있기 때문이다. 그러한 구조는 존속기간을 단축하고, 양도가능성을 제한하며, 권리행사 가능성을 계속적인 공통 소유에 종속시킬 수 있다. 이 글은 이 접근법이 법정 요건과 심사경과상의 전제를 대리인이 보존하는 경우에만 작동한다고 경고한다. 즉, 출원은 제한요구의 결과로 제출된 진정한 분할출원이어야 하고, 컨소넌스(consonance)가 유지되어야 하며, 분할출원의 시기는 특허 발행 전에 관리되어야 하고, 제한요구에 대한 답변은 선택서인 동시에 향후 실사 또는 소송에서의 증거자료로 작성되어야 한다.

I.             서론

특허 전략은 첫 번째 특허가 약해서가 아니라 특허 패밀리가 지나치게 불가분적으로 구성되어 실패하는 경우가 많다. 플랫폼 기술에는 하나의 상업적 무게중심만 존재하는 경우가 드물다. 가치는 화합물, 제형, 제조방법, 투여요법, 바이오마커, 전달기기, 소프트웨어 계층 또는 나중에 발견된 용도에 존재할 수 있다. 그러한 자산을 하나의 심사 경로로 밀어 넣는 청구항 전략은 최초 제품을 보호할 수는 있어도, 라이선스, 자금조달, 사업양도, 권리행사 또는 향후 개발을 위한 사업상 선택지를 줄일 수 있다.

그것이 제한요구를 유도하는 상업적 논리이다. 제한요구는 보통 선택을 강제하고, 비선택 청구항을 즉시 심사에서 제외하며, 나중에 분할출원을 요구하는 경우가 많기 때문에 불편한 것으로 취급된다. 그러나 적절한 사건에서는 이러한 효과가 유용할 수 있다. 적절히 뒷받침된 제한요구는 넓은 개시를 상업적 통제 지점에 대응하는 분할출원 아키텍처로 전환하는 데 도움이 될 수 있다.

이 글은 제한실무에 대해 의도적으로 상업적인 접근을 취할 것을 주장한다. 명세서가 상업적으로 의미 있고, 뒷받침 가능하며, 독립적이거나 별개의 복수 발명을 진정으로 개시하는 경우, 실무자는 때로 특허청이 제한을 요구할 수 있을 정도로 그 발명들의 분리성이 드러나도록 청구항을 작성해야 한다. 이 전략은 인위적인 청구항 그룹이나 절차적 부담을 만들어내기 위한 것이 아니다. 심사 아키텍처를 기업가치와 정렬하기 위한 것이다.

작업 가정

소분자 치료제를 개발하는 플랫폼 생명과학 회사를 생각해 보자. 그 최초 개시는 선도 화합물 또는 속, 생체이용률을 높이는 제형, 제조 경로, 투여요법, 바이오마커로 선택된 환자군, 약물-기기 조합 및 제2 치료 적응증에 대한 청구항을 뒷받침한다. 출원 당시에는 화합물이 상업적 무게중심으로 보일 수 있다. 5년 뒤에는 임상 데이터가 투여요법을 핵심으로 만들 수 있고, 규제기관의 피드백이 제형의 중요성을 높일 수 있으며, 파트너가 약물-기기 조합을 원할 수 있고, 제조업체가 공정 청구항을 가장 중시할 수 있으며, 제2 적응증이 성장 자산이 될 수 있다.

하나의 경로만을 전제로 한 청구항 전략은 이러한 별개의 가치 동인을 흐리게 만들 수 있다. 반면 제한요구를 의식한 전략은 처음부터 이들을 별개의, 뒷받침된 청구항 패밀리로 제시한다. 심사관이 제한을 요구하면, 그 결과 형성되는 그룹들은 단순한 절차적 범주를 넘어설 수 있다. 그들은 나중의 분할출원, 실사, 라이선스 및 권리행사를 위한 실무상 지도가 될 수 있다. 아래에서는 이 가정을 통해 법리를 구체화한다.

II.          제한요구는 단순한 행정적 사건이 아니다

출발점은 조문이다. § 121은 “하나의 출원에 둘 이상의 독립적이고 별개의 발명이 청구된 경우” Director가 그 출원을 그 중 하나의 발명으로 제한하도록 요구할 수 있다고 규정한다. 35 U.S.C. § 121. 시행규칙도 마찬가지로 하나의 출원에 둘 이상의 독립적이고 별개의 발명이 청구된 경우, 심사관은 출원인에게 심사를 받을 하나의 발명을 선택하도록 요구하며, 취소되지 않은 비선택 발명에 관한 청구항은 나중에 제한요구가 철회되거나 뒤집히는 경우의 복원을 전제로 철회된 것으로 처리된다고 규정한다. 37 C.F.R. § 1.142(a)–(b).

그러나 적절한 제한에는 청구항들이 다르다는 심사관의 결론적 진술 이상의 것이 필요하다. MPEP는 발명들이 독립적이거나 별개의 것이고, 함께 심사하면 중대한 검색 또는 심사 부담이 발생하는 경우에만 제한이 적절하다고 설명한다. MPEP § 803. MPEP § 808도 마찬가지로 심사관이 발명들이 독립적이거나 별개인 이유와 이를 함께 심사하면 중대한 부담이 발생하는 이유를 특정할 것을 요구한다. MPEP § 808.01.

이러한 요건들은 종종 극복해야 할 장애물로 취급된다. 그러나 그것들은 청구항 작성상의 기회로도 취급되어야 한다. 생명과학 가정에서 화합물, 제형, 제조 경로, 투여요법, 바이오마커로 정의된 치료방법, 약물-기기 조합 및 제2 적응증을 별도로 제시하는 청구항 세트는 심사관에게 제한요구를 할 수 있는 원칙 있는 근거를 제공할 수 있다. 서로 다른 그룹은 서로 다른 검색 분야, 서로 다른 선행기술 세계, 서로 다른 법정 쟁점 및 서로 다른 기술적 문제를 수반할 수 있다.

특허 실무자의 전략적 통찰은 다음과 같아야 한다. 제한요구는 그 출원이 둘 이상의 독립적이거나 별개의 발명을 포함한다는 특허청 자체의 인정이다. 그 인정은 선택이라는 일시적 불편보다 훗날 훨씬 더 중요해질 수 있다.

III.      § 121 세이프 하버: 법리상 요건

제한요구를 유도하도록 청구항을 작성하자는 주장은 하나의 역설에 의존한다. § 121 세이프 하버가 가치 있는 것은 바로 그 범위가 좁기 때문이다. 이는 자명성형 이중특허에 대한 일반적 면책이 아니다. 계속출원 체인에서 나중에 추구되는 모든 청구항에 대해 패밀리 전체에 부여되는 축복도 아니다. 또한 특허권자가 사후에 그럴듯한 제한요구 이야기를 제시할 수 있을 때마다 이용할 수 있는 형평법상의 정리 doctrine도 아니다. 이는 정의된 전제를 가진 법정 금지규정이다.

§ 121은 하나의 출원에 둘 이상의 독립적이고 별개의 발명이 청구된 경우 Director가 하나의 발명으로 제한하도록 요구할 수 있다고 규정한다. 35 U.S.C. § 121. 이어서 제한요구가 이루어진 출원에 대해 발행된 특허 또는 그 요구의 결과로 제출된 출원에 대해 발행된 특허는, 분할출원이 다른 출원에 대한 특허 발행 전에 제출된 경우, 분할출원, 원출원 또는 그 어느 것에 대해서든 발행된 특허에 대해 “인용예로 사용되어서는 안 된다”고 규정한다. Id. 따라서 세이프 하버는 제한된 패밀리의 한 특허를 다른 적격 출원 또는 특허에 대한 자명성형 이중특허 인용예로 사용하는 것을 금지하는 방식으로 작동한다. 그것 자체가 청구항들이 특허적으로 구별된다고 선언하는 것은 아니다. 이는 특허청이 강제한 분할에 따른 것 때문에 특허권자가 불이익을 받지 않도록 하는 것이다. See Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor Materials Am., Inc., 98 F.3d 1563, 1568 (Fed. Cir. 1996); Studiengesellschaft Kohle mbH v. N. Petrochemical Co., 784 F.2d 351, 358–59 (Fed. Cir. 1986) (Newman, J., concurring).

그러한 조문 구조는 이 전략의 매력과 위험을 모두 설명한다. 제한요구는 이례적으로 강한 심사경과 기록을 만들 수 있다. 특허청 자체가 청구항들이 독립적이거나 별개의 발명에 관한 것이기 때문에 출원인에게 청구항을 분할하도록 요구했다는 기록이다. 그러나 § 121은 달리 제기될 수 있는 이중특허 공격을 막을 수 있기 때문에, Federal Circuit은 이를 엄격하게 적용한다. See Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373, 1382 (Fed. Cir. 2003); G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354 (Fed. Cir. 2015). 법리상 요건은 형식적이다. 특허청이 강제한 분할, 분할출원으로서의 지위, 제한요구의 결과로서의 출원, 컨소넌스, 그리고 법정 시기 요건이 그것이다.

A. 세이프 하버에는 자발적 포트폴리오 분할이 아니라 특허청이 강제한 분할이 필요하다

첫 번째 요건은 진정한 제한요구이다. § 121은 해당 출원이 독립적이고 별개의 발명을 청구한다는 특허청의 판단에 의해 작동한다. 35 U.S.C. § 121. 출원인이 자발적으로 청구항을 여러 출원으로 나누기로 결정하는 것은 같은 것이 아니다. 세이프 하버는 출원인이 특허청으로부터 청구항을 분할하라는 요구를 받았기 때문에 존재하는 것이며, 일방적인 포트폴리오 관리에 대한 보상이 아니다.

그 구별은 가정에서 핵심적이다. 생명과학 회사는 통상적인 포트폴리오상의 이유로 제형, 바이오마커 또는 제2 적응증을 향한 계속출원을 제출할 수 있다. 그러나 원출원이 특허청이 제한요구를 할 만큼 그 발명들을 충분히 별개로 제시한다면, 후속 분할출원에는 자발적 계속출원에는 없는 법정 세이프 하버 이야기가 생길 수 있다. 출원인은 특허청에 제한을 명령할 수는 없지만, 정당한 제한이 드러나도록 청구항을 작성할 수는 있다. MPEP § 804.01; see also Bristol-Myers Squibb Co. v. Pharmachemie B.V., 361 F.3d 1343, 1347–48 (Fed. Cir. 2004).

그렇기 때문에 “제한요구를 유발한다”는 표현은 신중하게 이해되어야 한다. 출원인은 특허청에 제한을 명령할 수 없다. 또한 출원인은 허위의 분리성을 만들어내서도 안 된다. 그러나 개시가 복수의 독립적이거나 별개의 발명을 진정으로 뒷받침하는 경우, 특허청이 제한요구를 할 수 있는 명확하고 원칙 있는 근거를 갖도록 청구항을 작성할 수 있다. 세이프 하버는 그 특허청 조치에서 시작된다.

B. 후속 출원은 진정한 분할출원이어야 한다

두 번째 요건도 마찬가지로 엄격하다. 세이프 하버를 원용하는 출원은 분할출원이어야 하며, 적어도 법정 요건을 보존하는 방식으로 적절한 분할출원에서 내려온 것이어야 한다. § 121은 “분할출원(divisional application)”이라는 용어를 사용한다. 35 U.S.C. § 121. Federal Circuit은 그 문언을 진지하게 받아들여 왔다.

Pfizer는 대표적인 경고 사례이다. 그 사건에서 원출원에는 화합물, 조성물 및 사용방법 청구항이 포함되어 있었다. 심사관은 제한요구를 부과했다. Pfizer는 하나의 특허로 이어진 분할출원과 다른 하나의 특허로 이어진 일부계속출원(continuation-in-part)을 제출했다. 지방법원은 § 121을 적용했지만, Federal Circuit은 이를 뒤집고 세이프 하버가 분할출원 및 그러한 출원에서 발행된 특허에 한정된다고 판시했다. Pfizer Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 518 F.3d 1353, 1362 (Fed. Cir. 2008). 일부계속출원으로는 충분하지 않았다. Id. at 1362–63.

그 이유는 형식주의 자체를 위한 형식주의가 아니다. 분할출원은 선행 출원에서 잘라낸 것이며 신규사항을 추가하지 않는다. 반면 일부계속출원은 정의상 신규사항을 추가한다. CIP가 § 121 보호를 주장할 수 있다면, 세이프 하버는 원출원의 제한된 청구항의 일부가 아니었던 주제까지 보호할 수 있게 된다. 이는 특허청이 강제한 분할에 대한 보호를 나중에 추가된 발명에 대한 더 넓은 면책으로 바꾸는 것이다. Pfizer는 그 단계로 나아가기를 거부했다. Id. at 1361–63.

Amgen은 추가적인 규율을 더했다. Federal Circuit은 § 121 보호를 받기 위해 특허가 반드시 최초 분할출원에서 직접 발행될 필요는 없으며, 제한요구의 결과로 제출된 적절한 분할출원에서 내려온 경우 중간의 계속출원이 세이프 하버 보호를 파괴하지 않을 수 있다고 인정했다. 그러나 법원은 분할출원에서 내려오지 않은 출원들이 계속출원으로 제출되고 표시된 경우, 이를 마치 분할출원인 것처럼 취급하기를 거부했다. Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1353–54 (Fed. Cir. 2009). 달리 말하면, 계속출원은 때로 보호되는 분할출원 체인 안에서 존재할 수 있지만, 통상적인 계속출원이 출원인이 나중에 그것이 분할출원이었으면 좋겠다고 생각한다는 이유만으로 분할출원으로 전환되는 것은 아니다.

심사 실무상 이는 법적 쟁점인 동시에 작성 및 도켓 관리의 쟁점이다. 청구항이 비선택 주제에 관한 것이고 § 121 보호가 중요할 수 있다면, 그 출원은 분할출원으로 제출되고 표시되어야 한다. 가정에서 바이오마커 그룹이 제한으로 제외되고 나중에 상업적으로 중요해진다면, 후속 출원은 나중에 재성격화할 일반적 계속출원 트리가 아니라 진정한 분할출원이어야 한다. 명세서는 신규사항을 추가해서는 안 되며, 우선권 주장, application data sheet, 예비보정서 및 의견서는 분할출원 지위와 일관되어야 한다.

C. 분할출원은 제한요구의 “결과로서” 제출되어야 한다

세 번째 요건은 인과관계이다. 패밀리 어딘가에 제한요구가 존재한다는 것만으로는 충분하지 않다. § 121을 원용하는 출원은 그 요구의 “결과로서” 제출되었어야 한다. 35 U.S.C. § 121; Bristol-Myers, 361 F.3d at 1347–48.

이 요건은 실제적인 힘을 가진다. Bristol-Myers에서 Federal Circuit은 분할출원이 제한요구의 결과로 제출되었고 그 제한요구와 컨소넌스를 유지한 경우에만 특허권자가 § 121을 원용할 수 있다고 판시했다. 361 F.3d at 1348. 법원은 제한 경과와 후속 특허 사이의 느슨한 관계를 배척했다. Id. 제한요구는 후속 분할출원의 인과적 및 법적 계보의 일부여야 한다.

Boehringer는 이 점을 더 정교하게 다듬었다. Federal Circuit은 다른 요건이 충족된다는 전제에서 § 121이 분할출원의 분할출원에도 적용될 수 있다고 판시했다. Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1352 (Fed. Cir. 2010). 이 판시는 정교한 포트폴리오 기획에 중요하다. 세이프 하버는 제한요구 후 제출된 첫 번째 분할출원에 반드시 한정되는 것은 아니다. 적절하게 유지된 분할출원 체인은 그 이익을 보존할 수 있다. 그러나 Boehringer는 “결과로서” 요건이 문제된 특허와 인용 특허 양쪽 모두에 의해 충족되어야 한다는 점도 강조했다. Id. at 1351–52. 따라서 한 패밀리 구성원이 제한요구로 거슬러 올라간다는 것만을 보이는 것으로는 충분하지 않다. 관련 특허들은 동일한 제한 아키텍처에 대한 필요한 관계를 공유해야 한다.

이 점은 실무자가 패밀리 차트를 작성하고 유지하는 방식에 영향을 주어야 한다. 유용한 차트는 단순히 우선권 주장과 만료일만 나열해서는 안 된다. 제한요구가 발행된 출원, 화합물을 포괄하는 그룹, 제형을 포괄하는 그룹, 바이오마커 방법을 포괄하는 그룹, 약물-기기 조합을 포괄하는 그룹, 그리고 그 그룹들을 추구한 각 분할출원을 식별해야 한다. 질문은 단순히 “이 특허들이 관련되어 있는가?”가 아니다. 질문은 문제된 특허와 주장된 인용 특허가 제한선을 넘지 않고 동일한 특허청 강제 분할로 추적될 수 있는가이다.

D. 컨소넌스는 세이프 하버의 대가이다

네 번째 요건은 컨소넌스이다. 컨소넌스는 심사관이 식별한 독립적이고 별개의 발명들 사이의 경계선이 후속 출원과 특허에서 유지될 것을 요구한다. Gerber Garment Tech., Inc. v. Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 688 (Fed. Cir. 1990); Symbol Techs., Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 1579 (Fed. Cir. 1991). 그 선을 넘으면 세이프 하버는 적용되지 않는다. Symbol, 935 F.2d at 1579.

이는 제한요구를 의식한 청구항 작성의 가장 중요한 소송 지향적 결과이다. 심사관이 가정상의 청구항을 Group I은 화합물, Group II는 제형, Group III는 제조, Group IV는 바이오마커 유도 치료, Group V는 약물-기기 조합으로 나누는 경우, 후속 출원은 그 그룹들을 가볍게 혼합해서는 안 된다. 상업적으로 매력적이지만 화합물 그룹과 바이오마커 그룹을 가로지르는 청구항은 가치보다 더 큰 장기 리스크를 만들 수 있다.

St. Jude는 핵심적인 경고 사례이다. Federal Circuit은 제한요구와 이중특허 공격이 그렇지 않으면 부당하게 충돌할 수 있기 때문에 세이프 하버가 생겼다고 설명했다. St. Jude Med., Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369, 1376–77 (Fed. Cir. 2013). 그러나 법원은 컨소넌스가 유지되지 않았다는 이유로 세이프 하버 적용을 거부했다. Id. at 1381–82. 문제는 단지 문제된 특허만을 고립적으로 보는 것이 아니었다. 법원은 패밀리가 제한선을 존중했는지를 판단하기 위해 문제된 특허, 인용 특허 및 제한된 특허를 검토했다. Id. at 1378–82. 형제 특허가 제한된 주제와 중복되었기 때문에 세이프 하버는 실패했다. Id. at 1381–82.

이 점은 특허 실무자에게 매우 중요하다. 컨소넌스는 하나의 출원만의 문제가 아니다. 그것은 패밀리 아키텍처의 문제이다. 후속 분할출원은 단독으로 보면 깨끗해 보일 수 있지만, 패밀리의 다른 특허가 심사관의 경계선을 넘고 그 특허가 이중특허 인용예로 사용되면 세이프 하버 보호는 여전히 상실될 수 있다. 따라서 실무자는 제출 중인 분할출원의 청구항뿐 아니라 형제출원, 계속출원 및 나중에 인용예가 될 수 있는 특허의 청구항도 관리해야 한다.

이러한 이유로 제한요구를 의식한 청구항 작성에는 제한요구를 의식한 청구항 보정이 동반되어야 한다. 심사 중 보정은 종종 상업적으로 중요한 실시형태를 향해 이동한다. 그것은 자연스러운 일이다. 그러나 § 121 보호가 전략적 목표인 경우 모든 보정은 원래의 제한 그룹에 비추어 확인되어야 한다. 상업적으로 매력적이지만 두 개의 제한된 발명을 가로지르는 청구항은 가치보다 더 큰 장기 리스크를 만들 수 있다.

E. § 121은 인용예로부터 보호할 뿐, 조문 밖의 구별되지 않는 청구항을 치유하지 않는다

더 미묘한 점은 § 121이 구별되지 않는 청구항을 구별되는 청구항으로 만드는 것이 아니라는 점이다. § 121은 적격 특허가 자명성형 이중특허 거절 또는 공격에서 인용예로 사용되는 것을 방지한다. 35 U.S.C. § 121. 법정 요건이 충족되지 않으면 통상적인 이중특허 분석으로 돌아간다.

이 점이 중요한 이유는 실무자들이 때때로 세이프 하버가 패밀리 전반의 이중특허를 “해결”하는 것처럼 말하기 때문이다. 그것은 지나치게 넓은 표현이다. 세이프 하버는 특정 특허가 적격 분할출원 또는 원출원에 대한 이중특허 인용예로 기능하는 것을 막을 수 있다. 그러나 후속 청구항이 제한 아키텍처 밖에 있는 경우, 그 출원이 진정한 분할출원이 아닌 경우, 관련 출원이 제한요구의 결과로 제출되지 않은 경우, 또는 컨소넌스가 상실된 경우, § 121은 달리 특허적으로 구별되지 않는 청구항을 구제하지 않는다. See Pfizer, 518 F.3d at 1362–63; St. Jude, 729 F.3d at 1381–82; G.D. Searle, 790 F.3d at 1354–56.

이 구별은 이 글의 논거를 강화하므로 명시되어야 한다. 이 글은 제한요구를 의식한 청구항 작성이 마법의 지팡이라고 주장하는 것이 아니다. 이 글은 제한요구를 의식한 청구항 작성이 통상적인 계속출원 실무가 제공하지 않는 법정 방어를 만들 수 있다고 주장한다. 그 방어는 법정 방어이기 때문에 강력하지만, 조문의 요건이 충족되어야 하므로 불안정하기도 하다.

IV.       심사에서 세이프 하버 보존하기

이 법리는 즉각적인 심사 실무상의 결과를 갖는다. 세이프 하버는 출원들이 계속 중인 동안 구축되어야 한다. 다음의 사항들은 추가적인 명문 요건이라기보다는 실무상 규율이지만, 나중에 법정 요건을 입증할 수 있는지를 좌우한다.

A. 세이프 하버는 소송이 아니라 발행 전에 구축하라

Federal Circuit은 발행 후 § 121 보호를 재구성하려는 시도에 특히 회의적이었다. G.D. Searle과 Janssen은 이 점을 선명하게 보여준다.

G.D. Searle에서 특허권자는 재발행(reissue)을 이용해 특허 패밀리 문제를 바로잡으려 했다. 원특허는 분할출원이 아니라 일부계속출원으로 심사된 출원에서 발행되었다. 재발행에서 특허권자는 신규사항을 삭제하고 그 출원을 분할출원으로 재지정했다. Federal Circuit은 세이프 하버가 적용되지 않는다고 판시했다. G.D. Searle, 790 F.3d at 1354–56. 재발행에서 신규사항을 삭제한다고 해서 그 특허가 발행된 출원의 성격이 소급하여 변경되는 것은 아니었다. Id. at 1355. 법원은 또한 관련 특허들이 분할출원 체인에서 요구되는 공통 계보를 공유하지 않는다고 보았다. Id. at 1356.

Janssen은 재심사(reexamination) 맥락에서 같은 실무적 결론에 도달했다. 그 사건에서 특허권자는 재심사 중 특허를 보정하여 신규사항을 제거하고 출원을 분할출원으로 재지정함으로써 문제된 특허를 § 121 안으로 가져오려 했다. Federal Circuit은 그 시도를 배척하고, 특허권자가 재심사에서의 보정으로 문제된 특허를 소급하여 세이프 하버 안으로 가져올 수 없다고 판시했다. In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1321–23 (Fed. Cir. 2018). 법원은 늦어도 문제된 특허가 발행될 때까지는 그 출원이 적절하게 분할출원으로 지정되어 있어야 한다고 밝혔다. Id. at 1323.

이 사건들은 이 글의 심사 실무 메시지에 필수적이다. 세이프 하버 보호는 지방법원, 재발행 또는 재심사에서 고칠 수 있는 것이 아니다. 그것은 출원들이 계속 중인 동안 설계되어야 한다. § 121의 이익을 원하는 실무자는 처음부터 기록이 § 121 기록처럼 보이도록 만들어야 한다. 즉, 복수 발명에 대한 최초 청구항, 특허청이 부과한 제한요구, 깨끗한 선택 답변, 비선택 주제에 관한 분할출원, 신규사항의 부재, 컨소넌스를 유지하는 청구항 보정, 그리고 계보를 문서화한 패밀리 차트가 필요하다.

B. 발행 전 제출 요건이 분할출원 시기를 좌우하게 하라

§ 121은 시기 요건도 포함한다. 분할출원은 다른 출원에 대한 특허 발행 전에 제출되어야 한다. 35 U.S.C. § 121. 실무상 이는 간단한 심사 규율을 강화한다. 비선택 발명이 중요한지 여부를 결정하기 위해 부모출원 또는 다른 관련 패밀리 구성원이 발행된 뒤까지 기다리지 말라는 것이다.

가장 안전한 실무는 허여 전, 그리고 관련 특허 발행 전에는 반드시 분할출원 결정을 내리는 것이다. 가정에서 대리인은 선택 사건의 허여통지를 체크포인트로 사용해야 한다. 비선택 그룹을 식별하고, 임상 데이터, 파트너 논의, 제조 스케일업 및 제2 적응증 계획을 평가하며, 법정 경로가 여전히 열려 있는 동안 어떤 분할출원을 제출할지 결정해야 한다. 적시의 분할출원 조치 없이 발행으로 넘어간 제한요구는 포트폴리오 자산이 아니라 놓친 기회가 될 수 있다.

C. 사후적 성격 규정보다 깨끗한 아키텍처를 우선하라

Federal Circuit 판례는 깨끗한 아키텍처에는 보상하고 영리한 재구성에는 불이익을 준다. Applied Materials와 Symbol은 출원인이 특허청이 부과한 분할을 존중한 경우 § 121이 특허를 보호할 수 있음을 보여준다. Applied Materials, 98 F.3d at 1568–69; Symbol, 935 F.2d at 1579–80. Boehringer는 체인이 제한요구와 계속 연결되어 있고 다른 법정 요건이 충족되는 경우 보호가 첫 번째 분할출원을 넘어 확장될 수 있음을 보여준다. 592 F.3d at 1352. 그러나 Pfizer, Amgen, St. Jude, G.D. Searle 및 Janssen은 이중특허가 소송 문제가 된 뒤 분할출원 체인이 아닌 구조를 나중에 다시 라벨링한 패밀리를 법원이 구제하지 않는다는 것을 보여준다. Pfizer, 518 F.3d at 1362–63; Amgen, 580 F.3d at 1353–54; St. Jude, 729 F.3d at 1381–82; G.D. Searle, 790 F.3d at 1354–56; Janssen, 880 F.3d at 1321–23.

이 판례법은 실무상 작성 명령으로 이해되어야 한다. 실무자가 제한의 이익을 원한다면, 그 출원은 제한 기록이 나중에 지방법원과 Federal Circuit에 의해 면밀히 검토될 것이라는 전제하에 작성되고 심사되어야 한다. 출원인이 분할출원을 제출할 수 있었을 것이라고 말하는 것으로는 충분하지 않다. 후속 청구항이 제한으로 제외된 주제와 대략 대응한다고 말하는 것으로도 충분하지 않다. 나중에 신규사항을 제거하는 것만으로도 충분하지 않다. 패밀리는 그 법정 이야기가 사실이 되도록 구조화되어야 한다.

V.          터미널 디스클레이머는 비용 없는 대체수단이 아니다

자명성형 이중특허에 대한 흔한 대응 중 하나는 출원인이 단순히 터미널 디스클레이머를 제출하면 된다는 것이다. 그 대응은 지나치게 안이하다. 터미널 디스클레이머는 심사상 문제를 해결할 수 있지만 장기적인 자산 문제를 만들 수 있다.

비법정 이중특허를 극복하기 위해 제출되는 터미널 디스클레이머는 특허기간을 포기하는 것 이상을 한다. 37 C.F.R. § 1.321(c)(3)에 따르면, 그 특허는 이중특허 거절의 근거가 된 출원 또는 특허와 공통으로 소유되는 기간에 한하여, 그리고 그 기간 동안에만 권리행사가 가능하다는 규정을 포함해야 한다. 37 C.F.R. § 1.321(c)(3). 이 규정은 또한 터미널 디스클레이머가 승계인과 양수인도 구속한다고 정한다. 37 C.F.R. § 1.321(b).

이는 거래상 핵심적인 사항이다. 이 요건은 구어적 의미의 “공동소유”가 아니라 공통소유(common ownership)로 설명하는 것이 가장 정확하다. 터미널 디스클레이머가 붙은 특허의 권리행사 가능한 존속기간 동안, 권리행사 가능성은 인용 특허 또는 출원과의 공통소유에 의존한다. 가정에서 회사가 나중에 제조공정을 한 파트너에게 양도하거나, 바이오마커 청구항을 분야별로 라이선스하거나, 약물-기기 조합을 스핀아웃하려는 경우 이 점은 중요할 수 있다.

Federal Circuit의 SimpleAir, Inc. v. Google LLC 판결은 이 점을 보여준다. 그 사건의 특허들은 심사 중 자명성형 이중특허 거절을 극복하기 위해 터미널 디스클레이머가 제출되었고, 그 디스클레이머들은 관련 부모특허 또는 부모출원과 함께 만료되고 공통소유될 것을 요구했다. 884 F.3d 1160, 1166–67 (Fed. Cir. 2018). 법원은 또한 터미널 디스클레이머가 특허기간과 양도가능성 모두에 영향을 줄 수 있다고 보았다. Id. at 1167–68.

소유권 문제는 공동연구, 대학 라이선스, 공동개발 및 사업양도 상황에서 더욱 심각하다. In re Hubbell에서 Federal Circuit은 공통소유가 자명성형 이중특허 거절의 전제조건이 아니라고 판시했다. 709 F.3d 1140, 1147–49 (Fed. Cir. 2013). 이는 소유권이 이미 갈라진 경우 터미널 디스클레이머가 실무상 또는 법적으로 이용 가능하지 않을 수 있기 때문에 중요하다. See id.; see also In re Fallaux, 564 F.3d 1313, 1318–19 (Fed. Cir. 2009) (분리된 소유권 맥락에서 이중특허 우려를 논의).

제한요구를 의식한 청구항 작성은 이 문제에 프런트엔드에서 대응한다. 제한요구에 의해 뒷받침되는 분할출원 경로는 나중에 터미널 디스클레이머에 의존할 필요를 줄일 수 있다. 이것은 § 121이 모든 이중특허 리스크를 제거한다는 뜻이 아니다. 적절히 보존된 세이프 하버 입장이 모든 이중특허 거절을 터미널 디스클레이머로 패밀리를 묶어 해결하는 심사 전략보다 더 바람직할 수 있다는 뜻이다.

VI.       ODP 환경은 패밀리 아키텍처를 덜 중요하게 하는 것이 아니라 더 중요하게 만든다

자명성형 이중특허는 현대 특허 패밀리에서 여전히 현실적이고 때로는 직관에 반하는 리스크이다. Federal Circuit의 URAA 이후 사건들은 만료일, 특허기간조정, 출원 순서, 발행 순서 및 청구항 중복이 예상치 못한 방식으로 상호작용할 수 있음을 보여준다.

Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd.에서 법원은 그 사건의 사정하에서 나중에 발행되었지만 더 일찍 만료되는 특허가, 먼저 발행되었지만 더 늦게 만료되는 특허에 대한 자명성형 이중특허 인용예가 될 수 있다고 판시했다. 753 F.3d 1208, 1215–17 (Fed. Cir. 2014). AbbVie Inc. v. Mathilda & Terence Kennedy Institute of Rheumatology Trust에서도 법원은 자명성형 이중특허가 배타권의 부적절한 시간적 연장과 계속 관련된다고 강조했다. 764 F.3d 1366, 1373–74 (Fed. Cir. 2014).

더 최근에 In re Cellect, LLC는 특허기간조정을 받은 특허에 대한 자명성형 이중특허는 PTA가 더해진 후의 만료일을 사용하여 평가된다고 판시했다. 81 F.4th 1216, 1228–31 (Fed. Cir. 2023). 법원은 또한 만료 후 늦게 제출되는 터미널 디스클레이머 이론을 치유수단으로 인정하지 않았다. Id. at 1231–32.

동시에 Cellect를 과장해서는 안 된다. Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd.에서 Federal Circuit은 공통 우선일을 공유하면서 먼저 출원되고 먼저 발행되었으며 더 늦게 만료되는 청구항은, 나중에 출원되고 나중에 발행되었으며 더 일찍 만료되는 청구항을 근거로 하는 자명성형 이중특허에 의해 무효가 아니라고 명확히 했다. 111 F.4th 1358, 1368–70 (Fed. Cir. 2024).

이 사건들을 종합해도 모든 특허 패밀리에 적용되는 하나의 기계적 규칙이 생기는 것은 아니다. 이들은 계획 수립의 필요성을 만든다. 가정상의 회사에서 화합물, 제형, 투여요법, 제조 경로, 바이오마커 방법 및 제2 적응증을 포괄하는 패밀리는 서로 다른 심사경과와 서로 다른 만료 프로파일을 가질 수 있다. 실무자는 공통 우선권, 계속출원 실무, 공통소유 또는 터미널 디스클레이머가 ODP를 사라지게 할 것이라고 가정해서는 안 된다. 개시가 이를 뒷받침하는 경우, 제한요구에 의해 뒷받침되는 분할출원은 더 깨끗한 아키텍처를 제공할 수 있다.

VII.   제한요구를 유도하는 상업적 논리

제한요구를 의식한 청구항 작성의 상업적 가치는 발명이 단일한 점적 개선이 아니라 플랫폼인 경우 가장 분명하다. 생명과학 가정은 이 점을 보여준다. 화합물, 제형, 제조 경로, 투여요법, 바이오마커 방법, 약물-기기 조합 및 제2 적응증을 별개의 청구항 패밀리로 취급하는 특허 패밀리는 그것들을 하나의 발명의 단순한 예비 실시형태로 취급하는 패밀리보다 더 유용할 수 있다.

A. 선택권과 단계적 투자

플랫폼 회사는 출원 시점에 어떤 자산이 상업적으로 지배적이 될지를 아는 경우가 드물다. 선택된 청구항은 출시 제품에 가장 가깝거나 선행기술에 가장 덜 노출되어 있다는 이유로 먼저 추구될 수 있다. 비선택 청구항은 임상 데이터, 규제 피드백, 자금조달, 파트너 관심 및 경쟁자 행동이 가치를 명확히 함에 따라 분할출원 후보로 남을 수 있다.

가정에서 화합물은 첫 번째 선택을 정당화할 수 있다. 그러나 투여요법이 나중에 라벨에 필수적이 되거나, 제형이 차별화 요소가 되거나, 바이오마커로 선택된 환자군이 급여·상환의 핵심 이야기가 된다면, 보존된 분할출원 경로는 더 좁은 최초 청구항 세트로 얻는 한계적 비용 절감보다 더 가치 있을 수 있다. 요점은 모든 것을 한꺼번에 공격적으로 심사받는 것이 아니다. 더 나은 정보로 나중에 결정을 내릴 권리를 보존하는 것이다.

그러한 단계화는 마일스톤과 연결되어야 한다. 선택 사건의 허여 시, 대리인은 각 비선택 그룹을 다시 검토하여 그것이 현재 제품, 예상되는 설계회피, 파트너 기회, 규제상 발전 또는 향후 자금조달 스토리에 대응하는지 물어야 한다. 특허 예산은 단순히 제출된 출원 수가 아니라 보존된 선택권의 가치에 비추어 평가되어야 한다.

B. 실사 및 거래 준비성

유용한 제한요구는 훌륭한 특허 포트폴리오 관리자가 어차피 해야 할 일을 수행하는 경우가 많다. 즉, 자산을 상업적으로 이해 가능한 범주로 나누는 것이다. 가정에서 하나의 그룹은 핵심 화합물에, 다른 그룹은 제조에, 또 다른 그룹은 치료방법에, 다른 그룹은 바이오마커 환자군에, 또 다른 그룹은 약물-기기 조합에 대응할 수 있다. 후속 분할출원이 이러한 그룹을 따라가면, 그 패밀리는 실사에서 이해하기 쉬워진다.

투자자와 인수자는 회사가 특허를 보유하고 있는지만 묻지 않는다. 그들은 그 특허가 제품, 예상되는 설계회피, 향후 적응증, 제조 통제 지점 및 파트너 대상 자산을 포괄하는지를 묻는다. 또한 분할출원 권리가 계속 중인지, ODP 리스크가 통제되는지, 터미널 디스클레이머가 분리 가능성을 해치는지도 묻는다. 깨끗한 제한요구를 중심으로 구성된 패밀리는 임시방편적 계속출원으로 구축된 패밀리보다 이러한 질문에 더 설득력 있게 답할 수 있다.

이 지점에서 기록 규율은 상업적 의미를 갖는다. 구매자와 라이선시들은 제한 그룹이 명확했는지, 후속 출원이 그 그룹을 따라갔는지, 그리고 패밀리가 사후에 개조된 것이 아니라 진정한 분할출원 아키텍처로 구축되었는지를 물을 것이다. See G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354–56 (Fed. Cir. 2015); In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1321–23 (Fed. Cir. 2018). 파일 히스토리는 무엇이 제한되었는지, 무엇이 선택되었는지, 무엇이 비선택으로 남았는지, 출원인이 제한요구에 이의를 제기했는지, 그리고 후속 분할출원이 심사관의 그룹에 어떻게 대응하는지를 명확히 보여주어야 한다.

C. 라이선스 및 권리행사 레버리지

제한요구를 의식한 청구항 작성은 더 사용하기 쉬운 라이선스 패키지를 만들어낼 수 있다. 하나의 넓은 특허만 가진 라이선서는 종종 둔한 도구만 가진 셈이다. 구조화된 패밀리를 가진 라이선서는 더 정밀하게 라이선스할 수 있다. 제조 청구항은 공정 파트너에게, 바이오마커 청구항은 진단 파트너에게, 약물-기기 청구항은 기기 협력자에게, 제2 적응증 청구항은 치료 분야 라이선시에게 라이선스할 수 있다. 이러한 세분성은 사용 분야별 라이선스, 공급망 라이선스, 방어적 크로스 라이선스 및 합의 구조를 뒷받침할 수 있다.

권리행사상의 이점도 유사하다. 단일 특허는 좁은 비침해 주장이나 하나의 무효 공격에 취약할 수 있다. 구조화된 패밀리는 상업적 사슬의 서로 다른 참여자에 대해 서로 다른 청구항 유형을 제시할 수 있다. 제품 청구항은 제조업체에, 방법 청구항은 사용자 또는 서비스 제공자에, 제조 청구항은 공급업체에, 기기 조합 청구항은 통합 플랫폼 운영자에 대해 적용될 수 있다.

이는 특허가 많을수록 항상 좋다는 뜻이 아니다. 충분히 차별화되지 않은 특허는 ODP 문제, 터미널 디스클레이머 의존성 및 청구배제상 복잡성을 만들 수 있다. 요점은 더 정밀하다. 진정으로 다른 제한된 발명을 중심으로 구축된 패밀리는 서로 다른 상업적 병목지점을 향한 서로 다른 청구항을 제공하면서, 그 특허들이 왜 별도로 존재하는지에 대한 더 깨끗한 설명을 보존할 수 있다.

D. 거래상 유연성

제한 전략은 향후 자산 분리가 그럴듯한 경우 특히 매력적이다. 대학은 서로 다른 사용 분야를 서로 다른 회사에 라이선스할 수 있다. 플랫폼 스타트업은 비핵심 응용을 스핀아웃할 수 있다. 제약회사는 치료 청구항을 유지하면서 제조기술을 매각할 수 있다. 터미널 디스클레이머로 묶인 특허 패밀리는 권리행사 가능성이 계속적인 공통소유에 의존할 수 있기 때문에 이러한 거래를 더 어렵게 만들 수 있다.

제한요구가 뒷받침하는 분할출원 패밀리는 더 깨끗한 대안을 제공할 수 있다. 원출원이 복수의 실제 발명을 제시하도록 작성되었고, 특허청이 제한요구를 했으며, 진정한 분할출원이 비선택 그룹을 추구했고, 컨소넌스가 보존되었다면, 그 결과 생긴 자산은 설명하기 더 쉽고 잠재적으로 거래하기 더 쉬울 수 있다. 그 패밀리가 모든 ODP 리스크에서 자유로운 것은 아니지만, 모든 자산을 영원히 묶어 두는 데 의존하지 않는 법정 세이프 하버 서사를 가질 수 있다.

따라서 상업적 명제는 좁지만 중요하다. 제한요구를 유도하는 것이 항상 바람직한 것은 아니다. 비용을 증가시키고, 선택을 강제하며, 심사를 복잡하게 할 수 있다. 그러나 사업모델이 복수의 보호 가능한 노드에 의존한다면, 실무자는 청구항을 단지 심사를 통과하도록 작성할 것인지가 아니라, 사업이 사용할 수 있는 특허 패밀리를 만들도록 작성해야 하는지를 물어야 한다.

VIII.                  제한요구에 대한 답변은 포트폴리오 문서이다

제한요구에는 기계적으로 답변해서는 안 된다. 그 답변은 패밀리 기록에서 가장 중요한 문서 중 하나가 될 수 있다.

첫 번째 질문은 이의제기(traverse)를 할 것인지이다. 심사관의 그룹화가 전략적으로 유용하고, 법적으로 타당하며, 출원인의 향후 분할출원 계획과 일치한다면 이의제기를 하지 않는 것이 타당할 수 있다. 심사관의 그룹화가 지나치게 넓거나 부정확하거나 유해한 청구범위상 함의를 만들 가능성이 있다면 이의제기가 필수적일 수 있다. 그 결정은 단기적인 심사 편의에만 의해 좌우되어서는 안 된다.

두 번째 질문은 무엇을 선택할 것인지이다. 선택되는 그룹은 종종 단기적 허여 또는 즉각적인 상업적 보호를 만들어낼 가능성이 가장 높은 발명이다. 그러나 그것이 항상 올바른 답은 아니다. 실무자는 제품 출시 시기, 경쟁자의 설계회피 리스크, 예상되는 계속출원, 외국 심사, 선행기술의 강도, PTA 영향 및 클라이언트의 분할출원 예산을 고려해야 한다.

세 번째 질문은 어떤 기록을 만들 것인지이다. 출원인이 이의제기 없이 선택하는 경우, 답변은 비선택 청구항이 특허적으로 구별된다는 불필요한 자인을 피해야 한다. 그러한 자인은 나중에 청구범위를 좁힐 수 있다. 출원인이 이의제기를 하는 경우, 답변은 제한이 유지될 때 분할출원을 제출할 수 있는 능력을 훼손하지 않으면서 출원인의 불동의를 보존해야 한다. 심사관의 제한 진술이 발명을 잘못 성격 규정한다면, 답변은 기록을 바로잡아야 한다.

이 마지막 점은 Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co., 156 F.4th 1259 (Fed. Cir. 2025) 이후 더욱 중요해졌다 (Restriction Requirement의 실질적 한정 효과: Focus Products v. Kartri 사건이 주는 교훈). 이 사건은 모든 종(species) 선택이 청구범위를 좁힌다는 의미로 읽혀서는 안 된다. 그 힘은 후속 심사경과 기록에 있다. 심사관이 특정 청구항을 선택된 종 밖에 있는 것으로 반복적으로 취급했고, 특허권자가 그 경계를 받아들였으며, 법원은 특허권자가 나중에 포기된 범위를 되찾을 수 없다고 판시했다. Id. 제한요구를 의식한 심사 실무에 대한 교훈은 분명하다. 분할출원 아키텍처를 뒷받침하는 동일한 기록이 잘못 다루어지면 청구범위를 좁힐 수도 있다.

따라서 제한요구를 의식한 청구항 작성에는 제한요구를 의식한 심사 실무가 필요하다. 실무자는 제한요구에 대한 답변을 선택서인 동시에 향후 소송 증거자료로 취급해야 한다.

IX.       결론

최고의 특허 실무자는 최초 허여만을 위해 청구항을 작성하지 않는다. 그들은 자산의 전 생애를 위해 작성한다.

제한요구는 종종 불편하지만, 불편함이 곧 손해는 아니다. 적절한 사건에서 제한요구는 가치 있는 사건이 될 수 있다. 그것은 출원이 복수의 독립적이거나 별개의 발명을 제시한다는 점을 확인하고, 분할출원의 로드맵을 만들며, § 121 세이프 하버 주장을 뒷받침하고, 기간을 희생시키고 권리행사 가능성을 공통소유에 종속시키는 터미널 디스클레이머의 필요성을 줄일 수 있다.

이 전략에는 주의가 필요하다. § 121은 형식적이다. 컨소넌스가 중요하다. 분할출원 지위가 중요하다. 심사 답변이 중요하다. 터미널 디스클레이머가 여전히 필요할 수도 있다. 그리고 제한 기록은 잘못 다루어지면 청구범위를 좁힐 수 있다.

그러나 이러한 주의사항은 중심 명제를 약화시키는 것이 아니라 오히려 뒷받침한다. 클라이언트의 개시가 플랫폼이라면, 청구항 전략은 그것을 하나의 좁은 발명인 것처럼 가장해서는 안 된다. 복수의 실제 발명이 개시되어 있는 경우, 정교한 실무자는 특허청이 그것들을 제한할 원칙 있는 이유를 가질 수 있도록 때로 청구항을 작성해야 한다. 그러한 경우 제한요구를 유발하는 것은 술수가 아니다. 그것은 규율 있는 포트폴리오 아키텍처이다.