自社の特許出願が先行技術となるとき米国の同一者への権利帰属、日本の出願人同一性、韓国の拡大された新規性を双方向から理解する
要旨：企業の特許ポートフォリオに属する先の特許出願が後の出願の障害となることがあるが、利用できる保護は、いずれの法域の規則が適用されるかによって異なる。本稿は、35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) を手掛かりとして、日本の特許法第29条の2及び韓国の特許法第29条第3項を解説し、さらに比較の方向を逆にして、日本及び韓国の実務家が米国実務を理解するための指針を示す。米国の例外は、請求項に係る発明の有効出願日までに、関連する事項が同一者に帰属していたこと、又は同一者への法的に履行を求め得る譲渡義務の対象であったことに着目する。所定の要件を満たす共同研究契約も、別の適用経路となる。これに対し、日本及び韓国は、関連する出願人全員又は発明者全員の完全な一致に基づく例外を認め、出願人の同一性は適用される法定の判断基準時において判断される。一部の者が重複することや、企業間に資本関係があることだけでは、必要な同一性は成立しない。また、本稿は、日本及び韓国における同一性又は実質的同一性の判断と、米国における先願に基づく先行技術の新規性欠如及び自明性に対する、より広い利用とを区別する一方、条約優先権を主張する韓国出願についての出願人同一性の判断基準時は未解決の論点として明示的に留保する。具体的な事例と審査対応の指針を通じ、先の開示を除外できても、公衆に利用可能となった先行技術、ダブルパテント又は請求項の競合に関する拒絶理由が必ずしも解消されない理由を説明する。したがって、効果的な連携には、開示による裏付け、出願日及び公開日、発明者、出願人の同一性、権利帰属並びに譲渡義務に関する共通の事実記録を整えた上で、各国法をそれぞれ適用することが必要である。
はじめに
企業の特許ポートフォリオから、予想外の拒絶理由が生じることがある。同じ組織の先の出願が、後の出願に対して引用されるのである。米国の代理人は、35 U.S.C. § 102(b)(2)(C) により、同一者への権利帰属を理由としてその引用文献を除外できるかを直ちに検討するかもしれない。日本及び韓国の代理人であれば、出願人又は発明者が同一かを問うかもしれない。いずれも自国では適切な問いである。問題は、その問いに対する自国の答えが、他国でも当然に通用すると考えたときに生じる。
日本及び韓国で最も近い対応規定は、日本の特許法第29条の2（英語では Article 29bis 又は Article 29-2）及び韓国の特許法第29条第3項に設けられた同一性に関する規定である。これらは、後願の出願後になって初めて先願が公衆に利用可能となるという、共通する問題に対処している。しかし、その法的な仕組みは異なる。この相違を理解することは、米国の実務家が日本及び韓国の現地代理人に指示を出す際に役立つとともに、日本及び韓国の実務家が米国の出願・審査実務における機会とリスクを把握する際にも役立つ。 35 U.S.C. § 102(a)(2), (b)(2)(C); Patent Act, Act No. 121 of Apr. 13, 1959, art. 29-2, as amended (Japan) [hereinafter Japanese Patent Act]; Patent Act, Act No. 4207, Jan. 13, 1990, art. 29(3), as amended (S. Kor.) [hereinafter Korean Patent Act].
出願Aの明細書に、後の出願Bが請求するセンサの配置が記載されている場合を考える。A自体の請求項は、別の発明を対象としている。まず、発明者は異なるが、出願人及び権利者は終始同一の企業であり、Aの公開はBの出願後であると仮定する。また、発明者の特定は正しく、発明者が異なる場合には独立に開発されたものとする。発明者由来の開示に関する例外は、明示的に取り上げる場合を除き利用できないものとする。さらに、各国において引用適格を有するAの対応出願が存在し、Bについての関連する出願日がそれより後であると仮定する。米国出願が存在するだけで、すべての法域において当然に先願として引用できるわけではない。
比較を整理するのは、次の三つの問いである。Aは引用文献としての適格性を有するか。発明又は出願人の間の関係により、その利用が妨げられるか。請求項について、別途ダブルパテント又は先願の問題が生じるか。これらを区別することが、連携した助言の基礎となる。便宜上、本稿では「先行技術」という語を広く用い、これらの特別な先願に基づく拒絶理由も含める。ただし、日本の特許法第29条の2及び韓国の特許法第29条第3項の判断は、公衆に利用可能となった先行技術に関する通常の判断及び進歩性の判断とは別である。 Japan Pat. Off., Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.2 (July 2026) [hereinafter JPO Guidelines]; Ministry of Intell. Prop., Patent Examination Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57 (Feb. 2026) (S. Kor.) [hereinafter Korean Guidelines].
1. 米国法の出発点：過去の基準時における権利関係
§ 102(b)(2)(C) は、その規定がなければ § 102(a)(2) に該当する開示に適用される。後者は、法定要件が満たされる場合に、所定の米国特許、米国出願公開公報及び適格な国際公開公報を対象とする。引用文献には他の発明者が記載されている必要があり、関連する事項の有効出願日は、審査対象の発明の有効出願日よりも早くなければならない。米国発明法（AIA）の下では、米国を指定する適格な公開済みPCT出願は、この効果を生じるために米国国内段階へ移行する必要も、英語で公開される必要もない。 U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 2154.01(a), (c) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].
引用文献の日付と請求項の日付は、それぞれ別に分析する必要がある。§ 102(d) は、引用文献のうち依拠される事項がいつ有効に出願されたかを定め、§ 100(i) は、審査対象の請求項に係る発明の有効出願日を定める。先の優先権書類は、それぞれの判断に必要な事項を実際に裏付けていなければならない。公報の表紙に印刷された日付だけで、いずれの点も立証されるわけではない。 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2152.01; MPEP § 2154.01(b).
§ 102(a)(2) が適用される場合、同条 (b)(2)(C) が問うのは、請求項に係る発明の有効出願日までに、開示事項と請求項に係る発明の双方が同一者に帰属していたか、又は同一者に譲渡する義務の対象であったかである。着目すべきなのは、関連する事項についての法的な権利関係である。出願人の名称が見かけ上一致していることでも、両出願が現在同じ企業グループに属していることでもない。 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).
権利者の一致は完全でなければならない。関連する開示事項をXとYが共有している一方、請求項に係る発明をXのみが所有している場合、双方にXが含まれているだけでは、必要な同一者への権利帰属は成立しない。双方について、単独の権利者又は共有者全員の組合せが完全に一致し、その者又はその全員が必要な権利を有していなければならない。他方、その企業が、引用文献の別の箇所に記載された無関係な実施形態のすべてを所有している必要はない。適格な譲渡義務は、法的に履行を求め得るものでなければならず、発明者がいずれ譲渡するであろうという期待だけでは足りない。 MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).
この例外は、新規性欠如及び自明性のいずれの判断についても、その開示の § 102(a)(2) に基づく先行技術としての地位を除く。この例外に1年間という期間制限はない。ただし、§ 102(a)(1) に基づく公衆に利用可能な先行技術としての独立した根拠を除くものではなく、ダブルパテントも解消しない。また、除外された開示であっても、実施可能性又は内在性（inherency）を示す証拠としての利用が必ずしも妨げられるわけではない。 MPEP § 717.02(b)(II). こうした限界があるため、「当社が両出願を所有している」という説明は、有用な出発点にはなっても、それだけで十分な応答にはならない。 MPEP § 2154.02(c); 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1).
AIA以前の § 103(c) に馴染みのある実務家も、分析の枠組みを切り替える必要がある。同規定は主として自明性を対象とし、発明がなされた時点の関連する権利関係に着目していた。AIAの規定は、適格な § 102(a)(2) の事項を除外し、請求項に係る発明の有効出願日を用いる。両制度を混同すると、必要な権利関係が成立すべき期限や、利用可能な救済の範囲を誤るおそれがある。 MPEP § 2146; MPEP § 2154.02(c).
2. 米国法を手掛かりに日本の特許法第29条の2を理解する
日本の特許法第29条の2は、後願の出願後に公開される、所定の要件を満たす先の特許出願又は実用新案登録出願に開示された発明を対象とする。その範囲は、先願の出願人が請求した内容に限られず、先願の当初の明細書、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲、及び図面の関連する記載も問題となり得る。したがって、Aから重複する請求項を削除しても、Bに対する第29条の2の拒絶理由が必ずしも解消されるわけではない。 Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.
米国で馴染みのある権利関係の問いは、日本では二つの同一性の問いに置き換わる。第29条の2は、関連する発明者が同一である場合には後願の発明を排除せず、また、同条ただし書は、後願の出願時に出願人が同一である場合にも後願を保護する。いずれか一方の経路を満たせば足りる場合がある。同一者への権利帰属や譲渡義務は背景事情として有用でも、日本で適用される同一性の要件に代えることはできない。 Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.
共同出願の場合、出願人全員が完全に一致しなければならない。親会社が共通していることや、共同出願人のうち一人が重複していることだけでは、同一性は成立しない。ただし、出願人の同一性は法的な判断であり、名称の文字列を比較するだけの問題ではない。JPOの2026年7月の審査基準は、名称が変更されても出願人自体は変わらないこと、及び合併などの一般承継はJPOへの届出が完了していなくても法的効力を生じ得ることを明示している。代理人は、承継の効力も含め、関連する時点において法律上の出願人が誰であったかを確認すべきである。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.2(2) & nn.1–2, at 3–4.
発明者についての判断も、比較対象となる発明に即して行われる。出願書類は出発点となるが、記載された氏名に相違がある場合、直ちに例外を利用できないと結論付けるのではなく、実際に誰がその発明をしたのかを検討すべきである。先願に複数の発明が含まれ、後願の請求項がそのうち一つだけに関係する場合には、この点が特に重要となる。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(2)–(3), at 3.
共同発明の場合、発明者全員が完全に一致しなければならない。同一性は出願書類から明らかな場合もあれば、実際の発明者についての証拠に基づく実質的な検討により認められる場合もある。しかし、発明者のうち一人が重複するだけでは、発明者同一の例外は成立しない。この点は、後願の発明者のうち一人又は複数人のみを記載し、それ以外の発明者を含まない引用文献について、§ 1.130 に基づく宣言書（declaration）を要求せずに発明者由来の開示として扱うことがある米国実務とは異なる。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(1)–(3), at 3; MPEP § 717.01(III)(B).
第29条の2は、実質的に同一の発明にも及ぶ。一定の軽微な相違があっても発明が実質的に同一とされることがあるため、限定事項が一つ追加されていることを見いだすだけで、必ずしも拒絶理由を解消できるわけではない。この判断は、第29条第2項に基づく通常の進歩性判断とは区別される。先の未公開出願は、第29条の2が適用されるというだけで、通常の進歩性判断における引用発明の組合せについて、公衆に利用可能な先行技術と同じ全面的な役割を与えられるわけではない。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.2, at 4; Japanese Patent Act art. 29(1)–(2).
最後に、同一の発明を請求する競合出願については、第39条が別途規律する。したがって、第29条の2において出願人又は発明者の同一性を立証できても、両出願について同じ請求項で特許を受けられることまで意味するわけではない。 Japanese Patent Act art. 39.
3. 米国法を手掛かりに韓国の特許法第29条第3項を理解する
韓国の特許法第29条第3項は、後願の発明と、所定の要件を満たす先の特許出願の開示との同一性を対象とする。同条第4項は、先の実用新案登録出願について対応する規則を定める。ここでも例外の基準は、発明者又は出願人が同一であることである。優先権主張を伴わない通常の韓国への直接出願、及び本稿第5節で扱う国内優先権の事例については、出願人の同一性は後の韓国出願の出願時に判断される。条約優先権を主張する出願については、第54条に基づく別個の分析が必要であり、本稿ではその出願人同一性の判断基準時を示さない。日本との全般的な類似性は理解の助けとなるが、韓国の条文及び審査指針は独立に適用すべきである。 Korean Patent Act arts. 29(3)–(4), 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.
引用文献としての適格性を検討する際には、出願経路にも注意が必要である。韓国の特許法第29条第5項から第7項は国際出願を扱い、必要な韓国語翻訳文を提出しなかったために取下げとみなされる一定の出願を除外している。日本にも、翻訳文の不提出により取下げとみなされる外国語国際出願について、同様の除外がある。したがって、同じPCT国際公開でも、法域によって先行技術としての効果が異なり得る。米国の規則は、各国の国内段階について普遍的に通用する判断基準を提供するものではない。 Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45, 353–54; Japanese Patent Act art. 184-13; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.4.
韓国の審査指針は、共同出願の場合に出願人全員の完全な一致を要求する。発明者については、審査官は出願書類を出発点とし、共同発明であれば発明者全員の完全な一致を求める。ただし、外見上の不一致があっても、証拠により実際の同一性が認められることがある。拒絶理由が示された後に氏名を追加する補正では、追加された者が真の発明者であることの立証を求められる場合があり、記録を書き換えること自体が実体的な回答となるわけではない。 Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 4(1)–(2), at 351–52.
韓国で一般に「拡大された新規性（expanded novelty）」と呼ばれる概念には、実質的同一性も含まれる。周知技術を用いた軽微な付加、削除又は変更であって、新たな効果を生じないものは、その範囲に含まれ得る。2026年2月の審査指針は、このような場合と、その限定的な程度を超える相違があるものの、なお自明とされる場合とを明確に区別している。通常の自明性が認められるだけでは、第29条第3項にいう同一性は成立しない。 Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57.
米国の読者にとって、この区別は応答方針を変える。AにはBの重要な構成要件が欠けており、審査官がその構成要件を補うには通常の自明性分析によるほかない場合を考える。米国の審査では、除外されていない § 102(a)(2) の引用文献は、なお § 103 に基づく重大な障害となり得る。韓国では、まず、その相違が実質的同一性の範囲内にとどまるかが問題となる。審査官は、その要件を単に通常の進歩性判断に置き換えることはできない。公衆に利用可能な引用文献については、第29条第1項及び第2項に基づく別の問題として扱われる。 Korean Patent Act art. 29(1)–(4); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45.
請求項が競合する場合には、第36条に基づく先願の判断が別途行われる。韓国の審査指針は、発明者又は出願人の同一性により拡大された新規性の規定に基づく拒絶が妨げられる場合でも、第36条の適用を明示的に予定している。ここから得られる教訓は日本と同じである。先の開示に基づく問題の解消と、先の請求項に基づく問題の解消は、別個の作業である。 Korean Patent Act art. 36; Korean Guidelines, pt. III, ch. 5, § 4.2(2), at 367–68.
4. 比較を逆方向に読む：日本及び韓国の代理人が米国で確認すべき事項
出願人の一致ではなく権利関係を調べる
「出願人が異なる」と指示するだけでは、米国法の分析は終わらない。適法な出願人が異なっていても、関連する発明を一つの企業に譲渡する、法的に履行を求め得る義務を負っていることがある。逆に、現在の出願人の名称が一致していても、権利帰属が一致したのは適用される期限の後にすぎない場合がある。米国の代理人に必要なのは、現在の書誌事項の一覧だけではなく、日付を確認できる権利関係書類と、その基礎となる義務に関する情報である。
企業の組織構造には、特に注意が必要である。ある子会社がAを所有し、別の子会社がBを所有している場合、最終親会社が共通しているだけでは、関連する両発明の所有者が同一であることにはならない。実務上問うべきなのは、実際の権原又は法的に履行を求め得る譲渡義務によって、§ 102(b)(2)(C) が要求する関係が成立しているかである。これは権利者の完全な一致を求める規則の適用であり、関連会社に対する追加の例外ではない。 MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).
発明者の同一性、開示の由来及び権利帰属を区別する
この比較では、米国法上の三つの経路が特に重要である。発明者の構成が完全に同一であれば、引用文献は § 102(a)(2) の「他の発明者（another inventor）」という要件を満たさない。発明者の構成が異なっていても、開示事項が請求項に係る発明の発明者に由来する場合には、§ 102(b)(2)(A) が適用され得る。他方、§ 102(b)(2)(C) は、権利帰属又は譲渡義務を対象とする。代理人は、事実によって裏付けられるのがどの経路かを特定すべきである。 MPEP §§ 2154.01(a), (c); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).
一部の発明者が重複する場合には注意を要する。USPTOの指針は、発明者の氏名の一部が重複していても、発明者の構成が異なれば、上記の適用要件を満たすものとして扱う。その後、開示の由来（attribution）を示すことによって問題を解消できる場合がある。実際、引用文献に記載された発明者が後願の発明者の一部のみであり、それ以外の者を含まない場合、USPTOは通常、宣言書を求めずに発明者由来の開示に関する例外を認める。この実務を、発明者が一人でも共通していれば引用文献が除外されるという一般則に単純化してはならない。 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).
開示の由来に関する手続と冒認（derivation）との境界にも注意が必要である。拒絶理由が他の発明者を記載した米国特許又は米国出願公開公報に基づき、特許済み又は係属中のその出願が同一又は実質的に同一の発明を請求し、かつ、提出しようとする宣言書が、その先の案件に記載された発明者は後願の発明者から当該請求項に係る発明を取得したと主張する場合には、§ 1.130 を利用できないことがある。代理人は、開示の由来に関する宣言書を利用できると決めつけず、冒認手続や、適切な場合には発明者の訂正を検討すべきである。請求項が重複しているだけでは、この制限は成立しない。 37 C.F.R. § 1.130(c) (2026); MPEP § 717.01(II)(A).
自明性に基づく拒絶に備える
BがAと同一ではない理由を説明する指示は、拡大された新規性の判断では説得的でも、米国の § 103 に基づく拒絶理由への回答にはならないことがある。外国の代理人は、開示内容が異なる理由と、その開示を除外することを裏付ける事実の有無の双方を、米国の現地代理人に伝えるべきである。両主張は相互に補完し得る。一方は拒絶理由の技術的な前提を争い、他方は主張された § 102(a)(2) の根拠を除く。
共同研究契約による経路を検討する
§ 102(c) は、この目的に限って関連する発明が同一者に帰属するものとみなすことにより、米国法上の追加の経路を設けている。同規定は、請求項に係る発明の有効出願日までに効力を生じた、所定の要件を満たす書面による共同研究契約を要求する。開示事項の開発及び請求項に係る発明の創作は、その契約の当事者により、又は当事者のために行われていなければならない。また、請求項に係る発明は、契約の範囲内の活動から生じたものでなければならず、出願には契約当事者を明示しなければならない。 35 U.S.C. § 100(h); 35 U.S.C. § 102(c); MPEP § 2156.
§ 100(h) は、請求項に係る発明の分野における実験、開発又は研究のための、書面による契約、助成契約又は協力協定を対象とする。文書の名称が「共同研究契約」である必要はないが、その実質が法定の定義を満たさなければならない。 35 U.S.C. § 100(h).
この規定は権利を移転するものではない。異なる権利者間の協力が所定の要件を満たす場合に、指定された先行技術上の取扱いを認めるものである。研究上の関係又は秘密保持契約があるだけでは、すべての要件を立証したことにはならない。また、米国法上の要件を満たす契約が、日本又は韓国における出願人若しくは発明者の同一性に単独で代わるわけでもない。共同研究の当事者は、これらの同一性による経路について、それぞれの事実に即して分析すべきである。
5. どの問題について、どの日付が基準となるか
米国で次の時系列を考える。Aの有効出願日は1月10日であり、Bの仮出願は6月1日に行われる。関連する権利が初めて同一者に帰属するのは9月1日であり、Bの非仮出願は翌年5月1日に行われ、その非仮出願の後にAが公開される。Bの対象請求項は6月1日を有効出願日とするための要件を完全に満たしており、それ以前に同一者への譲渡義務は存在しなかったと仮定する。9月の権利取得は、非仮出願より前であっても、§ 102(b)(2)(C) にとっては遅すぎる。 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).
一つだけ事実を変えてみる。9月の譲渡が、6月1日より前から両発明を対象として存在していた、法的に履行を求め得る義務を履行するものであったとする。同条は譲渡義務を認めているため、結論が変わり得る。譲渡書の締結日や登録日は証拠となるが、適格な義務がいつ発生したかを必ずしも示すものではない。また、Bの請求項ごとに有効出願日の分析が異なる場合もある。非仮出願で初めて裏付けられた請求項に、仮出願の日付をそのまま用いることはできない。 MPEP § 2152.01; MPEP § 717.02(a)(I)(B).
日本及び韓国における、優先権主張を伴わない通常の直接出願では、出願人の同一性は後願の出願時に判断される。その時点でAの出願人がX、Bの出願人がYであれば、その後の買収等により両者が同一となっても、先の判断基準時における同一性は成立しない。発明者同一による経路は、別途利用できる可能性がある。国内優先権については、両国の法律は、関連する遡及効の適用先を、先願規定の本文に明示的に限定し、出願人同一に関するただし書には及ぼしていない。本稿で扱う状況では、後願の出願時が引き続き出願人同一性の判断基準時となる。 Japanese Patent Act art. 41(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Korean Patent Act art. 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.
条約優先権を主張する韓国出願については、別個の分析が必要である。第54条第1項は、第29条及び第36条の適用上、所定の要件を満たす外国出願日を韓国の出願日とみなす。これに対し、第55条第3項は、国内優先権による遡及効を第29条第3項及び第4項の本文に適用すると明示している。この文言の相違により、条約優先権の問題は法的に重要となる。本稿は、条約優先権を主張する韓国出願についての出願人同一性の判断基準時を確定するものではない。本稿の通常出願及び国内優先権の事例を、この種類の出願に適用してはならない。 Korean Patent Act arts. 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 641, 665.
日本では、この区別が特に具体的に示されている。JPOの出願人同一性の判断基準時に関する表は、通常のパリ条約優先権出願についても、国内優先権を主張する出願についても、後の日本出願の出願時を用いている。Bの外国優先日が3月であり、6月にAの出願人がBと同じ企業となり、9月にBが日本に出願される場合を考える。出願人の同一性は9月時点で成立し得るが、3月の日付を享受する米国の請求項については、3月までに適格な権利関係が成立している必要がある。ここでは、出願人の変更が法的に有効であり、その他の要件も満たされていると仮定する。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11.
日本では、特別な出願類型によって判断基準時が変わる。所定の要件を満たすPCT出願では国際出願日を用い、分割出願又は変更出願では原出願の出願時を用いる。韓国も、所定の要件を満たすPCT出願を国際出願日に出願されたものとして扱い、国内段階への移行によってその出願日が更新されるわけではない。ただし、この国際出願日の規則によって、韓国における条約優先権主張が出願人の同一性に及ぼす別個の効果まで解決されるわけではない。 JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Japanese Patent Act art. 184-3(1); Korean Patent Act art. 199(1); Korean Guidelines, at 479–80.
分割出願の実務も、すべての問題に一つの日付を用いることへの警鐘となる。韓国では、分割出願、第52条の2に基づく分離出願（splitting-off application）、又は変更出願を、第29条第3項における先願として引用する場合、その目的では現実の出願日が用いられる。ただし、原出願が独立に引用適格を有することはある。日本も、分割出願が第29条の2にいう「他の出願」として用いられる場合には、分割による出願日の遡及効を制限している。これらの引用適格に関する規則を一般化して、後願である分割出願についての同一性の判断期限に普遍的に当てはまる規則とすべきではない。 Japanese Patent Act art. 44(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.1; Korean Patent Act arts. 52(2)(1), 52-2(2), 53(2)(1); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 3(1), at 346.
したがって、実務で整備する記録では、開示による裏付け、引用文献の日付、請求項の日付、公開、並びに出願人又は権利関係の変更を区別すべきである。表計算シートに「優先日」という列を一つ設けるだけでは、この五つの問題のすべてに答えることはできない。
6. ポートフォリオに関する六つの事例
以下の事例では、再びAとBを用いる。変更を明示する場合を除き、先に出願され後に公開された文献が引用適格を有し、発明者が正しく特定され、発明者由来の開示に関する例外は利用できず、優先権に関する複雑な事情のない通常の出願であると仮定する。例外の適用が認められるという結論は、特定の拒絶理由に関するものであり、全体として特許性があることを示すものではない。
終始同一の企業である場合
発明者は異なるが、適用されるすべての期限より前から、X社が関連する両発明の唯一の出願人かつ権利者であるとする。米国での経路は § 102(b)(2)(C) である。日本及び韓国では、出願人の同一性によって有利な結論に至る。結論は一致しても、代理人が保存すべき証拠は異なる。米国では過去の基準時における権利関係、日本及び韓国では適用される時点における出願人の同一性を示す証拠である。
出願人は異なるが、同一者への譲渡義務がある場合
適法な出願人と発明者がそれぞれ異なる一方、Bの米国での有効出願日より前から、関連する両発明をX社に譲渡する、法的に履行を求め得る義務が存在すると仮定する。出願人の名称が一致していなくても、米国の例外は適用され得る。その義務だけでは、日本又は韓国の同一性の要件は成立しない。全世界向けの指示として「同一者への権利帰属を確認すること」とだけ伝えたのでは、外国で決定的な問題を見落とすことになる。すなわち、その規則が比較を求める時点において、各出願の法律上の出願人は誰だったのか、という問題である。
唯一の発明者は同じで、権利者が異なる場合
次に、両出願について、実際の唯一の発明者も、記載された唯一の発明者も同一である一方、権利者と出願人は異なるものとする。日本及び韓国では、発明者同一による経路を利用できる。米国では、この事実関係の下でAは「他の発明者」という適用要件を満たさないため、その § 102(a)(2) に基づく主張を退けるために同一者への権利帰属を示す必要はない。この法的な説明は重要である。請求項又は発明者の記載が変わる場合に、どの事実が引き続き維持される必要があるかを明らかにするからである。
共同出願人のうち一人だけが重複する場合
AではXとYが共同出願人として記載され、BではXのみが記載されているとする。権利帰属もこの構成に従い、発明者は異なるものとする。出願人全員の完全な一致も、権利者全員の完全な一致も存在しない。両出願にXが含まれているだけで、一般的に拒絶を回避できるわけではない。それでも、請求項を変更する前に、代理人は前提となる事実が正確かを確認すべきである。例えば、先に成立していた、法的に履行を求め得る譲渡義務によって、米国での権利関係の分析が変わる可能性がないかを検討する。
所定の要件を満たす共同研究契約がある場合
AとBについて、権利者、出願人及び発明者がそれぞれ異なるが、§ 102(c) のすべての要件が満たされていると仮定する。米国では、§ 102(b)(2)(C) の適用上、関連する発明が同一者に帰属すると扱うことができる。契約自体によって、日本又は韓国の同一性に関する例外が成立するわけではない。ただし、BがAと異なる場合、これらの官庁は、なおそれぞれの発明の同一性の基準を適用しなければならない。例外が認められないからといって、その基礎となる拒絶理由の成立を示す必要がなくなるわけではない。
公開が先行する場合、又は請求項が競合する場合
まず、公開だけを変更し、Bについての関連する先行技術の判断基準時より前にAが公衆に利用可能になったものとする。この場合には、公衆に利用可能な先行技術についての通常の分析が重要となる。米国の同一者への権利帰属も、日本又は韓国の先願に関する同一性の規則も、その公開をなかったことにはしない。グレースピリオドを主張するには、別途、法定要件と事実関係を検討する必要がある。公開から1年以内であれば常に十分というわけではない。特に、日本及び韓国の自発的な開示に関する例外規定は、一定の特許公報による公開を適用対象から除いている。 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Japanese Patent Act art. 30(2); Korean Patent Act art. 30(1)(1).
これとは別に、公開時点をBの出願後に戻し、AにBと同じ発明を請求する請求項があるものとする。開示に関する例外はなお適用され得るが、米国のダブルパテント、日本の第39条又は韓国の第36条の問題は残る。この二つ目の変形例は、応答において、どの拒絶理由に回答したのかを正確に特定すべき理由を示している。
7. 審査手続において例外の適用を示す
米国では、37 C.F.R. § 1.104(c)(4)(i) が、同一者への権利帰属又は譲渡義務に関する事実を陳述するための手続を定める。提出書面は目立つ形で示し、§ 1.33(b) の要件に従って署名し、別紙に記載するか、少なくとも別紙から記載を開始すべきである。USPTOは通常、追加の証拠なしでその陳述を受け入れるが、重大な疑義を生じさせる独立した証拠がある場合には、裏付け資料の提出を求めることが正当化され得る。 37 C.F.R. § 1.104(c)(4) (2026); MPEP § 717.02(a)–(b).
実際の権利帰属に基づく案件では、事実に合わせて調整した陳述の例は、次のようになる。
出願人は、［引用文献を特定］の段落［段落を特定］に開示された事項及び本願の請求項［請求項を特定］に係る発明が、遅くとも当該請求項に係る発明の有効出願日である［日付］までに、［単独の権利者又は共有者全員を特定］に帰属していたことを陳述する。
併せて行う申立てでは、撤回を求める拒絶理由と、その § 102(a)(2) に基づく根拠を特定すべきである。この文例は、実際の権利帰属を前提としている。救済が義務に依拠する場合には、その法的に履行を求め得る義務と成立時期を正確に特定する文言に置き換える。請求項ごとに有効出願日が異なる場合には、その点を明示的に扱う。角括弧内は記録に基づいて補充し、対象となる請求項に合わせて陳述を調整する。
共同研究契約の場合、§ 1.104(c)(4)(ii) は対応する要件の提示を求め、出願には契約当事者を明示しなければならない。代理人は、陳述を行う前に、契約の発効日、対象活動、関連する開発及びそこから生じた発明を確認すべきである。§ 1.130 に基づく宣言書は、開示の由来を含む別の例外を扱うものであり、同一者への権利帰属に関する陳述書の通常の代替手段ではない。 37 C.F.R. §§ 1.104(c)(4)(ii), 1.130 (2026); MPEP § 717.02(b).
共同研究契約の当事者が出願にまだ明示されていない場合、§ 1.71(g) に基づいて明細書を補正しなければならない。その補正が § 1.71(g)(2) に定める手数料不要期間のいずれかに該当しない限り、§ 1.17(i) に基づく処理手数料を併せて納付する必要がある。当事者の名称を追加することだけに限定された補正は、新規事項を導入するものではない。 37 C.F.R. §§ 1.71(g)(1)–(2), 1.17(i)(1) (2026); MPEP § 717.02(b)(IV); MPEP § 2156.
日本及び韓国での応答は、各国の拒絶理由に即して構成すべきである。依拠された開示を特定し、引用文献が適格性を欠く理由、又は発明が同一若しくは実質的に同一ではない理由を説明した上で、適用される発明者又は出願人の例外を、記録及び必要な証拠により示す。同じポートフォリオに関する案件だからといって、米国の権利帰属に関する陳述書が、全世界で通用する提出手続になるわけではない。名称又は氏名に相違がある場合には、その相違が致命的であるとも、補正すれば解消されるとも決めつけず、法的又は事実上の理由を説明する。
各応答では、請求項の競合に関する残りの拒絶理由も扱うべきである。米国のターミナル・ディスクレーマーは、その要件を満たすことを条件として、適切な非法定型ダブルパテントの拒絶理由を解消できる場合がある。しかし、法定の同一発明型ダブルパテントや、通常の先行技術に基づく拒絶理由を解消するものではない。また、日本の第39条又は韓国の第36条について、ターミナル・ディスクレーマーに相当する解決方法があると想定してはならない。 MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).
同一者への権利帰属に基づくターミナル・ディスクレーマーは、通常、同一者への権利帰属が継続することを権利行使可能性の条件とする。所定の要件を満たす共同研究契約の案件には、別個の権利行使を放棄することを求める異なる仕組みがある。これらの継続的な要件は、§ 102(b)(2)(C) における過去の基準時の権利帰属の要件とは異なる。 MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).
8. 三国の分析を連携させる
官庁間で共有すべきなのは条文の名称だけではなく、答えるべき問いである。そのようにすれば、比較は最も有効に機能する。
比較項目 | 米国 | 日本 | 韓国 |
主な規定 | § 102(b)(2)(C) | 第29条の2（Article 29bis） | 第29条第3項 |
必要な関係 | 同一者への権利帰属、又は適格な譲渡義務 | 法律上の出願人全員の完全な一致、又は関連する発明者全員の完全な一致 | 出願人全員の完全な一致、又は関連する発明者全員の完全な一致 |
主な判断基準時 | 請求項に係る発明の有効出願日 | 出願人の同一性を、適用される法定の出願時点で判断。第5節参照 | 適用される法定の基準時。第5節は通常出願・国内優先権出願を扱う。条約優先権出願の基準時は本稿では示していない。 |
除外されない先の開示 | 新規性欠如又は自明性の根拠となり得る | 発明の同一性又は実質的同一性 | 発明の同一性又は実質的同一性 |
研究契約だけによる取扱い | 法定要件をすべて満たせば § 102(c) が適用 | 契約だけでは同一性の要件に代えられない | 契約だけでは同一性の要件に代えられない |
請求項の競合に関する別の問題 | 法定／非法定のダブルパテント | 第39条 | 第36条 |
独立した公衆に利用可能な先行技術としての根拠がなく、先に出願され後に公開された文献が引用適格を有する場合を前提とする。 See 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C), (c); Japanese Patent Act arts. 29-2, 39; Korean Patent Act arts. 29(3), 36, 54(1), 55(3); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 3.1.1–3.1.2, 6.2; Korean Guidelines, at 351–52, 356–57.
各引用文献について、指示を出す代理人は共通の事実記録を整備すべきである。そこには、依拠された記載箇所と拒絶の対象となる請求項、各関連日付の裏付け、出願と公開の時系列、発明者及び出願人の完全な変遷、並びに権利帰属、譲渡義務又は共同研究契約を示す書類を含める。この記録があれば、各国の現地代理人は、現在の公報の表紙から事実を再構成することなく、それぞれ異なる法的な問いに答えられる。
米国への指示では、引用適格、開示の由来、同一者への権利帰属又はみなし権利帰属のうち、どの経路によるのか、及び必要な関係が成立しているべき過去の期限を特定するよう求めるべきである。日本及び韓国への指示では、適用される発明者又は出願人の同一性による経路、その判断時点、及び請求項の競合に関する独立の問題を特定するよう求めるべきである。その上で、各国の代理人は、主張する例外が適用された後に何が残るかを示す必要がある。
冒頭のポートフォリオに戻ろう。同一企業の先の出願は、米国では権利帰属、日本及び韓国では出願人の同一性により、障害とならない場合がある。譲渡義務、発明者の構成、共同研究契約又は公開日が変われば、各国の結論は分かれ得る。国境を越えた効果的な助言は、各法規がどの事実を決定的なものとしているかを問い、その法規が要求する時点における当該事実の証拠を示すことから始まる。
