大学発明は誰のものか大学における各立場ごとの発明者性と特許権の帰属

エグゼクティブ・サマリー：大学における発明については、相互に関連しながらも異なる二つの検討が必要となる。すなわち、発明者性は特許請求項に即して判断される一方、権利の帰属は、発明者からの権利移転の連鎖に従って判断される。学部生、大学院生、博士研究員、教授および職員には、学術上の地位、研究資金に対する責任、監督上の立場または論文上の著者表示の有無にかかわらず、同一の連邦法上の発明者性基準が適用される。これに対し、権利帰属は、当該個人と大学との関係ならびにその者が発明に寄与した時点で適用されていた契約、規程、職務上の義務、スポンサー付き研究の条件、資金提供上の要件および譲渡に左右される。大学との所属関係も連邦資金による支援も、それだけで発明者の権利を自動的に移転させるものではなく、大学を特許出願の出願人として表示しても、不備のある権利帰属の連鎖が治癒されるわけではない。学術研究では、役割の変化、重複する契約、複数の機関および混成チームが頻繁に生じるため、法律実務家は、請求項と貢献者を対応付けるマトリックスと、貢献者と文書を対応付ける時系列表とを、それぞれ別個に作成すべきである。この区別を維持し、請求項に記載された主題の着想から発明者性を判断し、有効な権利譲渡から権利帰属を判断することは、正確な特許出願を作成し、法的に堅固な機関の権利帰属上の立場を確保するために不可欠である。

はじめに

 

六人が同じ大学研究室で研究している。ある学部生が新たなシステム・アーキテクチャを提案し、ある修士課程の学生が最初の試作機を製作し、ある Ph.D. 課程の学生が主要な技術的課題を解決する。さらに、ある博士研究員が重要な改良を加え、教授がプロジェクトを指揮して研究資金を確保し、職員である技術員がシステムの作動を実証する実験を行う。大学が特許出願を準備する段階になると、直ちに二つの問題が生じる。すなわち、誰を発明者として記載しなければならないのか、そして、その出願は誰に帰属するのか、という問題である。

これらの問題は相互に関連するように見えるが、特許法は異なる法体系に基づいてそれぞれに答える。発明者性は連邦特許法上の問題であり、実際に請求項に記載された主題によって決まる。これに対し、権利帰属は通常、発明者を起点とし、その後、譲渡、雇用上の義務、大学の規程、スポンサー付き研究の条件その他の権利帰属の連鎖を構成する文書に従って移転する。学術上の地位は、適用される権利帰属規則や契約を左右し得るが、発明者性の判断基準を変えるものではない。

請求項と権利帰属を二本立てで分析する枠組み

 

最も信頼性の高い分析を行うためには、二つの独立した経路に沿って検討を進める必要がある。発明者性の経路では、請求項を出発点として、請求項に記載された主題の着想に適格な貢献をした者を特定する。権利帰属の経路では、特定された各人を出発点として、契約、規程、法律その他の権利を移転し、またはこれに負担を課し得る規則を通じて、その者の権利の行方を追跡する。最終的に二つの経路は交差するが、一方をもって他方に代えることはできない。

発明者性の経路。法律実務家は、適用対象となる請求項を特定し、各請求項を重要な技術的特徴に分解した上で、請求項に記載された主題を誰が着想したかを判断すべきである。関係者への聞き取りでは、明確な概念上の貢献と、定型的な実装、試験、監督、資金提供および発明の価値の認識とを区別しなければならない。こうして得られた請求項と貢献者との対応分析は、請求項が追加、取消しまたは補正されるたびに再検討すべきである。この経路が特定するのは発明者であって、その者の権利が誰に帰属するかではない。

権利帰属の経路。法律実務家は、特定された各発明者について、関連する貢献を着想した時点におけるその者の身分を確認するところから始めるべきである。その時点で有効であった在籍、任用、雇用、フェローシップ、訪問研究、コンサルティング、スポンサー付き研究その他の契約を収集し、適用される大学規程の版を特定した上で、適用文言が即時譲渡、将来の譲渡義務、ライセンス、または特許権について何らの処分も生じさせないもののいずれであるかを判断すべきである。次いで、州法上の制約、連邦資金に伴う義務、スポンサーの権利および競合する他機関との所属関係を検討しなければならない。この経路は権利帰属の連鎖を確立するものであり、非発明者を発明者とすることも、真の発明者を除外することもできない。

この区別は、二つの実務上の記録を作成することで具体化できる。すなわち、発明者性を検討するための請求項・貢献者マトリックスと、権利帰属を検討するための貢献者・文書時系列表である。大学は、権利を取得する必要があり得るすべての発明者を特定するまでは、完全な権利帰属を確認することができない。また、譲渡書に署名があるという事実だけでは、その署名者が発明に寄与したことは立証されない。

すべての者に同一の発明者性基準が適用される

 

米国特許法（Patent Act）は、発明者を、発明の主題を発明または発見した単独の個人、または共同する複数の個人と定義している。35 U.S.C. § 100(f) (2024). 発明者となり得るのは自然人に限られる。See Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1211–13 (Fed. Cir. 2022). 共同発明者は、同時に共同で作業していたこと、同じ種類もしくは同程度の貢献をしたこと、またはすべての請求項に貢献したことを要しない。35 U.S.C. § 116(a) (2024). しかし、真の共同発明者は全員特定されなければならない。したがって、検討すべきは、誰が最上位の職位にあったか、最も長時間働いたか、著者として表示されたか、または研究予算を管理していたかではない。問題となるのは、適用対象となる請求項に記載された主題の着想に、誰が適格な貢献をしたかである。

着想とは、後に実際に適用される完全かつ実施可能な発明について、明確かつ恒久的なアイデアが発明者の頭の中で形成されることをいう。See Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab'ys, Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994). 発明者性は請求項ごとに判断されるため、請求項の追加、取消しまたは補正によって、正しい発明者構成が変わることがある。See Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460 (Fed. Cir. 1998); Trovan, Ltd. v. Sokymat SA, Irori, 299 F.3d 1292, 1302 (Fed. Cir. 2002).

一つの請求項に対する貢献だけでも発明者性を認めるに足り得るが、請求項に現れるあらゆる貢献が適格となるわけではない。共同発明者であると主張する者は、着想または実施化に何らかの重要な態様で貢献し、発明全体との対比において質的に些細とはいえない貢献をし、かつ、周知の概念または当時の技術水準を説明しただけではないことを要する。See Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998). また、共同発明者性には、発明に向けた取組みの最中またはそれに時間的に近接した時期に、意思疎通の経路が開かれていたことを含む協働または協調的な取組みが必要であり、完全に独立して並行して行われた作業では足りない。See Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004); Falana v. Kent State Univ., 669 F.3d 1349, 1359 (Fed. Cir. 2012). HIP, Inc. v. Hormel Foods Corp. は、この点をよく示している。すなわち、貢献とされる事項が請求項に現れていても、発明全体との関係で重要性が低すぎる場合には、共同発明者性を認める根拠とはならない。66 F.4th 1346, 1350–53 (Fed. Cir. 2023).

この区別は、大学の研究室において特に重要である。教授は、単に研究目標を定め、資金を獲得し、研究室を監督し、または完成した成果の重要性を認識しただけで発明者となるものではない。同様に、他人の指示に従ったり、定型的な試験を行ったりした学生または技術者は、通常、発明者ではない。See Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc., 558 F.3d 1352, 1356–59 (Fed. Cir. 2009). しかし、「試験」という呼称だけで結論が決まるわけではない。実験の過程で、請求項に記載された明確な解決手段の重要な一部を提供した研究者は、共同発明者となり得る。Falana では、発明者として記載されていなかった研究者が、新規な化学的属の構造を構想し、共同研究チームが当該属の請求対象となった部分集合に含まれる化合物を合成するために用いた、非定型的な合成プロトコルを開発していた。これは、別の研究者が後に目的とする種を実際に合成した場合であっても同様であった。669 F.3d at 1357–59. 当該方法自体は請求項に記載されておらず、裁判所は、この貢献によって、当該研究者がその属の範囲内で後に発見されたすべての種の発明者になるとは限らないと注意を促した。Id. at 1358–59.

発明者性を契約または学術上の慣行によって割り当てることはできない。当事者は、権利帰属、ライセンス収入、権利化手続に関する責任および事業化権限について契約することはできるが、非発明者を発明者として記載し、または真の発明者を除外する旨を合意することはできない。出願には、実際の発明者または共同発明者を記載しなければならない。35 U.S.C. §§ 115(a), 116(a) (2024). 誤りは出願審査中または特許発行後に訂正できる場合があるが、訂正手続は、請求項ごとの慎重な分析に代わるものではない。See 35 U.S.C. §§ 116(c), 256 (2024); 37 C.F.R. §§ 1.48(a), 1.324 (2025).

発明者性は証拠によって裏付けられなければならない

 

発行済み特許の訂正を求める訴訟では、記載された発明者が正しいものと推定され、記載から漏れた発明者であると主張する者は通常、補強証拠によって裏付けられた明確かつ説得力のある証拠を提出しなければならない。発明者自身の補強されていない記憶だけでは、一般に不十分である。See Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1194–96 (Fed. Cir. 1993); Ethicon, 135 F.3d at 1461. したがって、研究室は、日付入りの研究ノート、設計文書、ソースコードのバージョン管理履歴、プロトコル、電子メール、発明届および請求項・貢献者に関する聞き取り記録を保存すべきである。これらの記録が発明者性を生み出すわけではないが、真正な貢献を立証できるか否かを左右し得る。

発明者、出願人、権利者およびロイヤルティ受領者は、それぞれ異なる役割である

 

大学における特許紛争の多くは、四つの異なる役割が互換的なものとして扱われることから生じる。

第一に、発明者は、連邦法上の発明者性基準を満たす自然人である。大学も企業スポンサーも発明者とはなり得ない。See 35 U.S.C. § 100(f) (2024); Thaler, 43 F.4th at 1211–13. 第二に、出願人は、35 U.S.C. § 118 (2024) に基づいて特許出願を行い、その権利化手続を遂行する権限を有する個人または法人その他の主体である。出願人としての地位は手続上のものであり、権利帰属を確定するものではない。また、出願には依然として真の発明者を記載しなければならない。譲受人、発明者が譲渡義務を負う相手方、および十分な財産上の利益を有する出願人が利用できる具体的な出願経路については、後述する。

第三に、権利者は、発明および出願に対する権利を保有する個人または法人その他の主体である。特許出願および特許は譲渡可能な財産権であり、書面により譲渡することができる。35 U.S.C. § 261 (2024). したがって、大学は、発明者から有効な譲渡を受けた後には、出願人であると同時に権利者ともなり得る。しかし、大学名義で出願したという事実だけでは、不備のある権利帰属の連鎖は治癒されない。

第四に、ロイヤルティ受領者とは、規程または契約によりライセンス収入の分配を受ける権利を有する者をいう。多くの大学は、特許を大学が保有する一方で、正味ライセンス収入の一定割合を発明者に支払うことを約束している。このような経済的利益によって、特許の法的な権利帰属が発明者に戻るわけではない。反対に、発明者が権利を保持したまま、大学にライセンスその他の経済的権利を付与することもできる。したがって、大学、研究者および実務家は、「教授はロイヤルティを受領するから特許を所有している」または「大学が出願を所有しているから学生は発明者ではない」といった表現を避けるべきである。いずれも、別個の概念を混同するものである。

権利帰属は発明者から始まるが、そこで終わることは稀である

 

連邦最高裁判所は、繰り返し、発明者を特許権の推定上の起点として扱ってきた。Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc. において、同裁判所は、バイ・ドール法（Bayh-Dole Act）により、連邦資金を受けた発明の権利が大学に自動的に帰属するわけではないと判示した。563 U.S. 776, 785–93 (2011). 大学は通常、有効な譲渡を通じて発明者から大学に至る権利帰属を立証しなければならない。See id. at 785–87; see also United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187–89 (1933). 完了した譲渡、将来の譲渡義務、発明を目的とする雇用に基づく義務、およびショップ・ライトは、それぞれ異なる法的効果を有し、同等の権利移転として扱うべきではない。

譲渡文言が重要である

 

即時譲渡と将来の譲渡義務との違いが、権利帰属を決定することがある。Stanford v. Roche の前提となった連邦巡回区控訴裁判所の手続では、Stanford の研究員が一定の発明を同大学に譲渡することに同意していたが、その後、特定の権利について民間企業に "does hereby assign" と定める客員研究者契約に署名した。連邦巡回区控訴裁判所は、最初の条項を将来の譲渡義務として扱い、第二の条項を即時譲渡として扱った。Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832, 841–42 (Fed. Cir. 2009), aff'd on other grounds, 563 U.S. 776 (2011). 連邦最高裁判所は、これらの譲渡条項に関する 連邦巡回区控訴裁判所の解釈を審理しなかった。

この起草上の教訓は、当該事件に限られない。Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc. において、連邦巡回区控訴裁判所は、一定の特許が "shall be the property of the University" と定める大学の内規について、教授の将来の発明を自動的に譲渡する効力はないと判断した。7 F.4th 1148, 1151–55 (Fed. Cir. 2021). 契約の成立および解釈には通常、州法が適用される一方、特許譲渡文言が即時の移転を生じさせるか、または将来における移転義務のみを生じさせるかについては、連邦巡回区控訴裁判所の判例法が適用される。See DDB Techs., L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P., 517 F.3d 1284, 1290 (Fed. Cir. 2008).

したがって、大学の規程を見つけただけで検討が終わるわけではない。法律実務家は、その規程が当該個人に適用されたか、その者が規程に同意したか、在籍契約または任用契約に組み込まれていたか、どの版が有効であったか、当該発明がその適用範囲に含まれるか、そして適用文言が実際に権利を移転したかを判断しなければならない。

雇用関係により追加の権利が生じることがある

 

明示的な譲渡は、機関への権利帰属を確保する最も明確な方法であるが、雇用に関する法理も問題となり得る。伝統的な発明目的雇用の法理（hired-to-invent rule）の下では、特定の課題について発明を行い、またはその課題を解決するために雇用され、報酬を受けた従業員に対し、州法上の黙示契約の原則により、その結果生じた発明を譲渡する義務が課されることがある。See Dubilier, 289 U.S. at 187; James v. J2 Cloud Servs., LLC, 887 F.3d 1368, 1373–75 (Fed. Cir. 2018). この法理は通常、権利そのものを自動的に移転するのではなく、譲渡義務を生じさせるにとどまる。従業員が権利を保持する場合であっても、衡平上相当であれば、例えば、発明が勤務時間中に、または雇用主の材料もしくは施設を用いて開発され、かつ従業員が雇用主による利用を許容し、又は黙認した場合には、雇用主がショップ・ライトを取得することがある。Dubilier, 289 U.S. at 188–89. ショップ・ライトは非独占的ライセンスに類する抗弁であり、特許の権利帰属そのものではない。

州法は、従業員発明の譲渡条項に許される範囲を制限することがある。例えばカリフォルニア州法は、原則として、従業員が自己の時間のみを用い、雇用主の設備、物品、施設又は営業秘密を使用せずに開発した発明を対象外とする。ただし、その発明が雇用主の事業若しくは現に行われているか、または明らかに予想される研究開発に関連する場合、又は雇用主のために行った業務から生じた場合を除く。関連性に関する例外について、同法は、着想又は実施化の時点における雇用主の事業及び現に行われているか、または明らかに予想される研究開発との関係を基準として発明を評価する。Cal. Lab. Code § 2870(a) (West 2026). 他州の同様の法律も、準拠法及び業務が行われた場所が重要となり得ることを示している。See, e.g., Minn. Stat. § 181.78, subd. 1 (2025).

連邦資金は義務を付加するが、大学への権利の自動帰属をもたらすものではない

 

バイ・ドール法は、非営利請負者又は小規模企業に対し、"subject invention"（対象発明）、すなわち、連邦資金提供契約の履行において着想され、又は初めて現実に実施化された請負者の発明について、権利を保持することを選択することを認めている。35 U.S.C. §§ 201(e), 202(a), (c)(1)–(4) (2024). しかし、Stanford v. Roche は、連邦資金の提供それ自体によって発明者の権利が請負者に移転するとの見解を退けた。563 U.S. at 786–93. 請負者が発明に対する権利を保持するためには、その前提として当該発明を取得していなければならない。

標準的な連邦特許権条項は、請負者に対し、事務職及び非技術職の従業員を除く従業員との書面による合意を通じて、対象発明を開示し、請負者へ譲渡し、必要な書類を作成することを当該従業員に義務付けるよう求めることにより、この取得の問題に対処している。37 C.F.R. § 401.14(f)(2) (2025). この要件は、従業員ではないすべての学生又はフェローに直接及ぶものではない。そのため、大学は、連邦資金によるプロジェクトに従事する非従業員の研究者について、より広範な参加合意及びIP方針を一般に用いている。

非営利団体の対象発明については、連邦法は、発明者とのロイヤルティ分配を義務付けるとともに、一定の譲渡を制限している。35 U.S.C. § 202(c)(7)(A)–(B) (2024); 37 C.F.R. § 401.14(k)(1)–(2) (2025). 資金提供契約は、開示、権利保持の選択及び出願の各期限について定めなければならず、これらに違反した場合、政府機関が権利の帰属を求めることができる。35 U.S.C. § 202(c)(1)–(4) (2024); 37 C.F.R. § 401.14(c)–(d) (2025). 政府はさらに、非独占的、譲渡不能、取消不能かつ実施料支払済みのライセンスを取得する。35 U.S.C. § 202(c)(4) (2024); 37 C.F.R. § 401.14(b) (2025). したがって、連邦資金は重大な義務を付加するが、機関における有効な権利帰属の連鎖の必要性をなくすものではない。

スポンサー付き研究は、発明者性を変更することなく契約上の権利を付加する

 

民間、非営利団体及び企業によるスポンサーシップは、権利帰属及び事業化に関する権利に実質的な影響を及ぼし得るが、スポンサーシップによってスポンサーが発明者となることはなく、それ自体によって特許権が移転することもない。商業的な目標を特定し、一般的な研究課題を提案し、材料を提供し、又はプロジェクト費用を負担するスポンサーは、契約上の権利に依拠しなければならない。請求項に記載された主題を着想した者が、引き続き発明者である。

スポンサー付き研究契約は、特定のプロジェクト発明の譲渡を義務付け、独占的若しくは非独占的ライセンスを交渉するオプションを付与し、特許手続及び費用の責任を配分し、又は新たに開発されたフォアグラウンド発明と既存のバックグラウンド技術とを区別することがある。定義及び動詞の選択は重要である。プロジェクトから「生じる（arising from）」発明を対象とする契約は、作業範囲記述書の履行において「着想され、または実施化された（conceived or reduced to practice in the performance of）」発明を対象とする契約とは範囲が異なり得る。また、ライセンス・オプションは、特許出願に対する現在の権利帰属を意味するものではない。

大学のプロジェクトには、包括研究契約、作業範囲記述書、授業若しくはキャップストーン・プロジェクトの条件、並びに個別の雇用契約、コンサルティング契約、訪問者契約、秘密保持契約、材料移転契約又は先行発明に関する合意など、複数の文書が重複して関係することが多い。代理人は、それぞれの発効日、対象者、主題の定義及び譲渡を実現する文言を比較すべきである。分析の順序は変わらない。すなわち、請求項に基づいて発明者性を判断し、各発明者の権利を追跡した上で初めて、スポンサーが取得した特許権、ライセンス、オプション、権利化手続または事業化に関する権利を判断する。

大学の知的財産規程は実質的に異なる

 

全国一律の「大学における権利帰属ルール（university ownership rule）」は存在しない。2026年8月22日現在で有効な以下の規程は、異なる制度設計の例を示している。MITは、教員、大学院生、ポストドクトラル・アソシエイト及びポストドクトラル・フェロー、従業員並びに一定の学部生に対し、IP譲渡契約を締結することを求める一方、所定の例外を除き、通常の学生の授業活動をMITへの権利帰属から原則として除外している。Massachusetts Institute of Technology, MIT Policies § 13.1: Intellectual Property §§ 13.1.1–13.1.4 (Jan. 30, 2025). Stanfordは、教員、大学院生、ポストドクトラル・フェロー、職員、従業員及びStanfordの研究プロジェクトに参加するその他の者を対象とし、権利帰属は一般に、大学における責務、研究への参加及び付随的な範囲を超える大学資源の使用によって決まる。Stanford University, Research Policy Handbook § 9.1: Inventions, Patents, and Licensing §§ 1–2 (rev. Oct. 30, 2023).

Harvardは、支援を受けた発明と付随的な発明とを区別する枠組みを採用している。その方針は、学生、教員、職員、博士研究員及び所定の非従業員に及び、支援を受けた発明についてはHarvardが権利帰属を主張する一方、付随的な発明については、機関に留保される権利を条件として、原則として発明者に帰属する。Harvard University, Statement of Policy in Regard to Intellectual Property §§ I.A–I.C, I.H (June 11, 2019). Northwesternの方針は、学部生による発明、学生の授業課題、スポンサー付きプロジェクト、大学資源及び大学関係者との共同活動を個別に扱っている。Northwestern University, University Patent and Invention Policy 7–8 (effective Jan. 1, 2026).

これらの方針は例示であって、すべての機関について適用法を示すものではない。これらは、学術上の身分を、権利帰属を決定するルールとしてではなく、適用文書を特定する手掛かりとして理解することが適切である理由を示している。

適用文書及び権利帰属を生じさせる要因を特定する指針としての学術上の役割

 

表1　学術上の役割に通常関連する文書及び権利帰属上の検討事項

役割区分	調査すべき関係	収集すべき文書	権利帰属に関する主要な検討事項
学部生	学生、有給の研究アシスタント、キャップストーン参加者、または研究室参加者	在籍およびIPに関する確認書、研究アシスタント任用書、授業、キャップストーン、スポンサー、秘密保持、および資源利用に関する条件	いつ、どのような状況で当該貢献が着想されたか。適用される文書は譲渡を義務付けていたか。
修士課程学生	授業履修学生、論文研究者、研究若しくは教育アシスタント、またはフェロー	大学院在籍条件、論文および研究室に関する契約、アシスタントシップ、フェローシップ、助成金、およびスポンサーに関する文書	請求項に記載された各特徴が着想された時点で、当該学生にはどのような関係に基づく規律が適用されていたか。
Ph.D. 課程学生	学位論文研究者、研究若しくは教育アシスタント、研修員、またはフェロー	在籍およびIPに関する契約、アシスタントシップまたはフェローシップに関する文書、助成金、研究室、およびスポンサーに関する条件	当該貢献は、担当職務、学位論文研究、連邦資金による研究、またはスポンサー付き研究の範囲内で生じたか。
ポスドク	被用者であるアソシエイト、フェロー、研修員、客員研究者、または二重所属の研究者	任用書、フェローシップ採択通知、客員研究者としての義務および所属元機関に対する義務、MTA、データ利用条件、ならびに先行発明に関する条件	当該研究に適用されていたのは、いずれの機関またはスポンサーとの関係か。また、各契約は競合する権利を主張しているか。
教授	教員たる被用者、主任研究者、コンサルタント、創業者、客員研究者、または二重任用者	教員任用書および方針、スポンサー、コンサルティング、スタートアップ、病院、関連機関、サバティカル、ならびに先行発明に関する条件	当該貢献は大学における職務または支援対象研究の範囲内にあったか。また、競合する義務が存在するか。
その他の職員	科学者、技術者、開発者、研究室管理者、技術員、臨床担当者、または管理職員	雇用契約、職務記述書、発明譲渡書、助成金、スポンサー、秘密保持、およびプロジェクトに関する記録	当該者は当該課題を解決するために雇用され、または担当を命じられていたか。また、当該者は請求項に記載された主題を着想したか。

本表は、通常検討を要する文書及び事項を示すものである。学術上の地位に基づく法的推定を設けるものではない。発明者性は引き続き請求項ごとに判断され、権利帰属は引き続き適用される権利帰属の連鎖に依存する。

学部生

 

独立した活動又は通常の授業に従事する非従業員の学部生については、いずれかの方針、プロジェクト契約又は資源利用条件が譲渡を義務付けていたかを確認することが、権利帰属の検討の出発点となるのが一般的である。通常の授業または指定されたイノベーション施設で生じた発明について、学生に権利を明示的に留保する大学がある一方、多大な資源を用いて、又は対象となる教員及び職員との共同活動において開発された発明に対する権利を主張する大学もある。当時適用されていた機関の方針及び学生と当該プロジェクトとの実際の関係を検討しなければならない。

学部生が有給のリサーチ・アシスタントとなり、スポンサー付き研究室に参加し、既存の大学技術に取り組み、又はキャップストーン契約を締結すると、その権利帰属上の立場は実質的に変わる。企業がスポンサーとなる設計コースでは、大学の一般的なIP方針、授業の条件、スポンサー契約、秘密保持条項及び学生個人の譲渡契約など、複数の文書が重複して関係し得る。スポンサーは、課題を提案し、またはプロジェクト費用を負担しただけで発明者となるわけではないが、契約により、特許権、オプションまたはライセンスを取得することがある。

授業の管理者は、教育のために一般に提供される施設と、専門的な研究室、専有データ、助成金で賄われる材料又は教員の研究スタッフとを区別すべきである。そうしなければ、「大学資源の利用（use of university resources）」という表現が曖昧となり、方針の適用を実際に生じさせる事実関係が不明瞭になるおそれがある。

修士課程の学生

 

「修士課程の学生」は、多くの場合、大学の特許方針における独立した区分ではなく、単に大学院生として扱われる。しかし、修士課程の形態は大きく異なる。授業中心の課程で教室内の課題を行う学生は、学部生に近い場合がある。資金提供を受けた研究室で修士論文研究を行う学生は、Ph.D.研究者に近い場合がある。リサーチ・アシスタントとして雇用される修士課程の学生は、学生としての契約と従業員としての契約の双方に拘束されることもある。

修士課程に関する最も困難な事案は、役割が変化する場合である。学生が独立した授業プロジェクトにおいて中核となる着想を得た後、教授の研究室でその着想を発展させ、さらにその後スポンサーから資金提供を受けることがある。代理人は、請求項に記載された各構成がいつ着想されたか、即時譲渡がいつ効力を生じたか、どの資源が使用されたか、及び後の研究によって共同発明となる新たな改良が生じたかを明らかにする時系列を作成すべきである。譲渡の効力発生後に実施化されたというだけでは、必ずしも原発明を着想した者が変わるわけではないが、連邦資金及びスポンサーに対する義務が権利帰属の分析に組み込まれ、又は追加の特許可能な主題が生じることがある。

Ph.D.課程の学生

 

Ph.D.候補者は、教員の研究室、アシスタントシップ、研修助成金、フェローシップ又はスポンサー付き研究プログラムの枠内で学位論文研究を行うことがある。これらの関係により、追加の譲渡文書、資金提供文書及びスポンサー文書が権利帰属の検討に関係することが多いが、学位上の身分それ自体によって権利が移転することはない。大学は、適用される契約又は方針を特定し、発明がその適用範囲に含まれることを立証しなければならない。

報酬の名目は、実態を誤認させることがある。リサーチ・アシスタントは、賃金、研究手当（stipend）、授業料補助またはフェローシップ給付を受けることがあり、それぞれの仕組みに異なる文書が付随する場合がある。重要なのは、学生が何に同意したか、いずれのプロジェクトから発明が生じたか、誰が資金を管理したか、並びにどのような資源及び第三者との契約が研究を規律していたかである。適用文言が適切に及ぶ場合を除き、教育職としての任用のみを理由として、無関係な独立研究まで自動的に譲渡対象とすべきではない。

Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corp. は、このような事実関係の検討が重要であることを浮き彫りにしている。雇用されていた技術者は、私的時間に関する例外を含む自動譲渡契約に拘束される一方、雇用主の支援を受けてPh.D.研究を行い、その研究から対象特許が生じた。授業料、研究手当（stipend）、福利厚生、研究時間並びに学位論文と雇用主の業務との関係に関する証拠により、当該例外の範囲について重要な事実上の争点が生じた。102 F.4th 1267, 1270–72, 1277–81 (Fed. Cir. 2024). 連邦巡回区控訴裁判所は、最終的な権利帰属を判断することなく、サマリー・ジャッジメントを取り消して差し戻した。したがって、本件は、「従業員（employee）」または「学生（student）」という名称から権利帰属を推測するのではなく、代理人がプロジェクト、資金提供及び勤務時間の記録を再構成すべきことを示している。

また、指導教員と学生との関係によって発明者性が決まるわけでもない。研究目標を示しただけで、請求項に記載された解決手段を提示していない学位論文の指導教員は、発明者ではないことがある。請求項に記載された解決手段を考案したPh.D.候補者は、教授が研究室を統括し、論文の責任著者であったとしても、発明者となり得る。原告適格の段階において、Chou v. University of Chicago は、大学院研究者が具体的な経済的利益を主張していた場合、譲渡義務があるとの主張によって発明者性の訂正を求める資格が失われるものではないと判示したが、同人が実体上の発明者であるかは判断しなかった。254 F.3d 1347, 1357–60 (Fed. Cir. 2001). 経済的権利の譲渡によって、その者の発明者としての地位が消滅することはない。

ポスドク研究者

 

「ポストドクトラル研究者（postdoctoral researcher）」という肩書だけでは、その者が被用者、フェロー、研修員、客員研究者のいずれであるのか、または他の機関に対して義務を負う参加者であるのかは明らかにならない。ポスドク・アソシエイトは被用者であることが多い一方、ポスドク・フェローは外部フェローシップによる支援を受けている場合があり、客員ポスドクは引き続き他の機関に雇用されている場合がある。大学の方針はこれら三者すべてを対象とし得るが、必ずしも同一の文言によって対象とするとは限らない。

ポスドクについては、その研究がしばしば複数の機関にまたがるため、権利帰属の連鎖に深刻なリスクが生じる。ポスドクは、Ph.D. 取得機関から継続中の研究を持ち込み、関連病院で研究し、企業の共同研究先を訪問し、または独自のIP条項を伴うフェローシップを受けることがある。Stanford v. Rocheの基礎となった事実関係は示唆に富む。Stanfordの研究フェローは、Stanfordとの間で一つの発明契約に署名した後、PCR手法を学び応用する間にCetusとの間で客員研究者契約に署名した。競合する文言が権利帰属の結論を左右した。583 F.3d at 837–42. この事件は、共同研究中に署名した客員研究者用の書式が、施設へのアクセスおよび秘密保持をはるかに超える影響を及ぼし得ることを警告している。

したがって、権利帰属の検討には、ポスドクの任用書、フェローシップの採択通知、所属元機関に対する義務、客員研究者契約、材料移転契約（MTA）、データ利用条件、および先行発明一覧を含めるべきである。「フェロー（fellow）」という語自体は、権利帰属を定めるルールではない。

教授

 

教員には通常、大学における職務の範囲内で、スポンサー付き研究を通じて、または大学の資源を付随的とはいえない程度に利用してなされた発明を対象とする広範な特許方針が適用される。しかし、教員にも、他のすべての者と同じく、請求項ごとの発明者性の基準が適用される。研究が主任研究者の研究室で行われたというだけで、主任研究者が発明者になるわけではなく、また、教授が研究計画全般を考案したというだけで、学生が発明者から除外されるわけでもない。

教員をめぐる権利帰属紛争は、大学業務と学外活動との境界で生じることが多い。コンサルティング、スタートアップの設立、サバティカル、非常勤職、病院との所属関係、および科学諮問委員会への参加は、競合する譲渡義務を生じさせ得る。コンサルティング契約によって、教授がすでに大学へ譲渡した権利を約束してはならない。逆に、大学は、規程が大学への権利帰属を企図しているだけで、有効な権利帰属が当然に成立したと考えるべきではない。Omni MedSciは、自動譲渡条項の文言が不明確であることの帰結を示している。7 F.4th at 1151–55.

州の被用者発明法および責務相反（conflict of commitment）に関する規則は、分析をさらに制限し、または形作ることがある。最も確実な実務は、大学における職務の範囲を定義し、除外される先行発明を特定し、学外契約を締結前に検討し、発明開示書の提出時に確認的譲渡書を取得することである。

その他の大学職員

 

「職員（Staff）」には、研究科学者、技術者、ソフトウェア開発者、研究室管理者、技術員、臨床担当者、および非技術系の管理職員という大きく異なる職務が含まれる。発明を伴う研究を行うために雇用された被用者については、明示的な譲渡条項および担当職務の範囲が特に重要であり、発明目的雇用の法理（hired-to-invent rule）により、譲渡義務について追加的な根拠が生じる場合もある。それでもなお、権利帰属は、給与記録から推定するのではなく、適用される文言および事実に基づいて追跡すべきである。

発明者性については、別個の検討が必要である。請求項に記載された実験方法を考案したスタッフ・サイエンティストは、発明者となり得る。請求項に記載された工学的解決策を提案した研究室管理者も、発明者となり得る。これに対し、指示どおりにプロトコルを実施し、部品を購入し、結果を検証し、または通常の技能のみを提供した技術員は、一般に発明者ではない。適切な聞き取りでは、どのような技術的課題が生じたか、誰が解決策を提案したか、その解決策がどの程度具体的であったか、そしてその貢献が請求項のどこに現れているかを確認する。

日常的な事務補助、資金拠出の承認、原稿の編集、および管理上の監督によって発明者性が成立することはない。同時に、大学は、真正な着想上の貢献をした若手職員を除外するための近道として、職務上の序列を利用することを避けるべきである。

混成チームは権利帰属の分散をもたらし得る

 

大学の特許では、複数の区分、場合によっては複数の機関に属する発明者が含まれることが一般的である。すべての発明者が同一の大学へ有効に譲渡すれば、権利帰属を一元化できる。発明者の一人が譲渡していない場合、またはそれ以前に別の者へ譲渡していた場合には、大学が権利化手続の費用を負担していたとしても、権利帰属が分散し得る。

原則として生じる帰結は重大である。反対の合意がない限り、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、また他の共有者に利益を計算・分配する義務を負うことなく、特許発明を実施でき、将来の侵害行為について有効なライセンスを許諾できる。35 U.S.C. § 262 (2024); Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344–45 (Fed. Cir. 1997). ただし、一人の共有者が、他の共有者に帰属する既発生の過去の損害賠償請求権について放棄その他の処分をすることはできない。Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir. 1998). 譲渡がない限り、共同発明者は、自己が寄与した請求項または特徴だけではなく、特許全体について比例按分された不分割持分を有するものと推定される。Id. at 1460, 1466. 原則として、特許侵害訴訟を提起するには、共有者全員が自発的に共同原告として参加しなければならない。認められている例外には、不参加を選択する権利を契約上放棄した場合、および独占的ライセンシーが提起した訴訟に特許権者が参加する義務を負う場合が含まれる。STC.UNM v. Intel Corp., 754 F.3d 940, 944–47 (Fed. Cir. 2014). したがって、譲渡をしていない学生発明者が一人いるだけでも、ライセンスの独占性、権利行使、投資家によるデュー・ディリジェンス、および大学がスポンサーに約束した権利を提供する能力に重大な影響が生じ得る。

発明者が異なる機関に勤務している場合、各機関は、一方の当事者を権利化手続およびライセンス活動の主担当者に指定し、費用および収益の配分を定める機関間契約を締結することが多い。この契約は共有関係を管理するものであり、発明者性を決定するものではない。発明者性は引き続き請求項に基づいて判断しなければならず、各機関はまず、自らに所属する発明者の権利を確保しなければならない。

役割の変更には特に注意を要する。学部生が大学院のアシスタントとなり、大学院生が企業のインターンシップに参加し、またはポスドクが同一の研究を継続しながら教員職へ移ることがある。実務家は、特許出願時の肩書だけではなく、請求項に記載された各貢献がなされた時点における当該者の地位および契約を分析すべきである。

特許出願手続は権利帰属の瑕疵を治癒しない

 

発明者性および権利帰属を分析した後は、出願関係書類にその結論を正確に反映させなければならない。譲受人、または発明者が譲渡義務を負う相手方は、特許を出願することができる。その他の方法により十分な財産的利益を示す者は、関連事実を立証し、かつ当事者の権利を保全するために出願が適切であることを示したうえで、発明者に代わり、その代理人として出願することができる。35 U.S.C. § 118 (2024); 37 C.F.R. § 1.46(a), (b)(2) (2025). 出願データシート（ADS）には、出願人および各発明者を正確に記載すべきである。See 37 C.F.R. §§ 1.41(b), 1.76(b)(1), (7) (2025). 宣誓書または宣言書は通常、発明者が提出するが、発明者が死亡している、法的無能力である、署名を拒否する、または相当な努力を尽くしても所在を確認し若しくは連絡を取ることができない場合には、権限を有する者による代替陳述書を用いることができる。35 U.S.C. § 115(d) (2024); 37 C.F.R. § 1.64 (2025). 書面による譲渡は、発明、当該出願、継続出願、分割出願、再発行出願、外国の対応出願、優先権、および対象とするその他の資産を網羅すべきである。

USPTOにおける譲渡の記録は、権利帰属の連鎖に関する重要な公示記録となり、35 U.S.C. § 261 (2024)に定める条件の下で、後の購入者または抵当権者に対する保護を与え得る。See also 37 C.F.R. §§ 3.11(a), 3.54 (2025). しかし、記録によって、無効な譲渡が有効となることも、当該発明が契約の範囲内に含まれることが証明されることも、正しい発明者性が確立されることもない。同様に、大学を出願人として記載しても、すべての発明者の持分を取得したことの証明にはならない。

請求項の補正には、継続的な注意が必要である。権利化手続において請求項を追加し、または補正して、共同発明者性の基準に基づく適格な貢献を氏名未記載の研究者が行った既開示の主題を記載することとなった場合、または氏名記載済みの者がそのような貢献をしたすべての請求項を取り消した場合には、発明者の訂正が必要となり得る。See 35 U.S.C. §§ 116(c), 132(a) (2024); 37 C.F.R. § 1.48(a) (2025). 継続出願または分割出願についても、それぞれ請求項に基づく独自の発明者性分析が必要である。その後、新たに特定された発明者が異なる雇用主、スポンサー、または譲渡義務を有している可能性があるため、権利帰属に関する文書を再検討すべきである。

冒頭の研究室への枠組みの適用

 

冒頭の研究室にいた六人に戻ろう。独立請求項が、学部生の提案したシステム・アーキテクチャと、Ph.D. 候補者が着想した主要な技術的解決策とを記載し、従属請求項が、ポスドク研究者が着想した改良を追加していると仮定する。それぞれの貢献が重要であり、かつ共同発明者性に必要な協働関係の下で生じたものであれば、この三人は発明者となり得る。修士課程学生は、すでに具体化された指示に従って試作品を製作しただけでは発明者とはならず、教授は、研究を指揮し資金を提供しただけでは発明者とはならず、技術員は、定型的な検証実験を行っただけでは発明者とはならない。

修士課程学生が試作品の製作中に請求項に記載された実装上の特徴を考案した場合、技術員が予期しない実験上の問題に対する請求項に記載された解決策を開発した場合、または教授が単なる研究目的ではなく明確な請求項上の特徴を提供した場合には、結論は変わる。その後の権利化手続において、ポスドクの貢献を含むすべての請求項が取り消された場合には、発明者構成を再検討する必要がある。したがって、分析は、研究室内の序列ではなく、請求項および貢献に従って行われる。

権利帰属については、第二の検討経路が必要である。学部生は、権利を留保している場合もあれば、キャップストーンまたは研究アシスタントに関する譲渡書に署名している場合もある。Ph.D. 候補者は、大学院研究またはスポンサー付きプロジェクトに関する契約を通じて権利を譲渡している場合がある。ポスドクは、大学、フェローシップのスポンサー、所属元機関、または企業の共同研究先に対して義務を負っている場合がある。スポンサーが有するのは、ライセンスのオプションその他の契約上の権利にすぎない場合もある。請求項に基づいて発明者を特定した後は、関連文書により、権利が一元化されているのか、分割されているのか、スポンサーの権利に服するのか、または一部が個人に留保されているのかが確定する。

結論

 

学部生、修士課程学生、Ph.D. 候補者、ポスドク研究者、教授、および職員の取扱いが異なるのは、主として、権利帰属に影響を及ぼし得る文書および関係が異なるためであり、連邦法上の発明者性の基準が異なるためではない。有給の学部生には被用者向けの譲渡条項が適用される場合があり、授業履修型の修士課程学生は主として学生および授業に関する条件に従う場合があり、Ph.D. 候補者は資金提供を受けた研究またはスポンサー付き研究に参加する場合があり、ポスドクはアソシエイト、フェロー、研修員、または客員研究者である場合がある。教授は大学に対する義務とコンサルティング上の義務との競合に直面し得る一方、職員である技術員は、発明者ではない実施者である場合もあれば、請求項に記載された解決策を着想した者である場合もある。

確実な方法は、大学内の地位から出発するものではない。請求項から出発し、誰がそれを着想したのかを問う。そのうえで、適用される契約、方針、資金提供条件、雇用法理、および譲渡を通じて、各発明者の権利を追跡する。要するに、発明者性は着想に従い、権利の帰属は権利帰属の連鎖に従う。この二つの検討を分離しておくことが、正確な特許出願を作成し、法的に堅固な大学の権利帰属の連鎖を確立する最善の方法である。