하나의 명세서, 여섯 개의 발명미국과 중국의 계속출원 및 분할출원 실무

요약

 

본고는 발명 A부터 F까지를 개시하는 하나의 특허 명세서를 미국 및 중국 실무상 후속 출원들로 어떻게 분할하여야 하는지를 설명한다. 미국에서는 35 U.S.C. § 121에 따른 가장 강력한 보호를 확보하기 위하여 제한요구로 분리된 발명 B와 C를 원칙적으로 적시에 분할출원으로 추구하여야 하는 한편, A3 및 종전에 청구되지 않은 발명 D부터 F까지는 원명세서가 충분한 뒷받침을 제공하고 단절 없는 동시계속성 출원 계열이 유지된다면 일반적으로 § 120에 따른 계속출원으로 추구할 수 있다. 반면 중국에는 일반적인 계속출원 제도가 없다. 상업적으로 중요한 대상은 일반적으로 원출원의 분할출원 가능 기간이 만료되기 전에 적시에 분할출원에 포함하여야 하며, 계류 중인 분할출원은 심사관이 제기한 단일성 결여에 관한 좁은 예외를 제외하고 통상 그 기간을 연장하지 않는다. 이러한 비교는 조율된 특허 포트폴리오를 구축할 때 미국의 계속출원 실무를 중국에서 재현하려 하기보다 각 관할에서 의도적으로 서로 다른 출원 구조를 사용하여야 함을 보여준다.

서론

 

하나의 특허 명세서는 최초 출원에서 추구하는 청구항보다 훨씬 많은 사항을 개시할 수 있다. 이는 하나의 개시가 핵심 개념, 서로 구별되는 여러 구현예 및 향후 상업적으로 중요해질 수 있는 추가 발명을 설명하는 플랫폼 기술, 제품군 및 연구 프로그램에서 흔히 볼 수 있다. 어려운 문제는 명세서가 해당 대상을 포함하고 있는지 여부가 아니다. 문제는 출원인이 각 발명에 관하여 청구할 권리를 어떠한 방식으로, 어느 시점까지 보전하여야 하는지이다.

발명 A, B, C, D, E 및 F를 개시하는 하나의 출원을 상정한다. 발명 A는 하위 발명 A1, A2 및 A3를 포함한다. 최초 제출된 출원에는 A, B 및 C에 관한 청구항이 포함되어 있지만 D, E 또는 F에 관한 청구항은 없다. 심사관은 A, B 및 C 사이에 제한요구를 한다. 출원인은 A를 선택하고 B와 C에 관한 청구항을 취소한다. 이후 심사관은 A1과 A2를 포괄하지만 A3는 포괄하지 않는 청구항을 허여한다.

이러한 사실관계에 따른 출원 전략은 미국과 중국에서 현저히 다르다. 미국에서는 적절히 뒷받침되고 동시계속성이 끊김 없이 유지되는 출원 계열을 통하여 상당한 유연성을 보전할 수 있다. B와 C는 원칙적으로 제한요구에 연계된 분할출원으로 추구하여야 하고, A3는 원칙적으로 계속출원에 포함하여야 하며, D부터 F까지는 원출원에서 전혀 청구되지 않았더라도 계속출원에서 청구할 가능성이 있다. 중국에서는 하나의 분할출원을 계속 계류시키는 것만으로 개시된 모든 분기가 존속한다고 가정해서는 안 된다. 중국에는 기한의 제한 없이 활용할 수 있는 미국식 계속출원에 직접 대응하는 제도가 없다. 자발적 분할출원의 통상적인 기한은 일반적으로 중국 최초출원을 기준으로 산정되며, 계류 중인 분할출원은 통상 그 기간을 새로 기산하게 하지 않는다.

이러한 차이에서 유용한 계획 원칙이 도출된다. 미국에서는 뒷받침되는 계류 출원 계열을 보전하고, 중국에서는 최초출원의 분할출원 가능 기간이 종료되기 전에 상업적으로 중요한 모든 자발적 분할출원을 제출하여야 한다.

본고에서 사용하는 주요 용어

 

미국 실무상 계속출원이란 선행 정규출원에 이미 개시된 대상에 관한 청구항을 제시하면서 그 선행출원의 출원일의 이익을 주장하는 후속 출원이다. 일부계속출원은 선행출원에 개시되지 않은 사항을 추가하므로, 선출원일의 이익은 선행 개시에 의해 충분히 뒷받침되는 청구항에만 미친다. 분할출원은 독립적이거나 구별되는 발명을 추구하기 위해 선행출원에서 분리된 계속출원의 한 형태이며, 제121조의 보호를 받으려면 특허청의 제한요구로 인한 것이어야 한다. 제한요구는 독립적이거나 구별되는 발명들 중 하나를 선택하도록 출원인에게 명하는 반면, 종 선택요구는 출원인에게 개시된 하나의 종을 선택하여 심사받도록 요구하며 모든 비선택 종에 관하여 반드시 제121조상 제한을 발생시키는 것은 아니다. 정합성(consonance)이란 출원 계열 전체에 걸쳐 제한요구 대상 발명들 사이에 심사관이 설정한 경계선을 유지하는 것을 의미한다. 터미널 디스클레이머는 특허기간을 포기하고 공동 소유 또는 권리행사에 관한 조건을 부과함으로써 자명성형 이중특허 거절을 극복할 수 있게 한다. 계속출원과 분할출원은 모두 제120조에 따른 출원일의 이익을 주장할 수 있지만, 요건을 충족하는 제한요구 유래 분할출원만 제121조의 세이프하버를 적용받을 수 있다. 중국은 출원인이 주도하는 분할출원과 심사관의 요구에 따른 분할출원을 허용하지만, 일반적인 미국식 계속출원 수단은 허용하지 않는다.

미국: 제120조에 따른 출원일의 이익과 제121조에 따른 보호는 서로 다른 문제이다

 

두 법조항이 분석의 상당 부분을 규율하지만, 각각의 기능은 다르다. 제120조는 후출원이 미국 선출원의 출원일의 이익을 향유할 수 있는지를 정한다. 제121조는 보다 제한적인 상황에서 제한요구로 인해 생긴 특허들이 자명성형 이중특허 분석에서 서로를 상대로 인용되는 것을 방지할 수 있다. 후출원이 제120조를 충족하더라도 제121조에 따른 보호는 전혀 받지 못할 수 있다.

제120조는 적절히 뒷받침되고 동시계속하는 출원 계열을 통하여 출원일의 이익을 보전한다

 

제120조는 선행출원이 제112조(a)에서 요구하는 방식으로 후출원에서 청구된 발명을 개시하고, 출원들 사이에 요구되는 발명자 관계가 존재하며, 선행출원 또는 마찬가지로 그 이익을 향유할 수 있는 다른 출원이 계류 중인 동안 후출원이 제출되고, 후출원에 선행출원에 대한 요구되는 특정 참조가 포함된 경우, 후출원이 선행출원의 출원일의 이익을 향유할 수 있도록 한다. 35 U.S.C. §§ 112(a), 120 (2018); 37 C.F.R. § 1.78(d)(1)–(3) (2025).

이 가상사례에서 핵심은 제120조가 선행출원이 후출원에서 청구된 발명을 종전에 개시하였는지를 묻는 것이지, 그 발명을 종전에 청구하였는지를 묻는 것이 아니라는 점이다. 따라서 원명세서가 D, E 및 F에 관하여 서면기재요건과 실시가능요건을 충족할 정도의 뒷받침을 제공한다면, 최초 청구항들이 A, B 및 C만을 대상으로 하였더라도 계속출원에서 이들 발명을 청구할 수 있다. D부터 F까지에 관한 최초 청구항이 없다는 사실은 아래에서 논의하는 제121조와 관련하여 중요하지만, 그 자체만으로 제120조상 치명적인 것은 아니다.

관련 출원 계열 전반에 걸쳐 동시계속성이 존재하여야 한다. 원출원이 계류 중일 때 제출된 계속출원은 원출원일로 소급하는 경로를 보전할 수 있다. 그 후의 출원은 법정 요건이 계속 충족되는 경우 그 계속출원을 매개로 원출원일의 이익을 주장할 수 있다. 연방순회항소법원은 모출원에 대한 특허가 발행되는 당일에 제출된 계속출원이 제120조의 시기 요건을 충족한다고 판시하였는데, 이는 그날 특허가 발행되는 시점까지는 적어도 모출원이 계류 중이기 때문이다. Immersion Corp. v. HTC Corp., 826 F.3d 1357, 1363–65 (Fed. Cir. 2016). 이 판시는 긴급한 상황에서 유용하지만, 신중한 실무가 당일 제출에 의존해서는 안 된다. 발행일 전에, 그리고 출원계열 전략이 완결되지 않았다면 가급적 등록료 납부 전에 제출함으로써 불필요한 시기 및 처리상 위험을 피할 수 있다.

각 연결고리에는 법적으로 충분한 출원일의 이익 주장도 필요하다. 이익 주장은 규칙 1.78에 따라 출원데이터시트에서 관련 선행출원을 각각 식별하여야 한다. 명세서에서 단순히 언급하는 것만으로는 흠결 있는 이익 주장이 반드시 치유되는 것은 아니다. See Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, 887 F.3d 1309, 1316–18 (Fed. Cir. 2018). 청구대상 역시 근거로 삼는 출원 계열 전체에 걸쳐 뒷받침되어야 한다. 동일한 명칭, 복사된 명세서 또는 공통된 이익 주장 문단이 제112조(a)에 따른 실제 뒷받침을 대신할 수는 없다. Regents of the University of Minnesota v. Gilead Sciences, Inc., 61 F.4th 1350, 1356–60 (Fed. Cir. 2023).

실무적으로 이는 “출원을 계류 상태로 유지한다”는 것이 독립된 법적 원칙이 아님을 의미한다. 이는 동시계속성, 개시, 발명자 관계 및 특정 참조가 모두 온전히 유지되는 출원 계열을 보전한다는 의미의 약칭이다. 중요한 연결고리가 적시의 후속 출원 없이 포기되면, 후출원은 단지 원출원을 참조하는 것만으로 상실된 출원 계열을 복원할 수 없다.

제121조는 심사관의 제한요구로 형성되는 협소한 세이프하버이다

 

제121조는 다른 문제를 다룬다. 미국 특허상표청이 독립적이고 구별되는 발명을 분할하도록 출원인에게 요구하는 경우, 출원인은 통상 그 요구에 따랐다는 이유로 이중특허상 불이익을 받아서는 안 된다. 따라서 이 법조항은 그 요건이 충족되는 경우 제한요구를 받은 출원 또는 그에 따른 분할출원에서 발행된 특허가 원출원, 분할출원 또는 그 출원들에서 발행된 특허에 대한 인용참증으로 사용되지 않는다고 규정한다. 35 U.S.C. § 121 (2018).

세이프하버의 요건은 엄격하다. 충분히 문서화된 제한요구가 있어야 한다. 보호를 구하는 대상은 정식으로 청구되었고 그 제한요구에 대응하여 분할되었어야 하며, 개시만으로는 충분하지 않다. Geneva Pharms., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC, 349 F.3d 1373, 1381–82 (Fed. Cir. 2003). 관련 분기는 제한요구로 인해 제출된 진정한 분할출원에서 비롯되어야 한다. 연방순회항소법원은 일부계속출원이 제한요구를 받은 출원에서 파생되었다는 이유만으로 그 출원에 법정 보호를 확장하는 것을 거듭 거부하였다. Pfizer, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc., 518 F.3d 1353, 1360–62 (Fed. Cir. 2008). 또한 특허권자가 수년 후 재발행 또는 재심사 과정에서 단순히 명칭을 변경하는 방법으로 출원을 보호받는 분할출원으로 전환하는 것도 통상 허용되지 않는다. See G.D. Searle LLC v. Lupin Pharms., Inc., 790 F.3d 1349, 1354–55 (Fed. Cir. 2015); In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1322–23 (Fed. Cir. 2018).

출원들은 심사관의 제한요구와의 “정합성”도 유지하여야 한다. 실무적으로 출원 계열의 청구항 그룹은 제한요구 대상 발명들 사이에 심사관이 그은 경계선을 계속 준수하여야 한다. 그 경계선의 서로 반대편에 속하는 청구항들을 결합하거나 후속 심사 과정에서 그 경계선을 변경하면 세이프하버를 상실할 수 있다. St. Jude Med., Cardiology Division, Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369, 1379–81 (Fed. Cir. 2013); Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82.

제121조는 시기 요건을 명시적으로 포함한다. 즉, 다른 출원에서 특허가 발행되기 전에 분할출원을 제출하여야 한다. 연방순회항소법원은 분할출원의 분할출원으로 이어지는 계보를 통해, 그리고 일정한 상황에서는 적법한 분할출원에서 파생된 계속출원을 통해 제121조의 보호가 확장되는 것을 허용한다. Boehringer Ingelheim International GmbH v. Barr Laboratories, Inc., 592 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2010); Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1353–54 (Fed. Cir. 2009). 그러나 이러한 판례들을 상업적으로 중요한 제한요구 대상 분기의 생성을 원출원에 대한 특허 발행 후까지 미루어도 된다는 의미로 받아들여서는 안 된다. 후출원은 중간 출원을 통하여 제120조상 출원일의 이익을 유지하면서도, 이미 발행된 특허에 대하여 제121조의 보호를 받는지에 관한 중대한 의문을 야기할 수 있다. 보수적인 방안은 제한요구가 이루어진 출원 계열에서 최초 특허가 발행되기 전에 각각의 중요한 분할출원 분기를 제출하는 것이다.

A–F 가상사례에 대한 미국법의 적용

 

B와 C는 원칙적으로 별개의 분할출원으로 제출하여야 한다

 

B와 C는 분할출원으로 처리하여야 할 가장 명확한 경우이다. 이들은 원출원에서 청구되었고, 심사관은 선택된 발명 A로부터 이들을 정식으로 제한하였으며, 출원인은 이에 대응하여 그 청구항들을 취하하였다. 제한요구가 계속 유효하고 후속 청구항들이 심사관의 경계선을 보전한다면, B와 C에 관한 출원은 제120조 및 제121조에 따른 분할출원에 해당할 수 있다.

가장 강력한 세이프하버 지위를 확보하려면, 출원인은 A 출원이 아직 계류 중이고 A 특허가 발행되기 전에 B 분할출원과 C 분할출원을 제출하여야 한다. 두 분기를 모두 원출원에서 직접 분할하면 가장 명료한 기록을 형성할 수 있다. 제121조가 모든 비선택 그룹을 반드시 별개의 출원에 포함하도록 요구하는 것은 아니며, 두 개의 비선택 발명을 함께 심사받더라도 반드시 정합성을 상실하는 것은 아니다. Boehringer, 592 F.3d at 1350–54. 그럼에도 B/C 결합 출원은 새로운 제한요구를 받을 수 있고, 출원 계열의 구조를 복잡하게 만들며, A 특허가 발행된 후 C에 관한 결정을 내리도록 강제할 수 있다. 두 발명이 모두 상업적으로 의미가 있고 제121조의 보호를 극대화하는 것이 중요하다면, 각각을 원출원에서 직접 분할하는 데 드는 추가 출원 비용은 통상 감수할 가치가 있다.

등록료 납부기한 자체가 법정 분할출원 기한은 아니다. 중요한 기준은 특허 발행이다. 그럼에도 등록료를 납부한 후까지 기다리면 이용 가능한 시간이 줄어들고 출원 계획을 실행하기 전에 특허가 발행될 위험이 커지며 사무상 오류의 정정을 복잡하게 만들 수 있다. 더 나은 기한관리 실무는 등록료를 납부하기 전에 제한요구 대상인 모든 분기에 관하여 결정하고, 원하는 분할출원을 신속히 제출하는 것이다.

B를 먼저 제출하고 나중에 C를 B의 분할출원으로 제출하는 것도 가능하다. Boehringer는 분할출원의 분할출원이 제121조의 적용 범위에서 당연히 배제되는 것은 아님을 확인한다. 592 F.3d at 1352–54. 그러나 C가 A 특허의 발행 후까지 제출되지 않는다면 제120조상 출원일의 이익과 제121조상 세이프하버는 별개의 문제가 된다. C는 B를 통하여 여전히 유효한 출원일 이익의 연쇄를 가질 수 있지만, C 자체가 A의 발행 전에 존재하지 않았으므로 A에 대한 세이프하버 지위에는 다툼의 여지가 있을 수 있다. 발행 전에 B와 C의 직접 분할출원을 제출하면 이러한 불필요한 쟁점을 피할 수 있다.

A3는 원칙적으로 제한요구 대상 분할출원 사항이 아니라 계속출원 사항이다

 

제시된 제한요구는 A, B 및 C를 분리하였다. A1, A2 및 A3를 분리한 것은 아니다. A3가 단지 개시되었을 뿐 종 선택요구 또는 제한요구에서 별도로 특정되지 않았다면, A3에 관한 후속 출원은 원칙적으로 제120조에 따른 계속출원으로 제출하여야 한다. 최종적으로 허여된 청구항이 A1과 A2만을 포괄한다는 사실이 A3를 제121조의 보호를 받는 비선택 발명으로 전환하지는 않는다.

이러한 구별은 중요하다. A3에 관한 계속출원은 원개시가 새로운 청구항을 뒷받침하고 그 계속출원이 적시에 제출되면 원출원일의 이익을 향유할 수 있다. 그러나 A3 출원 계열은 통상 A1/A2 특허를 근거로 한 자명성형 이중특허 거절로부터 제121조의 보호를 받지 못한다. A3가 발행된 청구항의 자명한 변형이라면, 출원인은 특허적으로 구별됨을 입증하거나 터미널 디스클레이머를 제출하여야 할 수 있으며, 이에 따라 공동 소유 및 권리행사 가능성에 관한 요건, 특허기간 및 특허기간조정에 관한 효과가 수반된다.

심사경과에 A1, A2 및 A3를 구별되는 종 또는 발명으로 특정하는 별도의 정식 종 선택요구 또는 제한요구가 포함되어 있고 이에 대응하여 A3가 취하되었다면 결론이 달라질 수 있다. 이 경우 A3 분할출원이 적절할 수 있으며, 모든 법정 요건과 정합성 요건이 충족되면 제121조가 적용될 수 있다. 출원 유형의 명칭은 실제 기록에 따라야 한다. A1과 A2에 한정된 허여결정만으로는 A3에 대한 제한요구와 동등하지 않다.

D 내지 F는 종전에 한 번도 청구되지 않았더라도 계속출원에서 청구될 수 있다

 

제120조는 D, E 또는 F가 원출원의 청구항에 포함되어 있었을 것을 요구하지 않는다. 원출원이 각 발명에 관하여 서면기재요건 및 실시가능요건을 충족하는 충분한 뒷받침을 제공한다면, 필요한 동시계속 관계가 유지되는 동안 제출된 계속출원에서 D, E 또는 F에 관한 청구항을 제시하고 원출원일의 이익을 주장할 수 있다. USPTO가 나중에 그 발명들 사이에 제한요구를 할 수는 있으나, 해당 발명들이 최초 청구항군에 없었다는 이유만으로 계속출원 실무의 대상에서 배제되지는 않는다.

그러나 그러한 출원은 A/B/C 제한요구를 근거로 제121조의 보호를 받지 못한다. 심사관은 D, E 또는 F에 관하여 제한요구를 하지 않았고, 원출원에는 그 발명들에 관한 심사기록에 편입된 청구항이 없었다. D–F 출원을 “분할출원”이라고 부르는 것만으로는 누락된 전제요건이 충족되지 않는다. See Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. 나중의 제한요구로 적절한 분할출원 경로가 형성되기 전까지는 이를 계속출원으로 규정하는 편이 더 안전하다.

D, E 및 F를 하나의 계속출원에 포함시킬지는 사업적 판단이자 단일성의 문제이다. 하나의 계속출원으로 최초 출원하는 것이 경제적일 수 있으나, 곧바로 또 다른 제한요구를 받을 수 있다. 각 발명에 독립적인 상업적 가치가 있다면, 출원인은 별도의 계속출원을 제출하거나 적어도 이들을 함께 포함한 출원이 종결되기 전에 후속출원이 제출되도록 하는 방안을 고려해야 한다. 출원 전에 각 청구항에 대한 실체적 뒷받침을 원출원의 개시내용에 대응시켜야 하며, 모든 실시예를 조합할 수 있다는 포괄적 진술만으로는 제112조(a)를 언제나 충족하는 것은 아니다.

A3는 계류 중인 D–F 출원을 통하여 출원할 수도 있으나, 통상 가장 명료한 경로는 아니다

 

출원인이 원출원인 A 출원이 계속 중인 동안 D 내지 F를 대상으로 하는 계속출원을 적시에 제출한다고 가정한다. 그 후 A 특허는 발행되지만 D–F 계속출원은 계속 중이다. 출원인이 나중에 D–F 출원을 기초로 A3 계속출원을 제출할 수 있는가?

가능성은 있다. 제120조는 최초출원의 출원일 이익을 마찬가지로 향유할 자격이 있는 출원(application similarly entitled)을 매개로 삼는 것을 허용한다. D–F 계속출원이 적시에 제출되었고, A3에 관한 기재를 반복하거나 그 밖의 방식으로 A3에 대한 충분한 뒷받침을 포함하며, 요구되는 발명자 관계를 갖추고, 원출원의 이익을 정확히 주장하며, A3 출원이 제출될 때 계속 중이라면, 동시계속성의 연결고리 역할을 할 수 있다. A3 출원 자체에도 정확한 구체적 참조가 포함되어야 하고 적절한 발명자 한 명 또는 복수 명이 기재되어야 한다. 각각의 연결고리가 모두 유효해야 하며, 모든 출원이 동일한 기업의 특허 패밀리에 속한다는 사실만으로는 충분하지 않다.

이 경로는 법적으로 가능하지만 전략적으로 취약하다. D 내지 F의 발명자 구성이 A3의 발명자 구성과 적절히 중복되지 않을 수 있다. 심사과정의 보정으로 인해 중간 출원의 명세서가 후출원 청구항을 뒷받침하는지에 관한 문제가 발생할 수 있다. 하자 있는 출원일 이익의 기재나 D–F 출원 계열에서의 의도치 않은 포기로 연결고리가 끊길 수도 있다. 또한 A/B/C 제한요구는 A3를 A1 및 A2로부터 분리하지 않았으므로, 이 경로를 택해도 A3에 대한 제121조의 보호가 새로 생기지 않는다.

A3의 중요성을 이미 알고 있다면, D–F 계속출원과 병행하여 원출원에 대한 특허가 발행되기 전에 원출원으로부터 직접 A3 계속출원을 제출하는 것이 더 명료한 실무이다. 서로 다른 출원 계열에 걸친 출원은 선호되는 특허 패밀리 구조가 아니라, 유효하게 계속 중인 출원 연쇄를 통해 확보되는 예비수단으로 취급해야 한다.

합리적인 미국 출원 구조

 

A 특허가 발행되기 전에 출원인은 통상 제121조상 최선의 지위를 보전하기 위하여 B와 C에 관한 별도의 분할출원을 마련해야 한다. 또한 상업적으로 가치가 있다면 A3를 대상으로 하는 계속출원을 제출하고, 개시된 D 내지 F의 발명들이 중요할 수 있다면 이를 대상으로 하는 하나 이상의 계속출원도 제출해야 한다. A3 및 D–F 출원은 원래의 제한요구가 아니라 주로 제120조에 의존한다. 하나 이상의 계속출원을 계속 중인 상태로 유지하면 충분히 개시된 사항에 관하여 추후 유연성을 보전할 수 있다. 다만 특허 패밀리를 하나의 포괄적 자리보전 출원으로 축소하는 것이 피할 수 있는 뒷받침·발명자 구성· 세이프하버 위험을 초래한다면 그렇게 해서는 안 된다.

그 결과로 형성되는 구조는 의도적으로 비대칭적이다. B 및 C 출원 계열은 심사관의 제한요구를 따르며 정합성(consonance)을 보전하도록 설계된다. A3 및 D–F 출원 계열은 계속출원 실무를 통하여 개시된 사항을 보전한다. 모든 후속출원을 서로 대체 가능한 것으로 취급하면 각 출원을 제출하는 서로 다른 법률상 이유가 불분명해진다.

중국: 미국식 계속출원이 없는 분할출원 실무

 

중국은 서로 다른 절차 모델에서 출발한다. 중국법은 단일성 결여에 관한 지적에 따라 분할하든 자발적으로 분할하든, 둘 이상의 발명을 포함하는 출원을 출원인이 분할할 수 있도록 한다. 그러나 적절히 개시된 어떠한 사항에 대해서든 나중에 청구항을 제출하기 위한 일반적 수단으로 계속 중인 상태를 유지할 수 있는 미국의 계속출원에 직접 대응하는 제도는 두고 있지 않다.

이 맥락에서 “자발적”이라는 말은 출원인이 주도한다는 뜻이며, 출원인이 계속 중인 분할출원을 연쇄적으로 이용하여 개시된 어떠한 사항이든 무기한 존속시킬 수 있다는 뜻은 아니다.

특허법 제31조는 발명 또는 실용신안 출원을 하나의 발명으로 한정하도록 요구하되, 하나의 총괄적 발명 개념에 속하는 둘 이상의 발명 또는 실용신안에는 예외를 인정한다. 제33조는 원래 개시된 범위를 벗어나는 보정을 금지한다. Patent Law of the People’s Republic of China arts. 31, 33 (promulgated by the Standing Comm. Nat’l People’s Cong. Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) (China) [hereinafter PRC Patent Law]. 따라서 중국의 분할출원은 원출원에 개시된 사항에 근거해야 하며 별도의 발명으로 적절히 추구할 수 있는 기술적 해결수단을 구성해야 한다. 이는 원하는 어떠한 변형을 대상으로든 새로운 심사절차를 시작할 수 있는 단순한 기회가 아니다.

중국의 통상적인 분할출원 기한은 등록절차기간에 연동된다

 

현행 제48조에 따르면 출원인은 제60조(1)에 명시된 기간이 만료되기 전에 분할출원을 제출할 수 있다. 제60조(1)은 일반적으로 특허권 부여 결정 후 등록절차를 완료할 수 있도록 그 통지 수령일부터 2개월의 기간을 출원인에게 부여한다. Rules for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China arts. 48–49, 60 (2023 rev.) (China) (amended by State Council Decree No. 769, Dec. 11, 2023, effective Jan. 20, 2024) [hereinafter Implementing Rules]. 따라서 통상적인 기한은 분할출원을 “모출원이 계속 중인 동안” 또는 “등록 전”에 제출해야 한다는 막연한 설명보다 더 명확하다. 이는 일반적으로 특허권 부여 통지를 기준으로 산정하는 2개월의 등록절차기간이 끝나는 때이다.

CNIPA는 등록절차를 조기에 완료하고 심지어 2개월의 기간이 만료되기 전에 특허증이 발급되더라도 남아 있는 법정 분할출원 기간이 반드시 단축되는 것은 아니라고 명확히 밝혔다. See China Nat’l Intell. Prop. Admin., Can a Divisional Application Be Filed After the Parent Patent Certificate Has Issued? (Oct. 20, 2025). 이러한 해석은 유용하지만 일상적인 기한관리 방침으로 삼아서는 안 된다. 등록절차를 완료하기 전에, 그리고 2개월의 기간이 끝나기 훨씬 전에 제출하는 것이 여전히 보수적인 실무이다.

원출원이 거절된 경우에는 특별 규칙이 적용된다. 특허심사지침은 거절결정 수령 후 복심(거절결정 불복에 대한 재심사)을 청구할 수 있는 3개월의 기간에는 실제 복심청구 여부와 관계없이, 복심절차 중에는, 불리한 복심결정에 불복할 수 있는 기간에는, 그리고 그에 이어지는 행정소송 중에는 분할출원을 제출할 수 있도록 한다. 반면, 취하되었거나 회복되지 않은 채 취하된 것으로 간주되었거나 적용되는 기간이 만료된 후 최종적으로 거절된 출원으로부터는 일반적으로 분할출원을 제출할 수 없다. China Nat’l Intell. Prop. Admin., Patent Examination Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3), CNIPA Order No. 78 (Dec. 21, 2023, effective Jan. 20, 2024) (China) [hereinafter CNIPA Guidelines].

이러한 예외는 중요하지만 적극적인 출원계획을 대신하지는 못한다. 특허 포트폴리오가 단지 더 많은 시간을 확보하기 위하여 거절절차를 통해 분할출원 권리를 보전하는 데 의존해서는 안 된다.

계류 중인 중국 분할출원은 통상 자발적 분할출원 기한을 새로 기산시키지 않는다

 

이는 미국의 계속출원 실무와 비교할 때 가장 중대한 차이이다. 통상적인 자발적 재분할출원의 경우, CNIPA는 일반적으로 직전 분할출원의 계속 여부가 아니라 최초출원 또는 원출원을 기준으로 적시성을 판단한다. 원출원의 분할출원 가능 기간이 종료되었다면, 1세대 분할출원을 계속 중인 상태로 유지하더라도 통상 나중에 추가 사항을 분리하여 출원할 수 있는 일반적 권리는 보전되지 않는다. CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3).

CNIPA 지침은 심사관이 계류 중인 분할출원에서 단일성 결여를 명시적으로 제기하는 경우에 좁은 예외를 인정한다. 이 경우 출원인은 심사관의 단일성 결여 지적에 대응하여 재분할출원을 제출할 수 있고, 그 적시성은 계류 중인 분할출원을 기준으로 판단될 수 있다. 이 예외는 심사관이 실제로 분리하도록 한 사항에 한정된다. 이는 원래의 개시내용을 전반적으로 다시 출원할 기회를 부여하는 것이 아니다. 심사관이 D–F 분할출원에서 D, E 및 F에 단일성이 결여되었다고 판단하는 경우, 이 예외는 D, E 및 F 사이의 재분할을 뒷받침할 수 있다. 그러나 관련 없는 A3를 추구할 기회가 이미 소멸하였다면 통상 이를 되살리지는 않는다. See China Nat’l Intell. Prop. Admin., Explanation of the 2019 Amendments to the Patent Examination Guidelines pt. III(A)(1) (Oct. 30, 2019) (China); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Announcement on Amending the Patent Examination Guidelines, Announcement No. 328, pt. I (Sept. 23, 2019, effective Nov. 1, 2019) (China).

따라서 중국의 D–F 분할출원을 나중의 A3 출원을 위한 미국 계속출원의 연결고리에 상응하는 수단으로 안전하게 사용할 수 없다. 최초출원을 기준으로 산정되는 통상 기한이 지나면, A3가 심사관 주도의 특정 재분할 예외에 해당하지 않는 한 이를 출원하지 못할 수 있다. D–F 출원이 여전히 심사 중이라는 사실은 이 결론을 바꾸지 않는다.

형식적·실체적 요건도 중국의 출원 계열을 제한한다

 

유효한 중국 분할출원은 원출원의 출원일을 유지하며, 우선권을 적절히 주장한 경우에는 해당 우선일도 유지한다. 원출원을 명시하고 원래 개시된 범위 안에 머물러야 하며 출원 유형도 동일하게 유지해야 한다. 즉, 단순히 분할한다는 이유로 발명특허출원을 실용신안출원으로 전환할 수 없다. Implementing Rules arts. 48–49.

우선권은 자동으로 승계되는 것으로 취급해서는 안 된다. 2026년 1월 1일부터 특허심사지침은 원출원이 우선권을 주장했더라도 출원인이 분할출원서에서 그 우선권을 선언하지 않으면, 해당 분할출원은 우선권을 주장하지 않은 것으로 간주되고 CNIPA가 그 취지의 통지를 발행한다고 명시한다. China Nat’l Intell. Prop. Admin., Decision on Amending the Patent Examination Guidelines § 3, CNIPA Order No. 84 (Nov. 10, 2025, effective Jan. 1, 2026) (China) [hereinafter CNIPA Order No. 84]. 적절한 경우 회복이 가능할 수 있으나, 중국 분할출원 체크리스트에는 모출원 번호로부터 우선권이 자동 승계된다고 가정하는 대신 각 우선권 주장을 명시적으로 확인하는 절차가 포함되어야 한다.

발명자 기재는 특히 재분할출원에서 또 다른 함정이 될 수 있다. 중국 실무는 일반적으로 분할출원에 기재되는 한 명 또는 복수 명의 발명자가 분할의 기초가 된 출원의 발명자와 동일하거나 그 일부일 것을 요구한다. CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(4). 최초 D–F 분할출원에서 A3의 발명자를 누락하면, 그 출원 계열로부터 A3 재분할출원을 파생시키려 할 때 시기 문제와 별개로 추가적인 형식상 장애가 발생할 수 있다. 따라서 최초 세대의 분할출원을 제출하기 전에 각 기술적 해결수단에 어느 발명자가 기여했는지를 출원 구조에 반영해야 한다.

A–F 가상사례에 대한 중국법의 적용

 

B와 C

 

B와 C는 청구되었다가 A로부터 분리되었으므로, 중국 심사관도 단일성 결여를 제기하는 경우 중국 분할출원의 자연스러운 후보가 된다. 또한 명세서 기재와 단일성 분석이 별개의 발명을 뒷받침한다는 전제하에 자발적 분할출원으로 추구할 수도 있다. B와 C가 각각 상업적으로 중요하다면, 신중한 전략은 중국 원출원의 통상적인 분할출원 기한 전에 양쪽 모두를 출원하는 것이다. B를 출원한 뒤 계속 중인 B 분할출원이 C를 보전해 줄 것이라고 가정하는 것은 안전하지 않다.

중국법상 분석은 미국의 제한 절차기록을 원용하는 데 좌우되지 않는다. 미국의 제한요구는 포트폴리오 팀에 참고가 될 수 있지만, 중국법상 단일성 결여를 성립시키거나 중국의 기한을 연장하지는 않는다. 각 관할권은 청구항과 발명들 사이의 기술적 관계에 자국법을 적용한다.

A3

 

중국 원출원이 A3를 충분히 개시하고 A3가 별도의 보호에 적합한 독립된 기술적 해결수단에 해당한다면, A3는 중국의 자발적 분할출원으로 추구할 수 있다. 그러나 A3가 동일한 발명 A에 속하는 더 좁은 실시형태 또는 대안적 청구범위에 불과하다면, 출원인은 중국의 분할출원 제도가 미국의 계속출원처럼 기능한다고 가정해서는 안 된다. 청구항은 중국의 단일성, 뒷받침, 보정 및 이중특허에 관한 규정을 준수해야 한다.

A3가 중요하다면, 원출원의 분할출원 가능 기간이 종료되기 전에 A3를 직접 분할하거나 그 밖의 방식으로 적시에 중국 분할출원에 포함시켜야 한다. D부터 F까지를 출원한 뒤 나중에 A3를 분리해 낼 계획을 세우는 것은 신뢰할 만한 전략이 아니다. 심사관이 나중에 D, E 및 F 사이에 단일성 흠결을 지적하더라도, 이는 일반적으로 그 지적에 대응한 재분할출원을 허용할 뿐 관련 없는 A 계열로 돌아가는 것을 허용하지 않는다.

D부터 F까지

 

D, E 및 F가 최초 출원에서 청구되지 않았다는 사실만으로 중국에서의 자발적 분할출원이 반드시 불가능해지는 것은 아니다. 이들이 독립된 기술적 해결수단으로 명확히 개시되어 있고 분할출원이 신규사항을 추가하지 않는다면, 하나 이상의 적시 분할출원으로 추구할 수 있다. PRC Patent Law arts. 31, 33; Implementing Rules arts. 48–49.

미국과의 실무상 차이는 시기에 있다. 출원인은 중국 원출원의 분할출원 기간이 종료되기 전에 D, E 및 F 중 어느 발명에 독자적인 출원을 할 가치가 있는지를 결정해야 한다. 이들이 하나의 총괄적 발명 개념을 공유한다면 하나의 출원으로 묶는 것이 합리적일 수 있으나, 그렇게 묶은 분할출원이 계속 중이라는 이유만으로 출원인이 언제든지 자발적으로 이들을 다시 분리할 수 있다고 가정해서는 안 된다. 각 발명이 상당한 독립적 가치를 지니는 경우에는 동시에 출원하는 것이 권리 보전을 위한 더 신뢰할 수 있는 전략이다.

이중특허: 제121조와 터미널 디스클레이머에 정확히 대응하는 중국 제도는 없다

 

미국과 중국은 동일 계열 내에서 중첩되는 청구항에도 서로 다른 방식으로 접근한다. 미국에서는 법정형 이중특허가 동일한 발명에 대한 두 개의 특허를 금지하는 한편, 자명성형 이중특허는 공동 소유 특허의 청구항과 특허성 면에서 구별되지 않는 청구항을 배제할 수 있다. 터미널 디스클레이머는 공동 소유 및 권리행사 가능성 요건을 충족하는 경우 흔히 후자를 극복할 수 있으나, 실효 특허기간을 단축하고 특허기간조정에 영향을 미칠 수 있다. 중첩이 USPTO의 제한요구에서 비롯되었고 출원인이 법정 요건을 준수한 경우 제121조가 세이프하버를 제공할 수 있다.

중국 특허법 제9조는 동일한 발명창조에 대하여 하나의 특허만 부여될 수 있다고 규정한다. PRC Patent Law art. 9. CNIPA는 일반적으로 보호범위가 동일한 청구항을 이 목적상 동일한 발명창조를 대상으로 하는 것으로 본다. 단순한 부분적 중첩만으로는 통상 제9조상의 동일성이 성립하지 않지만, 동일하면서 명확히 분리 가능한 대안적 기술적 해결수단은 여전히 이 규정의 적용을 초래할 수 있으며, 청구항은 신규성, 진보성, 뒷받침, 단일성 및 그 밖의 요건을 충족해야 한다. CNIPA Guidelines pt. II, ch. 3, § 6.2.

중국에는 미국 실무에 상응하는 일반적인 터미널 디스클레이머 절차가 없다. 모출원과 분할출원의 청구항 범위가 동일한 경우 통상적인 해결책은 어느 한쪽 청구항 세트를 보정하거나 삭제하는 것이지, 어느 한 특허의 존속기간 말미를 포기하는 것이 아니다. 유효한 중국 분할출원은 원출원의 출원일을 공유하므로, 모출원이 먼저 심사되거나 특허가 부여되었다는 이유만으로 모출원의 공개가 분할출원에 대한 선행기술이 되지는 않는다. 심각한 위험은 분할출원 기한을 놓치고 출원인이 통상의 신규 출원을 하는 경우에 발생한다. 그 신규 출원은 원출원일을 승계하지 못하며, 원출원 계열의 개시는 그 신규 출원에 대해 선행기술이 되거나 제22조에 따른 선출원·후공개의 저촉출원이 될 수 있다. PRC Patent Law art. 22.

따라서 양국의 차이는 절차적일 뿐 아니라 개념적이기도 하다. 미국 대리인은 후속 계열 특허가 자명성형 이중특허로부터 보호되는지, 터미널 디스클레이머를 이용할 수 있는지를 흔히 우려한다. 중국 대리인은 후속 출원이 적시에 이루어진 유효한 분할출원인지, 동일한 범위를 청구하지 않는지, 그리고 형식 또는 시기상의 오류로 인해 원래의 우선권이나 출원일의 이익을 상실하지 않는지를 확인해야 하는 경우가 더 많다.

미국–중국 비교 개관

 

다음 표는 주요 구조적 차이를 압축하여 제시한다. 이는 계획 수립을 위한 보조수단일 뿐, 실제 청구항 그룹과 절차기록에 대한 검토를 대신하지 않는다.

쟁점	미국	중국
후속 청구항을 위한 일반적 수단	뒷받침되는 사항에는 계속출원, 분리된 발명에는 분할출원	자발적 또는 심사관 주도 분할출원, 미국식 계속출원에 직접 대응하는 제도는 없음
제시된 사실관계에서의 A3	별도로 제한되지 않았다면 통상 계속출원	A3가 독립된 기술적 해결수단인 경우에만 자발적 분할출원 가능
원래 청구되지 않았던 D–F	§ 112(a)의 뒷받침 및 계속성 요건이 충족되면 계속출원에서 청구 가능	독립된 기술적 해결수단으로 충분히 개시되고 적시에 출원되면 분할 가능
통상적인 시기 원칙	계속출원 계열의 중단 없는 동시계속성, 가장 강력한 § 121상 지위를 위해 특허 발행 전에 제한된 계열을 출원	Implementing Rules arts. 48, 60(1)에 따른 원출원의 2개월 등록절차기간
계속 중인 중간 출원의 효과	요건을 갖춘 중간 출원은 § 120의 이익을 보전할 수 있음	계속 중인 분할출원은 통상 자발적 분할출원 기간을 새로 기산하지 않음
재분할출원	각 연결 고리가 적용 규정을 충족하면 연속적인 계속출원과 분할출원이 가능할 수 있음	일반적으로 원출원 기한에 구속되며, 분할출원에서 심사관이 단일성 결여를 인정한 경우에 한정된 예외가 있음
동일 계열 이중특허 체계	자명성형 이중특허, 터미널 디스클레이머 및 협소한 § 121 세이프하버	제9조는 동일한 발명창조에 대한 중복 특허 부여를 금지하며, 일반적인 터미널 디스클레이머 대응 제도는 없음

미국–중국 병행 전략의 조율

 

미국 출원 계열에 대해서는, 출원인이 최초 제한요구를 활용하여 A 특허가 발행되기 전에 B와 C에 관한 명확하고 독립된 분할출원 계열을 구축해야 한다. 절차기록에 A3를 대상으로 하는 구체적인 제한요구 또는 종 선택요구가 존재하지 않는 한, A3는 통상 계속출원에 포함시켜야 한다. 원출원 명세서가 제112조(a)의 뒷받침을 제공한다면 D부터 F까지는 하나 이상의 계속출원으로 추구할 수 있다. 계속 중인 계속출원은 이후의 미국 출원 선택지를 보전할 수 있고, 경우에 따라서는 D–F 출원에서 A3로 이어지는 경로도 보전할 수 있으나, 출원일 이익의 연쇄와 발명자 관계에 관한 각 요건은 계속 충족되어야 한다.

중국 출원 계열에 대해서는, 출원인이 원출원의 2개월 등록절차 기한에서 역산하여 그 기간이 종료되기 전에 상업적으로 중요한 모든 기술적 해결수단을 식별해야 한다. B, C, A3 및 D부터 F까지는 적시에 직접 분할하거나 신중하게 정당화된 그룹으로 구성해야 한다. 그룹 구성은 단일성과 상업적 논리에 근거해야 하며, 계속 중인 1세대 분할출원이 남은 개시내용을 나중에 자발적으로 분리할 권리를 보전해 줄 것이라는 가정에 근거해서는 안 된다.

따라서 양국의 출원 일정은 서로 연계하되 그대로 대칭시켜서는 안 된다. 동일한 명세서와 사업상 우선순위를 두 계획 모두에 반영할 수 있지만, 미국의 절차상 명칭을 중국 출원 관리기록에 그대로 옮겨서는 안 된다. 미국의 “계속출원 플레이스홀더”에 신뢰할 만하게 대응하는 중국 제도는 없으며, 중국의 자발적 분할출원은 단지 분할출원이라고 불린다는 이유만으로 미국의 제121조 세이프하버를 취득하지 않는다.

빈번한 함정

 

출원일의 이익과 제121조 세이프하버의 혼동

 

미국의 후속 출원은 제120조에 따라 원출원일의 이익을 인정받으면서도 자명성형 이중특허에 전적으로 노출될 수 있다. D부터 F까지가 이를 잘 보여 준다. 즉, 개시는 출원일의 이익을 성립시킬 수 있지만 A/B/C 제한요구는 심사관이 제한한 적 없는 발명을 보호하지 않는다. 제시된 사실관계상 A3도 통상 마찬가지이다.

개시를 제한된 청구항처럼 취급하는 오류

 

제121조는 명세서가 어느 발명을 언급하는 것 이상을 요구한다. 원출원에는 해당 주제에 관한 청구항이 포함되어 있었어야 하고, 심사관은 관련 경계를 확정하기에 충분히 명확한 방식으로 분할을 요구했어야 한다. Geneva Pharmaceuticals, 349 F.3d at 1381–82. 이러한 이유로 B와 C의 지위는 D부터 F까지의 지위와 다르다.

심사관이 설정한 제한선의 횡단

 

서로 별도로 제한된 그룹의 청구항을 동일 계통에서 다시 결합하면 정합성(consonance)을 상실할 수 있다. 출원 계열도에는 이후의 철회, 재병합 및 수정된 제한요구를 포함하여 심사관이 정한 정확한 그룹을 보존해야 한다. 출원의 명칭과 관계 기재문은 청구항의 실질과 심사 절차기록보다 중요하지 않다.

하나의 계속 중인 출원이 모든 것을 모든 관할권에서 보전한다고 가정하는 오류

 

이러한 명제는 미국에서조차 불완전하다. 뒷받침, 동시계속성, 구체적 참조 및 발명자 관계 요건이 여전히 중요하기 때문이다. 중국에서는 계속 중인 분할출원이 통상 원출원을 기준으로 산정되는 자발적 분할출원 기한을 새로 기산하지 않으므로, 이러한 가정은 명백히 위험하다.

중국 재분할출원으로 관련 없는 주제에 도달하려는 의존

 

심사관 주도 재분할출원의 예외는 협소하다. D–F 분할출원에 대한 단일성 결여 지적은 D, E 및 F를 분리할 기회를 보전할 수 있다. 그러나 일반적으로 A3를 다시 대상으로 삼을 길을 열어 주지는 않는다. 제안하는 재분할출원은 심사관의 지적에서 특정된 기술적 해결수단과 긴밀히 대응해야 한다.

형식적 우선권 및 발명자 구성 검토의 소홀

 

미국의 출원일 이익 주장은 각 세대마다 출원데이터시트에서 확인해야 한다. 중국의 우선권은 이제 분할출원 신청서에서 명시적으로 선언해야 한다. See CNIPA Order No. 84, § 3. 이후 미국의 교차 계열 계속출원 또는 중국의 재분할출원을 고려하는 경우에는 특히, 계열 출원을 제출하기 전에 발명별로 발명자 구성도 정리해야 한다.

결론

 

A–F 가상사례는 “계속출원을 하라” 또는 “분할출원을 하라”는 말만으로는 완전한 답이 될 수 없는 이유를 보여 준다. 미국에서 B와 C는 심사관의 제한요구에서 비롯되었으므로, 통상 A 특허가 발행되기 전에 제출되는 별도의 분할출원으로 추구해야 한다. 별도의 제한요구 또는 종 선택요구로 A3가 특허청이 설정한 경계의 비선택 측에 놓인 경우가 아니라면, A3는 통상 계속출원에 속한다. D부터 F까지는 원출원의 청구항에 한 번도 나타나지 않았더라도 원래의 개시와 제120조상 출원 계열이 이를 뒷받침하는 경우 계속출원에서 청구할 수 있다. 계속 중인 D–F 계속출원을 통해 A3에 도달할 가능성도 있으나, 직접 계속출원하는 편이 더 명확하고 연쇄 및 발명자 구성 문제에 덜 취약하다.

중국에서는 더 이르고 더 포괄적인 결정이 필요하다. B, C, A3 및 D부터 F까지는 충분히 개시되어 있고 적절히 분리된 기술적 해결수단에 해당한다면 자발적 또는 심사관 주도 분할출원으로 추구할 수 있으나, 통상의 출원 기한은 최초 출원의 등록절차기간에 계속 연동된다. 계속 중인 분할출원은 일반적으로 다시 분할할 수 있는 포괄적 권리를 보전하지 않으며, 그 분할출원에서 심사관이 제기하는 단일성 지적은 특정 주제에 한정된 예외만을 발생시킨다.

조율된 포트폴리오를 위해 가장 안전한 접근법은 의도적인 비대칭이다. 미국에서는 계속출원 실무를 활용하여 뒷받침되는 계속 중 출원 연쇄를 유지하는 한편, 제121조 세이프하버상 지위를 보전할 수 있을 만큼 이른 시점에 제한된 B와 C 계열을 구축해야 한다. 중국에서는 원출원의 분할출원 기간이 종료되기 전에 중요한 모든 자발적 분할출원 계열을 식별하고 출원해야 한다. 명세서는 동일할 수 있지만, 절차적 구조는 각 관할권의 법을 반영해야 한다.

본 글은 일반적인 정보를 제공하며 법률 자문을 구성하지 않는다. 출원 전략은 각 관할권의 실제 개시내용, 청구항, 제한요구 또는 단일성 관련 기록, 발명자 구성, 우선권 서류, 절차적 상황 및 현행법에 따라 달라진다.