특허출원에서의 참조에 의한 편입: 청구항의 뒷받침과 우선일 확보를 위한 작성

요약：참조에 의한 편입(incorporation by reference)은 나중에 청구항의 뒷받침, 우선일 및 청구항 해석에 중요해지는 기술적 개시를 보존할 수 있지만, 그 효력은 정확한 작성과 각각의 법적 요건 준수에 달려 있다. 편입 문구는 출처와 편입되는 내용을 충분히 구체적으로 특정해야 한다. 교과서 전체를 포괄적으로 참조하는 것만으로는 특정 기술적 가르침이 충분히 특정되지 않을 수 있다. 미국 실무에서는 필수사항을 편입할 수 있는 출처도 제한된다. 우선권 또는 선출원일 이익을 주장하려면 별도의 요건을 충족하고, 출원 패밀리 전체에서 뒷받침이 되는 개시를 유지해야 한다. 편입된 특허와 가출원에 관한 판례는 앞선 문서가 편입되어 있더라도 후속 명세서 사이의 의미 있는 변경이 청구항 해석에 영향을 줄 수 있음을 보여준다. 보정절차는 일정한 하자와 비의도적 누락에 제한적인 구제수단을 제공하지만, 최초 개시와 적용되는 기한의 제약을 받는다. PCT 절차에는 최초의 우선권 주장, 편입 진술 및 후속 확인에 관한 별도의 요건이 있다. 유럽 실무에서는 필수적인 개시를 명세서에 명시하도록 하고, 추후 추가를 제한한다. 핵심 기술적 개시를 직접 기재하고, 각 단계의 명세서를 비교하며, 청구항이 변경될 때 편입 조항을 검토하면 불확실성을 줄이고 심사절차에서 유연성을 유지할 수 있다.

서론

참조에 의한 편입은 특허출원 후 여러 해가 지나서 중요해지는 개시를 보존하는 수단이 될 수 있다. 대체 구현에 관한 설명, 명세서를 재구성하면서 빠뜨린 도면 또는 기술적 관계에 관한 이전 설명이 심사절차에서 추구하는 청구항을 뒷받침할 수 있다. 편입의 효력은 사용된 문구, 특정된 문서 및 해당 내용에 적용되는 법적 요건에 달려 있다. 의도한 청구항에 필요한 개시를 명시적으로 포함하면 뒷받침을 확인하기 쉬워지고, 추후 보정절차에 대한 의존도도 줄어든다.

선출원에 기재된 제어기를 대상으로 하는 계속출원을 생각해 보자. 계속출원은 제어기의 하드웨어 설명을 다시 기재하지만, 선출원에 있던 교정 루틴(calibration routine)에 관한 설명은 생략한다. 참조에 의해 편입하는 것도 선출원의 하드웨어 설명에 한정된다. 여러 해 뒤 교정 루틴에 관한 청구항을 추구하려면, 생략된 설명이 애초에 편입되었는지, 그리고 선출원일 이익을 주장하는 연결관계의 각 출원에서 필요한 뒷받침이 유지되었는지를 판단해야 할 수 있다. 관련 출원에 관한 단락과 정확한 출원접수증만으로는 이러한 개시상의 문제에 답할 수 없다. See Zenon Envtl., Inc. v. U.S. Filter Corp., 506 F.3d 1370, 1378–82 (Fed. Cir. 2007).

참조 편입으로 개시에 추가되는 내용

유효한 편입은 특정된 내용을 편입하는 문서의 개시 일부로 만든다. 그 범위는 해당 문서가 무엇을 편입하는지에 따라 달라진다. 개시 전체를 대상으로 하는 조항과 제조공정 또는 특정 구성요소에 한정된 조항은 서로 다른 효과를 가질 수 있다. 편입 범위를 판단하는 문제는 결합된 개시가 청구항에 적용되는 요건을 충족하는지라는 별개의 문제에 앞선다. See Paice LLC v. Ford Motor Co., 881 F.3d 894, 907–10 (Fed. Cir. 2018).

이 구별이 중요한 이유는 서면기재 요건(written description)이 청구된 발명을 대상으로 하기 때문이다. 출원과 편입된 문헌 어딘가에 두 특징이 존재한다는 사실만으로는, 그 개시가 두 특징 사이의 청구된 관계를 발명자가 보유하고 있었음을 전달하는지 검토할 필요가 없어지지 않는다. 예를 들어 편입하는 출원은 센서 어레이를 설명하고, 편입된 특허는 다른 기기용 교정 기법을 설명할 수 있다. 해당 어레이와 기법을 결합한 청구항이 뒷받침되는지는 개시 전체를 검토해야 판단할 수 있다. 검토할 사항은 여전히 결합된 개시가 두 특징 사이의 청구된 관계를 뒷받침하는지이다. See 35 U.S.C. § 112(a); Paice, 881 F.3d at 910; U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2163 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

일반적인 인용은 다른 목적을 가진다. 간행물을 배경기술로 제시하거나 정보공개진술서(IDS)로 제출하는 것만으로 그 기술적 내용이 명세서의 일부가 되는 것은 아니다. 마찬가지로 선출원일 이익의 주장은 출원 사이의 관계를 주장하는 것이지만, 일반적으로 선출원의 개시 전체를 가져오는 것은 아니다. 이러한 구별은 보정이 출원에 명시된 문언 밖의 내용에 의존할 때 중요해진다. See 37 C.F.R. § 1.57(c), (h)(1); Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, 887 F.3d 1309, 1318–20 (Fed. Cir. 2018).

유효한 편입 문구의 작성

규칙 1.57은 (a)항과 (b)항의 별도 절차를 제외하고 명세서에 편입 문구를 기재하도록 요구한다. 이 문구에는 ‘incorporate’와 ‘reference’라는 단어의 어근을 사용하고, 참조하는 특허, 출원 또는 간행물을 명확히 특정해야 한다. 따라서 어떤 문서가 관련 기술을 설명한다고 언급하는 것만으로는 충분하지 않다. See 37 C.F.R. § 1.57(c).

예를 들어 특정한 미국 공개특허출원의 개시 전체를 참조에 의해 편입한다고 정할 수 있다. 더 좁은 조항에서는 특정 단락과 도면을 지정할 수 있다. 선택은 의도하는 개시에 따라 달라지지만, 어느 방식이든 출처와 편입되는 내용을 충분히 정확하게 특정해야 한다. 개시 전체를 대상으로 하는 문구는 폭넓은 개시를 보존할 수 있지만, 독자가 편입되는 내용을 특정할 수 있는지 검토할 필요까지 없애지는 않는다.

Paice 사건에서 연방순회항소법원은 편입 문구 다음 문장이 발명 사이의 차이를 설명하더라도, 광범위한 편입 문구에 의해 특허 전체가 선출원에 편입되었다고 판단했다. 법원은 이를 선택된 기술적 가르침으로 편입을 명시적으로 제한하는 문구와 구별했다. 이러한 분석은 특정 기술적 특징에 관한 설명과 편입 범위를 정하는 문구를 각각 검토해야 하는 이유를 보여준다. Paice, 881 F.3d at 907–10.

다른 출원과 동시에 출원하거나 참조 대상의 출원번호가 알려지기 전에 출원하는 경우에도 문서의 특정 여부를 검토할 필요가 있다. 발명의 명칭, 발명자 정보, 출원일 및 사건관리번호는 의도한 문서를 특정하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 ‘본 출원과 동시에(concurrently herewith)’ 제출된 출원에 관한 문구를 그대로 복사하면 후속 계속출원에서 모호해질 수 있다. 참조 정보를 실제 출원번호로 갱신하면 문서의 특정이 추론에 의존하는 것을 피할 수 있다. See Hollmer v. Harari, 681 F.3d 1351, 1355–58 (Fed. Cir. 2012).

구체성과 교과서 전체에 대한 참조

구체성에는 출처 문서를 특정하는 것과 그 문서에서 출원에 가져오는 내용을 특정하는 것이 모두 포함된다. Advanced Display Systems, Inc. v. Kent State University 사건에서 연방순회항소법원은 편입하는 문서가 편입되는 내용을 상세하고 구체적으로 특정하고, 그 내용이 어디에 있는지 명확히 밝혀야 한다고 설명했다. 판단 기준은 해당 기술분야의 통상의 기술자가 이해하는 바이다. 정확한 서지정보는 출처의 동일성을 확인해 주지만, 편입의 범위나 목적까지 반드시 밝혀 주는 것은 아니다. Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ., 212 F.3d 1272, 1282–83 (Fed. Cir. 2000).

따라서 출원인이 나중에 명세서에서 특정하지 않은 기술적 가르침에 의존하는 경우, 교과서 전체에 대한 포괄적 참조로는 부족할 수 있다. 명세서가 방대한 전자공학 교과서를 일반적으로 언급하는 반면, 후속 청구항은 그중 한 장에서 설명하는 특정 교정 방법에 의존한다고 가정해 보자. 그 책 어딘가에서 해당 방법을 찾는 것만으로는, 최초의 참조가 필요한 구체성을 갖추어 그 가르침을 편입했는지 또는 결합된 개시가 청구된 발명을 뒷받침하는지가 해결되지 않는다. 책의 명칭을 적고 ‘그 전체를(in its entirety)’이라는 문구를 추가해도 이러한 문제가 자동으로 해결되는 것은 아니다. See id.; Paice, 881 F.3d at 910.

SkinMedica 사건은 청구항 해석에서 발생하는 이 문제를 보여준다. 해당 특허는 방대한 세포배양 전문서 전체를 편입한다고 기재했다. 특허권자는 나중에 한정적인 해석에 반박하기 위해 비드를 이용한 배양에 관한 구절에 의존했다. 연방순회항소법원은 교과서에 대한 일반적 참조가 명세서의 명백한 권리범위 배제(disclaimer)를 극복하기 위해 그 구절에 의존한다는 점을 특정하지 않았다고 판단했다. 법원은 그 전문서가 내재적 증거기록(intrinsic record)의 일부가 될 만큼 충분히 구체적으로 편입되었는지는 명시적으로 판단하지 않았다. 이 판결은 교과서 전체의 편입을 일률적으로 금지한 것이 아니라, 대상 내용을 특정하지 않은 교과서 참조에 의존하는 위험을 보여준다. SkinMedica, Inc. v. Histogen Inc., 727 F.3d 1187, 1207 & n.13 (Fed. Cir. 2013).

긴 문헌에서는 저자 또는 편집자, 제목, 판 및 관련 장이나 페이지를 특정하면 의도한 내용을 찾기 쉬워진다. 명세서에서 편입할 특정 기법, 정의, 도면 또는 절차를 지정하고 개시된 발명과의 관계를 설명할 수도 있다. 예를 들어 특정 절과 페이지 범위에 있는 교정 절차를 참조하면 교과서의 전체 내용을 포괄적으로 참조하는 것보다 더 많은 정보를 전달한다. 필요한 정확성의 정도는 문맥에 따라 달라지며, 판례가 모든 편입에 대해 페이지별 인용을 요구하는 것은 아니다. See Advanced Display, 212 F.3d at 1282–83.

이러한 단서는 Paice 사건에서 인정된 원칙을 유지한다. 명백한 문구는 각 단락을 열거하지 않고도 명확히 특정된 특허의 개시 전체를 편입할 수 있다. 구별의 기준은 광범위한 편입이 모두 실패한다는 일반원칙이 아니라, 문구와 문맥이 편입되는 내용을 충분히 특정하는지이다. See Paice, 881 F.3d at 907–09.

출처의 적격성은 별도의 제한이다. 통상적인 규칙에 따르면, 교과서의 구절을 정확히 특정했더라도 미국 특허로 발행될 출원에서 그 구절을 필수사항의 유일한 편입 출처로 남겨 둘 수는 없다. 교과서는 비특허 간행물로서 규칙 1.57(e)에 따른 비필수사항의 편입에는 사용할 수 있지만, 규칙 1.57(d)에 따른 필수사항의 허용된 출처에는 해당하지 않는다. 필요한 기술적 개시를 직접 포함하면 이러한 출처 제한에 대처할 수 있다. 최초에 참조했던 내용을 나중에 삽입하는 경우에는 아래에서 설명하는 보정 요건을 계속 충족해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.57(d)–(e), (g)–(h); MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2.

필수사항과 비필수사항

규칙 1.57은 개시 요건을 충족하는 데 수행하는 역할에 따라 내용을 분류한다. 필수사항(essential material)에는 서면기재, 실시가능성 및 최선의 실시형태를 포함하는 §112(a)의 요건, §112(b)의 명확성 요건 또는 §112(f)에 따른 기능에 대응하는 구조, 재료 또는 행위의 특정에 필요한 정보가 포함된다. 따라서 분류는 작성자가 참조 문헌을 배경기술이라고 표시했는지가 아니라, 청구항을 위해 출원이 무엇을 개시해야 하는지에 따라 결정된다. See 37 C.F.R. § 1.57(d).

통상적인 편입 규칙에 따르면 필수사항은 필요한 내용을 직접 포함하는 미국 특허 또는 미국 공개특허출원에서만 편입할 수 있다. 출처 자체가 다른 문서의 편입만으로 해당 필수사항을 제공해서는 안 된다. 이 제한은 해당하는 특정 필수사항에 관한 것이며, 편입 조항이 있다는 이유만으로 모든 특허의 출처 적격성을 부정하는 것은 아니다. See id.

비필수사항(nonessential material)은 허용되는 출처의 범위가 더 넓다. 외국 특허와 공개출원, 비특허 간행물 및 앞서 또는 동시에 출원된 동일 소유자의 미국 출원이 포함된다. 하이퍼링크나 브라우저에서 실행 가능한 코드를 통한 편입은 금지된다. 따라서 특정 가능한 공개 기술문헌과 내용이 바뀌는 웹사이트의 링크는 출처에 관해 서로 다른 문제를 제기한다. See 37 C.F.R. § 1.57(e).

이러한 제한이 모든 부적절한 편입을 복구 불가능하게 만드는 것은 아니다. 외국 특허 또는 미공개 출원을 최초에 명시적으로 편입했다면, 적시에 종전의 참조 내용을 명세서에 삽입할 수 있는 경우가 있다. 그 내용이 청구항을 뒷받침하는 데 필요한 경우 보정절차가 중요해진다. See MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2.

참조 편입과 선출원일

선출원일을 인정받으려는 출원인은 적용되는 개시 요건과 우선권 또는 선출원일 이익 주장에 관한 요건을 모두 충족해야 한다. §120에 따른 미국 국내 선출원일의 이익을 위해서는 다른 조건과 함께 선출원에 대한 특정한 참조가 법률상 요구된다. 현행 정규출원(nonprovisional application)에 대해 규칙 1.78은 일반적으로 그 이익에 관한 정보를 출원데이터시트(ADS)에 기재하도록 요구한다. 명세서의 편입 조항은 해당 정보를 대신하지 않는다. See 35 U.S.C. § 120; 37 C.F.R. § 1.78(a)(3), (d)(2).

Droplets 사건은 그 결과를 보여준다. 출원인은 관련 선출원일 이익 정보가 들어 있는 출원을 편입하여 앞선 출원의 이익을 얻으려고 했다. 연방순회항소법원은 편입이 §120의 특정한 참조 요건을 충족하지 않는다고 판단했다. 주장된 선출원일 이익의 연결관계에 관한 공시를, 기재되지 않은 이익 주장을 찾기 위해 편입된 문서를 검색하는 것에 의존하게 할 수는 없다. Droplets, 887 F.3d at 1318–20.

개시의 연속성은 별개의 문제다. Zenon 사건에서는 중간 출원의 제한적인 편입 문구가 필요한 기체분배 관련 개시를 유지하지 못했다. 후속 특허는 주장한 앞선 날짜를 상실했고, 같은 패밀리의 선행 특허가 신규성을 부정하는 인용문헌이 되었다. 후속 출원에서 문언을 복원하더라도 중간에 생긴 개시의 단절은 회복되지 않았다. Zenon, 506 F.3d at 1378–82.

MPEP는 미국 특허로 발행될 출원과 유효출원일을 확립하기 위해서만 의존하는 선출원도 구별한다. 필수사항의 출처에 관한 통상적인 제한은 후자의 판단에 동일한 방식으로 적용되지 않는다. 그 선출원에 편입된 내용은 필요한 뒷받침을 제공하는지 판단할 때 고려될 수 있다. 그렇다고 특허로 발행될 출원이 필수적인 개시를 허용되지 않은 출처에만 남겨 두어도 된다는 뜻은 아니다. See MPEP § 608.01(p), pt. I.B.

가출원과 계속출원 및 분할출원

가출원에서 정규출원을 작성할 때는 개시를 확장하고 재구성하는 경우가 많다. 비공식 스케치를 정식 도면으로 만들고, 용어를 바꾸며, 실시예를 다른 절로 옮기기도 한다. 이러한 작업에서 나중에 상업적으로 중요해지는 대체 실시형태가 누락될 수도 있다. 출원 전에 개시를 비교하면 무엇이 유지되었고, 무엇이 의도적으로 생략되었으며, 무엇이 가출원에만 남아 있는지 파악하는 데 도움이 된다.

출원 시 가출원을 명시적으로 편입하면 신규사항을 추가하지 않고 종전에 참조한 내용을 삽입할 근거를 보존할 수 있다. 그러나 그 내용이 필수사항이고 미공개 가출원을 통해서만 이용할 수 있는 상태로 남아 있다면, 정규출원은 해당 가출원을 필수사항 편입의 허용된 출처로 삼을 수 없다. 필요한 문언과 도면을 직접 포함하면 이 문제에 대처할 수 있다. 선출원일 이익의 주장은 여전히 §119(e)와 규칙 1.78을 별도로 준수해야 한다. See 35 U.S.C. § 119(e); 37 C.F.R. §§ 1.57(d), 1.78(a); MPEP §§ 211.02, 608.01(p), pt. I.B.

같은 검토는 계속출원과 분할출원에서도 중요하다. 각 명세서에 실시형태를 직접 남겨 두면 여러 편입 조항을 거쳐 개시를 재구성하는 것보다 나중에 뒷받침을 분석하기 쉬워질 수 있다. 패밀리 검토에서는 예정된 청구항의 각 한정사항을 이를 가장 먼저 뒷받침한 개시와 연결하고, 중간 출원들이 청구된 조합을 유지하는지 확인할 수 있다. 이 방법은 같은 용어를 사용하더라도 개시 내용에 차이가 있음을 드러내기도 한다. See Zenon, 506 F.3d at 1378–82; Hollmer, 681 F.3d at 1355–58.

비의도적으로 누락된 내용의 회복

규칙 1.57(b)는 명시적인 편입 조항이 없어도 적용될 수 있는 구제장치를 마련하고 있다. 명세서 또는 도면의 내용이 비의도적으로 누락되었고, 출원일에 요건을 갖춘 우선권 또는 선출원일 이익의 주장이 존재하며, 누락된 내용이 선출원에 완전히 포함되어 있었을 때 적용된다. 미국 특허상표청(USPTO)의 지침에 따르면 완전한 포함을 위해서는 선출원의 최초 제출 내용에 명시적인 개시가 있어야 한다. 이 절차는 암시된 내용을 조합하여 누락된 개시를 구성하는 것을 허용하지 않는다. See 37 C.F.R. § 1.57(b); MPEP § 217, pts. II.C–D.

출원일에 선출원일 이익을 주장했다고 해서 선출원의 명세서 전체가 자동으로 편입되는 것은 아니다. 누락된 내용을 추가하는 보정이 필요하다. 제출서류에는 선출원에서 그 내용이 있는 위치를 특정하고, 규칙의 예외에 따르면서 필요한 사본과 번역문을 포함해야 한다. 보정은 적용되는 관청의 지정기간과 규칙상 심사절차의 기한을 충족해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.57(b)(1); MPEP § 217, pt. II.E.

예를 들어 업로드한 출원서류에서 실수로 도면 용지를 빠뜨렸다면, 그 도면이 선출원에 포함되어 있고 출원일에 우선권 또는 선출원일 이익의 주장이 존재할 경우 구제 대상이 될 수 있다. 반면 새로 착상한 특징을 설명하기 위해 나중에 처음 작성한 도면은 다른 문제를 제기한다. 이 구제장치는 기존 개시를 회복하는 것이며, 나중에 개발된 사항에 대한 뒷받침을 새로 확립하는 것은 아니다.

명시적 편입과 비의도적 누락에 대한 절차는 특허 발행 후에도 서로 다른 결과를 가진다. 규칙 1.57(b)에 따라 회복되지 않았던 내용을, 특허 발행 후 해당 조항에 의존하여 정정증명서나 재발행을 통해 추가할 수는 없다. 이 제한 때문에 심사절차가 계속 중인 동안 제출된 명세서와 도면을 확인하는 것이 특히 유용하다. See MPEP § 217, pt. II.E.

심사절차 중 하자의 보정

보정은 출원 시 충분히 성립해 있던 편입을 명확하게 할 수 있다. 이 규칙은 최초 출원에서 편입 의도를 분명히 전달한 경우 누락된 편입 용어의 보정을 허용한다. 최초 명세서가 의도한 문서를 유일하게 특정한 경우에는 문서 식별정보의 보정도 허용한다. 관련 없는 인용문헌을, 작성자가 나중에 의도한 것이라고 말하는 다른 출처로 단순히 교체할 수는 없다. See 37 C.F.R. § 1.57(h)(1)–(2).

종전에 편입된 내용을 명세서 또는 도면에 삽입할 때, 규칙 1.57(g)는 보정과 함께 삽입되는 내용이 종전에 편입된 내용이고 보정에 신규사항이 없다는 진술을 요구한다. 출처의 해당 부분과 보정된 개시 사이의 관계도 특정하면 보정의 근거를 평가하기 쉬워진다. See 37 C.F.R. § 1.57(g).

시기에 관한 요건은 절차적 상황에 따라 달라진다. MPEP는 관청이 처음 지적한 하자와 출원인이 처음 발견한 하자를 구별한다. 전자는 관청의 응답기간 내에 보정해야 하고, 후자의 최종기한은 심사절차의 종결 또는 그보다 이른 출원의 포기이다. 심사절차는 최종 거절이유통지, 특허허여 또는 불복신청에 따라 종결될 수 있다. 따라서 특허 발행을 통상적인 보정기한으로 생각하는 것은 적절하지 않다. See 37 C.F.R. §§ 1.57(h), 1.114(b); MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2.

청구항 보정은 추가적인 문제를 일으킬 수 있다. 예를 들어 외국 특허를 배경기술로 편입했지만 새로운 청구항의 한정사항이 그 개시에 의존한다면, 해당 내용이 필수사항이 될 수 있다. MPEP의 예시는 규칙 1.116에 따른 보정의 수리 실무를 전제로 최종 거절이유통지 후의 보정 삽입 또는 해당 보정을 수반하는 계속심사청구(RCE)를 허용한다. 출원인의 청구항 보정 때문에 필요해진 최종 거절이유통지가 적절할 수도 있다. See MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2, ex. 2.

특허 발행 후에 대해 MPEP는 청구항 범위를 변경할 수 있는 정정증명서 대신, 효력이 없는 명시적 편입을 바로잡기 위한 절차로 재발행이 가능할 수 있음을 설명한다. 이용 가능 여부는 재발행 요건과 최초 개시에 달려 있다. 이러한 구제 가능성이 별도의 규칙 1.57(b) 구제장치를 특허 발행 후까지 연장하는 것은 아니다. Compare MPEP § 608.01(p), pt. I.A.2, with MPEP § 217, pt. II.E.

청구항 해석에 미치는 영향

편입된 개시는 뒷받침뿐 아니라 청구항의 의미에도 영향을 줄 수 있다. 편입된 문서의 정의와 설명은 편입하는 특허를 해석할 때 고려하는 자료의 일부가 된다. 그러나 그 효과는 편입하는 명세서의 문맥에 따라 달라진다. 선행 특허를 편입했다고 해서 앞선 발명에 관한 모든 설명이 후속 청구항의 한정사항으로 자동 전환되는 것은 아니다. See Finjan LLC v. ESET, LLC, 51 F.4th 1377, 1382–83 (Fed. Cir. 2022).

Finjan 사건에서는 편입된 동일 패밀리의 특허가 크기 제한을 사용하여 다운로드 가능한 프로그램을 정의했다. 반면 권리행사 대상 특허들은 더 넓은 설명과 실시예를 사용했다. 연방순회항소법원은 앞선 제한을 해당 특허들에 자동으로 적용하는 해석을 배척했다. 이 판결은 패밀리 내 변경을 포함하여 편입하는 측의 개시가 발명을 어떻게 설명하는지 살펴볼 필요가 있음을 보여준다. Id.

편입된 가출원과 후속 명세서 사이의 변경은 더 좁은 해석을 뒷받침할 수도 있다. DDR Holdings 사건에서 가출원은 ‘merchant(판매업자)’를 제품 또는 서비스의 제공자로 설명했지만, 후속 특허는 서비스에 대한 언급을 삭제하고 상품을 중심으로 merchant를 설명했다. 연방순회항소법원은 이 변경을 중요하게 보았고, 가출원이 편입되었음에도 해당 용어가 서비스를 제외하는 것으로 해석했다. 편입은 후속 명세서를 작성할 때 이루어진 변경의 해석상 의미를 없애지 않았다. DDR Holdings, LLC v. Priceline.com LLC, 122 F.4th 911, 916–17 (Fed. Cir. 2024).

같은 논리가 더 넓은 범위를 뒷받침할 수도 있다. 예비적 금지명령(가처분)에 관한 항소인 FMC 사건에서는 권리행사 대상 명세서에서 가출원의 안정성 관련 개시가 모두 생략되었다는 점에 비추어, ‘조성물(composition)’을 안정한 제제로 제한하는 해석이 배척되었다. 법원은 변경의 결과가 청구항을 넓히는지 좁히는지보다 문서 사이의 변경 자체가 가지는 의미를 강조했다. FMC Corp. v. Sharda USA, LLC, 145 F.4th 1326, 1331–32 (Fed. Cir. 2025).

이 판결들은 편입하는 측 개시의 문맥에서 이루어지는 청구항 해석에 관한 것이다. 모든 생략이 권리범위 배제에 해당한다거나, 편입 자체가 효력이 없었다거나, 생략된 기술적 개시를 서면기재 요건 충족에 반드시 이용할 수 없게 된다는 원칙을 세운 것은 아니다. 앞선 문서가 편입되어 있더라도 각 단계 명세서의 실제 문구를 비교하는 것이 여전히 중요하다. See DDR Holdings, 122 F.4th at 916–17; FMC, 145 F.4th at 1331–32.

어느 정도의 개시를 편입할지 결정할 때도 이 문제를 고려할 가치가 있다. 넓은 조항은 대안을 보존하는 한편 청구항 해석 분쟁을 일으키는 정의나 설명을 들여올 수 있다. 좁은 조항은 관련 없는 내용을 피하면서도 나중에 뒷받침에 필요한 실시형태를 제외할 수 있다. 편입할 문서의 용어를 검토하고 편입하는 측 발명과의 관계를 설명하면 이러한 선택을 의식적으로 하는 데 도움이 된다.

별도의 절차인 참조에 의한 출원

규칙 1.57(a)는 먼저 제출된 출원을 참조하여 출원하는 절차를 다룬다. 이 절차에서는 참조가 출원데이터시트에 기재되며, 해당 규칙에 따른 출원일을 얻기 위해 명세서와 도면을 대신한다. 출원인은 나중에 필요한 사본과 적용되는 수수료 및 번역문 등 그 밖의 필수 항목을 제출해야 한다. 이는 다른 면에서는 완전한 명세서에 선택된 개시를 편입하는 것과는 다른 참조의 이용이다. See 35 U.S.C. § 111(c); 37 C.F.R. § 1.57(a).

ADS의 참조에 의한 출원 항목도 우선권 또는 선출원일 이익의 주장을 성립시키지 않는다. 적절한 우선권 또는 미국 국내 선출원일 이익에 관한 정보는 여전히 필요하다. USPTO는 명세서와 도면이 준비되어 있으면 이를 제출하도록 안내한다. 출원서류가 함께 제출되더라도 참조에 의한 출원 항목을 작성하면 해당 절차와 가산료가 적용될 수 있기 때문이다. See MPEP § 601.01(a), pt. III.

PCT 출원과 유럽 출원에 관한 고려사항

PCT는 누락된 요소나 부분을 보완하고 잘못 제출된 요소나 부분을 바로잡는 절차에서 참조에 의한 편입을 이용한다. 누락된 내용 또는 올바른 내용은 최초 서류가 접수될 당시 우선권이 주장된 선출원에 완전히 포함되어 있어야 한다. 편입 진술 역시 그 최초일에 국제출원에 포함되어 있거나 국제출원과 함께 제출되어 있어야 한다. 최초 제출서류의 다른 부분에 이미 존재했던 진술이라면 나중에 출원서에 추가할 수 있다. 규칙 20.6에 따른 후속 확인으로 최초에 전혀 존재하지 않았던 편입 진술을 새로 충족시킬 수는 없다. See Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 4.18, 20.6.

확인을 위해서는 해당 용지와 필요한 사본 또는 번역문이 제출되어야 한다. 명세서, 청구범위 또는 도면의 일부에 관한 경우에는 선출원에서, 그리고 해당하는 경우 그 번역문에서 해당 부분이 어디에 있는지 특정해야 한다. 규칙 20.7은 일반적으로 보완요구일부터 2개월, 보완요구가 없으면 출원서류의 최초 접수일부터 2개월을 정한다. 각 관청에 적용되는 국내법과의 불일치는 편입의 인정 여부에 영향을 줄 수 있다. See id. rr. 20.6–20.8.

미국의 비의도적 누락에 대한 절차는 이러한 국제적 요건을 대신하지 않는다. 국제출원에 관한 규칙 1.57(b)에 따른 보정은 미국에 대해서만 효력이 있고 국제출원일을 변경하지 않는다. USPTO는 미국 국내단계에 진입하고 그 국내단계가 개시되거나, 해당 국제출원의 이익을 주장하는 §111(a)에 따른 출원이 제출되기 전에는 그러한 요청을 처리하지 않는다. 따라서 회복된 개시가 지정국 전반에서 효력을 가져야 한다면, 출원 시 오류가 발생한 경우 국제단계에서 신속하게 검토할 필요가 있다. See 37 C.F.R. § 1.57(b)(2).

유럽 실무도 필수적인 기술적 개시를 직접 포함할 이유를 제공한다. 발명의 개시를 위한 참조에 대해 EPO 심사기준은 참조된 내용이 필수사항인지 비필수사항인지와 관계없이 통상적인 참조 편입 문구를 삭제하도록 한다. 발명을 실시하는 데 필수적인 내용이라면, 상호 참조된 문서에서 사항을 추가할 때의 제한을 전제로 명세서에 명시적으로 포함할 것도 요구한다. See European Pat. Off., Guidelines for Examination in the European Patent Office pts. F-III, § 8, H-IV, § 2.2.1 (2026).

이러한 제한에 따르면 최초 명세서는 관련 특징에 대한 보호가 청구되고 있거나 청구될 수 있다는 점, 해당 특징이 발명의 기술적 과제 해결에 기여한다는 점, 적어도 묵시적으로는 개시된 발명에 명백히 속한다는 점, 그리고 출처에서 정확하게 정의되고 특정될 수 있다는 점에 관하여 통상의 기술자에게 의문을 남기지 않아야 한다. 출원 시 참조 문서가 공중에게 이용 가능하지 않았다면, 출원일까지 그 사본이 EPO 또는 해당 수리관청에 이용 가능했어야 하고, 늦어도 해당 출원의 공개 시점까지는 참조 문서가 공중에게 이용 가능해졌어야 한다. 미국용 편입 조항이 이러한 조건을 충족한다고 당연히 볼 수는 없다. See id. pt. H-IV, § 2.2.1.

심사절차 전반에 걸친 편입 검토

유용한 출원 전 검토는 의도하는 청구항에서 시작하여 명세서 밖에만 존재하는 뒷받침을 확인하는 것이다. 각 출처에 대해 문서의 동일성, 의도한 편입 범위 및 해당 내용의 필수사항 여부를 확인할 수 있다. 방대한 교과서나 그 밖의 광범위한 문헌에 대해서는 출원이 특정 가르침과 그 위치를 충분히 정확하게 특정하는지도 확인할 필요가 있다. 핵심 기술적 설명과 도면을 다시 기재하면 출원을 심사하기 쉬워지고, 나중에 뒷받침을 입증하는 데 필요한 작업도 줄어든다.

청구항이 변경될 때도 검토는 유용하다. 편입된 문서에서 추가한 한정사항 때문에 해당 내용을 삽입하거나, 서면기재 요건을 더 면밀하게 분석하거나, 선출원일 이익의 연결관계를 검토해야 할 수 있다. 특허허여 전에 해결되지 않은 편입 관련 지적과 보정되지 않은 누락을 확인하면 절차상 구제장치가 사용되지 않은 채 만료되는 것을 방지할 수 있다.

서두의 계속출원 사례에서는 교정 루틴을 직접 포함했다면 뒷받침을 평가하기 더 쉬웠을 것이다. 최초의 편입이 충분히 넓었다면 적용되는 출처 및 보정 요건을 전제로 앞선 개시를 이용할 경로가 유지되었을 수도 있다. 작성의 목표는 발명을 설명하고 예정된 대안을 보존하는 명세서를 만들면서, 편입 조항의 범위와 결과도 출원의 다른 부분만큼 신중하게 검토하는 것이다.