특허 비밀유지명령과 출원인의 권리국가안보상 제한과 공개 지연에 따른 손실

Brandon Theiss

3시간 전

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요약　특허 비밀유지명령(secrecy order)은 정부의 자금 지원 없이 민간에서 개발한 발명에 대해서도 발명 내용의 공개를 제한하고 출원공개나 특허 발급을 지연시킬 수 있다. 35 U.S.C. § 181. 그 영향은 특허출원 절차를 넘어 자금 조달, 라이선스, 제품 개발 및 해외 권리 보호에까지 미친다. 적절히 대응하려면 적용되는 명령과 부속 허가를 면밀히 검토하고, 특허 절차상 기한을 계속 관리하며, 과거의 정보 제공 내역을 파악하여 필요한 통지·보고 의무를 판단해야 한다. 미국 특허상표청(USPTO)에 국제출원을 했다는 사실만으로 국외 송부가 허가되는 것은 아니므로, 외국출원과 특허협력조약(PCT)에 따른 절차에는 특히 주의가 필요하다. 출원인은 공개 허가, 명령의 변경 또는 해제를 신청할 수 있지만, 명령이 해제되더라도 비밀 지정에 따른 제한이 그 자체로 없어지는 것은 아니다. 37 C.F.R. §§ 5.1(e), 5.4–5.5 (2026). 보상과 특허존속기간 조정은 구제수단이 될 수 있으나, 각각 별도의 적용 요건, 절차 및 한계가 있다. 어느 쪽도 상실한 사업 기회를 회복하거나 비밀유지 기간 전체를 자동으로 보전해 준다고 보아서는 안 된다. See 35 U.S.C. §§ 154(b), 183. 본고는 국가안보를 보호하면서 출원인, 특히 독립 발명자와 소규모 기업이 입는 회피 가능한 피해를 줄이기 위해, 통지 내용의 명확화, 허가 신청 처리의 예측 가능성 제고, 제한 유지의 필요성에 대한 실질적인 검토 및 이용하기 쉬운 보상 절차를 제안한다.

I 특허 관련 공개가 국가안보상 문제가 되는 경우

산업 장비용 센싱 기술을 개발하는 소규모 기업을 가정해 보자. 이 기업은 특허출원을 하고 투자자와 협의를 시작했으며, 해외에서도 권리를 확보할 계획이다. 기술진은 군사적 활용 가능성을 인식하고 있지만, 회사는 국방 관련 계약을 체결한 적이 없고 정부 자금도 지원받지 않았다. 그런데 비밀유지명령이 도착한다. 대리인은 회사가 어떤 정보를 공개할 수 있는지, 국제출원 계획을 계속 추진할 수 있는지, 그리고 여전히 적극적인 절차 대응이 필요할 수 있는 출원을 어떻게 유지할 것인지 판단해야 한다.

현행 법제 아래에서는 이러한 상황이 발생할 수 있다. 35 U.S.C. § 181에 따라 정부는 법률이 정한 국가안보상 요건이 충족되면 발명 내용의 공개를 제한하고 출원공개나 특허 발급을 보류할 수 있다. 여기에는 정부가 재산상 권익을 보유하지 않는 발명도 포함된다. 그 영향은 특허출원 기록에 그치지 않고, 자금 조달, 라이선스 및 제품 개발에 필요한 정보 교환으로도 이어질 수 있다. 따라서 명령을 이해하려면 특허 절차의 기한 관리뿐 아니라 출원인의 사업 계획도 살펴야 한다.

USPTO가 개정한 발명 비밀유지 지침은 이 문제를 이해하는 데 유용한 출발점이다. 이 지침은 국가안보 심사를 설명하고 출원인에게 관련 법률과 규정을 안내한다. 해당 법령은 실질적인 제한과 구제를 신청하는 절차를 함께 정한다. 적절한 대리 업무를 수행하려면 계속 유효한 의무를 이행하면서 이러한 절차를 활용해야 한다. See U.S. Patent & Trademark Off., Invention Secrecy—Licensing and Review (Sept. 23, 2026), https://www.uspto.gov/patents/invention-secrecy.

II 법적 근거와 적용 대상 출원인

제181조는 발명을 두 범주로 나누어 규정한다. 정부가 재산상 권익을 보유한 경우, 해당 기관은 공개 또는 정보 제공이 국가안보를 해칠 우려가 있다는 사실을 특허담당국장(Commissioner for Patents)에게 통지할 수 있다. 정부가 그러한 권익을 보유하지 않은 경우에도, 법률은 관계 기관의 출원 열람과 공개가 국가안보에 유해하다는 판단을 위한 절차를 마련하고 있다. 특허담당국장은 이에 따라 명령을 발하고 출원공개나 특허 발급을 보류한다. 관계 기관의 안보 판단과 USPTO의 특허출원 관리는 서로 다른 역할을 수행한다. 35 U.S.C. § 181; 37 C.F.R. § 5.2(a) (2026).

따라서 민간 소유라는 이유만으로 일률적으로 적용이 면제되지는 않는다. 앞서 가정한 센싱 기술 기업도 국방 관련 계약이 없다는 사실만으로 공개가 해당 안보 우려를 초래하는지 판단할 수는 없다. 대리인은 정부가 활용할 가능성이 있는 모든 기술을 명령의 유력한 대상으로 취급하지 않으면서 이러한 가능성을 설명해야 한다. 특허성, 상업적 가치 및 안보상 민감성은 별개의 문제이다. USPTO는 명령이 발령되었다고 해서 정부가 그 발명을 채택했다는 뜻이거나 발명의 가치를 나타내는 것은 아니라고 명시적으로 주의를 환기한다. U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 120(I) (9th ed., rev. 01.2024) [hereinafter MPEP].

비밀유지명령은 미공개 출원에 통상적으로 인정되는 비밀성 보호와도 다르다. 일반적인 출원의 비밀성 보호는 USPTO의 정보 공개를 규율하지만, 비밀유지명령은 출원인 자신의 정보 공개를 제한할 수 있다. 출원인의 비공개 신청은 제122조(b)에 따른 출원공개에 관한 것으로, 그 자체로 비밀유지명령을 부과하지도 않고 명령 준수 의무를 면제하지도 않는다. 국가안보상 비밀 지정에는 이들과 관련되지만 별개의 취급 요건이 따른다. 적절한 대응은 실제로 부과된 법적 제한에 따라 달라지므로 이러한 구별이 중요하다. See 35 U.S.C. §§ 122(a), (b)(2)(B), 181; 37 C.F.R. §§ 5.1(c)–(e), 5.5 (2026).

III 사전 심사와 관계 기관 심사 회부

USPTO는 가출원과 USPTO에 제출된 PCT 출원을 포함하여 출원에 민감한 기술 내용이 있는지 심사한다. 따라서 실체심사가 상당히 나중에 이루어지더라도 출원 계획의 초기 단계부터 이러한 심사를 고려해야 한다. 특허심사절차편람인 MPEP는 심사관이 보정으로 추가된 정보 등에서 나중에 민감한 정보를 발견한 경우에도 이를 알리도록 한다. 최초 심사를 통과했다는 사실을 실질적으로 다른 기술 내용을 공개하는 데 대한 무제한 승인으로 취급해서는 안 된다. MPEP § 115; see also 37 C.F.R. § 5.15 (2026).

USPTO의 현행 지침에 따르면 출원의 약 98%는 1~3주 안에 심사를 통과한다. 국방 관계 기관에 회부되면 수개월이 걸릴 수 있다. 해당 웹페이지의 본문은 이러한 심사에 통상 3~5개월이 소요된다고 설명하지만, 표에는 3단계 심사의 소요 기간이 5개월 이상으로 제시되어 있다. 이는 대략적인 처리 기간을 설명한 것이며, 법적으로 강제할 수 있는 기한이나 개별 출원에 대한 보장이 아니다. U.S. Patent & Trademark Off., Invention Secrecy—Licensing and Review, supra.

Patent Center의 상태 표시인 “Waiting for LR clearance”는 관계 기관에 회부되어 회신을 기다리는 중임을 뜻하며, 그 자체로 명령이 발령되었다는 의미는 아니다. USPTO는 필요한 회신을 기다리는 동안 출원을 국외로 송부하지 않는다고 설명한다. 또한 외국출원 기한이 임박하거나 심사가 5개월을 초과한 경우에는 허가·심사 부서(Licensing and Review)에 연락하도록 안내한다. 대리인이 지원을 요청할 때에는 실제 기한과 요청하는 조치를 구체적으로 밝혀야 한다. 일반적인 진행 상황 문의보다는 특정 국제출원을 진행하려면 심사 통과가 필요하다는 점을 설명하는 것이 더 유용할 수 있다. Id.

IV 명령의 내용과 적용 범위 확인

MPEP는 비밀유지명령을 세 가지 유형으로 설명한다. Type I은 군사 또는 우주 분야에 활용되는 핵심 기술을 대상으로 하며, 지정된 국가에 대한 외국출원 허가를 포함한다. Type II는 출원의 소유자가 관련 미 국방부 보안협약을 체결한 경우의 비밀로 지정되었거나 지정될 수 있는 정보에 관한 것이다. Type III는 다른 유형에 해당하지 않을 때 사용하는 일반 명령으로, 특정 제한을 완화하는 허가가 함께 부여될 수 있다. 적용되는 명령과 부속 허가는 함께 읽어야 한다. 명령의 유형만으로 예정된 정보 공개가 허용되는지 판단할 수는 없다. MPEP § 120(I).

제한은 보호 대상 기술 내용에 적용된다. 명령 대상 출원의 기술 내용 중 중요한 일부를 개시하는 다른 출원도 해당 명령의 적용 범위에 포함된다. 이러한 관련 출원이 계류 중이라면 이미 명령 대상인 경우를 제외하고 신속히 허가·심사 부서에 알려야 하며, 이후 그 내용을 포함하는 출원을 제출할 때에는 정해진 제출 방식을 따라야 한다. 37 C.F.R. § 5.2(c) (2026). 따라서 관련 출원군을 점검할 때에는 형식적인 우선권 관계에만 의존하지 말고 개시 내용의 중복도 검토해야 한다. 두 출원의 청구항이 제품의 서로 다른 측면을 다루더라도 동일한 민감한 구현 내용을 기재할 수 있다.

특허 포트폴리오 밖에서도 같은 주의가 필요하다. 투자자 설명자료, 기술 도면 또는 라이선스 계약안에는 명령 대상 정보가 포함될 수 있다. 회사는 각 수령인에게 어떤 정보를 제공해야 하는지 파악하고, 예정된 정보 제공이 명령상 허가 범위에 들어가는지 대조해야 한다. 비밀유지계약(NDA)은 계약상 비밀유지 의무를 부과할 수 있지만, 명령에 따라 필요한 정부의 허가를 대신하지는 못한다. 허가가 필요한 경우에 대해서는 규정이 공개 허가 또는 명령 변경을 신청하는 절차를 마련하고 있다. 37 C.F.R. § 5.5(a)–(b) (2026).

앞서 가정한 센싱 기술 기업의 경우, 이러한 검토의 결론은 회의별로 달라질 수 있다. 민감하지 않은 사업 정보에 한정된 논의와 상세한 기술자료 일체의 제공은 서로 다른 문제를 제기할 수 있다. 대리인은 그 차이를 정확히 규정하고 필요하면 허용 범위를 확인해야 한다. 모든 활동을 중단해야 한다고 일률적으로 가정하면 사업에 불필요한 피해가 생길 수 있는 반면, 비밀유지계약이 기술 정보 공개를 허용한다고 가정하면 명령 위반으로 이어질 수 있다. 판단 기준은 해당 명령이 구체적으로 무엇을 허용하는가이다.

V 특허 발급이 보류되는 동안의 절차 계속

달리 명령된 경우가 아니라면 특허출원 절차는 원칙적으로 계속된다. 비밀유지명령 대상 출원은 허가·심사 부서의 관리 아래 필요한 보안 인가를 받은 심사관이 심사한다. USPTO는 해당 출원 기록을 종이 문서 방식으로 전환하며, 대리인은 적용되는 보안 통신·문서 송부 절차를 따라야 한다. 통상적인 전자출원 및 자료 공유 방식을 제한 대상 사건에 그대로 적용해서는 안 된다. MPEP §§ 115, 121, 130. 이러한 취급 요건을 고려하면 특허 업무팀 내에서 서류를 수령하고 기한 내 대응을 확보할 담당자를 지정하는 것이 유용하다.

최종 거절이유통지를 받으면 출원 포기를 피하기 위해 여전히 적절한 대응이나 심판청구가 필요하다. 출원인은 필요한 심판 절차를 완료해야 하지만, 통상 명령이 해제될 때까지 심판 심리는 진행되지 않는다. 명령이 없다면 특허허여가 가능한 상태에 이르면 USPTO는 특별 통지를 보내고 출원 절차를 정지한다. 이 통지는 37 C.F.R. § 1.311에 따른 통상적인 특허허여통지가 아니다. 명령이 해제된 후 USPTO는 특허허여통지를 발송하거나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다. 37 C.F.R. § 5.3(a), (c) (2026); MPEP § 130.

이 구별은 실무상 중요하다. 특허 발급이 막혀 있어도 출원인에게 적용되는 기한은 계속 진행될 수 있다. 대리인은 기한 관리를 유지하고, 공개 제한 때문에 모든 의무가 정지된다고 가정해서는 안 된다. 제181조는 심사 자체가 국가의 이익을 위태롭게 할 우려가 있는 경우, 관계 기관이 소정의 사유를 제시하면 USPTO가 출원을 봉인 상태로 유지하는 것도 허용한다. 이러한 예외적 절차가 있다는 점에서도 명령의 존재만으로 출원의 절차상 상태를 추정하지 말고 실제 지시를 확인해야 한다. 35 U.S.C. § 181.

VI 해외 권리 보호와 수출 허가

외국출원허가와 비밀유지명령은 같은 법적 체계 안에서 작동하지만 서로 다른 문제를 다룬다. 미국에서 이루어진 발명에 대해서는 대응하는 미국 출원이 아직 없거나 미국 출원 후 6개월이 지나지 않은 경우 원칙적으로 외국출원허가가 필요하다. USPTO에 출원하면 허가 신청도 포함된 것으로 취급되지만, 대리인은 실제로 허가가 부여되었는지와 그 효력 발생일을 확인해야 한다. 필요한 허가가 이미 부여되었다면 반드시 6개월을 기다려야 하는 것은 아니다. 35 U.S.C. § 184(a); 37 C.F.R. §§ 5.11(a), 5.12(a) (2026).

6개월 경과에 따른 대체 경로가 비밀유지명령에 우선하는 것은 아니다. 명령 대상 출원은 적용되는 변경 또는 허가 절차에 따라 승인된 경우를 제외하고는 수출하거나 외국에 출원할 수 없다. 규정은 외국출원허가의 취소도 허용하며, 6개월 경과로 허용될 수 있었던 행위도 비밀유지명령에 의해 제한될 수 있음을 인정한다. 따라서 이전 기술 내용을 대상으로 한 허가를 이후의 모든 출원이나 추가 공개에 대한 영구적인 승인으로 취급해서는 안 된다. 37 C.F.R. §§ 5.11(d)–(f), 5.15 (2026).

PCT 실무에서는 미국 수리관청(RO/US)에 출원하는 것과 국외로 송부하는 것을 구별해야 한다. USPTO를 수리관청으로 하여 PCT 출원을 하는 것 자체에는 외국출원허가가 필요하지 않지만, 출원인이나 USPTO가 국제사무국 또는 그 밖의 외국 기관에 출원을 송부하기 전에는 허가가 필요할 수 있다. 적용되는 취급 제한은 여전히 준수해야 하며, ePCT를 이용한 출원 준비 과정에서는 그보다 앞서 기술 정보의 수출이 발생할 수도 있다. MPEP § 1832; 37 C.F.R. § 5.1(b)(2), (c) (2026).

비밀유지명령 대상 국제출원은 국제기관에 송부되지 않는다. 기록원본(record copy)이 기한 내에 국제사무국에 도달하지 않으면 국제출원이 취하된 것으로 간주될 수 있다. PCT 규칙 제22.3조는 PCT 제12조(3)에 따른 기간을 국제사무국이 규칙 제22.1조(c) 또는 (g)에 따라 출원인에게 통지를 발송한 날부터 3개월로 정한다. 이 기산점은 규칙 제22.1조에 따른 통상적인 기록원본 송부 일정과는 다르다. Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 22.1, 22.3. MPEP는 미국이 지정된 경우 취하로 간주되기 전에 35 U.S.C. § 371(c)의 요건을 충족함으로써 미국 출원일을 유지할 수 있는 방법을 제시한다. 대리인은 적시에 이 방안을 검토해야 하며, 이를 국제출원 계획 전체를 보전하는 것으로 혼동해서는 안 된다. 37 C.F.R. § 5.3(d) (2026); MPEP §§ 120(IV), 1832.

전자적인 출원 준비 과정에서는 출원 전에 별도의 수출 문제가 발생할 수 있다. 규정은 미국 수리관청에 제출할 국제출원을 준비하기 위해 세계지식재산기구(WIPO)의 온라인 서비스를 일정한 방식으로 이용하는 경우에도 외국출원허가의 효력이 미치도록 한다. 그러한 허가가 없는 이용자는 기술 데이터를 ePCT에 입력하여 국외로 수출하기 전에 관련 수출 규정을 별도로 준수해야 한다. 수리관청으로 RO/US를 선택했다는 사실만으로 그에 앞선 데이터 전송이 허가되는 것은 아니다. 37 C.F.R. § 5.11(b)–(c) (2026); MPEP § 1832.

또한 USPTO의 허가는 미국에 최초로 출원할 서류를 준비하기 위해 발명 자료를 해외로 보내는 행위를 일반적으로 허용하지 않는다. USPTO는 이 행위를 외국출원의 준비와 권리화 절차와 명시적으로 구별해 왔다. 따라서 적절한 결론은 해당 전송에 별도의 수출통제 검토가 필요하다는 것이며, 해외에서의 출원서류 작성이 모두 일률적으로 금지된다는 것은 아니다. 특허 관련 허가가 이와 무관한 공동연구나 상업적 기술이전까지 포괄한다고 가정해서도 안 된다. Scope of Foreign Filing Licenses, 73 Fed. Reg. 42,781, 42,781 (July 23, 2008); MPEP § 140.

VII 명령의 존속기간과 구제 신청 절차

명령에 처음 정해진 기간만으로 출원인이 언제 제한 없이 정보를 공개할 수 있을지 알 수 있는 것은 아니다. 제181조는 통상적인 기간을 1년으로 정하고, 관계 기관이 국가적 필요가 계속된다는 명시적 판단을 내리면 1년 단위로 추가 갱신할 수 있도록 한다. 전시와 대통령이 선포한 국가비상사태에 대해서는 특별한 기간 규정도 두고 있다. 따라서 출원인은 발령일로부터 1년이 지났다는 이유만으로 제한이 끝난다고 가정하지 말고 적용되는 명령과 후속 통지를 확인해야 한다. 법률은 공개가 더 이상 국가안보에 유해하지 않다는 관계 기관의 소정 통지가 있으면 명령을 해제할 수 있도록 한다. 35 U.S.C. § 181.

신청하는 구제는 출원인의 당면한 필요에 맞아야 한다. 특정 기술적 특징을 특정 수령인에게 제공하려는 기업은 37 C.F.R. § 5.5에 따라 허가 또는 명령 변경을 신청할 수 있다. 신청서에는 공개 목적을 설명해야 하며, 외국출원을 요청할 때에는 출원 대상 국가와 자료의 예정 수령인을 밝혀야 한다. 앞서 가정한 센싱 기술 기업의 경우, 현재 명령의 전면 해제가 정당화되지 않더라도 특정 자금 조달이나 라이선스 협의에 필요한 범위를 신중히 한정한 신청이 유용할 수 있다. 신청서에는 단순히 명령이 불편하다고 주장하기보다 필요한 공개 내용과 출원인이 제안하는 보호조치를 제시해야 한다. 37 C.F.R. § 5.5(b)–(c) (2026).

제5.4조에 따른 명령 해제 신청에는 해제를 뒷받침하는 사실이 필요하다. 기존 간행물이나 특허 때문에 명령의 실효성이 없다고 주장한다면 신청서에 이를 완전하게 특정해야 하며 사본도 첨부하는 것이 바람직하다. 신청서에는 관련 정부 계약을 설명하거나 그러한 계약이 없음을 명시해야 한다. 상무장관에게 제기하는 불복은 해제 신청이 거부된 후에만 가능하며, 거부일부터 60일 이내에 해야 한다. 이러한 절차는 구제를 신청하는 경로를 제공하는 것이지, 신청서 제출만으로 요청한 허가를 부여하는 것은 아니다. 37 C.F.R. §§ 5.4(a)–(d), 5.5(a) (2026).

MPEP는 민감한 기술 내용이 실시가능요건을 충족하는 개시에 필요하지 않은 경우, 그 내용을 출원 기록에서 삭제함으로써 명령을 해제할 가능성도 인정한다. 이를 위해서는 명령 발령을 요청한 기관과 조율해야 한다. 출원인이 일방적으로 일부 기재를 삭제했다고 해서 명령이 끝나거나 관련 내용을 제한 없이 공개할 수 있게 되는 것은 아니다. 대리인은 남아 있는 명세서 기재가 예정된 청구항을 충분히 뒷받침하는지, 제안한 변경이 관계 기관의 우려를 실제로 해소하는지 검토해야 한다. MPEP § 120(V); 35 U.S.C. § 112(a).

비밀유지명령의 해제나 만료는 그 자체로 해당 기술 내용의 비밀 지정을 해제하거나 독립적으로 적용되는 보안 의무를 없애지 않는다. 대리인은 비밀 지정에 따른 제한의 상태를 별도로 확인해야 한다. 국가안보상 비밀로 지정된 특허출원은 비밀 지정이 해제되고 비밀유지명령도 해제되기 전에는 출원공개나 특허허여가 이루어지지 않는다. 37 C.F.R. § 5.1(e) (2026); MPEP § 120(VII).

VIII 보상과 특허존속기간 조정

제183조는 명령으로 인한 손해와 정보 제공에 기인한 정부의 발명 이용 중 요건을 충족하는 경우에 대해 두 가지 보상 경로를 마련한다. 행정절차를 통한 경로에서는 명령 때문에 특허 발급이 보류되어야 하며, 출원인이 명령만 없다면 출원이 특허허여 가능한 상태라는 통지를 받아야 한다. 관계 기관에 보상을 신청할 수 있는 기간은 이 통지일부터 시작하여 특허 발급 후 6년이 되는 때에 끝난다. 청구는 USPTO가 아니라 명령 발령을 요청한 부처 또는 기관에 해야 한다. 전면적인 합의에 이르지 못하면 해당 기관은 자신이 정당한 보상이라고 판단한 금액의 75%를 넘지 않는 범위에서 보상액을 결정할 수 있다. 법률은 그 결정액과 합하여 정당한 보상이 되는 금액을 청구하기 위해 미국 연방청구법원(Court of Federal Claims) 또는 청구자의 거주지를 관할하는 연방지방법원에 소를 제기할 수 있도록 한다. 35 U.S.C. § 183; 37 C.F.R. § 5.2(b) (2026).

직접 소송을 제기하는 경로는 비밀유지명령 대상 출원에 대해 특허가 발급되었고 그 특허권자가 첫 번째 경로에 따른 행정적 보상을 신청하지 않은 경우, 특허 발급 후 이용할 수 있다. 이 소송은 미국 연방청구법원의 관할에 속한다. 앞서 설명한 6년의 기간은 행정기관에 대한 보상 신청에 적용되는 것이며, 재판관할, 청구권 발생 시점 및 제소기간은 별도로 검토해야 한다. 35 U.S.C. § 183.

두 경로의 구별은 Constant v. United States의 핵심 쟁점이었다. 구 미국 청구법원(Court of Claims)은 행정절차 경로의 특허 발급 보류 요건을 직접 소송 경로에도 적용해야 한다는 해석을 받아들이지 않고, 명령이 특허 발급을 지연시키지 않았더라도 발급 후의 청구를 허용했다. 주장된 피해는 자금 조달과 마케팅에 대한 방해였다. 다만 법원은 추측에 근거한 손해가 아니라 구체적인 증거가 필요하다고 강조했으며, 사건의 심리를 계속하도록 한 결정 자체가 보상을 인정한 것은 아니었다. 617 F.2d 239, 241–44 (Ct. Cl. 1980).

이후 본안 판단의 결과는 이러한 유보의 중요성을 보여 준다. Weiss v. United States가 설명하듯, Constant는 결국 명령으로 인한 실제 손해를 입증하지 못했다. 기록에는 그의 서비스를 이용할 준비가 된 고객의 존재나 상실한 사업 기회와의 인과관계를 보여 주는 증거가 없었다. 146 F. Supp. 2d 113, 124–25 (D. Mass. 2001) (discussing Constant v. United States, 1 Cl. Ct. 600 (1982)).

이 구별은 초기부터 기록을 남기는 방식에 반영되어야 한다. 기업은 잠재 투자자가 투자를 철회한 이유, 잠재 라이선시가 요구한 정보, 공개 제한 때문에 예정된 거래가 진행되지 못했는지를 설명하는 증거를 보존해야 한다. 사후에 작성한 전망보다 당시에 구체적인 장애요인을 확인한 서신 등이 더 설득력 있을 수 있다. 대리인은 비밀유지로 인한 손실을 기술적 실현 가능성, 시장 수요 또는 자금 조달 여건의 문제와 구별해야 한다. 청구의 설득력은 제한과 주장된 피해 사이의 연관성에 달려 있다.

정부의 이용에는 별도의 한계가 있다. Hornback v. United States에서 미국 연방순회항소법원은 제183조가 특허 발급 후 정부의 이용에 대한 보상을 규정하는 것은 아니며, 그러한 이용은 28 U.S.C. § 1498에 따라 다루어진다고 판시했다. 법원은 명령 해제 후부터 특허 발급 전까지의 이용에도 제183조가 적용되는지에 대해서는, 그 기간에 관한 문제가 적법한 심리 대상이 아니었으므로 판단하지 않는다고 명시했다. 따라서 이 판결은 실제 판시 범위에 따라 이해해야 하며, 보상 대상이 될 수 있는 이용은 명령이 해제되는 즉시 반드시 끝난다는 일률적인 원칙으로 확대해서는 안 된다. 601 F.3d 1382, 1385–87 (Fed. Cir. 2010).

특허존속기간 조정은 적용 요건을 충족하는 특허에 대해 다른 형태의 구제를 제공한다. 제154조(b)(1)(C)(ii)는 비밀유지명령에 기인한 특허 발급 지연을 다룬다. 시행 규정은 출원이 봉인 상태에 있었던 기간, 심판 진행이 막힌 경우의 일정 기간, 또는 명령이 없다면 특허허여가 가능한 상태라는 판단과 관련된 일정 기간 등 조정 대상 기간을 구체적으로 정한다. 계산할 때에는 지연 기간의 중복, 출원인에 의한 지연 및 터미널 디스클레이머(terminal disclaimer)도 고려해야 한다. 대리인은 명령이 존재한 모든 날이 자동으로 존속기간에 더해진다고 가정하지 말고 해당 규정에 따라 조정 기간을 산정해야 한다. 35 U.S.C. § 154(b)(1)(C)(ii), (b)(2); 37 C.F.R. §§ 1.703(d), (f)–(g), 1.704 (2026).

추가 특허존속기간은 상당한 가치가 있을 수 있지만, 상실한 시장 기회를 되살리는 것은 아니다. 회사가 필요한 기술적 세부사항을 제공하지 못하는 동안 산업 분야 고객이 경쟁 플랫폼을 선택했다면, 만료일이 늦춰져도 그 거래 관계는 회복되지 않을 수 있다. 보상과 존속기간 조정은 서로 다른 피해에 대응하는 수단이며, 어느 쪽도 상업적으로 필요한 활동에 대한 허가를 적시에 받는 일을 완전히 대신한다고 보아서는 안 된다. 따라서 공개 허가나 적절한 명령 변경을 신청하는 일은 향후 금전 청구 가능성을 보전하는 일만큼 중요할 수 있다.

IX 명령에 대한 대응과 권리 보전

초기 대응에서는 명령의 내용을 구체적인 담당 업무로 정리해야 한다. 대리인은 명령 발령을 요청한 기관을 확인하고, 함께 부여된 모든 허가를 검토하며, 허용된 취급 절차를 마련하고, 진행 중인 사업 활동 가운데 대응이 필요한 사항을 판단해야 한다. 포트폴리오 점검을 통해 중복되는 개시 내용과 임박한 공개 일정을 파악한 후 필요에 따라 허가·심사 부서에 연락해야 한다. 회사는 누가 특허 절차상 기한을 관리하고 누가 예정된 외부 정보 제공을 검토할 것인지 명확히 해야 한다. 이러한 업무는 병행할 수 있으므로, 구제 신청을 검토한다는 이유로 특허 기한 관리를 소홀히 해서는 안 된다. See 37 C.F.R. §§ 5.2(c), 5.3, 5.5 (2026); MPEP § 121.

대리인은 서두의 가정 사례에서 투자자와 나눈 협의 등 명령 이전의 중요한 기술 정보 제공 내역도 파악해야 한다. MPEP § 120(VI)는 출원 기술 내용의 중요한 부분이나 출원 관련 중요 정보를 받은 미국 내 미국 시민에게 명령과 부적절한 정보 공개에 대한 처벌을 신속히 알리도록 한다. 반면 국외 수령인이나 미국 내 외국 국적자에게는 관계 당사자가 명령을 통지해서는 안 되며, 대신 정보 제공 사실을 허가·심사 부서에 신속히 보고해야 한다. 보고에는 이미 제출한 정보를 제외하고 정보 제공일, 수령인의 성명과 주소, 제공한 기술 내용 및 미국 정부의 관련 수출 허가를 제시해야 하며, 해당 외국출원이나 특허가 있으면 이를 특정해야 한다. 이러한 지침은 명령 발령 후에 이루어진 정보 제공에도 적용된다. 대리인은 과거 수령인에게 명령에 관해 연락하기 전에 각 정보 제공에 어떤 대응이 필요한지 판단해야 한다. MPEP § 120(VI).

불이행의 법적 효과는 각각 다른 조문에 근거한다. 제182조는 명령을 위반하는 일정한 무허가 공개나 외국출원에 대해 포기 판정을 내릴 수 있도록 하며, 그 결과 해당 발명에 근거한 미국 정부에 대한 청구권이 상실된다. 제185조는 필요한 허가 없이 외국출원한 경우의 미국 특허 취득 금지와 무효 효과를 규정한다. 무효 규정에는 허가를 받지 못한 것이 착오에 의한 것이고 특허가 제181조의 범위에 속하는 기술 내용을 개시하지 않는 경우에 대한 예외가 있다. 제186조는 명령을 알면서도 무허가로 정보를 공개하는 행위 등 일정한 고의적 행위를 범죄로 규정하고 최대 2년의 징역형을 정한다. 이 형사 규정을 모든 행정상 실수에 대해 엄격책임을 부과하는 것으로 설명해서는 안 된다. 35 U.S.C. §§ 182, 185–186.

소급적 외국출원허가는 제한적인 시정 절차이다. 출원인은 착오로 이루어진 무허가 외국출원에 관한 필요한 사실을 입증하고, 이를 발견한 후 성실하고 신속하게 구제를 신청해야 한다. 필수 제출 서류인 확인 진술서(verified statement)에는 해당 기술 내용이 외국출원 당시 비밀유지명령 대상이 아니었고 현재도 명령 대상이 아니라는 점을 밝혀야 한다. 이 절차는 기존 명령을 무시한 행위를 일반적으로 소급 승인하는 수단이 아니다. 37 C.F.R. § 5.25(a)(3), (b) (2026). 실무적으로는 구제수단을 선택하기 전에 무슨 일이 있었는지 정확히 파악해야 한다. 허가 취득 누락, 허가 범위를 벗어난 공개 및 특허 절차상 기한 도과는 같은 사건에서 발생하더라도 서로 다른 법적 문제이다.

X 국가안보를 보호하면서 제도 운영을 개선하는 방안

비밀유지명령 제도는 정당한 안보 목적에 기여하지만, 그 운영에서는 명령이 유효한 동안에도 출원인이 여러 결정을 내려야 한다는 점을 고려해야 한다. 출원인은 보호 대상 정보를 공개하지 않고도 특정 자문가를 선임하거나 제한된 기능을 시연하거나 자금 조달을 추진할 수 있는지 알아야 할 수 있다. 관련 제한, 책임 있는 연락 창구 및 허가 신청 절차를 명확히 밝히는 통지가 제공된다면, 관계 기관의 민감한 판단 근거를 공개하지 않고도 실무적인 준수를 더 쉽게 할 수 있다.

범위를 좁혀 특정한 허가 신청에 대해 처리의 예측 가능성을 높이는 것도 도움이 된다. 관계 기관은 회신 목표 기간을 정하고, 부족한 정보를 신속히 알리며, 안보 우려에 대응하기 위해 예정된 공개 범위를 더 좁힐 수 있는지 설명할 수 있다. 제한의 지속 여부를 검토할 때에는 전면 해제뿐 아니라 사정의 변화와 적절한 변경 가능성도 고려해야 한다. 매년 갱신 요건이 적용되는 경우, 요구되는 명시적 판단은 제한을 계속할 필요가 있는지 검토하는 계기가 되어야 한다. 이러한 제안은 제도 운영의 질에 관한 것이며, 모든 지연이나 명령 갱신이 부당하다고 전제하는 것은 아니다.

보상 절차에도 같은 관심이 필요하다. 의회는 비밀유지가 출원인에게 손실을 초래할 수 있음을 인정해 왔지만, 일정한 단계에 이른 후에야 구제를 신청할 수 있는 권리는 당장 자금이 필요한 기업에 제한적인 도움만 줄 수 있다. 청구에 필요한 증거와 비밀성이 있는 뒷받침 자료의 취급 방법을 더 명확히 하면 법정 구제수단을 활용하기 쉬워질 것이다. 정책 입안자는 최종적으로 특허가 발급되거나 존속기간이 추가되면 모든 피해가 해소된다고 가정하지 말고, 구제를 받기까지의 시간과 비용이 독립 발명자와 소규모 기업에 어떤 영향을 미치는지 평가해야 한다.