특허공보 표지에는 없어도 특허청에는 이미 제시된 것: 모출원 선행기술과 § 325(d)

요약: 본고는 대상 특허공보 표지에 해당 문헌이 나타나지 않더라도, 모출원 심사에서 인용되거나 고려된 선행기술이 35 U.S.C. § 325(d)에 따라 당사자계 재심절차(inter partes review, IPR)의 개시를 재량적으로 거절하는 근거가 될 수 있는지를 검토한다. MPEP § 609.02에 따르면 미국 특허상표청(USPTO; 이하 “특허청”)이 직계 모출원에서 고려한 정보는 단지 고려만을 위해 다시 제출하지 않아도 계속출원으로 승계될 수 있으므로, 특허공보 표지보다 심사경과가 더 큰 증명력을 갖는다. Advanced Bionics와 Ecto World에 따르면, 심사관이 이니셜을 기재한 정보공개서(IDS)는 해당 문헌이 거절이유에 적용된 적이 없더라도 § 325(d) 심사의 제1단계를 충족할 수 있다. 더 중요한 쟁점은 청구인이 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 입증하는지 여부이다. Kewazinga는 이 원칙을 직계 선행출원에 적용하는 데 설득력 있는 근거를 제공하지만, 이 문제를 정면으로 판단한 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit; 이하 “연방순회항소법원”) 판결은 없으며, 특허심판원(PTAB)은 그 논리를 형제출원이나 원거리 방계출원에 일률적으로 확대하기를 거부해 왔다. 실무상 핵심은 § 325(d)의 판단이 단지 문헌이 특허공보 표지에 인쇄되었는지가 아니라 실제 우선권 계보, 고려 사실의 증거, 청구항의 연속성 및 특허청의 종전 분석 내용에 달려 있다는 점이다.

IPR에서는 익숙한 사실관계가 갈수록 중요해지고 있다. IPR 청구서는 대상 특허공보 표지에 나타나지 않는 문헌을 근거로 삼는다. 그러나 그 문헌은 모출원이나 우선권 계보에 속한 다른 출원의 심사경과에 나타나는데, 정보공개서(IDS)에 기재되어 있을 수도, 심사관 통지서에 인용되어 있을 수도, 거절이유의 핵심으로 사용되었을 수도 있다. 특허권자는 35 U.S.C. § 325(d)를 원용하고, 청구인은 해당 문헌이 대상 출원에서 인용된 적이 없고 대상 특허공보 표지에도 인쇄되지 않았다고 반박한다.

청구인의 특허공보 표지 논거는 지나치게 단순하다. 계속출원 계열에서는 문헌이 자출원에 다시 기재되지 않았고 자출원 특허공보 표지에도 인쇄되지 않았더라도 종전에 특허청에 제시된 것(“previously presented to the Office”)일 수 있다. 그러나 반대 방향의 과장 역시 위험하다. 모출원에서 제시되었다는 사실만으로 재량적 IPR 개시 거절이 자동으로 요구되는 것은 아니다. 보다 타당한 분석은 문헌이 인쇄되었는지, 제시되었는지, 고려되었는지, 그리고 실체적으로 평가되었는지라는 네 가지 명제를 구분한 다음, 실제 출원 계열의 심사기록에 Advanced Bionics의 2단계 프레임워크를 적용하는 것이다.

정립되어 가는 법리는 범주적이라기보다 실무적이다. 직계 모출원에서 고려된 선행기술은 § 325(d) 판단에서 상당한—때로는 결정적인—역할을 하며, 특히 대상 청구항이 모출원에서 심사된 청구항과 대응하는 경우 그러하다. 심사관의 이니셜이 기재된 모출원 정보공개서(IDS)에 단지 열거된 선행기술도 § 325(d) 심사의 제1단계를 충족할 수 있다. 그러나 특허청이 종전에 해당 선행기술을 얼마나 깊이 검토했는지는 통상 제2단계에서 가장 중요하다. 즉, 청구인이 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 입증했는지가 핵심이다. 그리고 출원 관계가 모출원에서 형제출원, 다시 원거리 방계출원으로 멀어질수록, 종전 심사가 대상 특허와 관련되어 있었다(“pertain[ed] to”)는 추론은 현저히 약해진다.

I. 특허공보 표지는 증거이지 심사기록이 아니다

 

등록된 특허공보 표지의 “References Cited” (인용문헌) 항목은 유용한 증거다. 이 항목은 통상 출원인이나 심사관이 기록에 편입한 문헌을 식별하며, 무엇이 특허청에 제시되어 있었는지를 평가하는 편리한 출발점을 제공한다. 그러나 특허공보 표지에 인쇄되는 것은 인용문헌이 어떤 방식으로 기록에 편입되었는지에 따른 행정상 결과일 뿐, 본안에 관한 판단도 아니며 § 325(d)의 법적 기준도 아니다.

특허청 자체 절차는 이러한 구별을 명확히 한다. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 609.06은 출원인 인용 문헌과 심사관 인용 문헌이 어떻게 인쇄되는지를 설명하는 한편, 인용문헌이 인쇄되지 않았더라도 고려되었을 수 있음을 인정하며, 이 경우 그 고려 사실은 출원기록에 나타난다. U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure § 609.06 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024). 따라서 심사경과—심사관의 이니셜이 기재된 정보공개서(IDS), PTO-892, 심사관 통지서, 면담 요약서, 인용문헌 통지서 또는 그 밖의 심사 문서—는 특허공보 표지만 놓고 보는 것보다 실제 경위를 더 잘 보여주는 증거다.

특허공보 표지에 문헌이 표시되어 있다고 해서 특허청이 그 문헌을 특허성 판단에 중요한 것으로 보았거나, 청구항에 적용했거나, 그 문헌에 관한 어떠한 평가라도 받아들였음이 입증되는 것은 아니다. 정보공개서(IDS) 규정은 IDS의 제출이 “shall not be construed to be an admission that the information cited in the statement is, or is considered to be, material to patentability.”라고 명시한다(즉, 정보공개서에 인용된 정보가 특허성에 중요하거나 중요하다고 여겨진다는 자인으로 해석되어서는 안 된다). 37 C.F.R. § 1.97(h). 따라서 특허공보 표지의 인용문헌 표시는 제시 또는 고려 사실을 입증할 수 있지만, 그 자체만으로 실체적 평가까지 입증하지는 못한다.

이와 같은 구별은 특허심판원 절차 외에서도 중요하다. 특정 문헌이 특허공보 표지에 표시되어 있는지와 관계없이, 모든 등록특허에는 법률상 유효성 추정이 인정된다. 35 U.S.C. § 282(a). 심사관에게 제시되지 않았던 증거는 연방지방법원 소송에서 더 큰 설득력을 가질 수 있지만, 명백하고 설득력 있는 증거에 의한 증명책임은 달라지지 않는다. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 110–11 (2011). 이와 달리 Section 325(d)는 IPR 개시 단계에서 다른 문제를 묻는다. 즉, 동일하거나 실질적으로 동일한 선행기술 또는 주장이 종전에 특허청에 제시되었는지, 그리고 그렇다면 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류가 있었는지이다.

II. MPEP § 609.02와 계속출원 심사기록

 

계속출원 특허에 대해 특허공보 표지 논리가 특히 신뢰하기 어려운 이유는 MPEP § 609.02에 있다. 37 C.F.R. § 1.53(b)에 따라 출원된 계속출원, 분할출원 또는 일부계속출원의 경우, 매뉴얼은 심사관이 모출원에서 특허청이 고려한 정보를 고려한다(“will consider information which has been considered by the Office in a parent application.”)고 명시한다. 또한 출원인이 그 결과 등록되는 특허공보 표지에 해당 정보가 인쇄되기를 원하는 경우가 아니라면, 계속출원에서 그 정보의 목록을 다시 제출할 필요가 없다고 명시한다. MPEP § 609.02(I), (II)(A)(2) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).

그 절차는 고려와 인쇄 사이에 의도적인 간극을 만든다. 예컨대 심사관이 모출원인 계속출원의 정보공개서(IDS)에 이니셜을 기재하고, 출원인이 이후 그 모출원의 이익을 주장하는 추가 계속출원을 한다고 하자. § 609.02에 따라 출원인은 단지 해당 문헌을 자출원 담당 심사관에게 제시하기 위해 이를 다시 목록에 올릴 필요가 없다. 그러나 출원인이 이를 다시 기재하지 않으면 해당 문헌은 자출원 특허공보 표지에 표시되지 않을 수 있다. 따라서 자출원 특허공보 표지에 해당 문헌이 없다는 사실은, 고려된 정보를 승계하는 특허청의 절차와 전적으로 부합한다.

승계 규칙에는 한계가 있다. 이는 모출원에서 실제로 고려된 정보에 적용되는 것이지, 단지 제출되었으나 고려되지 않은 정보에는 적용되지 않는다. 모출원에서 제출되었으나 고려되지 않은 정보가 자출원에서 고려되도록 하려면 일반적으로 37 C.F.R. §§ 1.97 and 1.98을 준수하여 다시 제출해야 한다. MPEP § 609.02(II)(B)(2). 또한 매뉴얼은 미국을 지정한 국제출원에서 비롯된 문헌에 대해서는 다른 절차를 규정한다. 즉, 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에서 인용된 문헌이 미국 계속출원에서 고려되도록 하려면, 출원인은 해당 계속출원에 요건을 갖춘 정보공개서(IDS)를 제출해야 한다. MPEP § 609.02(I).

법적 권위의 수준에 관한 유의점도 있다. MPEP는 행정기관의 지침일 뿐 법률이나 규정이 아니며, 그 자체로 법적 구속력을 갖지 않는다. In re Skvorecz, 580 F.3d 1262, 1268–69 & n.3 (Fed. Cir. 2009). 그렇다고 해서 § 609.02가 무관한 것은 아니다. 이는 특허청 자체의 심사절차를 설명하며, 특허심판원 패널들은 계속출원에서 특허청이 무엇을 고려해야 했는지를 판단하기 위해 이를 원용해 왔다. 따라서 § 325(d)의 목적상 매뉴얼은 행정기관 관행의 증거이자 직계 선행출원의 심사기록과 대상 계속출원을 잇는 절차적 연결고리로 기능한다.

§ 325(d) 외에도 이러한 승계 관행을 뒷받침하는 항소심 판례가 제한적으로 존재한다. 불공정행위 사건에서 연방순회항소법원은 MPEP § 609를 근거로, 모출원에서 인용되거나 제출된 정보를 분할출원에서 다시 제출하지 않은 것은 불공정행위를 구성할 수 없다고 판시했다. ATD Corp. v. Lydall, Inc., 159 F.3d 534, 547 (Fed. Cir. 1998). ATD는 § 325(d) 문제에 답하지 않지만, 특허청의 계속출원 절차에 따른 미재제출이 자출원 담당 심사관에게 해당 정보를 은폐한 것과 동일하지 않음을 확인한다.

III. Advanced Bionics 및 Ecto World 이후의 § 325(d)

 

Section 325(d)는 “the same or substantially the same prior art or arguments previously were presented to the Office.”라는 이유로 IPR 개시를 거절할 재량을 특허청장에게 부여한다. 35 U.S.C. § 325(d). Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, No. IPR2019-01469, Paper 6, at 7–11 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential)에서 특허심판원은 그 재량 판단을 두 단계로 정리하였다.

첫째, 특허심판원은 동일하거나 실질적으로 동일한 선행기술 또는 주장이 특허청에 종전에 제시되었는지를 판단한다. “Previously presented”는 “used in a rejection.”보다 범위가 넓다. 여기에는 심사관이 심사기록에 편입한 선행기술과 출원인이 정보공개서(IDS)를 통해 제출한 선행기술이 포함된다. Id. at 7–8. 둘째, 제1단계가 충족되면 특허심판원은 청구인이 대상 청구항의 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류가 있었음을 입증했는지를 판단한다. Id. at 8–9. 심사관의 판단에 합리적으로 이견을 제시할 수 있다는 것만으로는 부족하며, 주장된 오류가 중대하여야 한다.

Becton, Dickinson에서 제시된 잘 알려진 여섯 가지 요소는 이러한 2단계 구조 안에서 작동한다. 요소 (a), (b), (d)—선행기술 및 주장의 유사점과 차이점—는 일반적으로 제1단계 판단에 참고된다. 요소 (c), (e), (f)—종전 검토의 정도, 오류에 관한 청구인의 입증, 재검토 여부와 관련된 추가 사실—는 일반적으로 제2단계 판단에 참고된다. Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG, No. IPR2017-01586, Paper 8, at 17–18 (P.T.A.B. Dec. 15, 2017) (precedential as to § III.C.5, first paragraph; otherwise informative); Advanced Bionics, Paper 6, at 9–11.

선례구속력이 있는 특허청장 결정인 Ecto World, LLC v. RAI Strategic Holdings, Inc., No. IPR2024-01280, Paper 13, at 3–7 (Dir. May 19, 2025) (precedential as to § A)는 정보공개서(IDS)에 기재된 선행기술의 취급 기준을 더욱 명확히 하였다. 심사관의 이니셜이 표시된 정보공개서(IDS)를 통해 종전에 제시된 것과 동일한 선행기술을 원용하면, 심사관이 이를 실제로 적용하거나 논의한 적이 없더라도 제1단계는 충족된다. Id. at 3–4. 그러면 청구인은 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 명시적이고 구체적으로 다루어야 하며, 일반적인 본안 주장은 제2단계 분석을 대신할 수 없다. Id. at 5–6. 한편 정보공개서(IDS)의 분량과 제출 경위도 중요할 수 있다. 1,000건이 넘는 문헌을 열거하고, 심사관이 관련성 정보를 요청한 뒤에도 출원인이 협조하지 않은 사정은 Becton, Dickinson 요소 (f)에 따라 재량적 IPR 개시 거절에 불리한 요소로 작용할 수 있다. Id. at 6–7.

이 체계는 중요한 차이를 드러낸다. 심사관이 문헌을 실질적으로 활용했는지는 통상 제1단계의 결론을 좌우하지 않는다. 그러나 이는 제2단계에서 해당 사정이 갖는 실질적 무게를 좌우하는 경우가 많다.

IV. 모출원 심사기록이 결정적 역할을 하는 경우

 

가장 설득력 있는 § 325(d) 적용 사안은 심사관이 직계 모출원의 심사 과정에서 원용 선행기술을 실제로 적용하였고, 모출원과 자출원의 청구항 범위가 실질적으로 유사하며, IPR 청구가 심사관의 분석을 사실상 되풀이하는 경우이다.

Becton, Dickinson이 바로 그러한 유형이었다. 두 문헌은 직계 모출원의 심사 과정에서 각각 별개의 자명성 거절이유에 적용되었다. 계속출원의 청구항은 범위가 유사했고, 기간포기서(terminal disclaimer)가 청구항들을 연결했으며, IPR 청구는 심사관이 이미 고려한 선행기술과 논지를 대체로 재배열한 것이었다. Becton, Dickinson, Paper 8, at 16–18, 22–28. 특허심판원은 이를 근거로 § 325(d)에 따라 IPR 개시를 거절하였다. § III.C.5의 첫 문단—여섯 가지 요소를 정립한 부분—만이 공식적으로 선례적 효력을 갖지만, 모출원 심사에 관한 분석을 포함한 나머지 부분은 공식적으로 참고적 효력을 갖는다.

이후의 여러 비선례 결정도 동일한 논리를 보여준다. Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. v. Alcon, Inc., No. IPR2021-00899, Paper 16, at 2–3 n.1, 20–22, 33–38 (P.T.A.B. Nov. 9, 2021)에서 당사자들은 모출원과 계속출원의 서면 기재가 동일하다는 데 합의했고, 특허심판원은 모출원 심사경과를 평가한다는 당사자들의 전제를 받아들였다. 심사관은 3년이 넘는 기간 동안 일곱 차례의 거절이유 통지, 인터뷰, 권고 조치(advisory action), 항소 전 협의(pre-appeal conference)를 거치며 핵심 문헌을 반복적으로 평가하였다. 특허심판원은 IPR 청구의 선행기술과 주장이 동일하거나 누적적이라고 판단하고, 청구인이 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 특정하지 못하자 IPR 개시를 거절하였다. Gator Bio, Inc. v. Sartorius Bioanalytical Instruments, Inc., No. IPR2023-00215, Paper 19, at 11–22 (P.T.A.B. June 20, 2023)에서 특허심판원은 모출원과 자출원의 심사경과가 “intertwined”되어 있다고 표현했다. 즉, 선행기술이 모출원에서 광범위하게 적용되었고, 대상 청구항은 기간포기서로 연결되었으며, 어느 당사자도 모출원 심사기록을 고려하는 데 이의를 제기하지 않았다. 이 사건에서도 청구인은 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 입증하지 못하였다.

다만 모출원에서 고려되었다는 사실이 금반언(estoppel)을 의미하는 것은 아니다. Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd., No. IPR2019-00975, Paper 15, at 9–10, 15–20 (P.T.A.B. Oct. 16, 2019) (precedential as to §§ II.B–II.C)에서 특허심판원은 모출원 심사경과의 선행기술과 거절이유를 고려했지만 IPR 개시를 거절하지 않았다. 새로 원용된 문헌에는 종전 심사기록에 없던, 실질적으로 상이하고 누적적이지 않은 개시내용이 있었다. 따라서 Oticon은 선례상 한계를 정하는 원칙을 제시한다. 즉, 모출원에서 광범위한 심사가 이루어졌더라도 IPR 청구가 선행기술이나 분석을 실질적으로 변경한다면 IPR 개시가 배제되지 않는다.

이들 결정은 왜 “the reference was cited in the parent”가 출발점에 불과한지를 보여준다. 설득력 있는 § 325(d) 심사기록은 모출원 심사와 대상 청구항 사이의 연관성을 보여주어야 한다. 유용한 연결 증거에는 중첩되는 청구항 문언, 동일한 명세서, 자명성형 이중특허(obviousness-type double patenting) 거절, 기간포기서, 동일한 심사 인력, 모출원 심사기록의 명시적 편입, 그리고—가장 중요하게는—나중에 IPR 청구에서 강조된 특정 개시내용을 특허청이 어떻게 취급했는지가 포함된다.

V. 모출원 또는 선행출원의 정보공개서(IDS)에만 기재된 선행기술

 

더 어려운 문제는 모출원의 정보공개서(IDS)에 기재되고 심사관의 이니셜 표시를 받았지만 거절이유에는 사용되지 않은 문헌이 자출원의 심사에서 종전에 제시된 것으로 볼 수 있는가이다. 그에 가장 가까운 결정은 다음과 같다: Google LLC v. Kewazinga Corp., No. IPR2021-00527, Paper 16, at 10–13, 18–21 (P.T.A.B. Aug. 24, 2021) (nonprecedential).

Kewazinga에서 원용된 여러 문헌은 대상 특허의 직계 선행출원들에 제출된, 심사관의 이니셜 표시가 있는 정보공개서(IDS)에 기재되어 있었다. 또 다른 원용 문헌인 Moezzi-1과 관련하여, 정보공개서(IDS)에는 Moezzi-1의 모특허가 기재되어 있었고, 특허심판원은 양자의 명세서와 도면이 거의 동일하며 원용된 개시내용도 그 모특허에 기재되어 있다는 이유로 양자를 실질적으로 동일하다고 판단하였다. Id. at 10–13. 특허심판원은 MPEP § 609.02에 의거하였다. 특허청이 선행출원에서 해당 문헌들을 고려했으므로, 출원인이 그 문헌들이 대상 특허공보 표지에 인쇄되도록 다시 기재하지 않았더라도 계속출원의 심사관은 이를 고려하여야 한다는 것이다. Id. at 10–12. 동일한 심사관의 관여, 이중특허 거절, 기간포기서는 각 심사절차 사이의 연관성을 더욱 뒷받침하였다. 특허심판원은 해당 문헌들이 직계 선행출원 계보상 지나치게 멀리 떨어져 있다는 청구인의 주장을 배척하고, 그 문헌들이 종전에 제시되었다고 판단했으며, 청구인이 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 구체적으로 특정하지 못했다는 이유로 IPR 개시를 거절하였다. Id. at 12–13, 18–21.

Kewazinga는 특허공보 표지 기재 여부에 관한 질문에 가장 직접적인 답을 제시한다. 적절한 계속출원 심사기록이 있다면, 선행기술이 대상 특허공보 표지에 나타나지 않더라도 § 325(d)상 종전에 제시된 것으로 취급될 수 있다. 그러나 Kewazinga는 비선례 패널 결정이므로, 그 판단을 모든 선행출원의 정보공개서(IDS)에 적용되는 구속력 있는 일률적 규칙으로 재구성해서는 안 된다.

현재로서 가장 타당한 종합은 Kewazinga와 Ecto World를 결합하는 것이다. Kewazinga는 MPEP § 609.02에 따라 직계 선행출원에서 고려된 선행기술을 자출원으로 승계하여 고려하는 데 설득력 있는 근거를 제공한다. Ecto World는 선행기술이 실질적으로 적용되지 않았더라도 정보공개서(IDS)를 통해 제시되었다는 사실만으로 제1단계가 충족된다는 특허청 내 구속력 있는 선례를 제공한다. 그러나 Ecto World가 다룬 것은 대상 특허 자체의 심사 과정에서 제출된 정보공개서(IDS)였으며, 모출원에서 자출원으로 이어지는 문제를 명시적으로 판단하지는 않았다. 두 결정을 종합하면, 미국 국내의 직계 선행출원에 제출된 심사관 이니셜 표시가 있는 정보공개서(IDS)가 제1단계를 충족한다는 강력한 주장이 가능하지만, 이 결정들이 선례적 효력을 갖는 모출원-IDS 규칙을 확립한 것은 아니다.

이러한 차이는 제2단계에서 중요하다. 정보공개서(IDS)를 통한 제시만으로는, 논거가 제시된 거절이유, 출원인의 답변, 인터뷰 또는 특허허여 이유에 비해 특허청이 무엇을 이해했는지를 입증하는 힘이 약하다. 특허권자는 Ecto World에 따라 심사관이 해당 문헌을 논의하지 않은 경우에도 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 특정할 부담은 청구인에게 있다고 주장할 수 있다. 그러나 청구인은 심사관이 간과한 것으로 보이는 정확한 개시내용을 특정하고, 그 내용이 명시된 특허허여 이유와 왜 모순되는지를 설명하며, 원용된 결합 또는 증거가 단지 누적적인 것이 아님을 보여줌으로써 그 부담을 충족할 수 있다. 새로운 전문가 진술서만으로 오류가 반드시 입증되는 것은 아니다. 분석은 선행기술이 무엇을 개시했는지, 그리고 특허청이 무엇을 하였거나 하지 않았는지로 돌아가야 한다.

VI. 직계 선행출원, 형제출원 및 원거리 방계출원

 

판례는 특허 “family”에 속한 모든 출원의 심사절차가 그 패밀리의 모든 다른 구성원과 관련된다는 포괄적 규칙을 뒷받침하지 않는다. 법적·증거상 연계는 MPEP § 609.02가 다루는 직계 우선권 계보를 따라갈 때 가장 강하다. 형제출원의 경우에는 사실관계에 따라 달라지고, 원거리 방계출원의 경우에는 그 연계가 약하다.

예외적인 형제출원 사례를 보여 주는 결정은 Guardant Health, Inc. v. Univ. of Wash., No. IPR2022-00449, Paper 13, at 10, 15–18 (P.T.A.B. Aug. 1, 2022) (nonprecedential)이다. 이 사건은 형제출원의 정보공개서(IDS)가 아니라 형제출원에서 종전에 제시된 주장을 문제로 삼았다. 대상 출원과 그 형제출원은 동일한 모출원의 계속출원이었고, 동일한 명세서를 공유했으며, 같은 심사관이 같은 시기에 심사했고, 특허심판원이 범위가 동일하다고 본 청구항 문언을 포함했다. 대상 출원의 심사절차에는 형제출원을 근거로 한 자명성형 이중특허 거절도 포함되어 있었다. 이처럼 이례적으로 긴밀히 통합된 심사기록에서 특허심판원은 형제출원에서 제시된 주장이 종전에 제시된 것으로 보았다. Guardant는 형제출원의 심사절차가 자동으로 승계된다는 법리를 확립한 것은 아니다.

그 외연의 한계를 보여 주는 결정은 EVE Energy Co., Ltd. v. VARTA Microbattery GmbH, No. IPR2023-00121, Paper 12, at 12–15 (P.T.A.B. May 12, 2023) (nonprecedential)이다. 특허심판원은 Kewazinga를 인용하면서 대상 특허와 관련된 절차에 모출원과 직계 선행출원이 포함될 수 있음을 인정했지만, 그 논리를 원거리 방계 계열에 속한 특허까지 확장하기는 거부했다. 두 특허는 하나의 독일 출원에서 출발하여 서로 다른 PCT 및 미국 출원 계보를 통해 이어졌는데, 특허심판원은 이를 “second cousins, three times removed.”(세 세대 차이의 재종형제)라고 인상적으로 표현했다. 공통의 먼 선행출원에서 유래했다는 사실만으로는 그 방계출원의 심사절차가 대상 특허와 관련된 절차가 되지 않았다. Id. at 12–14. 청구인이 원용한 인용문헌들은 별도로 대상 출원 자체의 정보공개서(IDS)에 기재되어 있었으므로, 그 근거로 제1단계는 충족되었다. 이후 특허심판원은 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류가 있다고 판단하여 § 325(d)에 따른 IPR 개시 거절을 하지 않았고, 별도로 청구인이 승소할 합리적 가능성을 입증했다고 결론지었다. Id. at 14–15.

실무적 교훈은 “family” 그 자체가 결정적 사실이 아니라는 점이다. § 325(d) 적용을 주장하는 당사자는 선행 심사기록에서 대상 특허로 이어지는 절차적·실체적 경로, 즉 선행출원에 대한 직접적인 출원일 이익 주장, 직계 선행출원에서의 고려, 청구항의 연속성, 심사관의 인지, 그리고 종전 주장과 현재 주장 간의 중첩을 입증해야 한다. 그 밖의 연계 없이 원거리의 공통 선행출원을 공유한다는 사실만으로는 이를 입증하기 어렵다.

VII. § 325(d) 주장을 입증하거나 반박하는 더 나은 방법

 

특허권자에게 가장 효과적인 주장 방식은 심사기록에 근거한 일련의 입증이다. 첫째, 해당되는 경우 35 U.S.C. §§ 120–121에 따른 직계 계보를 확립하고 관련 출원을 각각 특정한다. 둘째, 특허공보 표지에 의존하지 말고 고려 사실을 입증한다. 즉, 심사관의 이니셜이 기재된 정보공개서(IDS), PTO-892, 심사관 통지서, 면담요약서 또는 그 밖의 심사경과 문서를 제시한다. 셋째, 모출원과 자출원의 청구항을 대응시키고, 이중특허 거절, 기간포기서, 동일한 심사관 또는 공통된 특허허여 이유 등 양 출원의 심사가 연결되어 있음을 보여 주는 사실을 특정한다. 넷째, IPR 청구서의 논리와 특허청의 종전 분석을 비교한다. 마지막으로, IPR 청구가 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류를 전혀 특정하지 못했다는 점을 설명함으로써 제2단계를 명시적으로 다룬다.

청구인에게 가장 설득력 없는 반박은 인용문헌이 대상 특허공보 표지에 기재되지 않았다는 주장이다. MPEP § 609.02와 직계 선행출원의 심사기록이 고려 사실을 보여 주는 경우, 그러한 주장은 특허공보 게재와 특허청에 대한 제시를 혼동한다. 더 강한 IPR 청구서는 제1단계가 충족될 수 있음을 전제로 제2단계 주장을 전개해야 한다. 심사관이 간과하거나 오해한 정확한 교시를 특정하고, 모출원과 자출원 사이에 중대한 청구항 변경이 있다면 이를 설명하며, 새로운 인용문헌 또는 결합이 비누적적임을 보이고, 주장된 오류를 명시된 특허허여 이유와 연결해야 한다. 관련 정보공개서(IDS)가 이례적으로 방대했거나 출원인이 관련 교시를 찾을 수 있도록 심사관에게 거의 아무런 도움도 제공하지 않았다면, Ecto World에 따르면 그러한 사실도 관련성이 있다.

출원 실무상 MPEP는 모출원에서 고려된 선행기술이 재제출 없이 자출원으로 승계되도록 허용하지만, 허용된다는 사실이 항상 소송을 고려한 신중한 선택과 일치하는 것은 아니다. 간결하고 요건에 부합하는 정보공개서(IDS)를 다시 제출하면 인용문헌을 자출원 특허공보 표지에 기재되게 하고, 고려 경로에 관한 추후의 사실 다툼을 없앨 수 있다. 반대로 계속출원에 출원 계열 전체의 방대한 정보공개서(IDS)를 무차별적으로 재수록하면, 심사관이 개별 인용문헌을 실질적으로 평가했다는 실무상 추론이 약해질 수 있고 Ecto World factor-(f) 쟁점이 생길 수 있다. 수수료 문제도 발생한다. 2025년 1월 19일 또는 그 이후 37 C.F.R. § 1.97에 따라 제출되는 모든 정보공개서(IDS)에는 § 1.98(a)(4)에 따른 IDS 규모 수수료에 관한 서면 진술(size-fee assertion)이 필요하며, 출원인이 제출한 항목의 누계가 50개, 100개 또는 200개를 넘게 하는 정보공개서(IDS)에는 § 1.17(v)에 따른 해당 수수료 단계가 적용된다. 모출원에 제출된 항목은 출원인이 자출원에서 다시 제출하지 않는 한 자출원의 누계에 포함되지 않는다. U.S. Patent & Trademark Office, Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion 1, 3–4. 적절한 실무는 신중하고 의도적이어야 한다. 고려된 문헌을 입증할 자료를 보존하고, 특허공보 표지 게재나 명확성이 중요한 경우 재제출하며, 국제출원을 모출원으로 하는 경우의 문헌에 적용되는 특별 규칙을 준수하고, 방계출원의 심사경과가 자출원의 심사기록 일부로 취급될 것이라고 단정하지 않아야 한다.

VIII. 무엇이 구속력을 가지며 무엇이 여전히 미해결인가

 

각 결정의 선례적 효력 관계는 강조할 필요가 있다. Advanced Bionics, Becton, Dickinson의 지정 부분, Oticon (precedential as to §§ II.B–II.C), 그리고 Ecto World의 § A는 특허심판원에서 선례적 효력을 갖는다. Kewazinga, Johnson & Johnson, Gator Bio, Guardant 및 EVE Energy는 설득적 효력은 있으나 선례적 효력은 없는 결정이다. 모출원에서만 고려된 선행기술이 자출원의 특허를 대상으로 한 IPR에서 § 325(d)의 “previously presented”에 해당하는지를 정면으로 판단한 연방순회항소법원의 본안 판결은 없는 것으로 보인다.

이러한 항소심 판례의 공백은 놀랍지 않다. IPR 개시 결정은 일반적으로 항소할 수 없기 때문이다. 35 U.S.C. § 314(d). Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 579 U.S. 261, 273–75 (2016); Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP, 590 U.S. 45, 54 (2020); Mylan Lab’ys Ltd. v. Janssen Pharmaceutica, N.V., 989 F.3d 1375, 1382–83 (Fed. Cir. 2021). 연방순회항소법원은 연속 IPR 청구 이후의 일방계 재심사(ex parte reexamination)를 포함한 다른 절차적 맥락에서 § 325(d)를 다룬 바 있으나, 그 판례는 IPR 개시 판단에서 모출원 심사경과를 적용하는 일반 법리를 확립하지 않는다. See In re Vivint, Inc., 14 F.4th 1342, 1350–54 (Fed. Cir. 2021).

실무자들은 폐기된 “meaningfully addressed”(실질적으로 다루어짐) 제안에도 의존해서는 안 된다. 2024년 4월, 특허청은 선행기술이 심사관의 이니셜이 기재된 정보공개서(IDS)에 포함되었다는 이유만으로 종전에 제시된 것으로 보지 않는 규정을 제안했으며, 그 제안은 선행기술 또는 주장이 실질적으로 다루어졌을 것을 요구했다. Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement, 89 Fed. Reg. 28,693, 28,701, 28,705 (proposed Apr. 19, 2024). 특허청은 2025년 10월 17일부로 그 제안을 철회했다. Patent Trial and Appeal Board Rules of Practice for Briefing Discretionary Denial Issues, and Rules for 325(d) Considerations, Instituting Parallel and Serial Petitions, and Termination Due to Settlement Agreement, 90 Fed. Reg. 48,342 (Oct. 17, 2025) (withdrawal). 현행 특허심판원 법리는 Ecto World이다. 정보공개서(IDS)를 통한 제시만으로 제1단계는 충족되지만, 고려의 정도와 경위는 특허성에 관하여 중대한 특허청의 오류 및 재량 판단과 관련해 여전히 고려된다.

결론

 

인용문헌이 특허청에 종전에 제시된 것으로 인정되기 위해 반드시 대상 특허공보 표지에 나타나야 하는 것은 아니다. 직계 계속출원 계보에서는 출원인이 특허공보 표지 게재를 위해 인용문헌을 다시 제출하지 않았더라도 MPEP § 609.02에 따라 모출원에서 고려된 선행기술이 자출원으로 승계되어 고려될 수 있다. Kewazinga는 이 원칙을 직접 적용하고, Ecto World는 더 일반적으로 정보공개서(IDS)에 기재된 선행기술이 Advanced Bionics의 제1단계를 충족하기 위해 거절이유에 원용되었을 필요가 없음을 확인한다.

그러나 “previously presented”(종전에 제시됨)는 “fully evaluated,”(충분히 평가됨)를 의미하지 않으며, “immune from reconsideration.”(재검토 대상에서 제외됨)를 의미하는 것은 더더욱 아니다. 결정적인 분석은 흔히 Advanced Bionics의 제2단계에서 이루어진다. 실질적으로 유사한 청구항을 대상으로 이유가 구체적으로 제시된 모출원 단계의 거절이유는 IPR 개시 거절을 강력히 뒷받침할 수 있다. 반면, 심사관의 이니셜이 기재된 정보공개서(IDS)의 증명력은 그보다 약하고, 원거리 방계출원의 심사절차는 아무것도 입증하지 못할 수도 있다. 따라서 타당한 분석은 심사경과에서 출발하여 실제 우선권 및 심사 연계를 추적하고, 단순히 특허공보 표지에 무엇이 인쇄되었는지가 아니라 특허청이 무엇을 이해했는지를 묻는다.