특허 실무가를 위한 마드리드 의정서:PCT와의 유사성, 파리 우선권의 함정,그리고 마드리드가 PPH가 아닌 이유

요약: 마드리드 의정서는 전 세계적으로 효력을 갖는 단일 상표권이나 특허협력조약(“PCT”)의 완전한 상표법상 대응물이라기보다는, 보호 요청을 각 지정 상표관청에 전달하여 현지법에 따른 심사를 받게 하는 중앙집중식 출원 및 포트폴리오 관리 메커니즘으로 이해하는 것이 가장 정확하다. PCT는 일반적으로 국제조사, 예비적 평가 및 국내단계 진입의 유예를 통해 시간과 특허가능성에 관한 정보를 확보해 주는 반면, 마드리드 제도는 출원 당시 출원인이 영역을 선택하도록 하고, 국제적 등록가능성 견해를 제공하지 않으며, 사건을 즉시 각 영역의 심사 절차로 보낸다. 파리협약은 관련 우선권 규칙을 정하며, 여기에는 특허 실무가에게 익숙한 12개월이 아니라 상표에 적용되는 6개월의 기간이 포함된다. 이 기한을 놓친다고 해서 다른 요건을 갖춘 마드리드 출원이 통상 무효가 되는 것은 아니지만, 더 이른 효력발생일을 잃고 그 사이의 출원, 등록 및 사용에 의한 위험에 노출된다. 또한 PCT의 조건부 2개월 회복 절차와 달리, 마드리드 제도에는 국제출원이 처음부터 6개월 기간을 넘겨 제출된 경우 우선권을 회복할 일반적인 절차가 없다. 마드리드 제도는 다른 관청의 유리한 심사 결과를 기초로 특허심사를 단순히 가속하는 특허심사하이웨이(“PPH”)와도 비교할 수 없다. 마드리드 제도의 주요한 전략적 복잡성은 기초출원 또는 기초등록에 대한 5년간의 종속성에서 비롯된다. 다만 취소 후 트랜스포메이션을 통해 상당한 비용을 들여 관련 일자를 보전할 수 있다. 따라서 대리인은 우선권, 기초상표와 소유권 구조의 안정성, 각 영역의 중요도, 현지 요건, 그리고 중앙집중식 갱신 및 변경기록이 제공하는 가치를 기준으로 마드리드 출원, 개별 국가에 대한 직접출원 및 혼합 전략을 평가해야 한다.

서론

마드리드 의정서를 처음 접하는 특허 실무가들은 종종 이 제도가 실질적으로 “상표의 PCT”인지 묻는다. 이 유사성은 유용하지만 출원 창구에서만 그렇다. 두 제도 모두 출원인이 세계지식재산기구(“WIPO”)가 관리하는 표준화된 국제절차를 통해 다국가 출원 프로그램을 시작할 수 있게 한다. 어느 제도도 세계 전역에 효력을 갖는 단일한 권리를 창설하지는 않는다. 그러나 이를 넘어서면 두 제도는 서로 다른 문제를 해결한다.

PCT는 시간과 정보를 확보해 준다. 다국가 특허출원 프로그램을 유지하고, 국제조사와 서면견해서를 제공하며, 일반적으로 국내단계 진입 비용과 국가별 심사 대응을 유예한다. (Patent Cooperation Treaty arts. 3, 11, 15, 22, 31, June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, T.I.A.S. No. 8733, 1160 U.N.T.S. 231 [hereinafter PCT]; Regulations Under the Patent Cooperation Treaty r. 43bis.1 (as in force Jan. 1, 2026) [hereinafter PCT Regulations].) 마드리드 제도는 주로 행정적 효율성을 확보해 준다. 출원인은 영역을 선택하고 해당 수수료를 납부한 뒤, 본국관청을 통해 하나의 국제출원을 제출한다. WIPO는 방식심사를 수행한 후 각 지정 상표관청에 통지하고, 각 관청은 자국법에 따라 심사한다. (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks arts. 2–5, June 27, 1989, T.I.A.S. No. 03-1102 [hereinafter Madrid Protocol].)

파리 우선권과 PPH도 같은 지도 위에 있지만, 마드리드 제도나 PCT와 비교할 수 있는 출원제도는 아니다. 파리협약은 우선권 규칙과 관련 기간을 정한다. (Paris Convention for the Protection of Industrial Property art. 4, Mar. 20, 1883, as revised at Stockholm July 14, 1967, 21 U.S.T. 1583, 828 U.N.T.S. 305 [hereinafter Paris Convention].) PPH는 다른 관청의 유리한 심사 결과를 활용할 수 있는 특허심사 가속절차이며, 출원일을 부여하거나 국제적 권리를 창설하지는 않는다. (U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Prosecution Highway (PPH)—Fast Track Examination of Applications (last updated Aug. 18, 2026), https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track.)

특허 실무가를 위한 네 가지 제도의 개요

제도	이 제도가 답하는 질문	이 제도가 하지 않는 일
마드리드 의정서	적격을 갖춘 상표권자가 하나의 국제등록을 통해 여러 체약당사자의 영역에서 어떻게 보호를 요청하고 관리할 수 있는가?	전 세계적으로 효력을 갖는 단일 상표권이나 구속력 있는 국제적 등록가능성 견해를 창설하지 않는다.
PCT	특허 출원인이 다국가 출원의 선택지를 어떻게 유지하고, 국제적 심사 결과를 얻으며, 대부분의 국내출원을 유예할 수 있는가?	국제특허를 부여하지 않는다.
파리협약	나중의 외국출원은 어느 선출원일을 우선일로 주장할 수 있으며, 그 기간은 얼마인가?	스스로 출원을 제출하거나 심사하거나 등록하지 않는다.
PPH	유리한 특허심사 결과를 다른 관청의 심사 가속에 활용할 수 있는가?	우선권을 창설하거나, 출원경로를 대체하거나, 후행 관청을 구속하지 않는다.

이 구별은 특허 실무에서 형성된 직관이 잘못된 상표 자문으로 이어질 수 있기 때문에 중요하다. 파리협약의 12개월 기간에 익숙한 특허 실무가는 마드리드 출원 기한을 잘못 관리할 수 있다. PCT 우선권 회복절차에 익숙한 실무가는 마드리드 출원이 조금 늦었더라도 구제할 수 있다고 생각할 수 있다. 또한 PPH에 익숙한 실무가는 본국출원의 허여가 해외 실체심사의 결과를 개선하거나 심사를 가속한다고 추론할 수 있다. 이러한 가정은 일반적으로 모두 올바르지 않다.

마드리드 제도가 PCT와 유사한 것은 출원 창구에서뿐이다

기초출원 또는 기초등록

마드리드 출원은 출원인이 국적, 주소 또는 진정하고 유효한 산업상·상업상 영업소를 통해 필요한 연계성을 갖는 체약관할에서의 “기초출원” 또는 “기초등록”으로 시작한다. 국제출원은 그 기초권리를 관장하는 관청, 즉 “본국관청”을 통해 제출해야 한다. (Madrid Protocol art. 2(1)–(2).) 예를 들어 미국을 본국으로 하는 출원인은 적격을 갖춘 미국 출원 또는 등록을 기초로 절차를 진행하며, 법정 출원자격 요건을 충족해야 한다. (15 U.S.C. § 1141a(a); 37 C.F.R. § 7.11(a).)

기초상표는 단순히 특허 우선권 출원에 대응하는 마드리드 제도상의 출원에 그치지 않는다. 적어도 세 가지 별개의 기능을 한다. 첫째, 국제출원의 절차적 기초와 본국관청을 확정한다. 둘째, 상표와 지정상품·서비스의 외연을 정한다. 국제출원은 기초상표와 일치해야 하며 기초출원 또는 기초등록의 범위를 벗어난 상품이나 서비스를 주장할 수 없다. (Madrid Protocol art. 3(1); 15 U.S.C. § 1141b(a).) 셋째, 국제등록은 5년 동안 기초권리에 종속되며, 이는 통상적인 PCT 절차에서는 대응물을 찾을 수 없는 관계이다. (Madrid Protocol art. 6(2)–(4).)

특허 실무가는 지정상품·서비스 목록을 권리범위의 상한으로 생각하면 유용할 수 있지만, 이를 특허청구범위와 비교하는 데는 한계가 있다. WIPO는 분류에 관한 방식적 사항을 관장하지만, 각 지정관청은 지정상품·서비스와 상표의 등록가능성에 대해 자국의 실체법을 적용한다. 니스 분류의 류 번호 자체가 지정 영역에서의 실질적 보호범위를 결정하지는 않는다. (Madrid Protocol arts. 3(2), 4(1)(b).)

본국관청의 인증

출원인은 상표, 상품·서비스 및 보호를 요청하는 체약당사자를 표시한 하나의 국제출원을 제출한다. 본국관청은 국제출원의 기재사항이 기초출원 또는 기초등록의 기재사항과 일치함을 인증한 다음, 해당 출원을 WIPO 국제사무국에 송부한다. (Madrid Protocol art. 3(1); 15 U.S.C. § 1141b(a).)

그 인증은 실체적 인증이 아니라 방식적 인증이다. 유리한 서면견해서, 허여통지 또는 PPH 심사성과에 해당하는 상표절차상의 인증이 아니다. 본국관청은 해당 상표가 채택 가능하고, 식별력이 있으며, 적법하고, 지정 영역에서 등록가능함을 인증하지 않는다. 본국관청의 허여 결정이 지정관청을 구속하는 것도 아니다. 이 인증은 주로 필요한 일치성과 출원의 기초가 갖추어졌음을 확인한다.

WIPO의 방식심사와 국제등록

WIPO는 분류, 지정상품·서비스의 명확성과 정확성, 필수 기재사항 및 수수료를 포함한 방식적 요건을 국제출원이 충족하는지 심사한다. 국제출원이 요건을 충족하면 WIPO는 상표를 국제등록부에 기록하고, 공고하며, 권리자에게 국제등록증을 발급한 후 각 지정관청에 통지한다. (Madrid Protocol art. 3(2), (4); Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks rr. 12–14 (as in force Nov. 1, 2025) [hereinafter Madrid Regulations].)

“국제등록”이라는 용어는 특허실무에 익숙한 독자에게 오해를 불러일으킬 수 있다. 이는 WIPO의 국제등록부에 이루어지는 실제 등록이지만, WIPO의 등록증은 해당 상표가 모든 영역의 심사를 통과했다는 실체적 판단이 아니다. 각 지정에서 국제등록은 처음에는 직접 출원된 출원과 같은 효력을 갖는다. 지정관청이 기간 내에 보호를 거절하지 않거나 나중에 거절을 철회하면, 그 보호는 해당 관청이 부여한 등록과 동일한 효력을 갖는다. (Madrid Protocol art. 4(1)(a).)

국내단계 진입의 선택 없이 각 영역의 심사가 시작된다

통지를 받은 각 지정관청은 직접 제출된 국가 또는 지역 출원에 적용할 수 있는 것과 동일한 실체적 거절이유를 적용한다. 자국법에 따라 기술성, 식별력, 혼동가능성, 지정상품·서비스의 표시, 사용의사 기타 사유를 제기할 수 있고, 현지 절차가 허용하는 경우 제3자가 이의신청을 할 수 있다. (Madrid Protocol art. 5(1), (3).) 한 영역에서의 거절이 다른 영역에서의 보호까지 통상 소멸시키지는 않는다.

의정서상 거절통지의 원칙적인 기간은 WIPO의 통지일로부터 12개월이지만, 체약당사자는 18개월의 기간을 선언할 수 있고 특정 이의신청에 기한 거절에 대해서는 추가 기간을 유보할 수 있다. (Madrid Protocol art. 5(2).) 거절통지에 대응하려면 일반적으로 현지 절차를 준수해야 하고 종종 현지 대리인이 필요하다. 이는 특허출원이 지정관청 또는 선택관청에 진입한 후 국내단계의 심사가 현지화되는 것과 같다.

그러나 마드리드 제도에는 PCT의 의미에서의 “국내단계”가 없다. 어느 국가의 국내단계에 진입할지를 30개월 후에 결정하는 절차가 없다. 출원인은 출원 시 지정을 선택하고 그 비용을 납부하며, WIPO의 통지 후 각 영역의 심사가 진행된다. 반면 PCT는 일반적으로 출원서가 모든 체약국을 지정하는 것으로 보고, 출원인이 제22조의 기한까지 대부분의 국내단계 행위를 유예할 수 있게 한다. (PCT art. 22(1); PCT Regulations r. 4.9(a).)

따라서 마드리드 제도는 PCT에서 일정 요소를 빼고 더하는 방식으로 이해하면 가장 쉽다. 국제조사, 서면견해서, PCT 제II장에 따른 국제예비심사 청구 및 국내단계 진입에 관한 결정을 빼고, 명시적인 국가 선택, 즉시 개시되는 현지 심사, 본국 상표에 대한 5년간의 종속성 및 등록 후 중앙집중식 관리를 더하면 된다.

PCT와의 유사성이 유효한 지점과 그 한계

거시적인 수준에서는 유사성이 성립한다. 두 제도는 모두 표준화된 국제출원, 본국관청 또는 수리관청, WIPO의 관리, 그리고 후속하는 각 영역의 판단을 이용한다. 두 제도 모두 중복되는 출원 절차를 줄여 준다. 또한 어느 제도도 보호의 실체적 요건을 통일하거나 전 세계적으로 효력을 갖는 단일한 특허권 또는 상표권을 창설하지는 않는다. (PCT art. 27(5)–(6); Madrid Protocol arts. 4–5.)

기능적 차이는 더욱 중요하다.

PCT는 주로 유예와 정보를 제공하는 메커니즘이고, 마드리드 제도는 주로 전달과 관리를 위한 메커니즘이다. 국제특허출원에는 국제조사와 서면견해서가 제공되고, PCT 제II장에 따른 국제예비심사로 진행할 수 있으며, 국내출원에 드는 비용의 상당 부분이 유예된다. (PCT arts. 15, 22, 31; PCT Regulations r. 43bis.1.) 마드리드 제도는 국제적 선행상표조사, 등록가능성에 관한 견해 또는 이와 비교할 만한 유예를 제공하지 않는다. 지정관청은 사건을 접수하여 각 영역의 절차를 개시한다.

PCT에서는 국가 선택이 일반적으로 유예되지만, 마드리드 제도에서는 국가를 명시적으로 선택한다. PCT 출원은 일반적으로 모든 체약국을 지정한 것으로 취급되며, 그 후 출원인이 어느 국가 또는 지역의 국내단계에 진입할지 결정한다. (PCT Regulations r. 4.9(a).) 마드리드 출원인은 보호를 요청하는 영역을 적극적으로 지정한다. 보호는 지정된 체약당사자에게만 미친다. (Madrid Protocol arts. 3bis, 3ter.)

마드리드 국제등록은 계속하여 중앙집중식으로 관리되는 포트폴리오 자산이다. 권리자는 나중에 “사후지정”으로 적격을 갖춘 영역을 추가할 수 있으며, 추가된 영역에서는 새로운 효력발생일과 심사가 적용된다. (Madrid Protocol art. 3ter(2); Madrid Regulations r. 24.) 권리자는 또한 소유권, 대리인, 지정상품·서비스의 제한, 보호의 포기 기타 소정의 사항을 국제등록부에 기록하고, 10년 단위로 국제등록을 중앙집중식으로 갱신할 수 있다. (Madrid Protocol arts. 7, 9, 9bis.) PCT 출원은 관련 국내단계 진입 기한이 지난 후에도 중앙집중식으로 갱신할 수 있는 자산으로 남지는 않는다.

마드리드 제도는 본국의 기초권리에 대한 종속성을 부가한다. 처음 5년 동안은 기초출원 또는 기초등록이 소멸하거나 축소되면 그 효과가 국제등록에 미칠 수 있다. (Madrid Protocol art. 6(2)–(4).) PCT 출원은 우선권 출원이 나중에 포기되거나 거절되었다는 이유로 통상 소멸하지 않는다. 실제로 파리 우선권은 규정에 따른 정규의 선출원으로부터 발생하며, 그 선출원의 이후 귀결에 영향을 받지 않는다. (Paris Convention art. 4A(3).)

요지는 간명하다. PCT는 시간과 특허가능성에 관한 정보를 확보해 주고, 마드리드 제도는 건을 현지 심사로 보내면서 출원 및 행정 효율성을 확보해 준다.

파리 우선권: 특허 실무가가 빠지기 쉬운 6개월의 함정

파리협약은 특허와 상표의 우선권 법리를 이어 주는 다리이지만, 양자에 서로 다른 기간을 적용한다. 적법한 최초출원은 이후의 파리협약상 출원에 우선권의 기초가 될 수 있으며, 유효한 우선기간 중 발생한 행위는 그것이 최초출원 후에 발생했다는 이유만으로 후출원의 효력을 일반적으로 해치지 않는다. (Paris Convention art. 4A–B.) 우선기간은 특허와 실용신안의 경우 12개월이지만, 상표와 산업디자인의 경우에는 6개월에 불과하다. (Paris Convention art. 4C(1).) 마지막 날이 공휴일이거나 출원관청이 업무를 하지 않는 날이면 그 기간은 다음 근무일까지 연장된다. (Id. art. 4C(3).)

마드리드 제도는 이러한 파리 우선권을 받아들인다. 국제등록일이 6개월의 우선기간 내에 속하는 경우, 국제등록은 요건을 갖춘 선행 상표출원의 우선권을 주장할 수 있다. (Madrid Protocol art. 4(2); Paris Convention art. 4C(1).) 실무상의 함정은 분명하다. 특허 실무가에게 익숙한 12개월의 기한은 상표 우선기간의 두 배이다.

“기초출원”과 “우선권 기초출원”은 흔히 동일한 출원이더라도 개념적으로 구분해야 한다. 기초출원 또는 기초등록은 마드리드 제도의 이용자격과 본국관청을 정하고, 국제출원에서 허용되는 표장 및 상품·서비스의 한계를 설정하며, 5년간의 종속성의 기초가 된다. 유효한 우선권 주장은 더 이른 효력발생일을 부여한다. 우선권을 잃는다고 해서 그 자체로 기초출원이 소멸하거나 출원인이 마드리드 제도를 이용할 수 없게 되는 것은 아니다.

이러한 구분에서 올바른 원칙이 도출된다. 6개월의 기한은 통상 우선권 주장기한이지, 마드리드 제도의 이용자격을 상실시키는 기한이 아니다. 그 밖의 요건을 갖춘 국제출원이 6개월의 우선기간 후에 이루어진 경우에도 출원인은 국제등록을 받고 지정국·지역에서 보호를 추구할 수 있다. 다만 일반적으로 더 이른 기초출원일이 아니라 그보다 늦은 국제등록일부터 절차가 진행된다. (Madrid Regulations r. 14(2)(i).)

파리협약에 따른 직접 국내출원은 구조적으로 다르다. 각 후출원은 적시에 이루어진 경우 우선권을 주장할 수 있지만, 여전히 독립된 국내출원으로 존속한다. 파리협약은 서로 다른 국가에서 이루어진 상표등록의 독립성을 명시적으로 인정한다. (Paris Convention art. 6(3).) 마드리드 제도는 동일한 파리 우선권 체계 위에 중앙집중식 출원·관리 절차를 덧붙이고, 최초 5년간은 기초권리에 대한 종속성도 부과한다.

우선권 기한 도과: PCT의 안전장치와 마드리드의 차이

가장 중요한 비교 지점은 국제출원이 통상의 우선권 주장기한 후에 이루어진 경우 어떠한 결과가 발생하는가이다.

기한 후 PCT 출원에는 우선권 회복 경로가 있을 수 있다

“우선권 기한을 놓쳤다”는 표현은 서로 다른 두 가지 오류를 가리킬 수 있다. 이하의 논의는 국제출원 자체가 12개월의 기간 후에 이루어진 경우를 대상으로 한다. PCT 출원은 적시에 이루어졌으나 우선권 주장이 누락되었거나 흠결이 있는 경우에는, PCT 규칙 26bis.1이 별도의 정정 또는 추가 절차를 제공한다. 이 절차의 기한은 일반적으로 우선일부터 16개월을 기준으로 하되, 같은 규칙의 4개월 단서가 적용된다. (PCT Regulations r. 26bis.1(a).)

특허출원인이 12개월의 파리 우선기간 후에 국제출원을 하였다고 가정해 보자. 국제출원일의 지연이 2개월 이내이면 PCT 규칙 26bis.3에 따라 출원인은 수리관청에 우선권의 회복을 청구할 수 있다. 출원인은 정해진 기간 내에 청구서를 제출하고 그 이유를 진술해야 하며, 필요한 경우 우선권 주장을 추가하고 증거 및 수수료 요건을 충족해야 한다. 회복은 해당 수리관청이 적용하는 기준에 따라, 상황상 요구되는 상당한 주의를 기울였음에도 불구하고 기한을 준수하지 못했거나 그 지연이 비고의였다고 수리관청이 판단한 경우에만 인정된다. (PCT Regulations r. 26bis.3(a)–(f).) 미국 수리관청은 비고의 기준을 적용한다. (37 C.F.R. § 1.452.)

이는 회복절차이지 2개월의 유예기간이 아니다. 이 기간 안에 출원한다는 것은 회복을 청구할 수 있게 할 뿐이며, 우선권이 자동으로 회복되는 것은 아니다. 출원인은 적용 기준을 충족했음을 입증해야 하며, 수리관청의 판단만으로 모든 관할에서의 결론이 확정되는 것도 아니다.

회복의 국내적 효력은 달라질 수 있다. 상당한 주의 기준에 따라 인정된 회복은 PCT 규칙 49ter의 제한 및 불합치 유보를 전제로, 일반적으로 각 지정국에서 효력이 있다. 비고의 지연만을 근거로 한 회복은 해당 지정국의 법이 그 기준 또는 출원인에게 더 유리한 기준을 적용하는 경우에만 그 지정국에서 효력이 있다. 지정관청은 합리적인 의심이 있는 경우 특정한 기본 요건이 충족되었는지도 심사할 수 있다. (PCT Regulations r. 49ter.1(a)–(d), (g).) 수리관청이 회복을 거절하거나 국제단계에서 회복 청구가 인용되지 않은 경우, 지정관청은 PCT 규칙 49ter.2에 따라 자체적인 회복 절차를 제공할 수 있다. 이 경우에도 현지의 기준, 기한, 수수료 및 유보가 적용된다. (Id. r. 49ter.1(e)–(f), 49ter.2.)

우선권이 회복되지 않더라도 PCT 출원이 통상 소멸하는 것은 아니다. 해당 출원은 국제출원일을 기준으로 계속 진행되지만, 회복을 인정하지 않는 관할에서는 더 이른 일자의 이익을 잃는다. 이는 특허 실무에서 치명적일 수 있다. 그 사이에 이루어진 공개, 판매, 공개사용, 제3자의 출원 또는 출원인 자신의 공개가 해당 관할의 법에 따라 선행기술이 될 수 있기 때문이다. 정확한 결과는 각국법에 따라 판단된다.

직관에 반하는 절차적 세부사항도 있다. 국제출원일이 우선기간 만료 후 2개월의 회복 가능 기간 내에 속한다는 이유만으로 우선권 주장이 PCT 절차상 무효로 간주되지는 않는다. (PCT Regulations r. 26bis.2(c)(iii).) PCT상 기간은 계속해서 주장된 우선일을 기준으로 계산될 수 있으므로, 대리인은 회복 청구가 거절되었거나 계류 중이라는 사실만으로 모든 국제단계 기한이 자동으로 뒤로 미뤄진다고 생각해서는 안 된다. (PCT art. 2(xi).)

2개월의 회복 가능 기간이 지나면 PCT 규칙 26bis.3에 따른 회복은 더 이상 이용할 수 없다. 그 밖의 구제수단이 있다면 특정 국가 또는 지역 관청의 법과 절차에서 찾아야 한다. 대리인은 그러한 구제수단을 적시의 PCT 출원을 대신할 수 있는 신뢰할 만한 대안으로 취급해서는 안 된다.

기한 후 마드리드 출원은 일반적으로 출원은 유지되지만 우선권 주장을 잃는다

마드리드 제도에는 6개월의 상표 우선기간이 지난 후 단순히 출원한 출원인을 위한 PCT 규칙 26bis.3의 일반적 대응 절차가 없다. 선행 출원일이 국제등록일보다 6개월을 초과하여 앞선 경우, WIPO는 해당 우선권 주장 없이 국제등록을 기록한다. (Madrid Regulations r. 14(2)(i).) 국제등록과 그 지정은 계속될 수 있지만, 그보다 늦은 일자를 기준으로 한다.

실무적 결과는 형식상 우선권이 회복되지 않은 PCT 출원과 유사하지만, 그 심각성이 항상 같지는 않다. 두 제도 모두 더 이른 효력발생일을 잃더라도 그보다 늦은 국제출원은 존속할 수 있다. 특허법에서는 중간에 개재한 선행기술에 노출됨으로써 특허성이 소멸할 수 있다. 상표법에서는 각 지정국·지역의 우선권 및 사용에 관한 법리에 따라 중간에 개재한 출원·등록·사용이 우월한 권리를 취득하거나, 거절 또는 이의신청의 근거가 되거나, 출원인이 실질적으로 상표를 사용할 수 있는 범위를 좁힐 수 있다. 마드리드 출원인은 충돌하는 권리가 중간에 발생하지 않은 곳에서는 여전히 보호를 확보할 수 있지만, 더 이른 파리 우선권상의 지위는 잃는다.

마드리드 제도에도 2개월 규칙이 있지만, 이는 전혀 다른 문제를 다룬다. 본국관청이 국제출원을 적시에 접수하고 WIPO가 2개월 이내에 이를 접수하면, 국제등록은 일반적으로 본국관청의 접수일을 국제등록일로 한다. 일자에 영향을 미치는 요소, 즉 출원인의 신원 및 연락처 정보, 지정국·지역, 표장의 견본, 상품 및 서비스도 그 기간 내에 갖추어져 있거나 보완되어야 한다. 그렇지 않으면 국제등록일이 WIPO의 접수일 또는 마지막 필수요소가 접수된 날로 늦춰질 수 있다. (Madrid Protocol art. 3(4); Madrid Regulations r. 15.) 이는 송부 규칙이지 우선권 유예기간이 아니다. 본국관청에 적시에 제출한 출원의 일자는 보전할 수 있지만, 6개월의 파리 우선기간이 지난 후 처음 제출된 출원을 구제하지는 않는다.

특정한 통신 장애, 비상사태 또는 관청이나 WIPO에 귀책되는 오류에 대해서는 마드리드 제도상 제한적인 구제수단이 존재할 수 있다. 그러나 그러한 규정은 출원인이 파리협약상 출원기한을 놓친 경우에 적용되는 통상적인 회복절차가 아니다. (See Madrid Regulations rr. 5, 5bis; Madrid Protocol art. 3(4).) 안전한 기한관리 기준은 여전히 6개월이다.

하나의 날짜 사례로 차이가 분명해진다

최초 특허출원과 최초 상표출원이 모두 1월 15일에 이루어졌다고 가정한다.

•      통상적인 마드리드/파리협약상 상표 우선기간은 7월 15일에 만료된다. 7월 16일에 처음 제출된 국제출원도 마드리드 절차에 따라 진행될 수 있지만, 일반적으로 1월 15일의 우선권은 인정받지 못한다. PCT 규칙 26bis.3과 같은 일반적인 회복 청구 절차는 없다.

•      통상적인 PCT/파리협약상 특허 우선기간은 다음 해 1월 15일에 만료된다. 2월 1일에 이루어진 PCT 출원은 2개월의 회복 가능 기간에 포함될 수 있지만, 회복이 적시에 청구되고 적용 기준이 입증되며 관련 지정관청이 그 회복의 효력을 인정하는 경우에만 우선권이 회복된다. 3월 15일 후에 이루어진 PCT 출원은 PCT 자체의 회복 가능 기간을 벗어난다.

공통된 교훈은 우선권 기한을 놓치더라도 일반적으로 후속 국제출원 자체가 무효가 되는 것은 아니라는 점이다. 잃는 것은 더 이른 일자이다. 핵심적인 차이는 PCT가 짧은 지연기간 동안 조건부이면서 관할별 효력이 달라질 수 있는 회복절차를 제공하는 반면, 마드리드 제도에는 일반적으로 그러한 절차가 없다는 데 있다.

마드리드가 상표 분야의 PPH가 아닌 이유

특허심사하이웨이(PPH)는 특허심사의 속도를 바꾼다. 마드리드 제도는 각국·지역의 상표출원이 심사관청에 도달하는 경로를 바꾼다.

PPH 약정에 따르면, 어느 한 참여관청에서 청구항이 허용가능하거나 특허가능하다고 판단된 출원인은 다른 참여관청에 대응 청구항의 우선심사를 요청할 수 있다. 후행 관청은 자국 법률에 따른 심사권한을 그대로 보유하며, 선행 관청의 긍정적인 심사성과는 유용하지만 구속력은 없다. (U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Prosecution Highway (PPH)—Fast Track Examination of Applications (last updated Aug. 18, 2026), https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track.) PPH는 출원일을 설정하지도, 파리 우선권을 부여하지도, 국제출원을 창설하지도, 다국가 특허를 발생시키지도 않는다.

마드리드 제도에서 본국관청이 하는 인증을 PPH의 심사협력과 혼동해서는 안 된다. 인증은 국제출원과 기초출원 또는 기초등록 사이의 일치 여부를 확인하는 절차이다. (Madrid Protocol art. 3(1).) 이는 지정관청이 따라야 할 실체적 결론을 전달하는 것도 아니고, 해당 출원에 우선심사를 받을 권리를 부여하는 것도 아니다. 마찬가지로 기초상표에서 유리한 결과를 얻었다고 해서 현지 선행상표조사 문제, 절대적 거절이유에 관한 문제, 상대적 거절이유에 따른 거절, 이의신청 위험 또는 사용요건이 해소되는 것은 아니다.

특허 실무가에게 가장 명확한 구별은 다음과 같다. PPH는 국내 특허출원이 언제 심사되는지를 바꿀 수 있지만, 마드리드 제도는 각 지정국·지역별 상표출원 묶음이 어떻게 출원되고 관리되는지를 바꾼다.

5년간의 종속성: “센트럴 어택”과 기초상표의 그 밖의 소멸 사유

5년간의 종속성은 마드리드 제도의 특징 중 PCT와 가장 유사성이 적고 출원전략상 가장 중요한 요소이다. 국제등록일로부터 기산하는 최초 5년 동안 국제등록은 기초출원 또는 기초등록에 종속된다. 그 기간에 기초권리가 취하되거나, 존속기간 만료로 소멸하거나, 포기되거나, 최종적인 거절·취소·말소 또는 무효의 대상이 되는 경우, WIPO는 본국관청의 통지를 받은 후 그에 상응하는 범위에서 국제등록을 취소하여야 한다. (Madrid Protocol art. 6(2)–(4); 15 U.S.C. § 1141c(a)–(b).)

통상적인 용어인 “센트럴 어택”은 상대방이 기초상표를 공격하여 여러 지정에 영향을 미칠 수 있음을 뜻한다. 그러나 이 용어는 적용범위를 충분히 드러내지 못한다. 상대방의 공격이 반드시 필요한 것은 아니기 때문이다. 자진 포기, 응답 불이행, 권리 유지절차의 불이행, 상품 또는 서비스 범위의 축소, 그 밖의 기초권리 상실도 동일한 종속효과를 초래할 수 있다. 또한 5년의 기간 내에 개시된 절차는 최종적인 불리한 결정이 그 이후에 내려지는 경우에도 영향을 미칠 수 있다. (Madrid Protocol art. 6(3).)

5년이 지나면 국제등록은 일반적으로 기초권리로부터 독립한다. (Madrid Protocol art. 6(2).) 그때까지 출원인은 본국 사건을 단순히 우선권의 선행 기초로 볼 것이 아니라 구조적 버팀목으로 보아야 한다. 따라서 기초출원의 품질과 안정성은 핵심적인 전략 고려사항이 된다. 본국에서 취약한 광범위한 상품·서비스 명칭은 그 밖의 면에서 가치 있는 국제 포트폴리오에도 부적절한 토대가 될 수 있다.

트랜스포메이션: 출원일은 보존하지만 비용이 많이 드는 구제수단

마드리드 제도는 종속기간 중 기초상표가 효력을 상실하여 본국관청의 요청에 따라 국제등록이 전부 또는 일부 취소되는 경우에 구제수단을 제공한다. 명의인은 취소일로부터 3개월 이내에 영향을 받은 지정을 국내·지역 출원으로 전환하는 “트랜스포메이션”을 할 수 있다. 조약상 조건과 각국·지역의 요건이 충족되면, 이러한 출원은 국제등록일 또는 더 늦은 사후지정일과 유효한 우선권을 그대로 유지한다. (Madrid Protocol art. 9quinquies; see also 15 U.S.C. § 1141j(c) (implementing transformation in the United States).)

트랜스포메이션은 날짜를 보존할 수 있다는 점에서 가치가 있다. 그러나 부담이 없는 절차는 아니다. 명의인은 중앙집중적으로 관리되던 포트폴리오를 개별 국내·지역 출원으로 전환하고, 각 관청의 요건을 충족하며, 현지 수수료를 납부하고, 짧은 기한 내에 현지 대리인을 선임해야 하는 경우가 많다. 따라서 트랜스포메이션은 실체적 지위를 보존하지만, 그 대가로 마드리드 출원을 선택하게 했던 행정상 경제성의 상당 부분을 잃게 한다.

“유효한 우선권”이라는 문구가 중요하다. 트랜스포메이션은 국제등록에서 유효했던 우선권 주장을 보존할 수 있다. 그러나 마드리드 출원이 파리협약상 6개월의 기간을 놓쳐 이미 상실한 우선권 주장을 소급하여 치유하지는 못한다.

중앙집중적 관리가 현지 의무를 없애지는 않는다

마드리드 제도의 가치는 출원 이후에도 계속된다. 명의인은 대개 처음부터 새로운 독립 출원을 준비하지 않고도 사후지정을 통해 체약당사자를 추가할 수 있다. 새로운 지정은 그 자체의 더 늦은 효력발생일을 가지며, 새로 지정된 지역의 법률에 따라 심사를 받고, 그 지정이 부가된 국제등록과 함께 존속기간이 만료된다. (Madrid Protocol art. 3ter(2); Madrid Regulations r. 24.) 사후지정을 통해 새로운 우선권 주장을 추가할 수는 없다. 다만 국제등록에 이미 유효한 우선권이 기록되어 있고 그 6개월의 우선기간 내에 사후지정이 이루어진 경우, 기록된 우선권이 새로운 지정에도 적용될 수 있다. (World Intell. Prop. Org., Adding New Countries/Regions to International Registrations: The Subsequent Designation 13 (Mar. 18, 2020), https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/wipo_webinar_madrid_2020_3/wipo_webinar_madrid_2020_3_presentation.pdf; see also 15 U.S.C. § 1141g (governing priority for U.S. extensions of protection).) 따라서 사후지정으로 이미 놓친 우선일을 되살릴 수는 없다.

명의인은 국제등록을 연속하는 10년의 기간마다 중앙집중적으로 갱신하고, 많은 변경사항을 중앙집중적으로 기록할 수 있다. (Madrid Protocol arts. 6(1), 7, 9, 9bis.) 나중에 이루어진 사후지정은 국제등록의 기존 갱신일을 공유하며, 새로운 10년의 존속기간을 시작하지 않는다. (Madrid Protocol art. 3ter(2).) 이러한 효율성이 현지의 실체법과 권리 유지법을 대체하는 것은 아니다. 예를 들어 지정관청은 중앙에서 변경기록된 일부 소유권 변경이나 제한의 효력을 인정하지 않을 수 있고, 현지 법률에 따라 사용권에 관한 별도의 조치가 필요할 수 있다. (Madrid Regulations rr. 20bis(6), 27(4)–(5).) 또한 지정은 사용요건, 불사용취소, 현지 선언 또는 그 밖의 각 지정국·지역별 의무의 적용을 받을 수 있다. 미국에서 보호의 확장을 받은 명의인은 국제등록이 WIPO를 통해 갱신되더라도 랜햄법 제71조가 요구하는 선언서를 제출해야 한다. (15 U.S.C. § 1141k(a).) 따라서 WIPO 갱신과 현지 권리 유지절차는 별도로 기한관리하여야 한다.

이는 해당 포트폴리오를 단일한 권리가 아니라 중앙집중적으로 관리되는 각 지정국·지역별 권리의 묶음으로 이해해야 하는 또 하나의 이유이다.

결론: 기억해야 할 네 가지 원칙

마드리드 제도는 전 세계에 효력을 미치는 하나의 상표권이 아니며, 특허법적 의미를 온전히 갖춘 상표 분야의 PCT도 아니다. 마드리드 제도는 국제등록의 출원과 관리를 중앙집중화하지만, 그 효력은 여전히 각 지정국·지역별로 발생한다.

PCT는 시간을 확보하고 국제단계에서 특허가능성 정보를 제공한다. 반면 마드리드 제도는 보호를 구하는 지역을 선택하고 사건을 각국·지역의 상표심사로 보낸다.

파리협약은 우선권을 부여하며, 그 기간은 특허의 경우 12개월이지만 상표의 경우 6개월이다. 특허 우선기간 만료 후 2개월 이내에 출원된 PCT 출원은 우선권 회복의 대상이 될 수 있으나, 그 절차는 조건부이고 효력은 관할에 따라 달라질 수 있다. 상표 우선기간이 지난 뒤에 비로소 제출된 국제출원에 대하여 마드리드 제도는 이에 상응하는 일반적인 구제절차를 두고 있지 않다. 출원 자체는 존속할 수 있지만, 종전의 우선일은 통상 보존되지 않는다.

PPH는 긍정적인 특허 심사성과를 바탕으로 심사를 가속한다. 마드리드 제도는 심사를 가속하지도 않고 국제적인 등록가능성 의견을 제공하지도 않는다.

따라서 특허 실무가가 마드리드 제도를 이해하는 가장 쉬운 방법은 PCT에서 몇 가지를 빼고 다른 몇 가지를 더하는 것이다. 즉, 국제조사, 서면견해서, 제II장에 따른 국제예비심사 및 국내단계 진입의 유예를 빼고, 즉시 개시되는 각 지정국·지역별 심사, 본국 상표에 대한 5년간의 종속성, 사후지정 및 중앙집중적 갱신을 더하면 된다.