미국과 중국의 한정요구와 발명의 단일성: 특허 실무가를 위한 비교 해설

요약　미국의 한정요구 실무와 중국의 단일성 요건은 어떤 발명들을 함께 심사할 수 있는지를 정하지만, 서로 다른 법적 기준 때문에 동일한 개시 내용에도 다른 권리화 경로가 적용될 수 있다. 이 글은 상대국 실무가에게 익숙한 개념을 바탕으로 각 제도를 설명한다. 미국의 국내 한정요구에서는 발명이 독립적이거나 특허상 구별되어야 하고 조사 또는 심사상 중대한 부담도 있어야 한다. 반면 중국의 단일성 판단은 선행기술에 대한 기여를 나타내는 공통되거나 대응하는 기술적 특징을 통해 청구된 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념을 공유하는지에 초점을 맞춘다. 미국 특허법 제371조에 따른 국내단계 출원은 단일성 원칙을 적용하면서도 미국의 선택, 청원 및 재결합 절차를 대체로 유지하므로 두 제도를 이해하는 연결고리가 된다. 이 글은 커넥터와 그 제조방법 및 생산설비를 일관된 사례로 사용하여, 선행기술이 단일성에 미치는 영향, 속 청구항과 종 청구항의 관계, 양국 제도에서 마쿠쉬 선택지를 다루는 방식을 살펴본다. 또한 발명군 구분에 대한 지적에 대응하는 절차, 중국의 보정 제한과 분할출원 가능 기간, 우선권 요건, 미국의 이중특허 및 제121조 세이프하버의 서로 다른 효과를 비교한다. 이러한 차이 때문에 양국에서 서로 조화를 이루는 보호를 확보할 수 있는지는 청구된 발명들의 관계와 그 발명들을 추구할 수 있는 절차적 기회 모두에 달려 있다.

하나의 개시에서 출발하는 서로 다른 권리화 선택지

하나의 특허출원이 새로운 유체용 커넥터, 그 밀봉 접합부를 제조하는 방법, 그 방법을 수행하는 기계를 설명한다고 가정해 보자. 출원인은 커넥터를 판매하거나 제조하는 경쟁자, 또는 특수 생산설비를 공급하는 경쟁자에 대한 보호를 원한다. 미국과 중국의 대리인은 세 가지 형태의 보호를 모두 추구하는 데 사업상 합리성이 있음을 이해할 수 있다. 그러나 이 청구항들을 하나의 출원에 유지할 수 있는지는 적용되는 심사기준과 실제 청구된 관계에 따라 달라진다.

미국의 한정요구 실무와 중국의 단일성 실무는 유사한 행정적 목적을 갖지만 서로 다른 법적 문제를 검토한다. 미국 특허 실무가에게 국내단계의 단일성은 중국 청구항들을 연결하는 발명적 기여를 이해하기 위한 익숙한 출발점이 된다. 중국 실무가에게 미국의 국내 한정요구는 청구된 발명의 구별성과 심사관이 주장하는 조사 또는 심사 부담에 대한 별도의 검토를 요구한다. 이러한 차이는 분할출원 기회, 출원기한 및 이중특허에도 이어진다.

이 글은 주로 미국의 발명특허(utility patent) 출원과 중국의 발명특허 출원을 비교한다. 용어의 차이는 중요하다. 중국의 실용신안은 제품의 형상, 구조 또는 그 결합을 대상으로 하는 별도의 보호형태이며, 미국 발명특허에 일반적으로 대응하는 제도는 아니다. 중국 디자인에는 별도의 병합출원 규정이 있다. 아래의 분석은 발명 청구항에 관한 것이며, 다른 보호형태에는 서로 다른 발명군 구분 규칙이 적용될 수 있다. See Patent Law of the People’s Republic of China arts. 2, 31 (amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) (China) [hereinafter Chinese Patent Law].

출원경로가 결정하는 적용 기준

중국 실무가가 먼저 이해할 점은 미국에 두 가지 관련 체계가 있다는 것이다. 미국 특허법 제111조(a)에 따른 출원에는 국내 한정요구 실무가 적용된다. 제371조에 따라 미국 국내단계에 진입하는 출원은 발명의 단일성에 따라 심사된다. 우회 계속출원(bypass continuation)은 국제출원의 이익을 주장하더라도 제111조(a)에 따른 출원이다. See 37 C.F.R. §§ 1.141–1.146, 1.475, 1.499; U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 1893.03(d), 1896 (9th ed., rev. 01.2024) [hereinafter MPEP].

출원	적용되는 발명군 구분 기준
제111조(a)에 따른 미국 출원	국내 한정요구
제371조에 따른 미국 국내단계 출원	발명의 단일성
제111조(a)에 따른 미국 우회 계속출원	국내 한정요구
제371조 출원의 이익을 주장하는 제111조(a)에 따른 미국 계속출원 또는 분할출원	국내 한정요구
직접 출원하거나 PCT 국내단계를 거치는 중국 발명특허 출원	중국 단일성 요건

이 구별은 특허 패밀리 안에서도 이어진다. 제371조 출원에 기초하여 나중에 제출하는 제111조(a)의 계속출원 또는 분할출원에는 다시 국내 한정요구 실무가 적용된다. 개시 내용과 우선권 이력이 같다는 이유만으로 원래 국내단계 출원의 단일성 취급이 그대로 이어지는 것은 아니다. See MPEP § 1893.03(d).

따라서 중국법을 배우는 미국 실무가에게 가장 익숙한 출발점은 국내단계의 단일성이다. 두 제도 모두 하나의 총괄적 발명의 개념과 공통되거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 통해 발명들이 연결된다는 개념을 사용한다. 그러나 이러한 개념적 유사성이 동일한 절차적 권리를 의미하지는 않는다. 중국 출원에는 여전히 중국의 심사 및 분할출원 규칙이 적용된다. See 37 C.F.R. § 1.475(a); Chinese Patent Law art. 31(1); Implementing Regulations of the Patent Law of the People’s Republic of China r. 39 (rev. Dec. 11, 2023, effective Jan. 20, 2024) (China) [hereinafter Chinese Implementing Regulations].

제371조 출원에서는 발명군 구분 기준이 달라지지만, 그에 수반되는 미국 절차의 상당 부분은 계속 적용된다. 선택 및 답변, 이중특허, 재결합에 관한 규정은 국내단계에도 일반적으로 적용된다. 국내단계의 단일성 결여 요구에 대한 재검토는 규칙 1.143 및 1.144에 따라 이루어진다. 따라서 이 구별은 발명들을 분리하는 근거를 바꾸면서도 절차의 상당 부분에서 연속성을 유지한다. See 37 C.F.R. § 1.499; MPEP § 1893.03(d).

각국 심사관이 검토하는 법적 문제

제121조는 하나의 출원에 독립적이고 구별되는 발명들이 청구되어 있는 경우 미국 특허상표청(USPTO)이 한정요구를 할 수 있도록 한다. 특허심사편람(MPEP)은 이 문언을, 청구된 발명이 독립적이거나 구별되어야 하고 이들을 함께 심사하면 조사 또는 심사상 중대한 부담이 발생해야 한다는 요건으로 운용한다. 그러한 부담이 없다면 독립성 또는 구별성만으로는 한정요구가 정당화되지 않는다. See 35 U.S.C. § 121; MPEP §§ 802.01, 803.

독립성은 개시 내용상 서로 관련된 관계가 없는 발명에 관한 개념이다. 구별성은 제품과 그 제조방법을 포함하여 서로 관련된 발명에서도 문제될 수 있다. 따라서 청구항들이 하나의 기술개발 프로젝트에서 나왔다는 사실만으로 미국 한정요구의 결론이 정해지지는 않는다. 마찬가지로 청구항의 카테고리가 다르다는 사실만으로 적법한 한정요구가 성립하지도 않는다. 심사관은 해당 관계에 맞는 기준을 적용하고 부담을 설명해야 한다. See MPEP §§ 806.05–806.06, 808.02.

중국의 핵심적인 판단은 청구된 발명들이 하나의 총괄적 발명의 개념에 속하는지 여부이다. 전리법 실시세칙 제39조는 각 발명을 전체로 보았을 때 선행기술에 대해 이루는 기여를 나타내는 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 통해 그 관계를 설명한다. 그 특징이 모든 청구항에서 물리적으로 동일한 구성요소일 필요는 없다. 상보적인 구조도 서로 대응하는 기여를 제공할 수 있다. See Chinese Implementing Regulations r. 39; China Nat’l Intell. Prop. Admin., Patent Examination Guidelines pt. II, ch. 6, § 2.1.2 (2023, as amended 2025) [hereinafter Chinese Guidelines].

공통의 사업상 목적이 있다는 사실 자체로는 필요한 기술적 연관성이 성립하지 않는다. 커넥터, 방법 및 기계를 하나의 제조 플랫폼에 속하는 부분이라고 부르는 것은 사업상 배경을 설명할 뿐이다. 그것만으로 각 발명이 어떤 특징을 통해 선행기술에 기여하는지가 특정되지는 않는다. 단일성은 청구된 그러한 특징들 사이의 관계에 따라 결정된다. 중국 국가지식산권국(CNIPA)의 설명도 플러그와 소켓을 포함한 상보적인 제품을 예로 들어 대응하는 특징에 의한 단일성을 설명한다. See China Nat’l Intell. Prop. Admin., Explanation of Unity of Invention, Patent Application Procedure Consultation, https://www.cnipa.gov.cn/jact/front/mailpubdetail.do?sysid=6&transactId=136739 (last visited Oct. 18, 2026).

제111조(a) 출원에서 미국 심사관은 구별성과 부담을 모두 제시해야 한다. 심사관이 구별되는 발명들을 충분히 특정하더라도 조사 범위가 중복된다면 주장된 부담의 근거가 약해질 수 있다. 서로 다른 분류는 심사관의 설명을 뒷받침할 수 있지만, 주장된 부담이 존재하는지는 실제 조사 분야와 심사 쟁점을 고려하여 판단한다. See MPEP §§ 803, 808.02.

조사의 효율성은 중국 심사에도 영향을 미친다. 조사 분야가 상당히 중복되는 경우 단일성 결여를 지적하면서도 여러 발명을 함께 조사하는 것이 정당화될 수 있다. 다만 중국은 미국의 국내 한정요구에서 별도로 명시하는 것과 같은 중대한 부담의 선행요건을 두고 있지는 않다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 7, §§ 9.2.1–9.2.2.

선행기술이 단일성에 미치는 영향

단일성은 청구된 발명들이 외관상 필요한 연관성을 갖지 않는 경우 조사 전에 부정될 수 있고, 선행기술로 인해 주장된 공통의 기여가 사라지는 경우 조사 후에 부정될 수도 있다. 이를 일반적으로 선험적 단일성 결여(a priori)와 사후적 단일성 결여(a posteriori)라고 한다. 공통의 독립청구항이 거절된 경우에도 그 종속청구항들 사이의 관계를 다시 평가해야 할 수 있지만, 자동으로 분리되는 것은 아니다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, § 2.2.1(5)–(6); MPEP § 1850.

커넥터 사례에서 신규성과 진보성을 갖춘 밀봉 형상 G, G의 형성을 특별히 목적으로 하는 방법, 그리고 이에 대응하는 발명적 구성을 구현한 기계의 공구 구성은 청구항들이 하나의 발명 개념을 공유한다는 주장을 뒷받침할 수 있다. 선행기술에 의해 G가 종래기술임이 밝혀진다면 각 청구항에서 G를 반복하는 것만으로는 더 이상 같은 근거가 되지 않는다. 그때의 단일성은 방법과 기계에 어떤 발명적 내용이 남아 있고 그 기여들이 서로 대응하는지에 달려 있다.

남아 있는 방법에는 이에 대응하는 기계 제어기가 실행하는 진보성 있는 압력제어 순서가 사용될 수 있다. 그 관계는 방법과 기계로 이루어진 하위 발명군 내부의 단일성을 뒷받침할 수 있다. 그러나 그것만으로 종래의 커넥터 형상에 한정된 제품 청구항과의 발명적 연관성이 회복되지는 않는다. 제품에 추가적인 한정을 도입하면 판단이 달라질 수 있지만, 그 한정에는 개시상 뒷받침이 있어야 하고 필요한 관계를 실제로 성립시켜야 한다. 이는 선행기술에 대한 기여를 기준으로 한 판단이지, 공통된 특징 하나가 선행기술에서 발견되면 모든 청구항을 분할해야 한다는 추정은 아니다. See Chinese Implementing Regulations r. 39; Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, § 2.2.2.

이러한 검토 과정은 발명군 구분과 특허성도 구별한다. 제조방법에 진보성이 있다는 주장은 그 방법이 제품 청구항과 같은 출원에 속한다는 점을 반드시 보여 주지는 않는다. 두 청구항에 단일성이 있다는 주장도 어느 청구항이든 별도의 특허성 요건을 충족한다는 것을 입증하지는 않는다. 미국의 국내 한정요구 역시 청구항들을 서로 다른 발명군에 배정한다는 이유만으로 유효성을 판단하는 것은 아니다. See MPEP §§ 802.01, 803. 이러한 구별은 특허 부여 후에도 이어진다. 중국에서 단일성 결여 자체는 등록특허를 무효로 할 사유가 아니며, 미국법도 청장이 출원을 하나의 발명으로 한정하도록 요구하지 않았다는 이유로 특허의 유효성을 다투는 것을 금지한다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, § 2.1.1; 35 U.S.C. § 121.

제품과 방법 및 장치 청구항의 관계

미국의 제품과 방법 사이의 한정요구는 특히 유용한 비교 대상이다. MPEP 제806.05(f)절에 따르면 청구된 제품을 실질적으로 다른 방법으로 제조할 수 있는 경우 구별성을 입증할 수 있다. 다른 경로에서는 청구된 방법으로 실질적으로 다른 제품을 제조할 수 있어야 하고, 그 방법이 청구된 제품을 제조하는 자명한 방법이 아니어야 한다는 두 조건을 모두 충족해야 한다. 어느 경로에서도 별도의 중대한 부담 요건이 없어지는 것은 아니다. See MPEP §§ 803, 806.05(f).

방법과 그 실시 장치에 관한 청구항에서는, 청구된 방법을 실질적으로 다른 장치나 수작업으로 수행할 수 있거나 청구된 장치로 실질적으로 다른 방법을 수행할 수 있는 경우 USPTO가 구별성을 제시할 수 있다. 수작업으로 수행할 수 있다는 것은 아무런 장치 없이 수행할 수 있다는 뜻이다. 제시된 대안은 청구항 문언에 비추어 평가된다. 기계에 다른 용도가 있다는 일반적 설명만으로는 필요한 실질적으로 다른 대안이 제시된 것이 아니다. See MPEP § 806.05(e).

중국 실무는 발명적 연관성을 중심으로 이 관계를 판단한다. 제품의 제조에 특별히 적합한 방법이 그 제품을 제조할 수 있는 유일한 방법일 필요는 없다. 특별히 설계된 장치가 다른 방법을 수행할 수 없어야 하는 것도 아니다. 배타적인 사용관계가 결정적인 요건은 아니다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, § 2.2.1(2).

따라서 가상의 커넥터 사례에서 성형 대신 기계가공을 이용할 수 있다는 사실은 두 제도의 판단에서 서로 다른 의미를 가질 수 있다. 미국 국내출원에서는 실질적으로 다른 제조경로가 존재한다는 사실이 나머지 요건의 충족을 전제로 구별성을 뒷받침할 수 있다. 중국에서는 청구된 성형방법이 제품과 동일하거나 대응하는 발명적 기여를 구현하는지에 따라 단일성이 결정된다. 기계가공이 존재한다는 사실 자체로는 그 답이 정해지지 않는다.

방법 청구항이 그 안에서 언급된 모든 제품과 기계를 반드시 연결하는 것도 아니다. CNIPA의 코팅 사례는 새로운 코팅을 통해 제품과 방법 사이의 단일성을 인정하고, 별도의 발명적 전극을 통해 그 방법과 장치 사이의 단일성을 인정하면서도 제품과 장치 사이에는 단일성이 없다고 판단한다. 각 쌍의 연관성이 전체 발명군을 자동으로 하나로 묶는 것은 아니다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, § 2.2.2.2, ex. 10.

속 청구항과 종의 선택

속(genus) 청구항은 한 발명의 여러 실시형태, 즉 종(species)을 포괄한다. 종은 실시형태 그 자체이고 청구항은 그 보호범위를 정한다. 커넥터 사례에서는 속 청구항이 밀봉 단면 형상 G를 기재하고, 더 좁은 청구항들이 상호 배타적인 연속 링 구조와 분할 링 구조를 추가할 수 있다. 진정한 속 청구항은 각 종을 포괄하며, 각 종 청구항은 그 속 청구항의 모든 한정사항을 요구한다. 여러 실시형태에 공통된 요소를 기재할 뿐인 청구항이 반드시 그 실시형태들을 연결하는 속 청구항인 것은 아니다. See MPEP § 806.04(d)–(e).

미국 국내 실무에서는 속에 포함된 특허상 구별되는 종들 사이에서 선택을 요구할 수 있다. 서로 다른 종에 한정된 청구항들 사이에 한정요구를 하려면 청구항의 범위가 중복되지 않아야 한다. 다만 상호 배타성만으로는 부족하다. 심사관은 적용되는 독립성 또는 구별성과 조사 또는 심사상 중대한 부담도 제시해야 한다. 서로 자명한 변형에 불과한 종들은 하나의 군으로 묶는다. 따라서 도면이나 대안적 실시형태가 다르다는 이유만으로 별도의 출원이 자동으로 필요한 것은 아니다. 종들 사이에 중간체와 최종제품처럼 다른 관계도 존재한다면 그 관계에 적용되는 한정요구 기준도 충족해야 한다. See MPEP §§ 806.04(b), (f), (h), 808.01(a), 808.02.

선택은 우선 심사할 종 또는 특허상 구별되지 않는 종들의 군을 정한다. 속 청구항은 선택된 종과 함께 심사대상으로 남으며, 선택 자체로 그 종의 추가적 한정사항을 포함하도록 보정되는 것은 아니다. 답변에서는 속 청구항을 포함하여 선택된 종을 포괄하는 모든 청구항을 특정한다. 모든 청구항이 속 청구항이라는 주장은 선택을 대신하지 못한다. 별도의 종 청구항이 계속 중이지 않은 경우에도 선택이 요구될 수 있다. 다만 속 청구항만 있는 출원에서 선택을 요구하려면, 그 청구항이 다수의 종을 포괄하여 전체 범위를 조사하는 데 지나치게 광범위하고 부담스러운 조사가 필요해야 한다. 이는 국내 한정요구 규칙이며 제371조 출원에는 여전히 단일성이 적용된다. See MPEP §§ 808.01(a), 809, 809.02(a), 1893.03(d).

특허허여가 가능한 속 청구항은 합리적인 수의 종을 연결할 수 있다. 선택된 발명에 관한 모든 청구항이 특허허여 가능한 상태이고 속 청구항이 연결고리를 제공한다면, 종전에 심사대상에서 제외된 청구항 중 그 특허허여 가능한 속 청구항의 모든 한정사항을 요구하는 청구항은 재결합되어 특허성 심사를 받는다. 보정으로 속의 범위가 좁아지면 그 모든 한정사항을 포함하지 않는 비선택 청구항은 계속 심사대상에서 제외된다. 따라서 연속 링 종을 선택하더라도 분할 링 청구항이 최종 특허에서 반드시 제외되는 것은 아니지만, 재결합 여부는 특허허여 가능한 청구항의 실제 범위에 달려 있다. See 37 C.F.R. §§ 1.141(a), 1.146; MPEP § 821.04(a).

중국은 이와 같은 청구항군을 단일성에 따라 다룬다. 적절한 종속청구항은 추가된 한정사항이 다른 발명을 구현하더라도 독립청구항과 단일성을 갖는다. 독립청구항에 신규성이나 진보성이 없으면 종속청구항들 사이의 단일성을 다시 평가한다. 커넥터에 적용하면, 진보성 있는 공통 단면 형상 G가 더 좁은 구조들을 연결할 수 있다. 반면 G가 종래기술이라면 각 구조에 남은 기여가 다른 발명적 연관성을 제공할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 속 청구항의 거절이 자동으로 단일성 결여를 의미하지는 않는다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, §§ 2.2.1(5)–(6), 2.2.2.3.

하나의 청구항 안에 있는 선택지

중국도 하나의 청구항 안에 대안을 기재하는 마쿠쉬 청구항을 인정한다. 그러한 선택지에도 단일성 요건이 적용된다. 마쿠쉬 선택지가 화합물인 경우, 그 화합물들은 공통의 성질 또는 작용을 가져야 하며, 추가로 선행기술과의 차이점을 이루고 그 성질 또는 작용에 필수적인 공통 구조를 가져야 한다. 공통 구조를 가질 수 없다면, 상호 대체 가능성과 동일한 결과를 예측할 수 있고 해당 분야에서 일반적으로 인정되는 동일한 화합물 부류에 속해야 한다. 공통의 용도만으로는 충분하지 않다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, § 2.2.1(4), ch. 10, § 8.1.1.

미국의 마쿠쉬 실무는 군 구성의 적절성과 잠정적인 종 선택을 구별한다. 적절한 마쿠쉬군이라도 특허상 구별되는 발명을 포함하고 함께 심사할 때 필요한 부담이 발생한다면 선택요구가 정당화될 수 있다. 심사는 선택된 종에서 시작하여 더 넓은 청구항의 특허성을 판단하는 데 필요한 범위로 확대된다. 한 종이 특허허여 가능하다고 해서 군 전체가 특허허여 가능해지는 것은 아니며, 다른 선택지에 관한 선행기술이 더 넓은 청구항의 거절근거가 될 수 있다. 부적절한 군 구성을 이유로 하는 거절은 심판 대상인 별도의 실체적 쟁점이지만, 선택요구에는 한정요구에 관한 청원 절차가 적용된다. 이 구별은 하나의 청구항에 선택지들을 묶는 것에 대한 지적과 그 선택지들의 초기 조사 및 심사를 배분하는 결정을 분리한다. See MPEP § 803.02(I)–(III).

한정요구와 단일성 결여 지적에 대한 대응

미국에서는 한정요구를 다투면서도 답변에서 하나의 발명을 선택해야 한다. 재검토를 받을 권리를 보전하려면 적시에 제출하는 이의 제기(traverse)에서 주장하는 오류를 명확하고 구체적으로 특정해야 한다. 단순히 이의를 제기하면서 선택한다고 기재하는 것만으로는 부족하다. 적용되는 구별성 기준과 심사관의 부담 설명은 각각 한정요구를 다툴 수 있는 별도의 근거가 되고, 선택은 심사대상으로 정한 청구항을 특정한다. See 37 C.F.R. § 1.143; MPEP § 818.01(a)–(c).

한정요구가 최종적인 것이 된 후에는 규칙 1.144에 따른 청원(petition)으로 재검토를 받는다. 청원은 선택된 청구항에 대한 최종 심사통지 또는 특허허여 후까지 미루어 제출할 수 있지만, 심판청구 통지(notice of appeal)보다 늦게 제출할 수는 없다. 재고를 요청한 적이 있어야 하고, 관련 오류에 대한 주장이 보전되어 있어야 한다. 실체적 거절에 대한 심판은 이 절차를 대신하지 않는다. See 37 C.F.R. § 1.144; MPEP § 818.01(c).

커넥터 사례에서 공통의 발명적 형상 G는 제품과 방법 사이에 관련될 수 있는 관계가 있음을 보여 준다. 그러나 국내 한정요구의 적법성은 심사관이 제시한 대체 방법이 실질적으로 다른지, 함께 심사할 때 주장된 부담이 생기는지에도 달려 있다. 단일성에 관한 주장만으로 미국 기준의 이러한 요소들이 해결되지는 않는다.

중국에서는 단일성 결여 지적을 다투거나 지적된 흠결을 해소하도록 청구항을 보정하는 답변을 제출할 수 있다. 첫 번째 청구항에 대응하는 발명이 통상 초기 심사의 기준이 되지만, 그렇다고 모든 답변에서 첫 번째 청구항을 반드시 유지해야 하는 것은 아니다. See Chinese Guidelines pt. II, ch. 6, § 3.1(1), ch. 8, § 4.4; China Nat’l Intell. Prop. Admin., Divisional Applications (Aug. 6, 2025), https://www.cnipa.gov.cn/jact/front/mailpubdetail.do?sysid=6&transactId=500980.

심사의견통지서에 대응하는 보정은 지적된 흠결을 해소하는 것이어야 한다. 예를 들어 명세서에 원래 청구된 커넥터와 단일성이 없는 기계의 개량도 기재되어 있더라도, 그 기재가 뒷받침된다는 이유만으로 답변에서 커넥터 청구항을 종전에 청구하지 않았던 그 발명의 청구항으로 대체할 수는 없다. 이 제한은 원래 청구된 발명들 중에서 선택하는 경우가 아니라 명세서에만 개시되어 있던 주제로 변경하는 경우에 관한 것이다. See Chinese Implementing Regulations r. 57(3); Chinese Guidelines pt. II, ch. 8, § 5.2.1.3(3).

심사가 거절결정으로 끝난 경우 출원인은 거절통지를 받은 날부터 3개월 이내에 중국의 복심을 청구할 수 있다. 불리한 복심결정은 그 결정을 받은 날부터 3개월 이내에 법원에서 다툴 수 있다. 여기서 복심은 출원의 거절을 재검토하는 절차로서, 등록특허를 대상으로 하는 미국의 등록 후 재심사와는 다르다. See Chinese Patent Law art. 41.

비선택 청구항의 재결합

미국에서 선택되지 않은 청구항은 심사대상에서 제외되지만 반드시 삭제되거나 실체적 이유로 거절되는 것은 아니다. 속 청구항과 연결 청구항은 분리된 주제가 나중에 함께 심사되는지에 영향을 줄 수 있다. 선택된 발명에 관한 모든 청구항이 특허허여 가능한 상태가 되면 요건을 충족하는 비선택 청구항이 재결합(rejoinder)을 통해 심사대상으로 복귀할 수 있다. 이의를 제기하지 않고 선택했다는 사실 자체가 다른 요건을 충족하는 청구항의 재결합을 막지는 않는다. See MPEP §§ 809, 821.01–821.04.

선택된 제품 청구항이 특허허여 가능한 상태가 되었을 때 비선택 방법 발명이 재결합 대상이 되려면, 그 방법 발명에 관한 모든 청구항이 특허허여 가능한 제품 청구항에 종속되거나 그 제품 청구항의 모든 한정사항을 달리 요구해야 한다. 따라서 제품 청구항을 감축 보정하면 방법 청구항이 재결합 요건을 충족하도록 대응하는 보정이 필요할 수 있다. 재결합은 심사를 재개하는 것이지 자동적인 특허허여를 의미하지 않는다. 요건을 충족하는 새로운 방법 청구항은 최종거절 또는 특허허여 중 먼저 도래하는 시점 전에 제출되면 당연한 권리로서 받아들여진다. 그 이후의 제출에는 최종거절 후 또는 특허허여 후의 해당 규칙이 적용된다. See MPEP § 821.04(b); 37 C.F.R. §§ 1.116, 1.312.

커넥터 사례에서는 제품 청구항에 특정 형상을 추가하면 재결합과 방법 청구항의 범위 모두에 영향을 줄 수 있다. 그 형상을 방법 청구항에 포함하면 재결합이 가능해질 수 있지만, 보호범위는 그 특정 형상을 만들어 내는 제조행위로 한정된다. 그 결과 확보되는 방법의 보호범위는 별도의 사업상 고려사항으로 남는다.

중국 절차는 어떤 청구항이 출원에 남고 어떤 주제를 별도로 추구하는지를 정한다. 미국에서 청구항이 심사대상에서 제외된다는 지위만으로는 중국에서 누락된 주제를 어떻게 취급하는지 설명할 수 없다. 그 주제를 나중에 추구할 수 있는지는 적용되는 중국의 보정, 심사 및 분할출원 규칙에 따라 달라진다.

분할출원과 출원 가능 기간

미국 실무는 개시된 주제에 관한 추가 청구항을 추구하는 계속출원, 별개의 발명을 대상으로 하는 분할출원, 개시 내용을 추가하는 일부계속출원(continuation-in-part)을 구별한다. 제120조는 필요한 출원관계, 발명자, 선출원에 대한 참조, 개시상 뒷받침 등의 요건에 따라 계속관계를 규율한다. 적절하게 유지된 출원 연쇄는 앞선 패밀리 특허의 발행 후에도 기회를 남길 수 있지만, 제121조의 보호에 대해서는 별도의 판단이 필요하다. See 35 U.S.C. §§ 120–121; MPEP §§ 201.06–201.08, 211.

중국에서는 자발적인 분할출원이 가능하며 공식적인 단일성 결여 지적이 언제나 필요한 것은 아니다. 다만 통상적인 최종 출원기한은 원출원에 대한 특허부여 통지를 받은 날부터 2개월이 만료되는 시점에 연계된다. 거절결정을 받은 날부터 3개월 이내에는 복심을 청구하는지 여부와 관계없이 분할출원이 가능하다. 그 밖에도 복심 진행 기간, 복심결정을 받은 날부터 3개월 이내, 그 결정에 불복하는 행정소송 진행 기간에 출원할 기회가 있다. 자발적 취하 또는 권리회복이 이루어지지 않은 취하간주는 통상 이후의 분할출원을 막는다. See Chinese Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Whether a Divisional May Be Filed When Unity Is Satisfied (Dec. 12, 2025), https://www.cnipa.gov.cn/jact/front/mailpubdetail.do?sysid=6&transactId=517589.

후속 분할출원도 원칙적으로 원출원의 출원 가능 기간에 따른다. 인정되는 예외는 심사관이 기존 분할출원에 단일성 결여를 지적하고 출원인이 이에 대응하여 다시 분할출원을 하는 경우이다. 이때 출원 시기는 그 기존 분할출원을 기준으로 판단한다. 이 예외는 패밀리의 어느 출원이든 계속 중이기만 하면 언제든 다른 출원을 할 수 있는 무제한의 권리를 부여하지 않는다. See Chinese Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1(3); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Explanation of the 2019 Amendments to the Patent Examination Guidelines § III(A)(1) (Oct. 30, 2019), https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/10/30/art_66_11489.html.

이러한 출원 가능 기간은 청구항에 관한 결정을 미룰 수 있는 기회에도 차이를 만든다. 미국에서는 요건을 갖춘 계속출원 연쇄를 통해 앞선 패밀리 특허가 발행된 후에도 개시된 추가 청구항을 추구할 기회를 유지할 수 있다. 중국에서는 나중에 분할출원으로 주제를 추구하는 경우에도 해당 출원 가능 기간에 따라야 한다. 기계에 관한 분할출원을 계속 중인 상태로 유지하는 것만으로는 제조방법에 관한 별도의 자발적 분할출원을 나중에 할 기회가 무기한 확보되지 않는다.

개시상 뒷받침과 우선권 요건

분할은 출원관계를 유지하지만 누락된 기술적 개시를 보충하지는 않는다. 미국의 계속출원과 분할출원 청구항은 선출원에 필요한 뒷받침이 있어야 하며, 분할출원에서는 신규사항을 도입할 수 없다. 중국의 분할출원도 원출원의 개시 범위 안에 있어야 한다. 모출원에서 최종적으로 허여된 청구항의 범위와 그 출원의 최초 개시 범위는 별개의 문제이다. See 35 U.S.C. §§ 112(a), 120; MPEP § 201.06; Chinese Patent Law art. 33; Chinese Implementing Regulations r. 49.

중국은 분할출원이 원출원의 특허 유형을 유지할 것도 요구한다. 이는 발명특허, 실용신안 및 디자인 출원의 구별에 관한 것이지 단순히 제품 청구항과 방법 청구항의 문언상 차이를 말하는 것이 아니다. 발명특허 출원에 장치에 관한 적절한 개시가 있다면, 모출원에서는 방법 청구항을 추구하면서 분할출원에서는 장치 청구항을 추구할 수 있다. 유형 제한은 그러한 청구항 카테고리 변경을 금지하지 않는다. See Chinese Implementing Regulations r. 48(3); Chinese Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1.

분할출원의 우선권 주장도 해당 방식 요건의 준수에 달려 있다. 2026년 1월 1일 시행된 중국 심사지침 개정은 분할출원에 모출원의 우선권 주장을 기재하지 않은 경우를 명시적으로 다룬다. 이 경우 분할출원은 그 우선권을 주장하지 않은 것으로 간주되고 CNIPA는 정해진 통지를 발행한다. 출원인은 실시세칙 제6조와 심사지침 제I부 제1장 제6.2.6.1(4)절에 따라 회복을 신청할 수 있다. 이 개정은 통지와 기존 회복 절차를 이용할 기회를 명확히 한 것이며, 우선권이 자동으로 회복되는 것은 아니다. 모출원을 특정하는 것만으로 모든 우선권 요건이 자동으로 충족되지도 않는다. See Chinese Implementing Regulations r. 6; Chinese Guidelines pt. I, ch. 1, § 6.2.6.1(4); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Order No. 84, § III (Nov. 10, 2025) (effective Jan. 1, 2026); China Nat’l Intell. Prop. Admin., Explanation of the 2025 Amendments to the Patent Examination Guidelines § VII(B)(1)(2) (Dec. 4, 2025), https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/12/4/art_66_202935.html.

각 후출원이 더 이른 출원일의 이익을 받을 수 있는지는 필요한 개시상 뒷받침과 우선권 또는 선출원일의 이익에 관한 요건에 따라 달라진다. 적시에 출원했는지는 해당 출원 가능 기간에 달려 있다. 발명들 사이에 기술적 관계가 있다는 사실 자체로 그 이익을 받을 권리나 출원시기의 적법성이 인정되지는 않는다.

이중특허와 세이프하버

미국의 법정 이중특허는 동일한 발명을 청구하는 청구항에 관한 것이다. 비법정 이중특허는 자명한 변형을 청구하는 경우를 포함하여 특허상 구별되지 않는 청구항에 적용된다. 따라서 밀접하게 연결된 주제를 관련 출원들에서 서로 다른 형태로 청구하는 경우 후자의 법리가 특히 중요하다. See MPEP § 804.

미국 한정요구의 효과는 심사 배분에 그치지 않는다. 제121조는 비법정 이중특허 주장에 이용되는 경우를 포함하여 관련 특허가 인용자료로 특정한 방식으로 사용되는 것으로부터, 요건을 충족하는 출원과 특허를 보호할 수 있다. 그 보호에는 적격한 한정요구, 필요한 분할출원 관계와 출원시기, 심사관의 분리와의 정합성(consonance)이 필요하다. 법문상 분할출원은 다른 출원에 대한 특허가 발행되기 전에 제출되어야 한다. See 35 U.S.C. § 121; MPEP § 804.01.

정합성은 한정요구에 의해 분리된 발명들 사이의 관련 경계를 출원과 특허 전반에 걸쳐 유지하는 것을 의미한다. 비선택 발명군마다 즉시 별도의 분할출원을 해야 하는 것은 아니지만, 이후 청구항을 선택할 때에도 필요한 분리를 유지해야 한다. See Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2010).

출원의 명칭과 계보도 중요하다. 분할출원 대신 직접 제출한 계속출원은 이전에 선택되지 않은 발명을 청구한다는 이유만으로 보호를 받지 않는다. 그러나 적격한 분할출원에서 이어진 계속출원이 중간에 존재한다고 해서 반드시 세이프하버를 상실하는 것은 아니다. See Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2009). 또한 일부계속출원에 기초하여 이미 발행된 특허에서 재심사 중 신규사항을 삭제하더라도, 이를 보호대상인 분할출원으로 소급하여 전환할 수는 없다. See In re Janssen Biotech, Inc., 880 F.3d 1315, 1322–23 & n.3 (Fed. Cir. 2018).

법률상 보호는 국제단계의 단일성 판단만으로 발생하지 않는다. 미국 국내단계의 적격한 한정요구 또는 단일성 결여 요구는 보호의 근거가 될 수 있지만, 국제조사기관(ISA)이나 국제예비심사기관(IPEA)의 판단만으로는 부족하다. 재결합으로 관련 한정요구가 철회되는 경우에도 그 보호에 영향을 줄 수 있다. See MPEP §§ 804.01, 821.04.

중국의 중복 특허부여 판단에는 다른 기준이 적용된다. 전리법 제9조는 명시된 예외를 제외하고 동일한 발명창조에 복수의 특허를 부여하는 것을 금지한다. 심사지침의 일반적인 비교는 청구항의 범위가 동일한지를 대상으로 하며, 일부 범위가 중복된다고 해서 자동으로 동일한 것은 아니다. 이는 미국의 자명성형 이중특허와 다른 판단이다. See Chinese Patent Law art. 9; Chinese Guidelines pt. II, ch. 3, § 6.1.

적절한 미국의 존속기간 포기서(terminal disclaimer)는 달리 적법한 비법정 이중특허 거절을 해소할 수 있지만, 특허기간의 일부를 포기하고 권리행사의 조건으로 공통 소유관계를 요구할 수 있다. 법정 동일발명형 이중특허나 별개의 선행기술상 흠결을 해소하지는 않는다. 미국의 이 제도가 있다고 해서 중국 제9조의 문제에도 대응하는 해결수단이 존재하는 것은 아니다. See 37 C.F.R. § 1.321(c); MPEP §§ 804.02, 1490. 중국의 발명특허와 실용신안 동일자 출원 특별제도에는 자체 요건이 있으며, 통상적인 발명특허의 모출원과 분할출원 실무에 일반적인 예외를 인정하는 것은 아니다. See Chinese Implementing Regulations r. 47; CNIPA Order No. 84, § V.

국제조사와 각국의 권리화 절차

국제조사 결과는 판단에 참고가 되지만 각국의 모든 문제를 확정하지는 않는다. 국제기관이 지적하지 않았더라도 미국 심사관은 제371조 출원에서 단일성 결여를 지적할 수 있다. 국제단계의 추가 조사료를 납부했다고 해서 조사된 모든 발명을 모든 국내절차에서 함께 유지할 권리가 생기는 것도 아니다. See MPEP §§ 1850, 1893.03(d).

중국에서는 국제단계의 추가 수수료를 납부하지 않은 경우 추가적인 실무 문제가 있다. 출원인이 그 결과 조사 또는 심사되지 않은 부분에 대한 심사를 구하고 CNIPA가 국제단계의 단일성 판단에 동의하면 실시세칙 제133조에 따른 단일성 회복료가 적용된다. 요구에 따라 납부하지 않으면 해당 부분은 취하된 것으로 간주된다. 심사지침은 그 회복료를 납부하지 않아 삭제된 주제를 분할출원으로 회복하는 것도 제한한다. See Chinese Implementing Regulations r. 133; Chinese Guidelines pt. III, ch. 2, § 5.5.

따라서 커넥터 패밀리의 각국 권리화 기회는 제품, 방법 및 기계를 서로 다른 발명군에 배정하는 것만으로 결정되지 않는다. 조사된 주제, 납부한 수수료, 각국 출원에서 계속 중인 청구항, 추가 출원의 기한도 영향을 미친다. 동일한 국제조사 이력이 중국과 미국에서 서로 다른 권리화 선택지로 이어질 수 있는 이유이다.

두 체계가 실무에 미치는 효과

중국의 단일성은 공통의 발명적 기여를 통해 청구항들을 연결하며, 그 연관성이 존재하는지는 선행기술에 따라 달라질 수 있다. 중국의 분할출원 가능 기간은 분리된 주제를 추가 출원으로 추구할 수 있는 기간을 정한다. 미국에서는 출원경로가 국내 한정요구와 단일성 중 어느 기준을 적용하는지 결정하며, 국내 한정요구에는 관련 독립성 또는 구별성과 조사 또는 심사상 중대한 부담이 모두 필요하다. 그다음 이의 제기, 재결합 및 분할출원 실무가 이용 가능한 권리화 경로에 영향을 미친다.

목표는 제품, 제조행위 및 설비 공급자에 대해 사업상 유용한 보호를 확보하는 것이다. 한 국가에서는 하나의 출원으로 그 목표를 달성할 수 있지만 다른 국가에서는 여러 출원이 적절할 수 있다. 확보할 수 있는 보호범위는 적용되는 발명군 구분 기준, 분리된 주제를 추구할 기회, 각 패밀리에 적용되는 출원 및 이중특허 규칙에 따라 달라진다.