출원인이 반드시 소유자인 것은 아니다: 종업원 발명에 관한 미국 특허출원

요약: 이 글은 종업원 발명의 경우, 특히 종업원이 나중에 회사를 퇴사하거나 연락이 두절되거나 협조를 거부하는 상황에서, 35 U.S.C. § 118 및 Rule 1.46에 따라 고용주를 출원인으로 지정하는 것이 종업원 발명자를 출원인으로 지정하는 것보다 일반적으로 더 큰 절차적 연속성과 기업의 통제권을 제공하는 이유를 설명한다. 고용주가 출원인인 경우 회사는 전직 종업원에게 의존하지 않고도 출원절차를 지휘하고 대리인을 선임하며, 법정 요건이 충족되면 대체진술서에 서명할 수 있다. 그러나 그러한 출원인 지위는 소유권을 이전하지 않으며 누락된 양도를 치유하지도 않는다. 따라서 회사는 종업원이 아직 협조할 수 있을 때 유효한 양도를 받아 기록하고, 양도 의무에 관한 증거를 보존하며, 특허 관련 퇴사 절차를 점검해야 한다. 이러한 소유권 기록은 선행기술 판단에도 영향을 미친다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)의 예외는 누가 출원인으로 지정되었는지가 아니라, 관련 발명들이 청구발명의 유효출원일까지 동일인의 소유였거나 동일인에 대한 양도 의무의 대상이었는지에 따라 적용되기 때문이다.

I.              서론

 

종업원이 특허받을 수 있는 발명을 개발한 경우, 회사와 그 특허대리인은 겉보기에는 단순한 질문에 답해야 한다. 미국 특허출원에서 누구를 출원인으로 표시해야 하는가? 종업원이 청구항의 대상이 된 발명을 착상하였다면 그 종업원은 발명자로 기재되어야 한다. 그러나 종업원이 반드시 출원인이어야 하는 것은 아니며, 출원인으로 기재되었다고 해서 반드시 그 종업원이 발명을 소유한다는 의미도 아니다.

미국 발명법(America Invents Act)은 양수인, 발명자가 양도 의무를 부담하는 상대방, 그리고 제한적인 경우에는 충분한 재산적 이해관계를 가진 자가 출원인으로 출원할 수 있도록 허용한다. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a)–(b) (2026). 이러한 변화로 고용주는 처음부터 출원절차를 기업의 통제 아래 둘 수 있게 되었다. 동시에 이는 발명자성, 출원인 지위 및 소유권이라는 법적으로 구별되는 세 가지 개념이 혼동될 가능성도 초래한다.

이 구별은 중요하다. 출원인 지위는 일반적으로 미국 특허상표청(USPTO)에서 누가 절차를 수행하는지를 결정한다. 소유권은 누가 특허권을 보유하는지를 결정한다. 발명자성은 청구된 발명을 착상한 자연인이 누구인지를 식별한다. 출원 데이터 시트의 출원인란만 보아서는 이들 질문 중 어느 것도 안전하게 답할 수 없다. 선행기술에 대해서도 마찬가지이다. 회사의 선행 특허출원이 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)에 따라 선행기술에서 배제될 수 있는지는 회사 또는 종업원 중 누가 출원인으로 기재되었는지가 아니라, 관련 시점에 실제 공통 소유가 존재하였거나 법적으로 집행 가능한 양도 의무가 존재하였는지에 따라 결정된다.

이러한 구별은 종업원이 회사를 떠날 때 가장 구체적으로 드러난다. 퇴사는 발명자성을 소멸시키거나 유효한 양도의 효력을 종료시키지 않으며, 계속되는 출원절차를 반드시 방해하는 것도 아니다. 그러나 퇴사는 향후 발명자의 협조에 의존하도록 남겨 둔 모든 단계를 취약하게 만들 수 있다. 여기에는 서명되지 않은 선언서, 체결되지 않은 양도서, 발명자가 수여한 위임장, 발명자 구성이 변경된 계속출원, 추후 정정, 또는 유효출원일에 양도 의무가 존재하였음을 보여 주는 증거가 포함된다.

이 글은 AIA 이후의 미국 정규출원(nonprovisional application)을 다룬다. 가출원, 특허협력조약 출원, 국내단계 출원, 디자인 특허출원, 재발행 출원 및 AIA 이전 법률이 적용되는 출원에는 추가적인 쟁점이 발생할 수 있다.

II.           하나의 발명, 서로 다른 세 가지 역할

 

흔히 접하는 상황을 생각해 보자. Acme의 한 엔지니어가 배정된 연구 프로젝트를 수행하는 과정에서 새로운 제어 시스템을 개발한다. 다음 날 아침 공개 시연이 예정되어 있어 외부 특허대리인은 즉시 출원해야 한다. 출원에는 해당 엔지니어와 그 밖의 실제 공동발명자가 모두 기재되어야 한다. 이와 별도로 대리인은 Acme와 발명자 중 누구를 출원인으로 표시할지, 그리고 Acme가 이미 발명을 소유하고 있는지를 판단해야 한다.

이들은 서로 다른 세 가지 검토사항이다.

발명자는 적어도 하나의 청구항에 기재된 발명의 대상을 착상한 개인이다. 특허법은 발명자를 “individual”로 정의하므로 법인은 발명자로 기재될 수 없다. 35 U.S.C. §§ 100(f), 115(a); Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1211–13 (Fed. Cir. 2022). 종업원은 연구 수행의 대가를 받았거나, 회사 장비를 사용하였거나, 양도서에 서명하였다는 이유만으로 발명자 지위를 잃지 않는다.

출원인은 출원을 하고 USPTO에서 본인으로서 행위하는 자이다. 원칙적으로 발명자 또는 모든 공동발명자가 출원인이지만, 법률과 규칙은 일정한 비발명자의 출원을 허용한다. 35 U.S.C. §§ 116, 118; 37 C.F.R. §§ 1.42, 1.45–1.46 (2026). 회사가 Rule 1.46에 따라 적법하게 출원한 경우 “applicant”는 발명자가 아니라 회사를 의미한다. 37 C.F.R. § 1.42(b) (2026).

양수인은 양도를 통하여 소유권을 이전받은 개인 또는 법적 실체이다. 특허권은 처음에는 발명자에게 귀속되며, 다른 당사자는 일반적으로 유효한 이전행위를 통하여 그 권리를 취득한다. Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 563 U.S. 776, 785–87 (2011); 35 U.S.C. § 261. 따라서 발명자가 법적으로 집행 가능한 양도 의무를 부담하는 경우, 회사는 아직 법적 소유권을 보유하지 않았더라도 출원인이 될 수 있다. 반대로 발명자가 모든 지분을 회사에 양도한 이후에도 발명자는 계속 출원인으로 남을 수 있다.

역할	주요 기능	법인이 될 수 있는가?
발명자	청구된 발명을 착상한 자를 식별한다	아니요
출원인	USPTO에 출원하고 그 출원을 통제한다	예. 35 U.S.C. § 118 및 Rule 1.46에 따른 자격을 갖춘 경우
양수인	양도를 통해 이전된 권리를 보유한다	예

이러한 구별에서 다음과 같은 실무 원칙이 도출된다. 출원 데이터 시트의 출원인 정보란에 기재하는 것은 권리이전행위가 아니며, 양도를 기록한다고 해서 출원인이 자동으로 변경되는 것도 아니다. MPEP §§ 325, 605.01 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024).

III.        고용주가 출원인으로 출원할 수 있는 경우

 

Section 118과 Rule 1.46은 발명자가 아닌 자가 출원할 수 있는 세 가지 경로를 인정한다. 첫째, 발명자가 이미 발명을 양도한 상대방이 출원할 수 있다. 둘째, 발명자가 양도 의무를 부담하는 상대방이 출원할 수 있다. 셋째, 달리 충분한 재산적 이해관계를 입증하는 자는 추가적인 청원 요건을 충족한 후 발명자를 위하여 그 대리인으로서 출원할 수 있다. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a)–(b) (2026).

두 번째 범주는 종업원 발명에서 특히 중요하다. 고용계약은 정해진 범위에 속하는 발명을 양도할 의무를 종업원에게 부과할 수 있다. 이러한 의무가 있으면 별도의 출원별 양도서가 아직 체결되지 않았더라도 고용주가 출원인으로 출원할 수 있다. 그러나 고용주가 양도 의무의 상대방으로서 출원할 자격이 있다고 해서 법적 소유권이 이미 이전되었다는 의미는 아니다. Rule 1.46은 양수인과 발명자가 양도 의무를 부담하는 상대방을 의도적으로 구별한다. 37 C.F.R. § 1.46(a), (b)(1) (2026).

종업원의 퇴사 또는 협조 거부가 반드시 출원을 막는 것은 아니다. Acme가 이미 발명을 소유하고 있거나 법적으로 집행 가능한 양도 의무의 상대방인 경우, Acme는 출원서류에 종업원의 서명을 받지 않고도 Rule 1.46에 따른 출원인으로 출원할 수 있다. 발명자 선언서가 없더라도 실용특허출원이 출원일을 부여받는 데에는 지장이 없다. 요건을 충족하는 출원 데이터 시트를 제출하고 해당 추가수수료를 납부하면, 선언서 또는 허용되는 대체진술서의 제출은 출원이 다른 모든 면에서 특허허여 가능한 상태가 될 때까지 미룰 수 있으나, 어떠한 경우에도 특허발행료 납부 시점까지는 제출해야 한다. 35 U.S.C. §§ 111(a)(3), 115(f), 118; 37 C.F.R. §§ 1.16(f), 1.53(f)(3), 1.64 (2026); MPEP § 601.01(a).

이러한 유연성이 소유권 관련 작업을 미룰 이유가 되지는 않는다. 양도 의무를 근거로 출원하면 출원절차를 계속할 수 있는 경로는 확보되지만, 이행되지 않은 양도 약정이 법적 소유권으로 전환되는 것은 아니다. 종업원이 아직 통상적으로 협조할 수 있는 상태라면, 회사는 출원별 양도서와 선언서에 서명을 받아 두어야 한다.

35 U.S.C. § 111에 따라 제출되는 출원에서는 비발명자 출원인을 출원 데이터 시트의 출원인 정보란에 표시해야 한다. 37 C.F.R. § 1.46(b) (2026). 출원서류에서 회사를 Rule 1.46에 따른 출원인으로 표시하지 않으면, 기록상 처음에는 발명자들이 출원인으로 나타날 수 있다. 회사는 나중에 출원인이 되도록 요청할 수 있으나, 정정된 출원 데이터 시트를 제출하고 Rules 3.71 및 3.73에 따라 행위할 권리를 입증해야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.46(c)(2), 3.71, 3.73 (2026); MPEP §§ 325, 605.01.

고용주가 단독 출원인이 되려면 전체 지분을 보유하거나 그 지분을 취득할 권리가 있어야 한다. 두 사람이 청구된 시스템을 공동으로 발명하였고, 그중 Acme 종업원 한 명은 Acme에 양도하였지만 외부 컨설턴트는 양도하지도 않았고 양도하기로 합의하지도 않았다고 가정해 보자. Acme는 자신만을 단독 출원인으로 기재하는 방식으로 컨설턴트 문제를 해결할 수 없다. 누락된 지분을 먼저 통합하지 않는 한 Acme와 권리가 확보되지 않은 발명자가 함께 출원해야 할 수 있다. MPEP § 605.01. 근본적인 소유권 문제는 중대한 결과를 초래한다. 양도가 없는 경우 각 공동발명자는 일반적으로 불가분 지분을 보유하고 다른 소유자의 동의 없이 특허발명을 실시하거나 특허를 라이선스할 수 있기 때문이다. Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460, 1466–68 (Fed. Cir. 1998).

IV.         종업원 발명자를 출원인으로 하는 출원

 

종업원이 발명을 고용주에게 양도하였거나 양도해야 하는 경우에도 종업원 발명자를 출원인으로 하는 출원은 법적으로 허용된다. 종업원인 출원인들이 위임장에 서명하고, 대체진술서를 이용할 수 있는 경우가 아니라면 각 실제 발명자가 필요한 선서 또는 선언서에 서명한다. 출원인이 여럿인 경우에는 일반적으로 각 출원인이 동일한 대리인을 선임하는 위임장에 서명해야 한다. 37 C.F.R. § 1.32(b)(4) (2026); MPEP § 402.

이 경로는 소유권 기록이 충분히 조사되기 전에 출원기한이 도래한 경우 유용할 수 있다. 특정 회사가 적절한 양수인 또는 양도 의무의 상대방이라고 성급하게 진술하는 것을 피할 수 있기 때문이다. 법인 설립 전에 착상된 발명, 종업원과 컨설턴트가 함께한 팀의 발명, 기업 구조조정 중에 이루어진 발명, 또는 고용계약에 명시된 법인과 출원을 요청하는 법인이 서로 다른 상황에서도 같은 주의가 필요할 수 있다.

발명자를 출원인으로 기재하더라도 고용주가 별도로 양도를 받아 기록하는 데에는 지장이 없다. 또한 해당 양도가 기록되고 필요한 신청이 이루어지면 고용주 명의로 특허가 발행되는 데에도 지장이 없다. 35 U.S.C. § 152; 37 C.F.R. § 3.81(a) (2026). 다시 말해, 발명자가 출원인이라는 지위는 발명자가 계속 소유자로 남겠다는 선언이 아니다.

가장 큰 단점은 절차 통제에 있다. 출원인들은 대리인을 선임하고 USPTO에서 출원절차를 통제하는 본인들이다. 종업원의 퇴사가 발명자가 서명한 기존 위임장을 자동으로 종료시키는 것은 아니므로, 그 권한이 유효한 동안 대리인은 통상적인 출원절차를 계속할 수 있다. 취약성은 고용주가 대리인을 교체하거나 기존 위임을 철회하거나 그 밖에 본인으로서 행위하고자 할 때 드러난다. 양도를 기록한다고 해서 발명자인 출원인들이 자동으로 교체되거나 그들의 위임장이 철회되는 것은 아니다. 양수인이 기존 출원인들을 배제하고 출원절차를 수행하려면 먼저 자신의 소유권을 입증하고 출원인이 되어야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.36(a), 1.46(c)(2), 3.71(a), 3.73 (2026); MPEP §§ 325, 402.

계속출원 실무에서도 동일한 약점이 드러날 수 있다. 필요한 사본을 제출하면 모출원의 위임장이 계속출원에서도 효력을 가질 수 있지만, 그 위임장이 발명자에 의해 수여되었고 계속출원에 모출원에 기재되지 않은 발명자가 포함되는 경우에는 그러하지 않다. 계류 중인 출원에 발명자를 추가하는 경우에도 추가된 발명자가 동일한 내용의 위임장을 제출하지 않으면 발명자가 수여한 위임장의 효력이 상실될 수 있다. 37 C.F.R. § 1.32(d)–(e) (2026); MPEP § 402.02(a). 따라서 연락이 되지 않거나 적대적인 전직 종업원으로 인해, 원래라면 회사의 서명 하나로 처리할 수 있었던 사안이 출원인 변경 절차와 별도의 권리 연쇄 입증으로 바뀔 수 있다.

출원인 지위는 대체진술서에 누가 서명할 수 있는지도 결정한다. 발명자들이 출원인인 경우, 나머지 공동발명자인 출원인들은 선서 또는 선언서에 서명하기를 거부하거나 소재를 찾을 수 없거나 연락이 닿지 않는 공동발명자에 관하여 대체진술서에 서명할 수 있다. 그러나 단독 발명자인 출원인은 자기 자신을 대신하여 대체진술서에 서명할 수 없다. 사망하거나 법적 무능력 상태인 발명자는 통상적으로 Rule 1.43에 정해진 경로 또는 적절한 비발명자 출원인을 통하여 대리되어야 하며, 나머지 공동발명자들이 그 발명자의 법정대리인이 되는 것은 아니다. 37 C.F.R. §§ 1.43, 1.45(a), 1.64(a) (2026); MPEP §§ 409.01(a), 409.02, 604.

고용주가 현재의 소유권이 아니라 장래의 양도 약정만을 보유하는 경우에는 어려움이 더 커진다. 나중에 출원인을 발명자에서 고용주로 변경하려면 소유권 입증을 포함하여 Rules 3.71 및 3.73을 준수해야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.46(c)(2), 3.71, 3.73(c) (2026); MPEP § 325. 법적으로 집행 가능한 양도 의무를 근거로 고용주를 최초의 Rule 1.46 출원인으로 기재하면 이러한 후속 절차상 장애를 피할 수 있지만, 그렇다고 소유권이 이전되는 것은 아니다.

V.            고용주를 출원인으로 하는 출원

 

고용주의 권원이 명확한 경우에는 고용주를 출원인으로 기재하는 것이 일반적으로 더 간명한 출원절차 구조를 만든다. 회사는 출원 데이터 시트에 Rule 1.46에 따른 출원인으로 표시되고, 권한 있는 회사 대표자가 위임장에 서명한다. 그러면 회사는 각 발명자로부터 새로운 위임장을 받지 않고도 출원절차를 지휘하고 계속출원 및 분할출원을 관리하며 대리인을 교체할 수 있다. 37 C.F.R. §§ 1.32, 1.46, 3.71 (2026); MPEP § 402.

이러한 구조는 종업원이 퇴사하거나 비협조적으로 되는 경우에도 절차의 연속성을 제공한다. 회사가 출원인이므로 권한 있는 회사 대표자는 전직 종업원에게서 새로운 위임장을 받지 않고도 출원대리인을 선임하거나 교체할 수 있다. 발명자가 선서 또는 선언서에 서명하지 않은 경우, 그 발명자가 사망하였거나 법적 무능력 상태이거나 선언서 서명을 거부하였거나 성실한 노력 후에도 소재를 찾을 수 없거나 연락이 닿지 않으면 고용주인 출원인이 대체진술서에 서명할 수 있다. 35 U.S.C. § 115(d); 37 C.F.R. § 1.64(a) (2026).

퇴사 그 자체는 그러한 사유 중 하나가 아니다. 연락 가능한 전직 종업원이 아직 거부 의사를 밝히지 않았다면, 통상적으로 그에게 출원을 검토하고 선언서에 서명하도록 요청해야 한다. 종업원이 거부하면 그 요청과 거부 사실을 파일에 보존해야 한다. 종업원의 소재를 찾을 수 없거나 연락이 닿지 않으면, 성실한 노력의 일환으로 사용한 합리적인 연락 경로를 파일에 기록해야 한다. 통상적으로 대체진술서와 함께 증거를 제출할 필요는 없지만, USPTO는 출원인에게 발명자의 서명을 확보하기 위한 시도의 증거를 보관하도록 지시한다. 대체진술서 서명자는 청구항을 포함한 출원을 검토하고 이해해야 하며 정보공개의무도 인식하고 있어야 한다. 법인 출원인의 경우 서명자는 회사를 위하여 행위할 권한이 있어야 한다. 출원절차 위임장만으로는 외부 대리인에게 대체진술서에 서명할 권한이 부여되지 않는다. 37 C.F.R. § 1.64(b)–(c) (2026); MPEP § 604.

서명하지 않았던 발명자가 나중에 선언서를 제출하여 절차에 참여하더라도, 그 행위만으로 그 발명자가 Rule 1.46 출원에서 위임장을 수여하거나 철회할 권한을 갖게 되는 것은 아니다. 37 C.F.R. § 1.64(f) (2026); MPEP §§ 402.02(a), 604. 전체 지분의 양수인을 최초 출원인으로 기재하면 또 다른 후속 이점이 생길 수 있다. 원출원이 전체 지분의 양수인에 의해 Rule 1.46에 따라 제출된 경우, 그 양수인은 청구범위를 확대하는 재발행에서도 재발행 선서에 서명할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.175(c)(2) (2026); MPEP § 1410.

그럼에도 고용주의 출원인 지위에는 그 자체의 위험이 따른다. 대리인은 정확한 법인 주체를 식별해야 한다. 모회사, 종업원을 고용한 자회사, 지식재산권 보유회사 및 상업적 브랜드는 서로 대체될 수 없다. 관련 문서에서는 발명을 어느 한 법인에 양도하도록 정하고 있지만, 출원 지시에는 다른 법인이 기재되어 있을 수 있다. 합병, 조직형태 변경 또는 자산 이전으로 일부 출원만 이전되고 다른 출원은 이전되지 않았을 수도 있다.

출원인 지정은 그러한 하자를 치유할 수 없다. 출원 데이터 시트에 Acme Holdings Inc.를 기재하더라도, 종업원이 소유하거나 Acme Research LLC에 대한 양도 의무의 대상인 발명이 이전되는 것은 아니다. 또한 컨설턴트로부터 누락된 양도를 보충하지도 않는다. 기껏해야 그 지정은 표시된 법인이 Rule 1.46이 인정하는 근거 중 하나를 보유한다는 주장일 뿐이다. 소유권 분석은 여전히 별도로 완료되어야 한다.

VI.         고용관계만으로는 특허 소유권이 이전되지 않는다

 

가장 중요한 실체적 요점은 동시에 가장 흔히 간과되는 요점이기도 하다. 고용주는 종업원이 창출한 모든 발명을 자동으로 소유하지 않는다. 대법원은 계약 또는 제한적인 보통법상 법리가 달리 정하지 않는 한, 발명자를 최초 소유자로 일관되게 보아 왔다. Stanford, 563 U.S. at 785–87; United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187–89 (1933).

따라서 명시적인 서면 발명 양도 계약이 가장 신뢰할 수 있는 출발점이다. 계약의 범위, 준거법, 효력 발생일, 제외되는 발명, 고용 종료 후 적용 조항, 협력 의무 및 권리를 받는 자의 정확한 법적 명칭을 검토해야 한다. 또한 변호사는 해당 계약이 현재적 양도를 이루는지, 아니면 장래의 계약상 양도 의무만을 발생시키는지를 판단해야 한다.

연방순회항소법원은 장래 발명을 현재 시점에 양도하는 “hereby assigns”(“이에 양도한다”)와 같은 문언을 종업원이 장래에 “will assign”(“양도할 것이다”) 또는 “agrees to assign”(“양도하기로 합의한다”)한다고 약속하는 문언과 구별해 왔다. 현재적 양도는 대상 발명이 성립할 때 자동으로 효력이 발생할 수 있는 반면, 양도 약속은 법적 소유권을 이전하기 위해 후속 양도 행위를 필요로 할 수 있다. FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568, 1572–73 (Fed. Cir. 1991); Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832, 841–42 (Fed. Cir. 2009), aff’d, 563 U.S. 776 (2011). 다만 개별 문구를 고립시켜 평가해서는 안 되며, 준거법에 따라 계약 전체를 해석해야 한다. Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc., 7 F.4th 1148, 1152, 1154, 1156–57 (Fed. Cir. 2021).

Stanford 사건은 그 이해관계의 중요성을 잘 보여준다. Stanford의 계약에는 연구자가 발명을 대학에 “agree[d] to assign”(“양도하기로 합의[하였다]”)한다고 규정되어 있었던 반면, 이후 Cetus와 체결한 계약에는 그가 자신의 권리를 Cetus에 “will assign and do[es] hereby assign”(“양도할 것이며 이에 양도한다”)한다고 규정되어 있었다. 연방순회항소법원은 후자의 문언이 현재적 양도를 이루었고, 그 양도가 Stanford가 이후 취득한 양도보다 우선한다고 판단하였다. Stanford, 583 F.3d at 837, 841–42. 대법원은 Bayh-Dole 관련 쟁점에 관하여 원심을 인용하였지만, 연방순회항소법원의 해당 계약 해석은 명시적으로 심리하지 않았다. Stanford, 563 U.S. at 784 n.2. Stanford가 해당 특허들의 출원절차를 진행했다는 사실만으로는 권리 연쇄의 하자가 치유되지 않았다.

보통법상 법리는 보다 제한적인 보호만을 제공한다. 특정한 문제를 해결하거나 발명적 능력을 발휘하도록 특별히 고용된 종업원은 그 결과로 발생한 발명을 양도할 의무를 부담할 수 있다. Standard Parts Co. v. Peck, 264 U.S. 52, 58–60 (1924). 그러나 엔지니어링 또는 연구 직무에 일반적으로 고용되었다는 사실만으로는 해당 종업원이 특정 대상에 관하여 “hired to invent”(“발명하도록 고용되었다”)되었다고 반드시 인정되는 것은 아니다. Dubilier, 289 U.S. at 187–90. 종업원이 고용주의 시간이나 자원을 이용하여 발명했지만 소유권을 보유하는 경우, 고용주는 그 발명을 실시할 수 있는 비독점적 “shop right”(“숍 라이트”)만을 취득할 수 있다. Id. at 188–89. 숍 라이트는 소유권이 아니며, 고용주를 유일한 양수인 겸 출원인으로 지정하거나 § 102(b)(2)(C)를 원용하기 위한 통상적인 근거로 취급해서는 안 된다. 또한 특허 변호사는 저작권법의 “work made for hire”(“업무상 저작물”) 법리를 특허 소유권 분석에 원용해서는 안 된다.

주법은 종업원 발명에 관한 조항을 추가로 제한할 수 있다. 예를 들어 캘리포니아주는 법정 예외를 전제로, 종업원이 자신의 시간만을 사용하고 특정한 고용주 자원을 사용하지 않고 개발한 일정한 발명을 적용 대상에서 제외한다. Cal. Lab. Code § 2870(a) (West 2026). 연방순회항소법원은 또한 거래 제한을 금지하는 캘리포니아주 법리에 따라, 일정 요건을 충족하는 고용 종료 후 발명의 양도를 요구하는 과도하게 광범위한 조항의 집행을 거부하였다. Whitewater West Indus., Ltd. v. Alleshouse, 981 F.3d 1045, 1051–57 (Fed. Cir. 2020). 다른 주들도 각자의 제한 규정을 제정하였다. 따라서 종업원의 양도 의무가 유효한지 및 그 범위가 어디까지인지는 직함만을 근거로 추정할 것이 아니라 주법과 구체적 사실에 따라 분석해야 한다.

VII.      발명자 선언서는 양도가 아니다

 

고용주가 출원인인 경우에도 실제 발명자는 통상 자신이 청구된 발명의 원 발명자 또는 공동발명자라고 믿으며 해당 출원을 승인한다는 내용의 선서 또는 선언서에 서명해야 한다. 35 U.S.C. § 115(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.63(a) (2026). Rule 1.46은 양수인 또는 발명자가 양도 의무를 부담하는 상대방이 제출한 출원에도 그 요건이 그대로 적용됨을 명시한다. 37 C.F.R. § 1.46(d) (2026).

선언서는 소유권을 이전하지 않는다. 선언서는 발명자성과 발명자의 법정 진술을 다룬다. 양도는 소유권을 다룬다. 문서에 요구되는 선언 내용이 포함되고 그 밖의 적용 규칙을 충족한다면 두 기능을 하나의 문서에 결합할 수 있지만, 두 기능은 법적으로 여전히 별개이다. 35 U.S.C. § 115(e); 37 C.F.R. § 1.63(e) (2026).

마찬가지로, 발명자의 서명을 받는 데 시간이 걸린다는 이유만으로 대체진술서를 단순히 편리한 대안으로 사용할 수 있는 것은 아니다. 대체진술서는 사망, 법적 무능력, 서명 거부 또는 성실한 노력 후에도 발명자를 찾거나 연락할 수 없는 경우를 포함하여 법에 명시된 사유가 있을 때만 사용할 수 있다. 35 U.S.C. § 115(d); 37 C.F.R. § 1.64(a) (2026). 특히 서명 거부나 성실한 노력의 존재가 추후 문제될 수 있는 경우, 출원 기록에는 적용되는 근거를 문서화해야 한다.

여기서 말하는 서명 거부는 발명자 선서 또는 선언서에 서명하기를 거부하는 것을 뜻한다. 전직 종업원이 양도서 서명, 해외 출원 협조, 기술적 질문에 대한 답변 또는 증언 제공을 거부하더라도, Rule 1.64에 명시된 조건 중 하나가 별도로 충족되지 않는 한 그러한 사정만으로 대체진술서 제출이 허용되지는 않는다. 대체진술서는 누락된 선서 또는 선언서를 보완할 뿐이며, 소유권을 이전하거나 더 광범위한 협력을 강제하지 않는다.

따라서 선언서 수령은 무기한 연기할 일이 아니라 출원 또는 종업원 퇴사 절차의 일부로 취급해야 한다. 종업원은 서명하기 전에 청구항을 포함한 출원 내용을 검토하고 이해해야 하므로, 변호사는 식별 가능한 특정 출원과 연계되지 않은 포괄적 선언서를 받아서는 안 된다. 37 C.F.R. § 1.63(c) (2026). 다만 적법한 선언서에 서명하여 제출한 후에는, 청구항이 나중에 변경되었다는 이유만으로 USPTO가 동일 출원 또는 그 결과로 등록된 특허에 관하여 발명자에게 동일한 취지의 진술을 반복하도록 요구할 수 없는 것이 원칙이다. 35 U.S.C. § 115(h)(2).

따라서 바람직한 실무는 두 개의 트랙으로 마무리하는 것이다. 출원절차 트랙에서는 발명자성, 출원인 표시, 출원 데이터 시트, 위임장 및 발명자 선언서 또는 대체진술서를 다룬다. 소유권 트랙에서는 고용계약, 출원별 양도, 모든 공동발명자의 지분, 정확한 양수 법인, 양도 기록, 해외 권리, 계속출원에 대한 적용 범위 및 이후의 소유권 변경을 다룬다. 어느 한 트랙을 완료하더라도 다른 트랙이 완료되는 것은 아니다.

VIII.   발명자가 퇴사하거나 연락이 닿지 않거나 협력을 거부하는 경우

 

퇴사한 발명자와 관련된 문제가 모두 같은 것은 아니다. 전직 종업원이 여전히 연락 가능하고 협조적일 수도 있고, 성실한 노력에도 불구하고 실제로 연락이 불가능할 수도 있으며, 회사의 권리를 적극적으로 다툴 수도 있다. 출원 규칙은 통상적인 불편이 아니라 실제 서명 거부와 연락 불능을 다룬다. 따라서 가장 안전한 특허 포트폴리오는, 까다로운 퇴사 절차를 사전에 완료할 수 있었던 업무를 대신하는 법정 대체수단으로 취급하는 데 의존하지 않는 포트폴리오이다.

A.            출원절차에 관한 권한과 소유권은 분리될 수 있다

 

고용주의 출원인 지위는 소유권 관련 서류가 아직 완비되지 않은 경우 절차의 연속성을 확보하는 수단으로서 가장 큰 가치가 있다. Section 118과 Rule 1.46은 별도의 양도 행위로 아직 법적 소유권이 이전되지 않았더라도, 자신에 대한 법적으로 집행 가능한 양도 의무가 존재하는 자가 출원할 수 있도록 한다. 35 U.S.C. § 118; 37 C.F.R. § 1.46(a) (2026). 반면 발명자를 출원인으로 유지하도록 한 고용주가 이후 Rules 3.71 및 3.73에 따라 출원절차를 통제하려면 일반적으로 소유권을 입증해야 한다. 고용계약이 장래의 양도만을 약속하고 전직 종업원이 그 이행을 거부하는 경우, 회사는 권리 연쇄를 완성하거나 유일한 양수인 겸 출원인으로 행위하기 전에 계약을 집행해야 할 수 있다.

현재적 양도와 장래 양도 약정의 차이는 퇴사 후에 특히 중요해진다. 현재적 양도를 이루는 문언은 대상 발명이 성립할 때 그 권리를 자동으로 이전할 수 있지만, 권리가 “will be assigned”(“양도될 것이다”)라고 규정하는 문언은 통상 그러한 효력을 갖지 않는다. Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc., 939 F.2d 1574, 1580–81 (Fed. Cir. 1991); FilmTec Corp. v. Allied-Signal Inc., 939 F.2d 1568, 1572–73 (Fed. Cir. 1991). AIA 이전의 한 사건은 두 트랙이 실무에서 어떻게 작동하는지를 잘 보여준다. 대학은 발명자의 협조 없이 특허출원을 진행할 수 있었지만, 약속된 양도를 강제하기 위해 별도로 소송을 제기해야 했다. Univ. of W. Va. Bd. of Trs. v. VanVoorhies, 278 F.3d 1288, 1292–99 (Fed. Cir. 2002). 현행 대체진술서 절차는 당시와 다르지만, 발명자의 서명 없이 출원절차를 진행할 수 있는 능력과 소유권은 동일하지 않다는 교훈은 여전히 유효하다.

B.            계속출원과 발명자성 정정

 

전직 종업원이 모든 계속출원 또는 분할출원마다 반드시 새로운 선언서에 서명해야 하는 것은 아니다. 모출원에서 적법하게 서명·제출된 선서, 선언서 또는 대체진술서는 요구되는 사본이 계속출원에 제출되는 경우 그 계속출원에서 사용할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.63(d)(1) (2026); MPEP § 602.05(a). 그러나 모출원에서 적법한 진술서에 서명하지 않은 신규 추가 발명자는 선서 또는 선언서를 제출하거나 적절한 대체진술서의 적용을 받아야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.48(b), 1.63(d)(3) (2026).

청구항 보정으로 출원절차 중 발명자성이 변경될 수 있다. 계속 중인 출원은 35 U.S.C. § 116 및 Rule 1.48에 따라 정정 요청서, 정정된 출원 데이터 시트 및 해당 수수료를 제출함으로써 정정할 수 있다. 이 절차는 통상 원래 기재된 모든 발명자가 정정에 동의할 것을 요구하지 않지만, 새로 추가된 발명자는 선서 또는 대체진술서 요건을 충족해야 한다. 37 C.F.R. § 1.48(a)–(c) (2026); MPEP § 602.01(c)(1). 발명자성을 정정한다고 해서 소유권이 그 자체로 한곳에 귀속되는 것은 아니다. 추가된 전직 종업원이 권리를 보유하고 있다면, 회사가 출원인 지위를 갖더라도 그 종업원은 불가분 지분을 계속 보유할 수 있다. See Stanford, 563 U.S. at 785–87; Ethicon, 135 F.3d at 1460.

특허 등록 후에는 문제가 더욱 엄격해진다. § 256 및 Rule 1.324에 따른 행정적 정정에는 영향을 받는 발명자들의 진술과 관련 양수인들의 동의가 필요하다. 따라서 비협조적인 전직 종업원은 USPTO를 통한 합의에 의한 정정을 막을 수 있으며, 그 결과 § 256(b)에 따른 법원의 정정 명령이라는 더 많은 비용이 들 수 있는 경로를 택해야 할 수 있다. 35 U.S.C. § 256(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.324(b) (2026); MPEP § 1481.02. 특히 최초 출원 후 청구항이 실질적으로 보정된 경우에는 특허허여 전에 발명자성을 다시 검토해야 한다.

C.            협력을 상실하기 전에 증거를 보존해야 한다

 

발명자에게 연락할 수 없다는 사실만으로 특허가 자동으로 무효가 되거나 계속적인 출원절차가 금지되는 것은 아니다. 더 흔한 문제는 증거에 관한 것이다. 이후의 분쟁에서는 착상, 특정 청구항에 대한 기여, 양도 의무의 범위와 시기, 공개의 출처 또는 회사가 발명자 진술에 의존할 수 있는 권원을 입증해야 할 수 있다. 발명자성에 대한 다툼에는 엄격한 수준의 증명이 요구되며, 공동발명자라고 주장하는 자의 증언은 통상 보강증거를 필요로 한다. BearBox LLC v. Lancium LLC, 125 F.4th 1101, 1117–19 (Fed. Cir. 2025). 따라서 동시대의 발명신고서, 연구 노트, 설계 기록, 소스코드 저장소, 이메일, 증인 정보, 체결된 계약 및 청구항 매핑 메모는 관계가 악화된 후 기록을 재구성하려는 것보다 더 신뢰할 수 있다.

퇴사 통지는 특허 관련 퇴사 절차 검토를 촉발해야 한다. 회사는 해당 종업원의 발명신고서와 특허 패밀리를 목록화하고, 미제출 선언서와 미완료 양도를 식별하며, 출원인 및 위임장 기록을 확인하고, 최신 연락처 정보를 보존하며, 계획된 청구항 또는 계속출원이 발명자성을 변경할 수 있는지 판단하고, 관련 법인의 권리 연쇄를 입증하는 데 필요한 문서를 기록해야 한다. 목적은 전직 종업원을 기록에서 삭제하는 것이 아니다. 목적은 고용 종료 후 출원절차에 관한 권한, 소유권 및 역사적 사실의 입증이 자발적인 협력에 좌우되지 않도록 하는 것이다.

IX.         출원인 지위와 선행기술로서의 이용 가능성

발명자, 출원인 및 소유자의 구별은 회사의 선출원 특허문헌이 후출원에 대한 선행기술로 인용되는 경우에도 중요하다. 지배적인 원칙은 명확하다. 출원인 지정은 그 자체로 선행기술의 범위를 변경하지 않는다.

A.            Section 102(a)(2)는 출원인의 동일성이 아니라 발명자성을 기준으로 한다

Section 102(a)(2)는 청구발명의 유효출원일보다 이른 유효출원일을 가지며 “name[] another inventor”(“다른 발명자를 명시한다”)는 일정한 미국 특허, 미국 특허출원공개문헌 및 요건을 충족하는 WIPO 공개문헌에 적용된다. 35 U.S.C. § 102(a)(2), (d). 판단의 대상은 출원 데이터 시트에 기재된 출원인이 아니라 발명자 구성이다.

정확히 동일한 발명자 구성을 기재한 선행 특허문헌은 통상 “names another inventor”(“다른 발명자를 명시한다”) 요건을 충족하지 않는다. 그러나 단 한 명의 발명자라도 다르면 발명자 구성은 서로 달라지고, 법정 예외가 적용되지 않는 한 해당 선행 문헌은 § 102(a)(2)에 따른 선행기술이 될 가능성이 있다. MPEP § 2154.01(c). 후출원의 출원인을 종업원에서 고용주로 변경하더라도 발명자성은 변경되지 않으므로 이 분석에는 영향을 미치지 않는다.

B.            공통 소유 또는 양도 의무에 관한 예외

 

Section 102(b)(2)(C)는 개시된 사항과 청구발명이 늦어도 청구발명의 유효출원일까지 동일인의 소유였거나 동일인에 대한 양도 의무의 대상이었던 경우, 달리 § 102(a)(2)에 해당하는 개시내용을 선행기술에서 제외한다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). 이를 적절히 원용하면 해당 사항은 § 102에 따른 신규성 결여 거절이나 § 103에 따른 자명성 거절의 근거가 될 수 없다. MPEP §§ 717.02(b), 2154.02(c).

결정적인 사실은 역사적 소유권과 법적으로 집행 가능한 양도 의무이다. 종업원들이 계속 출원인으로 남아 있더라도, 관련일 현재 두 발명이 Acme의 소유였거나 Acme에 대한 법적으로 집행 가능한 양도 의무의 대상이었다면 § 102(b)(2)(C)가 적용될 수 있다. Acme가 출원인으로 기재되었더라도 그 날짜까지 관련 권리를 소유하지 않았고 유효한 양도 의무도 없었다면, 출원인이라는 표시는 그 예외를 창설하지 않는다.

이 점은 Rule 1.46에 따른 판단과 § 102(b)(2)(C)에 따른 판단이 서로 중첩될 수는 있어도 동일한 판단은 아닌 이유도 설명한다. 양도 의무를 발생시키는 고용계약은 고용주가 출원인으로서 출원할 권한을 부여하는 동시에 선행기술 예외를 뒷받침할 수 있다. 그러나 출원 데이터 시트도, 단지 “sufficient proprietary interest”(“충분한 재산적 이해관계”)만을 근거로 한 출원인 지위도 § 102(b)(2)(C)의 의미에서 공통 소유 또는 양도 의무를 입증하지는 않는다.

C.            시기가 결정적일 수 있다

 

소유권 또는 법적으로 집행 가능한 양도 의무는 청구발명의 유효출원일까지 존재하여야 한다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C). 유효출원일은 청구항별로 정해지므로, 관련일은 해당 청구항을 뒷받침하는 가출원 또는 그 밖의 우선권 출원의 출원일일 수 있다. See 35 U.S.C. § 100(i).

법적으로 집행 가능한 양도 의무가 유효출원일까지 이미 존재하였다면, 그 후 체결된 확인적 양도가 반드시 치명적인 것은 아니다. 반대로, 중요한 시점에 요건을 충족하는 소유권이나 양도 의무가 존재하지 않았다면 출원 후 양도로 그 예외를 소급하여 창설할 수 없다. 해당 출원들이 현재 공통 소유라는 현 시점의 진술만으로는 충분하지 않다. 도덕적 기대나 그 밖에 법적으로 집행할 수 없는 양도 기대도 충분하지 않다. MPEP § 717.02(a).

이러한 시기 규칙은 포트폴리오 편입 검토에도 반영되어야 한다. 내부 § 102(a)(2) 선행문헌을 검토하는 대리인은 영향을 받는 각 청구항의 유효출원일, 종업원 계약의 체결일과 범위, 각 발명이 양도되었거나 양도 의무가 귀속된 법인, 그리고 출원별 양도가 기존 의무를 단순히 확인한 것인지 아니면 관련 의무를 최초로 발생시킨 것인지를 확인하여야 한다.

종업원이 나중에 퇴사하더라도 유효출원일에 요건을 충족하는 양도 의무가 존재하였는지는 달라지지 않지만, 그 역사적 사실을 입증하기가 더 어려워질 수 있다. 회사는 체결된 고용계약 및 그 개정본, 각 문서의 효력발생일, 종업원의 재직기간, 발명신고서, 출원별 양도서, 그리고 명시된 양수인과 현재 소유자를 연결하는 합병 또는 승계 문서를 보존하여야 한다. 나중에 체결된 확인적 양도는 기존 양도 의무의 증거가 될 수 있지만, 그 의무를 소급하여 창설할 수는 없다. MPEP § 717.02(a). 따라서 관련 기록은 § 102(a)(2) 거절이유가 제기된 후 전직 종업원에게서 진술서를 받는 데 의존해서는 안 된다.

D.            공통 소유는 완전하고 정확하게 일치하여야 한다

 

USPTO는 공통 소유를, 동일인 또는 동일한 소유자 집단이 거절이유에서 원용된 대상 전부와 청구발명 전부를 소유하는 것으로 취급한다. 100퍼센트 미만의 소유권은 일반적으로 그 요건을 충족하지 못한다. MPEP § 717.02(a).

이 요건은 기업 실무에서 반복적으로 함정을 만든다. 모회사가 소유한 선행문헌과 자회사가 소유한 후속 발명은 두 회사가 계열관계에 있다는 이유만으로 공통 소유가 되지 않는다. 서로 다른 자회사들도 마찬가지로 별개의 법인이다. 권리 확보가 누락된 컨설턴트나 대학 소속 공동발명자는 권리관계의 일치를 방해할 수 있다. 라이선스 제공자가 기초가 되는 소유권을 보유하는 경우, 통상적으로 라이선스만으로 공통 소유가 성립하지 않는다. Id. 다만, 예외 요건을 충족해야 하는 대상은 거절이유에서 실제로 원용된 대상뿐이며, 동일 문헌의 다른 개시는 여전히 선행기술로 이용될 수 있다.

E.            예외는 강력하지만 범위가 좁다

 

Section 102(b)(2)(C)는 § 102(a)(2)에 따른 선행기술에만 적용된다. 이 예외에는 1년의 유예기간 제한이 없지만, § 102(a)(1)에 따라 독립적으로 선행기술에 해당하는 문헌까지 배제하지는 않는다. MPEP § 2154.02(c). 회사의 선행 특허 또는 출원이 후속 청구항의 유효출원일 전에 공중에게 이용 가능하였다면, 공통 소유에도 불구하고 그 출원공개 또는 특허발행은 § 102(a)(1)에 따른 선행기술로 남을 수 있다.

이 예외는 또한 선행 특허문헌의 청구항에 근거한 법정형 이중특허 또는 자명성형 이중특허를 해소하지 않는다. 해당 문헌을 §§ 102 또는 103에 따른 선행기술로 사용할 수 없더라도, 실시가능성, 내재성 또는 기술수준의 증거로서는 여전히 관련성이 있을 수 있다. MPEP §§ 717.02(b), 2154.02(c).

시나리오	기재된 출원인	예상되는 § 102(b)(2)(C)의 효과
두 발명 모두 유효출원일까지 Acme에 대한 법적으로 집행 가능한 양도 의무의 대상이었던 경우	종업원	발명자가 출원인인 경우에도 예외가 적용될 수 있음
Acme가 출원인으로 기재되었으나 유효출원일까지 요건을 충족하는 소유권 또는 양도 의무가 존재하지 않았던 경우	Acme	출원인 지정만으로는 예외가 입증되지 않음
확인적 양도는 나중에 서명되었으나 유효한 의무가 그 전에 존재하였던 경우	어느 쪽이든 가능	나중의 서명만으로 반드시 예외 적용이 배제되지는 않음
최초의 양도 의무가 유효출원일 후에야 발생한 경우	어느 쪽이든 가능	나중의 양도로는 일반적으로 문제를 치유할 수 없음
모회사는 선행문헌을 소유하고 자회사는 후속 발명을 소유하는 경우	고용주 법인	계열관계만으로는 일반적으로 충분하지 않음
선행 출원이 후속 청구항의 유효출원일 전에 공개된 경우	어느 쪽이든 가능	해당 문헌은 § 102(a)(1) 선행기술로 남을 수 있음

F.            USPTO에서 예외를 원용하는 방법

 

통상적으로 이 예외는, 원용된 대상과 청구발명이 늦어도 유효출원일까지 동일인의 소유였거나 동일인에 대한 양도 의무의 대상이었다는 명확하고 눈에 띄는 진술을 통해 원용한다. 37 C.F.R. § 1.104(c)(4)(i) (2026); MPEP § 717.02(a). 발명자들이 계속 출원인으로 남아 있더라도 Rule 1.33(b)에 따라 권한을 부여받은 대리인은 그 진술에 서명할 수 있다. 따라서 이 예외를 주장하기 위해 고용주의 출원인 지위가 요구되는 것은 아니다.

양도서가 기록되어 있더라도 그 진술은 필요하다. 독립된 증거가 중대한 의문을 제기하지 않는 한, 뒷받침하는 계약서, 양도서, 진술서 또는 법원 판결을 통상 그 진술에 첨부할 필요는 없다. MPEP § 717.02(a)–(b). 그럼에도 대리인은 그 진술을 하기 전에 사실적 근거를 확인하고 보존하여야 하며, 특히 관련 발명자가 퇴사하여 나중에 협조하지 않을 수 있는 경우에는 더욱 그러하다. 고용주의 출원인 지위, 중요 기준일 이후의 양도 또는 답변 시점에만 존재하는 공통 소유는 § 102(b)(2)(C)가 요구하는 역사적 사실을 입증하지 못한다. 이러한 제출은 주로 § 102(b)(1)(A)–(B) 및 § 102(b)(2)(A)–(B)에 따른 발명자 기원 및 선행공개 예외를 구현하는 Rule 1.130 진술서와 혼동해서는 안 된다. See 37 C.F.R. § 1.130 (2026); MPEP §§ 717.01, 717.02.

Section 102(c)는 요건을 충족하는 서면 공동연구계약에 따라 수행된 특정 업무에 관하여 별도의 경로를 제공한다. 해당 계약은 유효출원일 또는 그 전에 효력이 발생하였어야 하고, 청구발명은 그 범위 내 활동의 결과로 발생하여야 하며, 출원에는 당사자들이 기재되어 있거나 그 당사자들을 기재하도록 보정되어야 한다. 35 U.S.C. §§ 100(h), 102(c); 37 C.F.R. §§ 1.71(g), 1.104(c)(4)(ii) (2026). 여기에서도 출원인의 동일성은 지배적인 사실이 아니다.

주목할 만한 제한적인 절차상 효과가 하나 있다. 동시계류 중인 두 출원이 공통 출원인, 공통 발명자 또는 공통 양수인을 갖는 경우, USPTO는 더 이른 미공개 출원을 근거로 잠정적인 § 102(a)(2) 또는 § 103 거절이유를 제시할 수 있다. MPEP § 2154.01(d). 두 출원 모두에서 고용주를 출원인으로 기재하면 그 관계가 더 일찍 드러날 수 있다. 이는 잠정적 거절이유가 제시되는 시점에 영향을 줄 수 있지만, § 102(b)(2)(C)가 적절히 원용된 후 해당 선행문헌의 궁극적인 법적 지위를 변경하지는 않는다.

X.            권리귀속 문서화와 출원인 지정은 병행되는 절차이다

 

회사는 정확한 출원인 서류와 정확한 권리귀속 서류 중 하나만 선택해서는 안 된다. 둘 다 필요하다. 출원절차 기록은 정확한 발명자와 법적 근거가 있는 출원인을 기재하고, 유효한 위임장을 포함하며, 필요한 발명자 선언서 또는 대체진술서를 갖추어야 한다. 권리귀속 기록은 각 발명자로부터 의도된 양수 법인에 이르는 권리 연쇄를 입증하여야 한다.

종업원 발명의 경우, 이러한 권리귀속 기록에는 통상 적용되는 고용계약과 출원별 양도서가 포함되어야 한다. 출원별 문서는 특허 패밀리, 외국 권리, 계속출원 및 분할출원에 대한 적용범위, 우선권 주장 권리, 그리고 발명자의 지속적인 협조 의무를 확인할 수 있다. 또한 현재적 양도 조항에 따라 권리가 자동으로 이전되었다고 주장할 수 있는 경우에도 실사에 유용한 명확한 기록을 제공한다.

이러한 서류를 갖추는 시기는 실무적으로 중요하다. 협조 약정은 전직 종업원이 서명을 거부할 때 계약상 구제수단을 제공할 수 있지만, 이를 집행하면 지연과 비용이 추가될 수 있다. 보다 신뢰할 수 있는 방안은 종업원이 여전히 협조할 수 있을 때 출원별 현재적 양도를 받아 두고, 그 양도서가 해당 출원, 그 우선권, 계속출원, 분할출원, 재발행출원, 외국 대응출원 및 의도된 다른 패밀리 출원을 명시적으로 포괄하도록 작성하는 것이다.

일부계속출원은 특별한 주의가 필요하다. 모출원과 관련된 양도는 일반적으로 공통된 대상에 관하여 계속출원 또는 분할출원에도 효력이 미치지만, 일부계속출원에서 처음 개시된 신규 사항에 관한 권리까지 자동으로 이전하지는 않는다. MPEP § 306. 자출원에 대하여 양도를 별도로 기록하면 공개된 권리 연쇄도 더 명확해진다. 고용주를 출원인으로 기재하면 출원절차와 특허발행이 간소화될 수 있지만, 자출원의 대상에까지 미칠 만큼 충분히 넓은 양도를 대신할 수는 없다.

양도는 신속히 기록하여야 한다. Section 261은 양도가 서면으로 이루어질 것을 요구하며, 그 양도가 3개월 이내 또는 후속 거래 전에 기록되지 않는 한, 기록되지 않은 양도는 해당 양도에 대한 통지 없이 유상으로 권리를 취득한 후발 매수인 또는 저당권자에게 후순위가 될 수 있다. 35 U.S.C. § 261. USPTO 기록은 통지와 권리 연쇄 관리에 중요하지만 행정적인 절차에 불과하며, 기초 문서의 유효성을 판단하지 않는다. 37 C.F.R. § 3.54 (2026); MPEP § 317.03.

전직 종업원 관련 서류가 누락되면 자금조달, 인수, 라이선싱 및 권리행사 실사에서 특히 중대한 문제가 된다. 누락된 발명자가 소유권 지분을 보유하였다면, 그 공동소유자는 통상 회사의 동의 없이 특허를 실시하거나 라이선스할 수 있고, 침해소송에는 통상 공동원고로 참여하여야 한다. 35 U.S.C. § 262; Ethicon, 135 F.3d at 1460, 1467–68. 출원인 지정과 USPTO의 양도 기록은 하자 있는 이전을 치유하지 못한다. 따라서 적대적인 전직 종업원의 서명을 받아야만 권리귀속이 완성되는 포트폴리오는 출원절차가 중단 없이 계속되었더라도 거래와 권리행사가 더 어렵다.

동일한 구별은 수수료 지위에도 적용된다. 발명자가 소규모 실체 요건을 충족하지 않는 법인에 권리를 양도하였거나 양도할 의무가 있으면서도 출원인으로 계속 기재되어 있다는 이유로 소규모 실체 자격을 만들어낼 수는 없다. 소규모 실체 및 초소규모 실체 판단은 출원인란의 표기가 아니라 실제 권리, 라이선스 및 양도 의무에 따라 이루어진다. 37 C.F.R. §§ 1.27(a), 1.29 (2026); MPEP §§ 509.02, 509.04.

XI.         대리인은 의뢰인이 누구인지도 명확히 하여야 한다

 

회사가 출원 대리인을 선임하였지만 종업원들이 출원인으로 기재되는 경우, 위임계약과 의사소통에서는 대리인이 누구를 대리하는지 명확히 하여야 한다. 발명자가 출원인이라는 사실만으로 반드시 그 발명자 개인이 의뢰인이 되는 것은 아니지만, 그 구별을 설명하지 않으면 출원절차 기록으로 인해 혼란이 생길 수 있다.

종업원은 발명자 선언서, 양도서 및 위임장이 서로 다른 기능을 수행한다는 점을 이해하여야 한다. 종업원과 고용주가 발명자성, 소유권, 보상, 양도 범위 또는 권리의 처분을 두고 이견을 보이는 경우, 대리인은 양측의 이해관계가 충돌하게 되었는지와 계속 대리하는 것이 허용되는지를 검토하여야 한다. See 37 C.F.R. § 11.107(a)–(b) (2026); Model Rules of Pro. Conduct r. 1.13(f) (Am. Bar Ass’n 2024).

XII.      결론

 

종업원 발명자를 출원인으로 할지 고용주인 양수인을 출원인으로 할지의 선택은 단지 형식적인 문제가 아니다. 이는 누가 출원절차를 공식적으로 지휘하는지를 결정하며 행정적 연속성에 중대한 영향을 줄 수 있다. 그러나 그 선택은 청구된 발명의 발명자가 누구인지를 변경하지 않고, 그 자체로 소유권을 이전하지 않으며, 선행 특허출원이 선행기술인지도 결정하지 않는다.

고용주의 권원이 명확하고 정확한 법인 주체가 확인된 경우, 고용주를 Rule 1.46 출원인으로 기재하는 것이 통상 가장 명료한 구조를 제공한다. 그럼에도 회사는 양도서를 취득하여 기록하고, 기존 의무를 입증하는 종업원 계약을 보존하며, 모든 공동발명자의 권리가 포괄되는지 확인하고, 각 청구항의 유효출원일을 기준으로 관련 소유권을 점검하여야 한다.

전직 종업원과 연락할 수 없게 되었다고 해서, 협조가 가능할 때 적절히 구조화해 둔 포트폴리오가 통상 무너지지는 않는다. 오히려 그러한 상황은 출원절차에 관한 권한, 양도의 적용범위, 발명자성 기록 및 역사적 소유권 증거가 분쟁의 대상이 되기 전에 확보되었는지를 드러낸다.

따라서 가장 신뢰할 수 있는 결론은 간단하다. 발명자성은 청구발명을 착상한 사람을 식별하고, 출원인 지위는 USPTO에서 누가 절차를 수행하는지를 식별하며, 소유권은 누가 권리를 보유하는지를 식별한다. 그리고 § 102(b)(2)(C)는 출원인 표시가 아니라 소유권 또는 법적으로 집행 가능한 양도 의무에 따라 결정된다.