자사 특허출원이 선행기술이 되는 경우미국의 동일인에 대한 권리 귀속, 일본의 출원인 동일성, 한국의 확대된 선출원: 양방향 비교를 위한 실무 안내

요약: 기업의 특허 포트폴리오에 속한 선출원이 후출원에 장애가 될 수 있지만, 이에 대응할 수 있는 예외는 어느 국가의 법이 적용되는지에 따라 달라진다. 이 글은 미국 특허법 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)를 출발점으로 일본 특허법 제29조의2와 한국 특허법 제29조 제3항을 설명하고, 이어서 비교의 방향을 바꾸어 일본과 한국의 변리사가 미국 실무를 이해할 수 있도록 한다. 미국의 예외는 늦어도 청구된 발명의 유효출원일까지 관련 대상에 관한 권리가 동일인에게 귀속되어 있거나, 그 대상들을 동일인에게 양도할 법적 구속력 있는 의무가 존재하였는지에 초점을 맞춘다. 법정 요건을 충족하는 공동연구계약도 별도의 경로를 제공한다. 반면 일본과 한국은 관련 출원인 또는 발명자 전원의 완전한 동일성을 기준으로 예외를 인정하며, 출원인 동일성은 해당 법률이 정하는 기준시점에 판단한다. 일부 인원의 중복이나 기업집단 내의 계열관계만으로는 필요한 동일성이 성립하지 않는다. 또한 이 글은 일본과 한국의 동일성 또는 실질적 동일성 판단을, 선출원 선행기술이 신규성 및 자명성 판단에 더 폭넓게 사용되는 미국의 제도와 구별한다. 다만 한국의 조약우선권 출원에서 출원인 동일성을 어느 시점에 판단하는지는 명시적으로 미해결 문제로 남겨 둔다. 실무 사례와 심사 대응 지침을 통해, 선행 개시를 배제하더라도 공개 선행기술, 이중특허 또는 경합하는 청구항에 관한 거절이유까지 반드시 해소되는 것은 아님을 설명한다. 따라서 효과적인 국제 공조를 위해서는 개시의 뒷받침, 출원일과 공개일, 발명자, 출원인 동일성, 권리 귀속 및 양도의무에 관한 공통의 사실관계 기록을 마련한 뒤 각국 법을 별도로 적용해야 한다.

서론

기업의 특허 포트폴리오에서 예상하지 못한 거절이유가 발생할 수 있다. 같은 조직의 선출원이 후출원에 대한 인용문헌으로 제시되는 경우다. 미국 대리인은 곧바로 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)에 따라 동일인에 대한 권리 귀속을 근거로 그 문헌을 배제할 수 있는지 검토할 수 있다. 일본과 한국의 대리인은 출원인 또는 발명자가 동일한지부터 물을 수 있다. 각 질문은 자국에서는 타당하다. 어느 한 국가의 질문에 대한 답을 다른 국가에서도 당연히 통하는 답으로 여길 때 문제가 시작된다.

일본과 한국에서 가장 가까운 대응 규정은 일본 특허법 제29조의2(Article 29bis 또는 Article 29-2)와 한국 특허법 제29조 제3항의 동일성에 관한 규정이다. 이들은 후출원이 이루어진 뒤에야 선출원이 공중에게 공개되는 유사한 문제를 다룬다. 그러나 법적 작동 방식은 서로 다르다. 이러한 차이를 이해하면 미국 특허변호사는 일본과 한국의 현지 대리인에게 적절히 지시할 수 있고, 일본과 한국의 변리사는 미국 심사절차에서 활용할 수 있는 기회와 주의할 위험을 파악할 수 있다. 35 U.S.C. § 102(a)(2), (b)(2)(C); Patent Act, Act No. 121 of Apr. 13, 1959, art. 29-2, as amended (Japan) [hereinafter Japanese Patent Act]; Patent Act, Act No. 4207, Jan. 13, 1990, art. 29(3), as amended (S. Kor.) [hereinafter Korean Patent Act].

출원 A의 명세서에는 출원 B가 나중에 청구하는 센서 구성이 기재되어 있다고 가정하자. A의 청구항 자체는 다른 발명에 관한 것이다. 우선 발명자는 서로 다르고, 전 기간에 걸쳐 하나의 법인이 출원인이자 권리자이며, A는 B의 출원 후에 공개된다고 가정한다. 발명자 기재는 정확하고, 발명자가 다른 경우에는 독립적으로 개발하였다고 가정한다. 명시적으로 해당 조건을 추가하지 않는 한, 발명자로부터 유래한 개시라는 이유로 예외를 적용받을 수는 없다. 또한 각국에 선출원 인용 요건을 충족하는 A의 대응 출원이 존재하고, B의 관련 출원일은 그보다 늦다고 가정한다. 미국 출원 하나만으로 모든 국가에서 자동으로 선출원 인용문헌이 되는 것은 아니다.

비교는 세 가지 질문을 중심으로 전개된다. A가 인용문헌의 요건을 충족하는가? 발명 또는 출원인 사이의 관계 때문에 A의 사용이 배제되는가? 청구항으로 인해 별도의 이중특허 또는 선출원 문제가 발생하는가? 이 질문들을 구별하는 것이 국가 간에 일관된 자문을 제공하는 기초다. 편의상 이 글은 이러한 특별한 선출원 거절근거까지 포함하는 넓은 의미로 ‘선행기술’이라는 용어를 사용한다. 그러나 일본 특허법 제29조의2와 한국 특허법 제29조 제3항은 통상의 공개 선행기술 및 진보성 판단과는 구별된다. Japan Pat. Off., Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.2 (July 2026) [hereinafter JPO Guidelines]; Ministry of Intell. Prop., Patent Examination Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57 (Feb. 2026) (S. Kor.) [hereinafter Korean Guidelines].

1. 미국법의 출발점: 과거의 특정 시점에 존재한 권리관계

§ 102(b)(2)(C)는 예외가 없다면 § 102(a)(2)에 해당하는 개시에 적용된다. § 102(a)(2)는 법정 요건을 충족하는 일정한 미국 특허, 미국 공개특허출원 및 국제공개출원을 포함한다. 인용문헌에는 다른 발명자가 기재되어 있어야 하고, 관련 대상의 유효출원일이 더 빨라야 한다. 미국 발명법(America Invents Act, AIA)에 따르면, 미국을 지정하고 요건을 충족하는 공개 PCT 출원은 이러한 효력을 갖기 위해 미국 국내단계에 진입하거나 영어로 공개될 필요가 없다. U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 2154.01(a), (c) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

인용문헌의 기준일과 청구항의 기준일은 별도로 분석해야 한다. § 102(d)는 인용문헌에서 근거로 삼는 대상의 유효출원일을 다루고, § 100(i)는 심사 중인 청구발명의 유효출원일을 다룬다. 선행 우선권 서류는 각각의 판단 대상이 되는 사항을 실제로 뒷받침해야 한다. 공개공보의 표지에 인쇄된 날짜만으로는 어느 쪽도 입증되지 않는다. 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(d); MPEP § 2152.01; MPEP § 2154.01(b).

§ 102(a)(2)가 적용되면, § 102(b)(2)(C)에 따라 늦어도 청구된 발명의 유효출원일까지 개시된 대상과 청구된 발명이 동일인에게 귀속되어 있었는지, 또는 동일인에게 양도할 의무의 대상이었는지를 검토한다. 초점은 관련 대상을 포괄하는 법적 권리관계에 있다. 출원인 명칭이 겉으로 동일한지, 또는 두 출원이 현재 같은 기업집단에 속하는지는 그 판단을 대신하지 못한다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).

권리자의 구성은 완전히 일치해야 한다. 관련 개시에 관한 권리를 X와 Y가 공동으로 소유하지만 청구된 발명은 X만 소유한다면, X가 양쪽에 관여한다는 사실만으로 필요한 동일인 소유 요건이 성립하지 않는다. 동일한 단독 권리자 또는 구성원 전원이 동일한 권리자 집단이 양쪽의 필요한 권리를 보유해야 한다. 반대로, 인용문헌의 다른 부분에 기재된 무관한 실시형태까지 그 회사가 모두 소유할 필요는 없다. 양도의무는 법적으로 이행을 강제할 수 있어야 하며, 발명자가 언젠가 양도할 것이라는 기대만으로는 부족하다. MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).

이 예외는 신규성과 자명성 판단 모두에서 해당 개시의 § 102(a)(2)에 따른 선행기술 지위를 배제한다. 1년이라는 기간 제한은 없다. 그러나 § 102(a)(1)에 따른 독립적인 공개 선행기술 근거는 배제하지 않으며, 이중특허 문제도 해소하지 않는다. 또한 이러한 배제에도 불구하고 해당 개시는 실시가능성 또는 내재성(inherency)의 증거로 사용될 수 있다. MPEP § 717.02(b)(II). 이러한 한계 때문에 ‘두 출원 모두 우리 소유다’라는 설명은 유용한 출발점이 될 수 있지만, 완전한 대응은 되지 못한다. MPEP § 2154.02(c); 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1).

AIA 시행 전 § 103(c)에 익숙한 실무자도 분석의 기준을 바꾸어야 한다. 그 규정은 주로 자명성을 다루었으며, 발명이 이루어진 때의 관련 권리관계를 기준으로 삼았다. AIA의 규정은 요건을 충족하는 § 102(a)(2)의 대상을 배제하고, 청구된 발명의 유효출원일을 기준으로 삼는다. 두 제도를 혼동하면 잘못된 시점을 기준으로 판단하거나 적용 가능한 예외의 범위를 오해할 수 있다. MPEP § 2146; MPEP § 2154.02(c).

2. 미국 규정을 바탕으로 이해하는 일본 특허법 제29조의2

일본 특허법 제29조의2는 후출원 후에 공개되는, 요건을 충족하는 선행 특허출원 또는 실용신안등록출원에 개시된 발명에 적용된다. 적용 범위는 선출원인이 청구한 내용에 한정되지 않는다. 관련된 최초 명세서, 청구범위 및 도면의 기재가 문제될 수 있다. 따라서 A에서 중복되는 청구항을 삭제하더라도 B에 대한 제29조의2의 거절이유가 반드시 해소되지는 않는다. Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.

미국에서 익숙한 권리관계에 관한 질문은 일본에서는 두 가지 동일성 판단으로 바뀐다. 제29조의2는 관련 발명자가 동일한 경우 후출원 발명의 특허를 배제하지 않으며, 그 단서는 후출원 시 출원인이 동일한 경우에도 후출원을 보호한다. 두 경로 중 어느 하나만으로도 충분할 수 있다. 동일인에 대한 권리 귀속과 양도의무는 유용한 배경사실이 될 수 있지만, 어느 것도 일본법상 적용되는 동일성 판단을 대신해서는 안 된다. Japanese Patent Act art. 29-2; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 1–3.1.2.

공동출원인인 경우에는 출원인 전원이 완전히 일치해야 한다. 모회사가 같거나 공동출원인 중 한 명만 중복된다는 사실로는 동일성이 성립하지 않는다. 다만 출원인 동일성은 법적 판단이지, 명칭의 문자열을 비교하는 작업은 아니다. 일본 특허청(JPO)의 2026년 7월 지침은 명칭 변경에도 출원인 자체는 바뀌지 않으며, 합병 등 포괄승계는 JPO에 대한 신고가 완료되지 않아도 법적 효력이 발생할 수 있음을 명시적으로 인정한다. 대리인은 승계의 효과를 포함하여 관련 시점에 법적으로 누가 출원인이었는지를 확인해야 한다. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.2(2) & nn.1–2, at 3–4.

발명자 판단 역시 비교 대상인 발명에 관한 것이다. 출원서류의 기재가 출발점이 되지만, 기재된 이름이 다르다면 곧바로 예외 적용이 불가능하다고 결론 내리기보다는 실제 발명자가 누구인지 살펴보아야 한다. 이는 선출원에 여러 발명이 포함되어 있고 후출원의 청구항은 그중 하나에만 관한 경우 특히 중요하다. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(2)–(3), at 3.

공동발명에서는 발명자 전원이 완전히 일치해야 한다. 동일성은 출원서류상 명백할 수도 있고, 실제 발명자에 관한 증거를 통해 실질적으로 확인될 수도 있다. 그러나 발명자 한 명이 중복된다는 사실만으로 동일 발명자 예외가 성립하지는 않는다. 이 점은 미국 실무와 다르다. 미국에서는 인용문헌에 기재된 발명자가 후출원 발명자 집단의 구성원 한 명 또는 여러 명으로만 이루어져 있고 그 집단 밖의 발명자가 전혀 없다면, § 1.130에 따른 선언서 없이도 발명자로부터 유래한 개시로 취급될 수 있다. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.1.1(1)–(3), at 3; MPEP § 717.01(III)(B).

제29조의2는 실질적으로 동일한 발명에도 적용된다. 일부 사소한 차이가 있어도 두 발명이 실질적으로 동일할 수 있으므로, 추가된 한정사항을 찾았다는 것만으로 거절이유를 반드시 극복할 수 있는 것은 아니다. 이 판단은 제29조 제2항의 통상적인 진보성 판단과 구별된다. 제29조의2가 적용된다는 이유만으로 선행 미공개 출원이 통상적인 진보성 결합 판단에서 공개 선행기술과 같은 전면적인 역할을 갖게 되는 것은 아니다. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 3.2, at 4; Japanese Patent Act art. 29(1)–(2).

마지막으로, 동일한 발명을 청구하는 경합 출원은 제39조가 별도로 규율한다. 따라서 제29조의2에 따라 출원인 또는 발명자 동일성을 인정받았다고 해서 두 출원이 동일한 청구항으로 모두 등록될 수 있는 것은 아니다. Japanese Patent Act art. 39.

3. 미국 규정을 바탕으로 이해하는 한국 특허법 제29조 제3항

한국 특허법 제29조 제3항은 후출원 발명이 요건을 충족하는 선행 특허출원에 개시된 발명과 동일한지를 다룬다. 제29조 제4항은 선행 실용신안등록출원에 관하여 이에 대응하는 규정을 둔다. 예외는 여기서도 발명자 동일성 또는 출원인 동일성을 기준으로 한다. 우선권 주장이 없는 통상의 한국 직접출원과 제5절에서 다루는 국내우선권의 경우, 출원인 동일성은 후출원인 한국 출원 시에 판단한다. 조약우선권 출원은 제54조에 따른 별도의 분석이 필요하며, 이 글은 그러한 출원의 출원인 동일성 판단 기준시점을 제시하지 않는다. 일본 제도와의 전반적인 유사성은 이해에 도움이 되지만, 한국의 법규정과 심사지침은 독립적으로 적용해야 한다. Korean Patent Act arts. 29(3)–(4), 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.

인용문헌의 적격성을 판단할 때는 출원 경로에도 주의해야 한다. 한국 특허법 제29조 제5항부터 제7항까지는 국제출원을 다루며, 필요한 국어번역문을 제출하지 않아 취하된 것으로 보는 일정한 출원을 배제한다. 일본에도 번역문 미제출로 취하된 것으로 보는 외국어 국제출원에 관한 유사한 배제 규정이 있다. 따라서 하나의 PCT 공개가 각국에서 서로 다른 선행기술 효과를 가질 수 있으며, 미국 규정이 보편적인 국내단계 판단기준을 제공하는 것은 아니다. Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45, 353–54; Japanese Patent Act art. 184-13; JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.4.

한국 심사지침은 공동출원인의 경우 전원의 완전한 동일성을 요구한다. 발명자 판단에서는 심사관이 출원서류를 출발점으로 삼으며, 공동발명이라면 발명자 전원이 완전히 일치해야 한다. 그럼에도 외관상 불일치가 있는 경우 실제로 동일함을 증거로 입증할 수 있다. 거절이유가 통지된 후 이름을 추가하는 보정을 하는 경우에는 추가된 사람이 진정한 발명자임을 입증해야 할 수 있다. 기록을 변경하는 것 자체가 실체적인 답변은 아니다. Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 4(1)–(2), at 351–52.

통상 ‘확대된 선출원’으로 설명되는 한국의 제도는 실질적 동일성을 포함한다. 주지기술을 부가·삭제·변경한 정도의 사소한 차이로서 새로운 효과가 발생하지 않는 경우에는 그 범위에 속할 수 있다. 2026년 2월 심사기준은 이러한 경우와, 이처럼 제한된 수준을 넘는 차이가 있지만 여전히 자명하다고 볼 수 있는 경우를 명시적으로 구별한다. 통상적인 자명성만으로는 제29조 제3항의 동일성이 성립하지 않는다. Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 6.3, at 356–57.

미국 독자에게 이 차이는 대응 전략의 변화를 의미한다. A에는 B의 의미 있는 구성요소가 빠져 있고, 심사관이 통상적인 자명성 분석을 통해서만 그 구성요소를 보충할 수 있다고 가정하자. 미국 심사에서는 배제되지 않은 § 102(a)(2) 인용문헌이 여전히 § 103에 따른 중대한 장애가 될 수 있다. 한국에서는 그 차이가 실질적 동일성의 범위에 머무르는지가 우선적인 질문이며, 심사관은 그 요건을 단순히 통상적인 진보성 판단으로 대체할 수 없다. 공중에게 공개된 문헌은 제29조 제1항 및 제2항에 따른 별도의 문제다. Korean Patent Act art. 29(1)–(4); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, at 343–45.

제36조는 경합하는 청구항에 관한 별도의 선출원 판단을 규정한다. 한국 심사기준은 발명자 또는 출원인 동일성 때문에 확대된 선출원 규정에 따른 거절이 불가능한 경우에도 제36조를 적용할 수 있음을 명시적으로 예정한다. 교훈은 일본과 같다. 선행 개시로 인한 장애를 해소하는 일과 선행 청구항으로 인한 장애를 해소하는 일은 별개의 과제다. Korean Patent Act art. 36; Korean Guidelines, pt. III, ch. 5, § 4.2(2), at 367–68.

4. 반대 방향에서의 비교: 일본·한국 대리인이 미국에서 검토할 사항

출원인 명칭의 대조를 권리관계의 조사로 전환하라

‘출원인이 서로 다르다’는 지시만으로 미국법상 분석이 끝나는 것은 아니다. 적법한 출원인이 서로 다르더라도 관련 발명을 하나의 회사에 양도할 법적 구속력 있는 의무를 부담할 수 있다. 반대로, 현재 출원인 명칭이 일치하더라도 기준시점을 지난 뒤에야 권리 귀속이 일치하게 되었을 수 있다. 미국 대리인에게 필요한 것은 날짜가 확인되는 법률문서와 그 기초가 되는 의무이지, 현재의 서지정보 보고서만이 아니다.

기업구조에는 특히 주의해야 한다. 한 자회사가 A를 소유하고 다른 자회사가 B를 소유한다면, 최종 모회사가 같다는 사정만으로 관련 두 발명의 권리자가 동일인이 되는 것은 아니다. 실무상 질문은 실제 권리 귀속 또는 법적 구속력 있는 양도의무에 의해 § 102(b)(2)(C)가 요구하는 관계가 성립하는지이다. 이는 권리자 전원의 완전한 동일성 원칙을 적용하는 것이며, 계열회사를 위한 추가적인 예외가 아니다. MPEP § 717.02(a)(I)(A)–(B).

발명자 동일성, 개시의 출처 및 권리 귀속을 구별하라

이 비교와 특히 관련이 있는 미국법상 경로는 세 가지다. 발명자 구성이 정확히 동일하다면 인용문헌은 § 102(a)(2)의 ‘다른 발명자’ 요건을 충족하지 못한다. 발명자 구성이 다르더라도 개시된 대상이 청구된 발명의 발명자로부터 유래하였다면 § 102(b)(2)(A)가 적용될 수 있다. 한편 § 102(b)(2)(C)는 권리 귀속 또는 양도의무를 다룬다. 대리인은 사실관계가 어느 경로를 뒷받침하는지 구별해야 한다. MPEP §§ 2154.01(a), (c); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).

일부 발명자가 중복되는 경우에는 주의가 필요하다. 미국 특허상표청(USPTO) 지침에 따르면, 발명자 명단에 중복이 있더라도 발명자 구성이 다르면 ‘다른 발명자’라는 선결 요건을 충족한다. 그 후 개시가 발명자로부터 유래하였음을 밝힘으로써 문제를 해결할 수 있다. 실제로 인용문헌에 후출원 발명자 중 일부만 기재되어 있고 그 외의 발명자는 없는 경우, USPTO는 통상 선언서를 요구하지 않고 발명자 유래 개시의 예외를 인정한다. 이러한 실무를 ‘공통 발명자가 한 명이라도 있으면 인용문헌이 배제된다’는 일반 원칙으로 단순화해서는 안 된다. 35 U.S.C. § 102(b)(2)(A); MPEP § 717.01(III)(B).

개시의 출처를 밝히는 절차에는 모인(derivation)과의 경계도 있다. 거절이유가 다른 발명자를 기재한 미국 특허 또는 미국 공개특허출원에 기초하고, 그 특허 또는 계속 중인 출원이 동일하거나 실질적으로 동일한 발명을 청구하며, 선언서가 그 선행 사건에 기재된 발명자가 후출원의 발명자로부터 청구된 발명을 모인하였다고 주장하는 경우에는 § 1.130을 이용할 수 없을 수 있다. 대리인은 출처 입증 선언서를 제출할 수 있다고 단정하지 말고, 모인절차와 필요한 경우 발명자 정정의 적절성을 검토해야 한다. 청구항이 중복된다는 사실만으로 이러한 제한이 성립하는 것은 아니다. 37 C.F.R. § 1.130(c) (2026); MPEP § 717.01(II)(A).

자명성 거절이유를 예상하라

B가 A와 동일하지 않은 이유를 설명하는 지시는 확대된 선출원 판단에서는 설득력이 있더라도 미국의 § 103 거절이유에는 답하지 못할 수 있다. 외국 대리인은 개시 내용이 왜 다른지와 그 개시를 배제할 수 있는 사실관계가 있는지를 미국 대리인에게 함께 알려야 한다. 두 주장은 상호 보완적일 수 있다. 하나는 거절이유의 기술적 전제를 반박하고, 다른 하나는 제시된 § 102(a)(2)의 근거를 제거한다.

공동연구에 따른 경로를 검토하라

§ 102(c)는 이 목적상 관련 발명들이 동일인에게 귀속된 것으로 간주함으로써 미국에서 추가적인 가능성을 제공한다. 청구된 발명의 유효출원일까지 효력이 발생한, 요건을 충족하는 서면 공동연구계약이 있어야 한다. 개시된 대상의 개발과 청구된 발명의 완성은 그 계약의 당사자에 의해 또는 그 당사자를 위하여 이루어져야 한다. 청구된 발명은 계약의 범위에 속하는 활동의 결과여야 하며, 출원에는 계약 당사자가 명시되어 있어야 한다. 35 U.S.C. § 100(h); 35 U.S.C. § 102(c); MPEP § 2156.

§ 100(h)는 청구된 발명의 분야에서 실험·개발·연구 업무를 수행하기 위한 서면 계약, 연구비 지원약정 또는 협력약정을 포함한다. 문서의 제목이 반드시 ‘공동연구계약’일 필요는 없지만, 실질적인 내용이 법정 정의를 충족해야 한다. 35 U.S.C. § 100(h).

이 규정은 권리를 이전하지 않는다. 서로 다른 권리자 간의 협력이 요건을 충족하면 규정된 선행기술 취급을 받을 수 있도록 한다. 연구관계나 비밀유지계약만으로 모든 요건이 입증되는 것은 아니다. 또한 미국에서 요건을 충족하는 계약이라고 해서 일본이나 한국에서 출원인 또는 발명자 동일성을 독자적으로 대신할 수 있는 것도 아니다. 공동연구 당사자는 각자의 사실관계에 따라 이러한 동일성 경로를 분석해야 한다.

5. 어느 날짜가 어느 질문의 기준이 되는가?

미국에서 다음과 같은 일정을 가정하자. A의 유효출원일은 1월 10일이고, B의 가출원은 6월 1일에 이루어졌다. 관련 권리는 9월 1일에 처음으로 동일인에게 귀속되었고, B의 정규출원은 다음 해 5월 1일에 이루어졌으며, A는 그 정규출원 후에 공개되었다. B에서 문제 되는 청구항은 6월 1일을 기준으로 할 권리를 온전히 갖고 있고, 그보다 앞서 동일인에게 양도할 공통의 의무는 존재하지 않았다고 가정한다. 9월의 취득은 정규출원 전이더라도 § 102(b)(2)(C)를 적용받기에는 너무 늦다. 35 U.S.C. § 100(i); 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C).

한 가지 사실만 바꾸어 보자. 9월의 양도가 6월 1일 전에 이미 두 발명 모두에 적용되고 있던 법적 구속력 있는 양도의무를 이행한 것이라고 가정한다. 법률이 양도의무를 인정하므로 결과가 달라질 수 있다. 양도문서 작성일과 양도 등록일은 증거가 되지만, 그것만으로 요건을 충족하는 의무가 언제 발생하였는지가 반드시 확인되는 것은 아니다. 또한 B의 청구항마다 유효출원일을 달리 분석해야 할 수 있다. 정규출원에서 처음 뒷받침된 청구항이 가출원일을 그대로 원용할 수는 없다. MPEP § 2152.01; MPEP § 717.02(a)(I)(B).

일본과 한국에서 우선권이 없는 통상의 직접출원은 후출원 시 출원인 동일성을 판단한다. 그 시점에 A의 출원인이 X이고 B의 출원인이 Y라면, 나중에 인수 등을 통해 동일해졌더라도 앞선 기준시점의 동일성이 성립하는 것은 아니다. 동일 발명자 경로는 별도의 가능성으로 남는다. 국내우선권에 대해서는 양국 법률 모두 관련 소급효의 범위를 선출원 규정의 본문으로 명시적으로 제한하고 출원인 동일성 단서에는 적용하지 않는다. 따라서 여기서 다루는 경우에는 후출원 시가 출원인 동일성의 판단 기준시점으로 유지된다. Japanese Patent Act art. 41(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Korean Patent Act art. 55(3); Korean Guidelines, at 352, 665.

한국의 조약우선권 출원은 별도로 분석해야 한다. 제54조 제1항은 제29조 및 제36조를 적용할 때 요건을 충족하는 외국 출원일을 한국 출원일로 본다. 반면 제55조 제3항은 국내우선권의 소급효를 제29조 제3항 및 제4항의 본문에 적용한다고 명시한다. 이 문언상의 차이 때문에 조약우선권 문제는 법적으로 중요한 의미를 갖는다. 이 글은 한국의 조약우선권 출원에서 출원인 동일성을 판단하는 기준시점을 확정하지 않는다. 통상 출원 및 국내우선권에 관한 이 글의 사례를 그 유형에 적용해서는 안 된다. Korean Patent Act arts. 54(1), 55(3); Korean Guidelines, at 641, 665.

일본의 규정은 이러한 차이를 특히 구체적으로 보여 준다. JPO의 출원인 동일성 표는 통상의 파리조약 우선권 출원에서는 후출원인 일본 출원 시를, 국내우선권 주장 출원에서는 후출원 시를 기준으로 삼는다. B의 외국 우선일이 3월이고, A의 출원인이 6월에 B의 출원인과 같은 회사로 변경되었으며, B가 9월에 일본에 출원되었다고 가정하자. 출원인 동일성은 9월을 기준으로 성립할 수 있다. 반면 3월을 기준으로 할 권리가 있는 미국 청구항이라면 요건을 충족하는 권리관계가 3월까지 존재해야 한다. 출원인 변경은 법적으로 유효하고 그 밖의 요건도 충족되었다고 가정한다. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11.

특수한 출원 유형에서는 일본의 판단 기준시점이 달라진다. 요건을 충족하는 PCT 출원은 국제출원일을 기준으로 하고, 분할출원 또는 변경출원은 원출원 시를 기준으로 한다. 한국도 요건을 충족하는 PCT 출원이 국제출원일에 출원된 것으로 취급하며, 국내단계 진입으로 그 출원일이 새로 정해지지는 않는다. 이러한 국제출원일 규정만으로는 한국의 조약우선권 주장이 출원인 동일성에 미치는 별도의 효과가 해결되지 않는다. JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.2, at 11; Japanese Patent Act art. 184-3(1); Korean Patent Act art. 199(1); Korean Guidelines, at 479–80.

분할출원 실무도 모든 질문에 하나의 날짜를 적용해서는 안 된다는 점을 보여 준다. 한국에서 분할출원, 제52조의2에 따른 분리출원(splitting-off application) 또는 변경출원이 제29조 제3항의 선출원 인용문헌으로 사용되는 경우, 그 목적상 실제 출원일이 적용된다. 다만 원출원이 독립적으로 인용 요건을 충족할 수는 있다. 일본도 분할출원이 제29조의2의 다른 출원으로 사용되는 경우 분할에 따른 출원일 소급효를 제한한다. 이러한 인용문헌 규정을 후출원인 분할출원의 동일성 판단시점에 관한 보편적인 규칙으로 일반화해서는 안 된다. Japanese Patent Act art. 44(2); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, § 6.1.1; Korean Patent Act arts. 52(2)(1), 52-2(2), 53(2)(1); Korean Guidelines, pt. III, ch. 4, § 3(1), at 346.

따라서 실무 기록에서는 개시의 뒷받침, 인용문헌의 기준일, 청구항의 기준일, 공개, 출원인 또는 권리의 변동을 구분해야 한다. 스프레드시트에 ‘우선일’이라는 열 하나만 두어서는 이 다섯 가지 질문에 모두 답할 수 없다.

6. 여섯 가지 포트폴리오 사례

다음 사례에서는 A와 B의 조건을 달리해 본다. 변경을 명시한 경우를 제외하고, 인용문헌은 선출원·후공개 요건을 충족하고, 발명자 기재는 정확하며, 발명자 유래 개시의 예외는 이용할 수 없고, 우선권에 관한 복잡한 문제가 없는 통상 출원이라고 가정한다. 예외 적용에 유리한 결과가 나온다는 것은 해당 거절근거에 관한 것이며, 전체적인 특허성이 인정된다는 뜻은 아니다.

전 기간에 걸쳐 하나의 회사

발명자는 다르지만, 회사 X가 적용 가능한 모든 기준시점 전부터 관련 두 발명 모두의 단독 출원인이자 권리자라고 하자. 미국에서는 § 102(b)(2)(C)가 적용 경로가 된다. 일본과 한국에서는 출원인 동일성을 통해 유리한 결과에 이른다. 결과는 같더라도 대리인이 보존해야 할 증거는 다르다. 미국에서는 과거 기준시점의 권리관계를, 일본과 한국에서는 기준시점의 출원인 동일성을 입증해야 한다.

출원인은 다르지만 동일인에게 양도할 의무가 있는 경우

적법한 출원인과 발명자는 서로 다르지만, B의 미국 유효출원일 전에 관련 두 발명 모두를 회사 X에 양도할 법적 구속력 있는 의무가 존재한다고 가정하자. 출원인 명칭이 일치하지 않아도 미국의 예외는 적용될 수 있다. 그러한 의무만으로 일본 또는 한국의 동일성 요건이 성립하지는 않는다. 전 세계 대리인에게 ‘동일인 소유인지 확인하라’고 일괄 지시하면 외국에서 결정적인 질문을 놓치게 된다. 즉, 해당 규정이 비교를 요구하는 시점에 법적으로 각 출원인은 누구였는가 하는 질문이다.

실제 단독 발명자는 같지만 권리자는 다른 경우

이번에는 두 출원의 실제 단독 발명자와 기재된 단독 발명자가 모두 동일하고, 권리자와 출원인은 다르다고 하자. 일본과 한국에서는 동일 발명자 경로가 있다. 미국에서는 이러한 사실관계에서 A가 ‘다른 발명자’라는 선결 요건을 충족하지 않으므로, 그 § 102(a)(2) 거절근거를 해소하기 위해 동일인에 대한 권리 귀속을 입증할 필요가 없다. 이러한 법적 설명은 중요하다. 청구항이나 발명자 명단이 바뀌더라도 어떤 사실이 계속 유지되어야 하는지를 알려 주기 때문이다.

공동출원인 중 한 명만 중복되는 경우

A에는 X와 Y가 공동출원인으로 기재되어 있고, B에는 X만 기재되어 있으며, 권리 귀속도 그 구성과 일치하고 발명자는 서로 다르다고 하자. 출원인 전원의 완전한 동일성도, 권리자 전원의 완전한 일치도 없다. X가 두 출원에 모두 관여한다는 사실만으로 일반적인 해결책이 생기는 것은 아니다. 그럼에도 청구항을 변경하기 전에 대리인은 사실관계의 전제가 정확한지 조사해야 한다. 예컨대 더 이른 시점의 법적 구속력 있는 양도의무로 인해 미국의 권리관계 분석이 달라지는지를 확인해야 한다.

요건을 충족하는 공동연구계약

A와 B의 권리자, 출원인 및 발명자가 모두 다르지만 § 102(c)의 모든 요건은 충족된다고 가정하자. 미국에서는 § 102(b)(2)(C)의 적용상 관련 발명들이 동일인에게 귀속된 것으로 취급할 수 있다. 계약 자체만으로 일본 또는 한국의 동일성 예외가 성립하지는 않는다. 그러나 B가 A와 다르다면 각 특허청은 여전히 자국의 발명 동일성 기준을 적용해야 한다. 예외를 적용할 수 없다고 해서 기초가 되는 거절이유의 입증이 면제되는 것은 아니다.

더 이른 공개 또는 경합하는 청구항

먼저 공개 시점만 바꾸어, A가 B의 관련 선행기술 판단 기준일 전에 공개되었다고 하자. 이제 통상적인 공개 선행기술 분석이 중요해진다. 미국의 동일인 소유 예외와 일본·한국의 선출원 동일성 규정은 그 공개를 없애지 않는다. 신규성 상실의 예외기간에 관한 주장은 각각 별도의 법적·사실적 분석이 필요하며, 1년 이내의 공개라는 사정만으로 모든 국가에서 충분한 것은 아니다. 특히 일본과 한국의 자발적 공개에 관한 예외 규정은 일정한 특허공보의 게재를 제외한다. 35 U.S.C. § 102(a)(1), (b)(1); Japanese Patent Act art. 30(2); Korean Patent Act art. 30(1)(1).

별도로, 공개 시점을 다시 B의 출원 후로 되돌리고 A에도 B가 청구하는 것과 동일한 발명을 청구하는 청구항을 둔다고 하자. 개시에 관한 예외는 여전히 인정될 수 있지만, 미국의 이중특허, 일본 특허법 제39조 또는 한국 특허법 제36조의 문제는 남는다. 이 두 번째 변형은 대응서에서 정확히 어느 거절이유에 답하였는지를 밝혀야 하는 이유를 보여 준다.

7. 심사절차에서 예외를 입증하는 방법

미국에서는 37 C.F.R. § 1.104(c)(4)(i)가 동일인에 대한 권리 귀속 또는 양도의무에 관한 사실을 진술하는 절차를 제공한다. 제출문서는 눈에 잘 띄도록 작성하고, § 1.33(b)에 따라 서명하며, 별지에 기재하거나 별지에서 시작해야 한다. USPTO는 통상 추가 증거 없이 그 진술을 받아들이지만, 중대한 의문을 발생시키는 독립적인 증거가 있으면 입증자료의 제출을 요구할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.104(c)(4) (2026); MPEP § 717.02(a)–(b).

실제 권리 귀속에 기초하는 사건에서는 구체적인 사정에 맞게 다음과 같이 진술할 수 있다.

출원인은 [인용문헌 특정]의 문단 [문단 특정]에 개시된 대상과 본 출원의 청구항 [청구항 특정]에서 청구된 발명이 늦어도 해당 청구발명들의 유효출원일인 [날짜]까지 [단독 권리자 또는 공동권리자 전원 특정]에게 귀속되어 있었음을 진술합니다.

함께 제출하는 요청서에서는 철회되어야 할 거절이유와 그 § 102(a)(2) 근거를 특정해야 한다. 위 예시는 실제 권리 귀속을 전제로 한다. 예외 적용이 양도의무에 달려 있다면 그 법적 구속력 있는 의무와 발생 시점을 정확히 나타내는 문구로 바꾸어야 한다. 청구항마다 유효출원일이 다르면 이를 명시적으로 다루어야 한다. 대괄호 안의 항목은 기록에 따라 채우고, 문제 되는 청구항에 맞게 진술을 조정해야 한다.

공동연구계약에 대해서는 § 1.104(c)(4)(ii)에 따른 해당 요건의 소명이 필요하며, 출원에 계약 당사자가 명시되어 있어야 한다. 대리인은 진술하기 전에 계약의 효력 발생일, 적용 대상 활동, 관련 개발 및 그 결과로 이루어진 발명을 확인해야 한다. § 1.130에 따른 선언서는 발명자 유래 개시 등 다른 예외를 다루는 절차이며, 통상적으로 동일인 귀속 진술서를 대신하는 수단은 아니다. 37 C.F.R. §§ 1.104(c)(4)(ii), 1.130 (2026); MPEP § 717.02(b).

출원에 공동연구계약의 당사자가 아직 명시되어 있지 않다면 § 1.71(g)에 따라 명세서를 보정해야 한다. 그 보정이 § 1.71(g)(2)에 명시된 수수료 면제기간 중 하나에 해당하지 않는 한, § 1.17(i)의 처리 수수료를 함께 납부해야 한다. 당사자 명칭을 추가하는 데 한정된 보정은 신규사항의 추가에 해당하지 않는다. 37 C.F.R. §§ 1.71(g)(1)–(2), 1.17(i)(1) (2026); MPEP § 717.02(b)(IV); MPEP § 2156.

일본과 한국의 대응서는 각국의 거절근거를 중심으로 구성해야 한다. 근거로 삼은 개시를 특정하고, 인용문헌이 요건을 충족하지 못하는 이유 또는 두 발명이 동일하거나 실질적으로 동일하지 않은 이유를 설명하며, 적용 가능한 발명자 또는 출원인 예외를 기록과 필요한 증거로 입증해야 한다. 같은 포트폴리오에 속한다는 이유만으로 미국의 권리 귀속 진술서가 모든 국가에서 통용되는 제출 방식이 되는 것은 아니다. 명칭이 다르면 그 차이가 치명적이라거나 보정만으로 해결된다고 단정하지 말고, 법적 또는 사실적 이유를 설명해야 한다.

모든 대응에서는 남아 있는 청구항 경합의 거절근거도 다루어야 한다. 미국의 존속기간 일부 포기서(terminal disclaimer)는 그 요건에 따라 적용 가능한 비법정 이중특허 거절이유를 해소할 수 있다. 그러나 동일발명에 관한 법정 이중특허나 통상적인 선행기술 거절이유를 치유하지는 못한다. 또한 대리인은 일본 특허법 제39조 또는 한국 특허법 제36조에도 이에 상응하는 존속기간 일부 포기서의 해결책이 있다고 가정해서는 안 된다. MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).

동일인 소유에 기초한 존속기간 일부 포기서는 통상 동일인 소유가 계속 유지되는 것을 권리행사 가능성의 조건으로 삼는다. 요건을 충족하는 공동연구계약 사건에는 독립적인 권리행사의 포기를 요구하는 별도의 방식이 적용된다. 이러한 지속적인 요건은 § 102(b)(2)(C)가 과거의 특정 기준시점에 권리가 동일인에게 귀속되어 있었는지를 묻는 것과 다르다. MPEP §§ 804.01–804.02; 37 C.F.R. § 1.321(c)–(d) (2026).

8. 세 국가의 분석을 조율하는 방법

법조문의 명칭보다 검토할 질문 자체를 각국 대리인 사이에 전달할 때 비교가 가장 효과적으로 작동한다.

비교 항목	미국	일본	한국
주요 규정	§ 102(b)(2)(C)	제29조의2(Article 29bis / 29-2)	제29조 제3항
필요한 관계	동일인에 대한 권리 귀속 또는 요건을 충족하는 양도의무	법률상 출원인 전원의 완전한 동일성 또는 해당 발명의 발명자 전원의 완전한 동일성	출원인 전원의 완전한 동일성 또는 해당 발명의 발명자 전원의 완전한 동일성
주요 판단시점	청구된 발명의 유효출원일	법정 출원 기준시점의 출원인 동일성. 제5절 참조	해당 법률상 기준시점. 제5절은 통상 출원과 국내우선권 출원을 다룬다. 한국의 조약우선권 출원에 대한 기준시점은 제시하지 않는다.
배제되지 않은 선행 개시	신규성 결여 또는 자명성의 근거가 될 수 있음	발명의 동일성 또는 실질적 동일성	발명의 동일성 또는 실질적 동일성
연구계약만 있는 경우	모든 법정 요건을 충족하면 § 102(c) 적용	계약만으로 동일성 요건을 대신할 수 없음	계약만으로 동일성 요건을 대신할 수 없음
별도의 청구항 경합	법정·비법정 이중특허	제39조	제36조

독립적인 공개 선행기술 근거가 없고, 선출원·후공개 인용문헌의 요건을 충족하는 경우를 전제로 한다. See 35 U.S.C. § 102(b)(2)(C), (c); Japanese Patent Act arts. 29-2, 39; Korean Patent Act arts. 29(3), 36, 54(1), 55(3); JPO Guidelines, pt. III, ch. 3, §§ 3.1.1–3.1.2, 6.2; Korean Guidelines, at 351–52, 356–57.

의뢰를 전달하는 실무자는 각 인용문헌에 대해 공통의 사실관계 기록을 마련해야 한다. 여기에는 인용된 부분과 거절 대상 청구항, 각 관련 날짜의 근거, 출원 및 공개의 순서, 발명자와 출원인의 전체 변동 이력, 권리 귀속·양도의무·공동연구계약을 입증하는 문서가 포함된다. 이 기록이 있으면 각국 대리인은 현재 공보의 표지에서 사실관계를 다시 추정할 필요 없이 서로 다른 법적 질문에 답할 수 있다.

미국 대리인에게는 인용문헌의 적격성, 발명자 유래 개시, 동일인에 대한 권리 귀속 또는 동일인 귀속 간주 중 정확히 어느 경로를 적용하는지와 그 기준이 되는 과거 시점을 특정하도록 요청해야 한다. 일본과 한국 대리인에게는 적용 가능한 발명자 또는 출원인 동일성 경로, 그 판단시점 및 별도의 청구항 경합 문제를 특정하도록 요청해야 한다. 그다음 각국 대리인은 주장한 예외를 적용한 후에도 어떤 문제가 남는지 밝혀야 한다.

도입부의 포트폴리오로 돌아가 보자. 한 회사의 선출원은 미국에서는 권리 귀속에 의해, 일본과 한국에서는 출원인 동일성에 의해 장애가 되지 않을 수 있다. 그러나 양도의무, 발명자 구성, 협력계약 또는 공개일을 바꾸면 결과가 달라질 수 있다. 효과적인 국제 특허 자문은 각 법률에서 어느 사실이 결정적인지를 묻고, 법률이 요구하는 시점에 그 사실이 존재하였음을 입증하는 것에서 시작된다.