특허 발행 후의 소규모 단체 지위 오류유효성과 오류 시정 및 권리행사 가능성

요약　감액되지 않은 정규 수수료를 납부해야 하는 상황에서 소규모 단체(small entity) 수수료를 납부했다고 해서 미국 특허가 자동으로 무효가 되는 것은 아니다. 다만 이러한 오류는 시정 의무, 금전적 부담 및 권리행사 가능성에 관한 위험을 초래할 수 있다. 분석은 해당 수수료, 특히 특허 발행 수수료(issue fee)와 특허 유지 수수료를 납부할 당시 감액 자격이 있었는지에서 출발한다. 특허 발행일의 출원인 지위만으로 그 이전의 납부가 부적절했다고 단정할 수는 없다. 소규모 단체 지위를 잘못 설정하거나 자격 상실을 신고하지 않은 경우를 포함하여, 선의로 발생한 오류는 특허 발행 후에도 37 C.F.R. § 1.28(c)에 따라 필요한 항목별 명세를 제출하고 부족액을 납부함으로써 시정할 수 있다. 자발적 시정을 개시할 고정된 기한은 없지만, USPTO의 통지와 불완전한 제출서류에 대한 보완 요구에는 특허권자가 준수해야 할 응답 기한이 적용된다. 고의적인 허위 진술은 필요한 중요성과 기망의 구체적 의도가 입증되면 불공정 행위(inequitable conduct)의 인정 근거가 될 수 있으며, 부족액을 납부하더라도 그 밖의 요건을 갖춘 권리행사 불능 주장이 소멸하는 것은 아니다. 별도로 35 U.S.C. § 41(j)는 해당 단체가 선의를 입증하지 못하면 부족액 납부 외에 그 부족액의 최소 3배에 해당하는 제재금을 부과할 수 있도록 한다. 따라서 특허권자는 자격의 근거를 기록하고, 발행 수수료와 유지 수수료를 납부하기 전에 지위를 재확인하며, 불일치를 신속히 조사하고, 최초의 자격 주장과 이후의 시정 제출을 뒷받침하는 증거를 보존해야 한다.

서론

특허권자가 감액되지 않은 정규 수수료를 납부해야 했음에도 소규모 단체 수수료를 납부했다는 이유만으로 특허가 자동으로 무효가 되는 것은 아니다. 미국 특허상표청(USPTO)은 특허 발행 후 발견된 오류를 포함하여 선의로 발생한 오류를 시정하는 절차를 마련하고 있다. 그러나 고의적인 허위 진술은 불공정 행위 인정의 근거가 될 수 있으며, 현행법은 수수료 감액 자격에 관한 허위 주장에 대해 별도의 금전적 제재도 허용한다. 그 영향을 평가하려면 출원인의 실제 자격, 납부 시점 및 오류가 발생한 경위를 검토해야 한다. 37 C.F.R. § 1.28(c); 35 U.S.C. § 41(j).

이러한 문제는 출원이 계속 중인 동안 기업이 성장하거나, 라이선스 계약을 체결하거나, 인수되는 경우에 자주 발생한다. 거래로 인해 수수료 감액 자격이 달라지더라도 출원 절차를 담당하는 팀의 기록에 그 변화가 즉시 반영되지 않을 수 있다. 오류는 특허 포트폴리오 검토, 후속 인수 또는 소송 준비 과정에서야 드러나기도 한다. 그 시점에 특허권자는 납부 이력을 어떻게 시정할지뿐 아니라 그 배경이 된 행위가 더 광범위한 권리행사 문제를 초래하는지도 판단해야 한다.

용어의 구별은 중요하다. 특허 무효와 권리행사 불능은 서로 다른 법적 효과이다. 미국 특허법 제282조는 권리행사 불능과 법에 열거된 무효 사유를 각각 별도의 항변으로 인정한다. 소규모 단체 수수료 납부에 관한 사건에서 연방순회항소법원은 불공정 행위가 특허를 무효로 만드는 것이 아니라 권리행사를 불가능하게 만든다고 명시적으로 설명했다. 따라서 납부액의 불일치를 특허를 자동으로 무효화하는 사유로 설명해서는 안 된다. 35 U.S.C. § 282(b); Ulead Sys., Inc. v. Lex Comput. & Mgmt. Corp., 351 F.3d 1139, 1150 n.8 (Fed. Cir. 2003).

소규모 단체 지위가 부적절했는지에 대한 판단

먼저 검토해야 할 사항은 자격이다. 소규모 단체 지위는 요건을 충족하는 개인, 소규모 사업체 및 비영리기관에 인정된다. 사업체의 경우 적용되는 규모 기준에 따라 일반적으로 관계 기업을 포함한 종업원 수가 500명 이하여야 한다. 관계 기업 여부에 대한 분석이 필요하므로, 특허를 직접 보유한 자회사의 인원이 적다는 이유만으로 해당 단체가 자격을 갖추게 되는 것은 아니다. 37 C.F.R. § 1.27(a); 13 C.F.R. § 121.802(a).

발명에 관한 권리관계도 중요하다. 다른 요건을 충족하는 출원인이라도 자격이 없는 단체에 권리를 양도하거나 라이선스하거나, 그러한 이전 의무를 부담하게 되면 자격을 상실할 수 있다. 따라서 예정된 양도의 정식 계약 체결일이나 USPTO 기록일이 자격을 처음 상실한 날과 일치하지 않을 수 있다. 효력이 있는 계약과 그 계약으로 발생하는 권리를 검토해야 한다. 37 C.F.R. § 1.27(a)(1)–(3).

자격은 개별 출원이나 특허별로 평가해야 한다. 대리인은 관련 권리자, 라이선시 및 계약상 의무를 파악한 다음 적용 규정에 따라 각 당사자를 평가해야 한다. 의뢰인이 스타트업이나 소규모 기업이라는 일반적인 가정만으로는 특정 발명에 관한 권리를 가진 모든 당사자가 자격을 갖추었는지 판단할 수 없다. See 37 C.F.R. § 1.27(f).

계속출원에서도 자격을 새로 확인해야 한다. 계속출원, 분할출원, 일부계속출원 또는 재발행출원은 각각 별도로 소규모 단체 지위를 주장해야 하며, 모출원의 지위가 자동으로 승계되는 것은 아니다. 따라서 특허 패밀리 전체의 납부 이력을 검토할 때는 기존 출원의 절차를 계속 진행하는 경우와 그 출원의 이익을 주장하는 새로운 출원을 제출하는 경우를 구별해야 한다. 37 C.F.R. § 1.27(c)(4), (f).

발행 수수료 납부일이 중요한 이유

출원인이 특허가 발행될 당시 대규모 단체였다는 설명은 납부의 적정성을 좌우하는 시점을 불분명하게 만들 수 있다. 소규모 단체 지위가 적절하게 설정된 후에는 § 1.27(g)(1)에 따라 지위가 변경되더라도 발행 수수료 또는 유지 수수료를 납부해야 할 때까지 감액 수수료를 계속 납부할 수 있다. 출원인은 그 시점에 감액 자격을 새로 판단해야 한다. 37 C.F.R. § 1.27(g)(1).

출원 당시 소규모 단체 지위를 적절하게 설정한 회사가 이후 출원 절차 중에 자격을 상실한 경우를 생각해 볼 수 있다. 이 경우에도 규정에 따라 그 사이의 출원 절차 관련 수수료는 소규모 단체 요율로 납부하는 것이 허용될 수 있다. 그러나 발행 수수료를 납부할 때는 자격을 재평가하고 자격 상실을 신고해야 한다. 검토 과정에서는 이러한 지위 유지 규칙에 따라 허용된 납부와 실제로 부족액이 발생한 납부를 구별해야 한다. See U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 509.03(b)(I) [hereinafter MPEP].

사건의 순서에 따라 결과가 달라진다. 출원인이 6월 1일 발행 수수료 납부 당시 자격을 갖추고 있었고, 6월 15일의 거래로 처음 자격을 상실했으며, 특허는 7월 7일에 발행되었다고 가정하자. § 1.27(g)를 적용하면, 이후의 변경이 통상 6월 1일의 납부를 소급하여 부적절하게 만드는 것은 아니다. 반대로 자격을 상실하게 하는 거래나 의무가 5월 15일에 발생했다면 출원인은 6월 1일의 발행 수수료 납부에 소규모 단체 지위를 적절하게 적용할 수 없다. 이러한 사실 판단을 좌우하는 것은 거래 발표일만이 아니라 그 거래의 법적 효과이다. See 37 C.F.R. § 1.27(a), (g).

신고 또한 별도의 요건이다. 규정은 자격 상실 후 처음 납부해야 하는 발행 수수료 또는 유지 수수료의 납부 전이나 납부 시에 자격 상실을 신고하도록 요구한다. 감액되지 않은 금액을 납부하는 것만으로는 필요한 신고를 한 것이 아니다. 대리인은 발행 수수료 납부에 관한 응답서류를 준비하거나 유지 수수료 납부를 주선할 때 납부액과 기록상 지위를 모두 확인해야 한다. 37 C.F.R. § 1.27(g)(2).

특허 발행 후 선의의 오류 시정

§ 1.28(c)는 소규모 단체 지위를 잘못 설정한 경우와 자격 상실을 실수로 USPTO에 신고하지 않은 경우를 모두 다룬다. 지위 주장과 감액 수수료 납부가 선의로 이루어진 경우에는 규정상 서류 제출, 항목별 명세 및 부족액 납부 요건을 충족함으로써 오류에 대한 구제를 받을 수 있다. 이 규정은 출원과 발행된 특허 모두에 적용된다고 명시하고 있다. 37 C.F.R. § 1.28(c).

DH Technology는 발행 수수료를 잘못 감액하여 납부한 경우를 직접 다룬다. 지방법원은 특허가 실효되었고 납부 부족을 시정할 기간도 지났다고 판단했다. 연방순회항소법원은 이러한 접근을 배척하고, 소규모 단체 요율로 잘못 납부한 발행 수수료의 시정 시기에는 § 1.28(c)가 적용된다고 판시했다. 법원은 이 조항이 고정된 시정 기한을 두지 않았다고 설명하면서도 주장된 사기에 대한 심리를 위해 사건을 환송했다. 출원인의 행위에 반드시 잘못이 없었다고 판단한 것은 아니다. DH Tech., Inc. v. Synergystex Int’l, Inc., 154 F.3d 1333, 1342–43 (Fed. Cir. 1998).

동일한 시정 체계는 설정된 소규모 단체 지위에 따라 선의로 납부한 유지 수수료의 부족액에도 적용되며, 지위를 잘못 설정했거나 자격 상실 후에도 그 지위를 유지한 경우를 포함한다. Ulead에서 연방순회항소법원은 § 1.28(c)를 적용하고 USPTO가 부족액 납부를 수리한 데 따른 효과를 인정했다. 따라서 단순히 유지 수수료를 납부하지 않은 경우와 소규모 단체 규정에 따라 감액 금액을 잘못 납부한 경우에는 서로 다른 절차적 분석이 필요하다. Ulead, 351 F.3d at 1148–50; MPEP § 2550.

소규모 단체 지위를 설정하지 않은 상태에서 감액된 유지 수수료를 납부한 경우에는 별도의 절차적 문제가 발생한다. 정규 수수료 전액이나 적절한 서면 지위 주장이 적시에 제출되지 않으면 특허가 실효될 수 있다. 따라서 지위를 잘못 설정한 경우와 지위가 전혀 설정되지 않은 경우를 구별해야 한다. MPEP § 509.03(b)(IV).

§ 1.28(c)에 따른 자발적 시정의 개시에는 고정된 기한이 없으므로 특허권자는 오래된 오류도 시정할 수 있다. 그렇더라도 관련 기록과 담당자를 확보할 수 있는 동안 발견된 오류를 신속히 조사하고 시정해야 한다. 지연되면 사실관계를 재구성하기 어려워지고, 부정확한 지위에 따라 추가 납부가 이루어질 수 있다.

이와 별개로 § 1.28(a)에 따른 환급 절차에서는 소규모 단체 지위 주장과 환급 청구를 모두 정규 수수료 전액의 적시 납부 후 3개월 이내에 제출해야 한다. 이 기간은 § 1.28(c)에 따른 납부 부족의 시정에는 적용되지 않는다. 37 C.F.R. § 1.28(a), (b)(1), (c).

오류가 권리행사 가능성을 위협하는 경우

시정 절차를 이용하려면 선의가 전제되어야 한다. § 1.27(h)는 의도적으로 기망하여 소규모 단체 지위를 설정하거나 감액 수수료를 납부하려는 행위를 USPTO에 대한 사기 또는 사기 미수로 취급한다. Nilssen에서 연방순회항소법원은 대규모 단체와의 라이선스 약정 후 소규모 단체 수수료를 부적절하게 납부한 것과 관련하여 권리행사 불능 판단을 유지했다. 이 판단은 기망 의도와 특허권자의 설명의 신빙성에 관한 사실인정에 근거했다. 또한 특허 발행 후라도 유지 수수료 관련 절차에서의 부정행위가 권리행사 가능성에 문제를 일으킬 수 있음을 확인했다. 37 C.F.R. § 1.27(h); Nilssen v. Osram Sylvania, Inc., 504 F.3d 1223, 1231–33 (Fed. Cir. 2007).

Nilssen은 현재 불공정 행위의 판단 체계를 제시하는 Therasense 전원합의체 판결 이전의 사건이다. 침해를 주장받는 당사자는 중요성과 기망의 구체적 의도를 명백하고 설득력 있는 증거로 입증해야 한다. 출원인이 관련 사정을 알았어야 한다는 주장을 포함하여 과실만으로는 요구되는 의도가 입증되지 않는다. 정황증거에서 의도를 추론하는 경우, 기망 의도는 도출할 수 있는 추론 중 유일하게 가장 합리적인 추론이어야 한다. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1290–91 (Fed. Cir. 2011) (en banc).

중요성 역시 별도로 분석해야 한다. Therasense는 일반적으로 해당 부정행위가 없었다면 특허가 허여되지 않았을 것이라는 의미의 중요성(but-for materiality)을 요구한다. 다만 명백히 허위인 선서진술서 제출과 같은 적극적이고 중대한 부정행위에는 예외를 인정한다. 수수료가 부족하게 납부되었다는 사실만으로 이러한 분석이 완결되지는 않는다. Id. at 1291–93.

연방순회항소법원은 Outside the Box에서 이러한 판단 체계를 소규모 단체 지위에 적용했다. 지방법원은 소규모 단체 자격이 없는 유통업체와의 계약에 근거하여 불공정 행위를 인정했다. 연방순회항소법원은 기록상 기망의 구체적 의도가 입증되지 않았다는 이유로 그 판단을 뒤집었다. 법원은 소규모 단체 지위에 관한 허위 주장이 그 자체로 중요성을 갖는지에 대해서는 명시적으로 판단을 유보했다. 또한 선의의 오류는 부족액을 납부하여 구제할 수 있고, 해당 기록은 권리행사 불능 판단을 정당화하지 않는다고 보았다. Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc., 695 F.3d 1285, 1294–95 (Fed. Cir. 2012).

이 판시는 분쟁의 양측 모두에게 주의를 요구한다. 특허권자는 수수료 지위에 관한 모든 진술을 일률적으로 중요성이 없는 것으로 취급할 수 없다. 침해를 주장받는 당사자도 감액되지 않은 수수료를 납부했어야 한다는 점만 입증하여 불공정 행위를 성립시킬 수는 없다. 지위 주장의 경위와 책임 있는 개인에 관한 증거가 여전히 분석의 핵심이다. See id.

시정에도 한계가 있다. USPTO가 부족액 납부를 수리하면 납부 오류는 시정되지만, 그 밖의 요건을 갖춘 고의적 기망 주장이 해소되는 것은 아니다. Ulead는 특허권자가 해당 오류가 선의의 시정 대상이라는 진술이 허위임을 알면서도 그러한 진술을 하면 불공정 행위에 따른 다툼에 직면할 수 있다고 설명한다. 따라서 특허권자는 납부만으로 모든 권리행사 가능성 문제가 해결된다고 가정하지 말고 시정을 뒷받침하는 사실을 조사해야 한다. Ulead, 351 F.3d at 1149–50.

금전적 제재와 현재의 USPTO 실무

제41조(j)는 별도의 법정 효과를 규정한다. 수수료 감액 자격을 허위로 주장한 것으로 판단된 단체는 그 주장이 선의로 이루어졌음을 입증하지 못하면 미납액의 최소 3배에 해당하는 제재금의 부과 대상이 된다. 부과된 제재금은 납부해야 할 부족액에 추가하여 지급해야 한다. 이 규정은 USPTO가 허위 주장을 발견한 시점이 특허 발행 전인지 후인지와 관계없이 적용된다. 이러한 행정상 판단은 불공정 행위를 입증하기 위한 사법상 입증책임과 구별된다. 법정 선의 항변을 입증하지 못했다는 사실 자체가 권리행사 불능의 모든 요건을 증명하는 것은 아니다. 35 U.S.C. § 41(j); Therasense, 649 F.3d at 1290–93.

USPTO의 2025년 시행 공고는 이 제재 규정이 출원일과 관계없이 2022년 12월 29일 이후 부적절하게 감액하여 납부한 수수료에 적용된다고 설명한다. 이 제한은 법정 제재에 관한 것이며, 그 이전의 오류를 시정해야 할 필요성을 없애는 것은 아니다. 공고는 또한 제재금이 부과된 후 부족액을 납부하더라도 제재금 납부 의무가 소멸하지 않는다고 설명한다. U.S. Patent & Trademark Off., Statutory Penalties for False Assertions or Certifications of Small and Micro Entity Status, 1536 Off. Gaz. Pat. & Trademark Off. 204, 206 (July 8, 2025).

§ 1.28(c)에 따른 자발적 시정에 고정된 기한이 없다고 해서 USPTO의 납부 부족 통지 및 소명 명령(order to show cause)에 적시에 응답할 의무가 없어지는 것은 아니다. USPTO가 공표한 절차는 최초 응답 기간을 2개월로 정하고 있으며, § 1.136(a)에 따른 연장을 허용한다. U.S. Patent & Trademark Off., Statutory Penalties for False Assertions or Certifications of Small and Micro Entity Status, 1536 Off. Gaz. Pat. & Trademark Off. 204, 205 (July 8, 2025).

현재의 소규모 단체 응답 양식은 필요한 부족액을 항목별로 명시하고 납부하지 않으면 출원이 포기되거나 특허가 실효된다고 명시적으로 경고한다. 이는 USPTO가 그 절차를 준수하지 않은 경우의 결과로 제시한 것으로, 법원이 판단하는 무효 또는 권리행사 불능과는 구별된다. U.S. Patent & Trademark Off., Form PTO/SB/142, Response to Notice of Payment Deficiency & Show Cause Order—Options II & III 1–2 (rev. July 2026).

실무자는 현재 USPTO의 검토 절차도 고려해야 한다. 2025년 10월 24일자 메모는 단체 지위 주장에 통상 의문을 제기하지 않는다는 취지의 MPEP 문구를 대체하고, 자격 및 출원인 행위의 합리성을 재량으로 검토할 수 있음을 명시적으로 인정했다. Memorandum from Brian E. Hanlon, Assistant Comm’r for Pats., to Patent Examining Corps, Advance Notice of Change to the MPEP with Respect to False Assertions or Certifications of Entity Status 1–2 (Oct. 24, 2025).

USPTO는 2026년 3월 17일자 안내에서 제재금 부과를 시작했다고 밝히고, 37 C.F.R. § 11.18(b)가 요구하는 합리적인 조사의 증거를 보존할 것을 강조했다. 현재의 조언은 이러한 실무를 반영해야 한다. 부족액 납부 처리에 관한 과거 판례의 설명만으로 오늘날 USPTO가 선의였다는 모든 설명을 조사 없이 받아들인다고 볼 수는 없다. U.S. Patent & Trademark Off., Reminder: Conduct a Reasonable Inquiry Before Claiming Small or Micro Entity Status (Mar. 17, 2026).

기록의 시정과 증거의 보존

효과적인 조사는 사건의 연혁을 정리하는 데서 시작한다. 대리인은 최초의 지위 주장, 자격을 상실하게 했을 수 있는 사건, 영향을 받은 납부 및 오류 발견 시점을 파악해야 한다. 계약서, 회사 기록 및 납부를 승인한 사람들과의 연락 기록은 문제가 자격 판단의 오류, 후속 거래의 미신고 또는 더 면밀한 검토가 필요한 행위 중 무엇에서 비롯되었는지 밝힐 수 있다. 조사에서는 동일한 사실에 영향을 받는 관련 출원과 특허도 파악해야 한다.

수수료 점검에서는 부족액을 계산하기 전에 지위 유지 규칙을 적용해야 한다. 지위가 적절하게 설정된 후 자격이 변경되었다면 그 사이의 일부 출원 절차 관련 납부는 계속 허용되었을 수 있다. 실제로 잘못 납부된 수수료를 시정할 때는 각 수수료, 최초 납부액과 납부일, 적용되는 현재의 정규 수수료 및 그에 따른 부족액을 명시해야 한다. 각 출원 또는 특허마다 별도의 제출이 필요하다. MPEP § 509.03(b)(I), (IV).

부족액은 일반적으로 부족액 전부를 납부하는 시점에 유효한 정규 수수료에서 최초 납부액을 빼서 계산한다. 따라서 과거의 소규모 단체 요율과 대규모 단체 요율의 차액과 반드시 일치하지는 않는다. 규정은 잘못된 납부와 시정 사이에 해당 수수료가 인하된 경우에 관한 특별 규칙을 두고 있으며, 이 경우 부족액은 최초에 잘못 납부한 금액과 동일한 금액으로 정한다. 대리인은 과거의 감액 비율에 따른 계산으로 대체하지 말고 이 규정을 적용해야 한다. MPEP § 509.03(b)(IV); 37 C.F.R. § 1.28(c)(2)(i).

부족액 관련 제출서류가 요건을 충족하지 못하면 별도의 응답 기한이 발생할 수도 있다. § 1.28(c)(3)에 따라 USPTO는 부족액 관련 서류의 반환을 피하기 위해 연장할 수 없는 1개월 이내에 요건을 충족하도록 요구할 수 있다. 이 기한은 불완전한 제출서류를 보완하기 위한 것이며, 자발적 시정의 개시를 위한 일반적인 기한이 아니다. 37 C.F.R. § 1.28(c)(3).

요건에 맞게 이루어진 부족액 납부는 소규모 단체 자격 상실의 신고로도 기능한다. 특허권자는 USPTO에 기록된 지위를 확인하고 유지 수수료 납부 대행업체를 이용하는 경우 향후 납부를 조율해야 한다. 특히 USPTO가 선의에 관한 설명과 증거를 요구할 수 있으므로, 최초의 조사와 이후의 시정을 뒷받침하는 기록을 보존해야 한다. 37 C.F.R. § 1.28(d); U.S. Patent & Trademark Off., Reminder: Conduct a Reasonable Inquiry Before Claiming Small or Micro Entity Status (Mar. 17, 2026).

이러한 절차는 거래 및 소송 관련 실사에서도 유용하다. 특허 매수인은 거래 종결 전에 납부 이력과 자격을 뒷받침하는 기록을 요구할 수 있다. 특허권 행사를 준비하는 대리인은 설명되지 않은 지위 변경이 다툼의 대상이 되기 전에 조사할 수 있다. 어느 조사든 오류가 있었다는 전제를 필요로 하지 않지만, 적용 수수료를 결정한 날짜, 권리관계 및 판단을 평가할 수 있을 만큼 충분한 정보는 필요하다.

정확한 수수료 관리를 통한 특허 가치 보호

법은 특허 발행 후 발견된 경우를 포함하여 소규모 단체 지위에 관한 선의의 오류에 대해 실무상 활용할 수 있는 구제수단을 제공한다. 이 구제수단을 이용하려면 자격과 실제로 영향을 받은 납부를 정확히 파악해야 한다. 불공정 행위에 따른 권리행사 불능의 가능성이 있으므로 고의적인 허위 진술에는 중대한 결과가 따르며, 현행 법정 제재는 근거 없는 주장에 대응할 수 있는 독립적인 수단을 USPTO에 제공한다. 특허권자는 출원 시 자격을 문서화하고, 발행 수수료와 유지 수수료 납부 시 이를 재평가하며, 특허에 관한 권리에 영향을 미치는 거래 정보가 수수료 관리 담당자에게 전달되도록 함으로써 이러한 위험을 줄일 수 있다.