하나의 개시와 두 가지 기준PCT 발명의 단일성과 미국의 한정요구 실무

Brandon Theiss

3일 전

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요약: PCT 발명의 단일성과 미국의 일반적인 한정요구 실무는 어떤 발명들을 함께 심사할 수 있는지를 판단할 때 서로 다른 기준을 적용한다. PCT 단일성은 공통의 발명적 기술 관계를 중심으로 판단하는 반면, 미국의 일반적인 한정요구에는 독립적이거나 구별되는 발명이라는 요건과 중대한 조사 또는 심사 부담이라는 요건이 모두 필요하다. 어느 기준도 언제나 더 유리한 것은 아니다. 35 U.S.C. § 371에 따른 미국 국내단계 출원에는 단일성 기준이 적용되고, § 111(a)에 따른 바이패스 계속출원에는 일반적인 한정요구 기준이 적용된다. 이 구별은 출원 심사절차 전반에 걸쳐 다시 검토해야 한다. 후속 § 111(a) 계속출원이나 분할출원에는 모출원이 단일성 원칙에 따라 심사되었더라도 일반적인 한정요구 기준이 적용된다. 반면 계속심사청구(RCE)는 기존 출원의 기준을 유지하지만 발명을 변경할 권리를 발생시키지는 않는다. 이 글은 물건, 제조방법 및 장치 청구항을 예로 들어, 선행기술이 단일성을 뒷받침하는 발명적 관계를 어떻게 바꿀 수 있는지, 그리고 국제조사 수수료, 발명의 선택, 재병합 및 분할출원이 출원절차상의 선택에 어떤 영향을 미치는지 설명한다. 또한 후속 출원에 적용되는 기준과 앞선 국내단계 한정요구에서 발생할 수 있는 § 121의 보호를 구별한다. 출원인은 현재 심사 중인 출원의 청구항 그룹화를 평가하면서, 특허 패밀리 전체의 보호를 뒷받침하는 데 필요한 심사절차 기록을 보존해야 한다.

서론

출원인이 발명적 물건, 그 물건의 제조방법 및 그 방법에 사용되는 장치를 개시하더라도, 해당 청구항들을 함께 유지하기 위한 요건은 출원이 미국 특허상표청(USPTO)에 도달하는 경로에 따라 달라질 수 있다. 35 U.S.C. § 371에 따른 미국 국내단계 출원은 특허협력조약(PCT)에 따른 발명의 단일성 기준으로 심사된다. 35 U.S.C. § 111(a)에 따라 제출되는 바이패스 계속출원에는 미국의 일반적인 한정요구 기준이 적용된다. 이 차이는 하나의 출원에서 심사되는 청구항, 추가 출원의 필요성, 그리고 심사관이 발명의 선택을 요구할 때 제시할 수 있는 주장에 영향을 줄 수 있다. 37 C.F.R. §§ 1.475, 1.499; U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 823, 1896 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

두 제도는 행정적 목적을 공유하지만 법적 판단 기준은 다르다. PCT 단일성은 청구된 발명들이 요구되는 발명적 기술 관계를 공유하는지를 묻는다. 미국의 일반적인 한정요구는 발명들이 독립적이거나 구별되는지, 그리고 이를 함께 심사하면 중대한 부담이 발생하는지를 묻는다. 어느 기준도 언제나 더 유리한 것은 아니다. 출원 경로는 최초의 그룹화 기준을 결정하지만 특허 패밀리 내 모든 후속 출원의 기준까지 고정하지는 않는다. 출원인은 후속 출원을 할 때 적용 기준을 다시 평가하고, 앞선 한정요구의 효과가 계속되는 점도 고려해야 한다. MPEP §§ 803, 804.01, 1893.03(d).

PCT에서의 공통된 발명적 기여

PCT 규칙 13.1은 하나의 출원에 하나의 발명 또는 하나의 총괄적 발명 개념으로 연결된 일군의 발명을 포함하는 것을 허용한다. 규칙 13.2는 필요한 연결 관계를 제시한다. 즉, 청구된 발명들은 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징으로 연결되어야 한다. 이러한 특징은 청구된 각 발명을 전체로 보았을 때 그 발명이 선행기술에 비해 이루는 기여를 나타낸다. Regulations Under the Patent Cooperation Treaty rr. 13.1–13.2 (2026) [hereinafter PCT Rules].

이 기준을 충족하려면 공통된 기술 분야나 상업적 목적만으로는 부족하다. 예를 들어 동일한 통신 플랫폼에 관한 청구항들이 서로 관련 없는 기술적 개선을 다룰 수 있다. 반대로 청구항의 표현이 다르거나 서로 다른 구성요소를 대상으로 하더라도 대응하는 특징을 통해 단일성이 인정될 수 있다. 판단 대상은 단순한 독립항의 개수가 아니라 청구된 발명들 사이의 기술적 관계이다. 하나의 청구항 안에 선택적 대안을 기재하더라도 단일성 판단을 피할 수 없다. PCT Rules 13.2–13.3; Administrative Instructions Under the Patent Cooperation Treaty annex B, para. (b).

선행기술에 따라 이 판단은 달라질 수 있다. 단일성 결여는 청구항을 선행기술과 대비하기 전의 선험적 판단(a priori)에서 명백할 수도 있고, 대비 후의 후험적 판단(a posteriori)에서 발생할 수도 있다. 두 청구항이 각각 A + X와 A + Y를 기재한다고 가정하자. A가 공통의 발명적 기여를 제공한다면 두 청구항은 단일성을 가질 수 있다. A가 공지되었거나 자명한 것으로 밝혀지고 나머지 청구대상에 다른 발명적 연결 관계가 없다면 단일성이 부정될 수 있다. 다만 공지된 청구대상을 확인했다고 해서 판단이 자동으로 끝나는 것은 아니다. 심사관은 청구된 발명들 사이에 요건을 충족하는 연결 관계가 여전히 존재하는지 검토해야 한다. World Intell. Prop. Org., PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines ¶¶ 10.01–10.04 (Jan. 1, 2026) [hereinafter PCT Guidelines].

종속항에도 같은 주의가 필요하다. 추가 한정이 그 자체로 다른 발명을 구성할 수 있다는 이유만으로 단일성이 부정되지는 않는다. 독립항이 선행기술에 대비하여 특허성을 갖고 단일성 요건을 충족하면, 종속항들은 일반적으로 그 독립항을 통해 연결 관계를 유지한다. 독립항이 선행기술에 대비하여 특허성을 갖지 못하면, 심사관은 종속항들 사이에 공통된 발명적 기여가 남아 있는지 평가해야 한다. 가이드라인은 폭넓고 실무적인 접근을 요구하며, 단지 분류가 다르다는 이유만으로 단일성 결여를 지적하는 것을 허용하지 않는다. PCT Guidelines ¶¶ 10.04–10.08; MPEP § 1850(II).

미국의 일반적인 한정요구에 필요한 두 가지 요건

미국의 일반적인 한정요구는 35 U.S.C. § 121에서 출발한다. 이 조항은 하나의 출원에서 독립적이고 구별되는 발명들을 청구하는 경우 한정요구를 허용한다. USPTO는 이 문구가 독립적인 발명 또는 서로 관련되지만 구별되는 발명을 포함한다고 해석한다. 따라서 출원인은 발명들이 서로 관련된다는 점만 입증하여 한정요구를 배척할 수는 없다. MPEP § 802.01.

적용되는 구별성 판단은 청구항들 사이의 관계에 따라 달라진다. 물건과 방법, 방법과 장치, 조합과 부분조합, 그리고 종에 관한 청구항은 각각 다른 문제를 제기한다. 심사관은 실제로 제시된 관계에 적합한 기준을 적용해야 한다. 청구항들이 서로 다른 범주에 속한다는 결론만으로 필요한 분석이 이루어진 것은 아니다. MPEP § 806.05.

구별성은 하나의 요건일 뿐이다. 심사관은 중대한 조사 또는 심사 부담도 입증해야 한다. MPEP § 803은 청구항들이 독립적이거나 구별되는 발명을 포함하더라도 중대한 부담 없이 조사와 심사를 진행할 수 있다면 모든 청구항을 심사하도록 정한다. 따라서 적절히 구성된 반박은 주장된 구별성과 부담을 모두 다툴 수 있다. MPEP § 803.

부담에 관한 설명이 필요하다. 별도의 분류, 해당 기술분야에서 별개로 인정되는 점, 또는 서로 다른 조사 분야는 중대한 조사 부담의 근거가 될 수 있다. 한 발명에는 관련되지만 다른 발명에는 관련되지 않는 개시 문제 등 서로 다른 심사 쟁점은 심사 부담의 근거가 될 수 있다. 이러한 근거에는 청구된 발명과 추가 작업 사이의 관계를 연결하는 적절한 설명이 필요하다. 충분한 근거를 갖춘 답변은 공통된 조사 분야나 중복되는 쟁점을 확인하여 심사관의 논거를 반박할 수 있다. MPEP § 808.02.

미국 국내 실무의 부담 요건은 함께 심사하는 데 유리하게 작용할 수도 있다. A + X와 A + Y를 대상으로 하는 청구항으로 돌아가, A는 종래기술이고 X와 Y는 각각 별도의 발명적 기여를 제공하지만 요건을 충족하는 공통된 발명적 관계는 없다고 가정하자. 이러한 청구항들은 PCT 단일성을 갖지 못할 수 있다. 그러나 조사가 실질적으로 중복되고 심사에서도 실질적으로 다른 쟁점이 없다면, 이를 함께 심사하더라도 중대한 부담이 발생하지 않을 수 있다. 이 가정하에서는 발명들이 독립적이거나 구별되더라도 미국의 일반적인 한정요구는 부적절하다. PCT Rule 13.2; MPEP §§ 803, 808.02.

PCT 규칙 13에는 이에 상응하는 별도의 중대한 부담 요건이 없다. 그렇더라도 국제 실무에서 조사에 필요한 작업량은 중요하다. 가이드라인은 추가 작업이 적거나 무시할 만한 정도라면 추가 수수료 없이 다른 발명들도 조사할 수 있도록 허용한다. 두 제도의 차이는 적용되는 법적 기준에 있으며, 심사 효율성이 고려되는지 여부에 있는 것은 아니다. PCT Guidelines ¶¶ 10.64–10.65.

물건과 방법 청구항의 취급이 달라질 수 있는 이유

집전체 쪽에서 분리막과 마주하는 면 쪽으로 두께 방향을 따라 기공 직경이 커지는 가상의 전극을 생각해 보자. 이 특정 기공 직경 구배가 선행기술에 비해 신규하고 비자명한 기여를 제공한다고 가정한다. 물건 청구항은 그 구조를 기재한다. 제조방법 청구항은 점차 큰 희생 입자를 포함하는 층들을 순차적으로 적층한 다음, 그 입자들을 제거하여 청구된 구배를 형성하는 단계를 규정한다. 이 단계들이 반드시 특정된 구조를 생성한다고 가정한다. 따라서 이 방법은 청구된 물건의 제조에 특별히 적합하며, 발명적 기공 직경 구배는 단일성을 뒷받침하는 기술적 관계를 제공한다. PCT Guidelines ¶¶ 10.12–10.13.

동일한 전극을 실질적으로 다른 방법으로도 제조할 수 있다고 가정하자. 그러한 대안의 존재만으로 PCT 단일성이 부정되지는 않는다. 물건의 제조에 특별히 적합한 방법이 그 물건을 제조할 수 있는 유일한 방법일 필요는 없기 때문이다. PCT Guidelines ¶ 10.13. 미국의 일반 실무에서는 그 대안이 다른 의미를 갖는다. 물건과 방법의 구별성을 뒷받침할 수 있기 때문이다. 다만 한정요구에는 여전히 중대한 부담이 필요하다. MPEP §§ 803, 806.05(f).

장치 청구항에는 입자 공급부와 각 층에 대해 점차 큰 입자를 선택하는 제어기를 갖춘 층 형성 조립체, 그리고 입자 제거 유닛을 기재할 수 있다. 청구된 이러한 특징이 제조방법의 기여에 대응하는 방식으로 선행기술에 비해 기여한다고 가정하면, 단일성을 뒷받침할 수 있다. 단지 그 전극을 제조할 수 있는 범용 기계만으로는 이러한 관계가 성립하지 않는다. PCT Guidelines ¶ 10.14. PCT 단일성은 방법과 장치가 서로 전용으로만 사용될 것을 요구하지 않는다. 반면 미국의 일반적인 구별성은 실질적으로 다른 대체 장치나 용도에 관한 합리적인 예를 근거로 인정될 수 있다. 다만 부담 요건은 충족되어야 한다. MPEP §§ 803, 806.05(e).

역사적인 사례로는 Caterpillar Tractor Co. v. Comm’r of Pats. & Trademarks, 650 F. Supp. 218 (E.D. Va. 1986)가 있다. 해당 출원은 스프로킷 단조 방법과 관련 장치를 청구했다. 법원은 당시의 PCT 규칙 13.2를 적용하면서, 방법과 장치가 서로 전용으로만 사용될 수 있어야 단일성이 인정된다는 USPTO의 해석을 배척했다. Id. at 219–20. 현행 MPEP § 1850은 이 판결을 설명하고, 국제출원과 국내단계 출원에는 미국의 일반적인 국내 한정요구 실무와 독립하여 PCT 단일성 원칙을 적용하도록 심사관에게 지시한다. MPEP § 1850(I).

이 가상의 사례는 선행기술에 관한 가정이 중요한 이유도 보여준다. 청구된 기공 직경 구배가 종래기술로 밝혀지면, 그 구배는 주장된 공통의 발명적 기여를 더 이상 제공하지 않는다. 이때 심사관은 어떤 청구항들이 요건을 충족하는 발명적 관계를 유지하는지 판단해야 한다. 물건 청구항이 방법 및 장치 그룹과의 단일성을 갖지 못하더라도, 대응하는 발명적 특징을 통해 방법과 장치 청구항 사이의 단일성은 유지될 수 있다. 세 범주 전체에 걸친 단일성이 인정되려면 물건 청구항까지 포함하는 적격한 관계가 필요하다. 따라서 주장된 물건의 특징이 발명적 기여를 잃었다고 해서 방법 청구항과 장치 청구항을 반드시 서로 분리해야 하는 것은 아니다. PCT Rule 13.2; PCT Guidelines ¶¶ 10.01–10.04, 10.14, 10.16.

출원 경로가 중요한 이유

중요한 구별은 심사 중인 출원의 법적 성격이다. § 371 출원은 국제출원의 미국 국내단계이며 단일성 기준이 적용된다. 바이패스 계속출원은 국제출원의 이익을 주장하는 별개의 § 111(a) 출원으로서 일반적인 한정요구 기준이 적용된다. MPEP §§ 1895, 1896(III).

출원 또는 절차	적용되는 그룹화 기준
PCT 국제조사 또는 국제예비심사	PCT 발명의 단일성
§ 371에 따른 미국 국내단계 출원	PCT 발명의 단일성
기존 § 371 출원에서의 RCE	PCT 단일성 기준이 계속 적용됨
§ 111(a)에 따른 바이패스 계속출원	미국의 일반적인 한정요구 실무
어느 미국 출원 경로에서든 후속으로 제출되는 § 111(a) 계속출원 또는 분할출원	미국의 일반적인 한정요구 실무

후속 출원을 할 때에는 적용되는 기준을 다시 확인해야 한다. § 371 출원을 기초로 하는 § 111(a) 계속출원이나 분할출원에는 모출원의 허여 전후를 불문하고 일반적인 한정요구 기준이 적용된다. 모출원의 단일성 기준이 특허 패밀리에 영구적으로 따라붙는 것은 아니다. MPEP § 1893.03(d). 허여 후에 계속출원을 하는 경우에도 필요한 동시계속성(copendency)을 유지해야 한다. 35 U.S.C. § 120. 따라서 이전에 단일성 원칙에 따라 함께 심사된 전극 청구항들도 후속 § 111(a) 출원에서 추구할 때에는 미국 국내의 구별성 및 부담 요건에 따라 평가해야 한다.

RCE는 기존 출원의 심사를 계속하는 것이며 새로운 출원을 생성하지 않는다. 따라서 § 371 출원에서 RCE를 하면 해당 출원의 단일성 기준이 유지된다. MPEP §§ 706.07(h), 823. 그러나 RCE가 이전에 선택되어 심사된 발명과 단일성이 없는 청구항으로 당연히 변경할 권리를 출원인에게 부여하는 것은 아니다. MPEP § 706.07(h), subsec. VI(B).

유리한 국제단계의 견해가 있다고 해서 미국에서의 그룹화 문제가 해결되는 것은 아니다. 단일성과 특허성에 관한 국제단계의 견해는 구속력이 없으며, 미국 국내단계 심사관은 독립적으로 청구항들의 단일성 결여를 판단할 수 있다. 국내단계의 단일성 결여 요구에서는 청구항 그룹을 식별하고, 각 그룹을 구별하는 특별한 기술적 특징을 포함하여 각 그룹이 다른 그룹 각각과 단일성이 없는 이유를 설명해야 한다. MPEP § 1893.03(d)–(e).

국제단계와 미국에서의 요구에 대한 대응

국제조사 중 단일성 결여가 인정되면 통상 추가 조사수수료의 납부를 요구하게 된다. 국제조사기관은 청구항에 처음 기재된 주된 발명과, 필요한 수수료가 기한 내에 납부된 추가 발명들을 조사한다. 따라서 출원인이 식별된 모든 발명에 대해 수수료를 납부할 의사가 없다면 청구항의 배열 순서는 실무적 의미를 갖는다. Patent Cooperation Treaty art. 17(3)(a), June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231.

규칙 40은 납부요구서에 단일성 결여 판단의 이유를 기재하도록 하고, 출원인에게 요구서 일자부터 1개월 이내에 추가 수수료와 적용되는 이의신청 수수료를 납부할 기회를 부여한다. 이의를 제기하면서 추가 수수료를 납부할 때에는 단일성이 존재하는 이유 또는 추가 수수료가 과도한 이유를 설명하는 이유서를 첨부해야 한다. 재검토 결과 이의가 인정되면 추가 수수료의 전부 또는 일부가 환급될 수 있다. 이의신청 수수료는 이의가 전적으로 정당하다고 인정되는 경우 환급된다. PCT Rules 40.1–40.2.

추가 국제조사 수수료를 납부하지 않는다는 사실만으로 미조사 청구대상을 미국 국내단계에서 추구할 수 없게 되는 것은 아니다. 해당 청구항들은 여전히 미국 심사관의 검토 대상이며, 심사관은 국내단계의 단일성 기준에 따라 선택을 요구할 수 있다. MPEP § 1850(V). 반대로 국제단계에서 추가 수수료를 납부하더라도 모든 발명을 미국에서 함께 심사받을 수 있는 것은 아니다. 국내단계 심사관은 선택을 요구할 권한을 계속 보유한다. 37 C.F.R. § 1.499.

제II장에도 관련 절차가 있다. 국제예비심사기관은 출원인에게 청구항을 한정하거나 추가 심사수수료를 납부하도록 요구할 수 있으며, 요구서 일자부터 1개월의 응답기간이 주어진다. 규칙 68.1에 명시된 예외를 전제로, 단일성 결여에 관한 견해를 기록하면서 그러한 요구 없이 심사를 진행할 수도 있다. PCT Rules 68.1–68.3. 그 예외 중 하나는 수수료 결정에 직접 관련된다. 국제조사보고서가 작성되지 않은 발명에 관한 청구항에 대해서는 국제예비심사를 실시할 필요가 없다. 따라서 기관이 한정이나 추가 수수료를 요구하지 않고 진행하더라도, 국제조사에서 제외된 발명이 제II장에서 반드시 심사되는 것은 아니다. PCT Rules 66.1(e), 68.1.

미국 실무에서는 출원인이 요구를 다투더라도 발명을 선택해야 한다. 출원인은 적시에 제기한 반박에서 오류라고 주장하는 사항을 구체적으로 밝혀야 한다. 한정요구가 부적절하다는 일반적인 주장만으로는 청원에 의한 재검토를 구할 권리가 보존되지 않는다. 한정요구가 최종적인 것이 된 후에는 § 1.144에 따른 청원(petition)으로 재검토를 구할 수 있다. 청원은 늦어도 심판청구 통지서(notice of appeal)를 제출하는 날까지 제출해야 한다. 이러한 선택 및 재검토 절차는 국내단계의 단일성 결여 요구에도 적용된다. 37 C.F.R. §§ 1.143–1.144, 1.499; MPEP §§ 818.01(a)–(c), 823. 청원을 제출하더라도 적용되는 응답기간의 진행이나 다른 출원절차가 중지되지는 않는다. 37 C.F.R. § 1.181(f).

실체적 답변은 적용 기준에 맞추어야 한다. 단일성 결여에 대한 반박에서는 그룹들 사이의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 식별하고, 심사관의 선행기술 분석에도 불구하고 발명적 연결 관계가 사라지지 않는 이유를 설명해야 한다. 미국 국내 한정요구에 대한 반박에서는 적용되는 구별성 기준과 주장된 부담을 각각 다루어야 한다. 구체적인 청구항 문언, 기술적 설명 및 심사관의 예시에 대한 분석은 모든 청구항이 하나의 발명에 관한 것이라는 일반적인 주장보다 유용한 답변을 만든다.

재병합과 분할출원의 보호

발명의 선택으로 비선택 청구항은 심사대상에서 제외되지만 실체적 특허성에 관하여 거절되는 것은 아니다. 선택된 발명에 관한 모든 청구항이 허여 가능한 상태가 되면 심사관은 한정요구를 재검토해야 한다. 물건 발명이 선택된 경우, 비선택 방법 발명이 재병합(rejoinder) 대상이 되려면 그 방법 발명에 관한 모든 청구항이 허여 가능한 물건 청구항에 종속되거나 다른 방식으로 그 물건 청구항의 모든 한정사항을 요구해야 한다. 재병합된 청구항도 실체적 심사의 대상이 된다. MPEP §§ 821, 821.04, 821.04(b).

재병합은 해당 한정요구의 철회를 수반하므로, 계속 중인 분할출원을 포함하여 § 121의 보호에 의존할 근거가 사라질 수 있다. MPEP § 821.04. § 821.04(b)가 다루는 물건과 방법의 관계에서는, 재병합 전에 비선택 방법 발명에 관한 모든 청구항을 취소하면 한정요구가 유지된다. 이는 분할출원을 추구할 때 중요할 수 있지만, § 121의 다른 요건도 충족해야 한다. MPEP § 821.04(b).

§ 121은 그 요건이 충족되면 일정한 비법정형 이중특허(nonstatutory double patenting) 주장에 대한 보호를 제공한다. 그러나 동일한 발명을 청구하는 복수의 특허를 허용하는 것은 아니다. MPEP § 804.01, item (F). PCT 특허 패밀리에서는 어느 단계에서 분리가 요구되었는지가 중요하다. 국제조사기관이나 국제예비심사기관이 국제단계에서 단일성 결여를 판단했다는 사실만으로는 그 보호가 성립하지 않는다. 미국 국내단계 심사 중 이루어진 단일성 결여 요구는 그 보호를 뒷받침할 수 있다. MPEP § 804.01, item (D).

보호를 받으려면 요건을 충족하는 분할출원, 그 출원과 한정요구 사이의 관계, 그리고 법정 출원시점에도 주의해야 한다. 청구대상을 자발적으로 분리한 것만으로는 보호 적격성이 성립하지 않는다. 법문은 다른 출원에 관한 특허가 발행되기 전에 분할출원을 하도록 요구하며, 심사절차 경과는 한정요구와의 필요한 연결 관계를 뒷받침해야 한다. 35 U.S.C. § 121; MPEP § 804.01.

출원의 유형과 계보에는 특히 주의해야 한다. 일반적인 계속출원은 모출원이 한정요구를 받았다는 이유만으로 세이프 하버 보호를 얻지 못한다. 그러나 요건을 충족하는 분할출원에서 이어진 계속출원은 다른 조건들이 충족되면 여전히 보호 대상이 될 수 있다. 연방순회항소법원은 Amgen, Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1352–54 (Fed. Cir. 2009)에서 이 구별을 명시적으로 인정했다.

청구항들은 한정요구와의 정합성(consonance)도 유지해야 한다. 이는 출원들 사이에서 심사관이 설정한 구분 경계를 보존하는 것을 의미한다. 각 분할출원에 한정요구로 구분된 그룹을 반드시 하나만 포함해야 한다는 뜻은 아니며, 순차적인 분할출원도 보호 대상이 될 수 있다. Boehringer Ingelheim Int’l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340, 1351–54 (Fed. Cir. 2010). 실무상 과제는 한정요구, 각 출원에서 추구한 청구발명, 그리고 그러한 구분에 영향을 미치는 보정이나 요구의 철회에 관한 명확한 기록을 유지하는 것이다.

이 원칙들은 출원 경로의 결정을 특허 패밀리의 심사절차 경과와 연결한다. 후속 § 111(a) 출원에는 모출원이 단일성 원칙에 따라 심사되었더라도 일반적인 한정요구 기준이 적용된다. 그럼에도 요건을 충족하는 국내단계 한정요구는 그에 따른 분할출원에 대한 § 121의 보호를 뒷받침할 수 있다. 후속 출원의 그룹화 기준과 앞선 한정요구의 법적 효과는 별도로 분석해야 한다. MPEP §§ 1893.03(d), 804.01, item (D).

청구항 그룹화를 출원전략에 반영하기

미국 출원 경로를 선택하기 전에 대리인은 예정된 청구항들을 연결하는 기술적 기여를 확인하고, 이를 함께 심사하는 데 필요한 작업을 평가해야 한다. 전극의 발명적 기공 직경 구배는 PCT 단일성 원칙에 따라 물건 및 제조방법 청구항을 연결할 수 있고, 대응하는 장치 특징은 그 연결을 확장할 수 있다. 선행기술에 의해 주장된 공통 기여가 부정되면 남아 있는 발명적 관계를 다시 평가해야 한다. 미국의 일반 실무에서도 조사와 심사의 중복에 주의해야 한다. 발명들이 구별되더라도 그러한 중복으로 인해 한정요구가 허용되지 않을 수 있기 때문이다. 어느 출원 경로도 예정된 모든 청구항을 함께 유지할 수 있음을 보장하지 않는다.

청구항은 최초 심사와 후속 출원을 모두 고려하여 작성해야 한다. 명세서의 뒷받침을 받는 청구항 문언은 발명적 관계를 명시할 수 있고, 가장 넓은 공통 청구대상이 특허성을 갖지 못하는 것으로 밝혀질 경우 종속항을 통해 더 좁은 조합을 유지할 수 있다. 국제단계에서는 상업적으로 중요한 발명을 청구항의 배열 순서에 의식적으로 반영해야 한다. 미국 출원절차에서 출원인은 반박할지, 보정할지, 재병합 가능성을 기다릴지, 아니면 분할출원을 추구할지를 결정하기 전에 그룹화 요구의 실질적 내용을 평가해야 한다.

이 비교에서는 세 가지를 검토해야 한다. 현재 심사 중인 출원에 어떤 그룹화 기준이 적용되는지, 어떤 발명적 관계나 심사상의 중복이 청구항들을 함께 유지할 근거가 되는지, 그리고 분리가 후속 출원에 어떤 의미를 갖는지이다. 전극 청구항에서는 발명적 기공 직경 구배가 최초의 단일성을 뒷받침할 수 있지만, 후속 § 111(a) 출원에는 미국 국내 기준에 따른 새로운 분석이 필요하다. RCE는 기존 출원의 기준을 유지하는 반면, 그에 따른 분할출원에서는 한정요구 기록과 § 121을 별도로 검토해야 한다. 이 문제들을 함께 다루면 대리인은 현재 심사되는 청구항과 특허 패밀리 전체에서 추구할 보호를 모두 계획할 수 있다.