미국 디자인특허 출원심사에서 규칙132 진술서의 활용

Brandon Theiss

2시간 전

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요약: 37 C.F.R. § 1.132에 따른 진술서는 장식성, LKQ 판결 이후의 자명성, 상업적 성공과 청구된 디자인 사이의 연관성에 관한 증거를 제시함으로써 디자인특허 출원을 뒷받침할 수 있다. 그 설득력은 관련 사실을 알고 있는 진술인, 근거를 갖춘 설명, 그리고 도면에서 실제로 청구하는 내용과 연결된 뒷받침 자료에 달려 있다. 발명자의 증언은 미적 선택을 설명하는 데 특히 유용하며, 당시 작성된 기록과 그 밖의 보강증거는 사실적 토대를 강화한다. 다만 독립적인 보강증거의 필요성은 개별 사정에 따라 판단되며, 모든 발명자 진술서에 일률적으로 적용되는 요건은 아니다. 상업적 성공 및 업계의 찬사와 청구된 디자인 사이의 관련성(nexus)은 적절한 추정 또는 직접적인 증거를 통해 입증할 수 있다. 청구되지 않은 중요한 특징 때문에 추정에 의존할 수 없는 경우에도 직접 입증의 가능성은 남아 있다. 진술서는 최초 개시가 무엇을 전달하는지 설명할 수도 있지만, 누락된 내용을 보충할 수는 없다. 이 글은 진술인 선정, 중요한 주장의 뒷받침, 사실에 관한 디자인 의견과 법적 결론의 구별, 그리고 증거가 검토될 수 있는 시점에서의 제출을 살펴본다. 또한 기록 편입을 거부한 결정과 심사관의 실체적 평가에 불복하는 절차의 차이, 계속심사출원과 통상적인 계속출원 중 어느 것을 선택하는지에 따른 효과를 설명한다.

서론

디자인특허 출원은 시각적 개시가 명확하더라도 도면만으로 입증할 수 없는 사실을 이유로 거절될 수 있다. 예를 들어 심사관은 하우징의 외관이 기능에 의해 결정된다거나, 통상의 디자이너라면 서로 다른 제품의 특징을 결합할 것이라거나, 상업적 성공이 청구된 외관이 아닌 기술적 성능에서 비롯된다고 판단할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.132에 따른 진술서는 관련 증거를 심사기록에 제출하여 심사관이 그러한 결론을 재검토할 사실적 근거를 제공할 수 있다.

설득력 있는 진술서는 다투어지는 명제를 특정하는 데서 출발한다. 관련 사실을 누가 알고 있는지 밝히고, 그 사람이 어떻게 그러한 지식을 얻었는지 설명하며, 뒷받침 자료를 제시한다. 발명자의 증언은 특히 미적 선택을 설명할 때 유용한 출발점이 된다. 당시 작성된 문서나 중요한 주장을 뒷받침하는 다른 증거가 기록에 포함되면 그 설득력은 높아진다. 실무에서는 이러한 자료를 미리 확보하되, 개별 사건의 증거상 요건과 모든 발명자 진술서에 독립적인 보강증거를 요구하는 일률적 규칙을 구별할 필요가 있다.

규칙132의 역할

미국 특허법 제171조는 제조물품에 관한 신규하고 독창적이며 장식적인 디자인에 특허를 허용하고, 원칙적으로 특허법 규정을 디자인에도 적용한다. 규칙132는 다른 규정에서 별도로 정하지 않은 근거에 따라 거절 또는 지적사항에 반박하기 위한 증거 제출 절차를 제공한다. 따라서 그 활용 범위는 발명특허 출원심사에서 흔히 떠올리는 기술적 실험에 한정되지 않는다. 35 U.S.C. § 171(a)–(b); 37 C.F.R. § 1.132.

진술서는 출원과 제시된 거절이유에 관한 증거로 심사기록을 보충한다. 통상적인 미국 국내 디자인 출원 실무에서 청구항은 물품을 특정하고 디자인을 도면에 도시된 대로, 또는 도면에 도시되고 설명된 대로 지칭한다. 따라서 출원인이 보호받고자 하는 대상은 도면과 적절한 설명에 의해 정해진다. 상업적 제품에 관한 증거는 파선의 취급과 부분디자인의 경계를 포함하여 실제 청구된 대상에 대응되어야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.152–1.153; U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure §§ 1503.01(III), 1503.02(III) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

심사관이 거절이유를 통지했다는 사실만으로 진술서가 필요한 것은 아니다. 특허를 받을 수 없다는 점에 관한 일응의 입증(prima facie case) 책임은 우선 심사관에게 있다. 출원인이 증거나 주장을 제출한 후에는 전체 기록을 토대로 특허성이 평가된다. In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992). 따라서 대리인은 대응에 추가 사실이 필요한지, 법적 분석의 수정이 필요한지, 아니면 둘 다 필요한지 파악할 필요가 있다. 증언의 준비는 다투어지는 사실적 전제에 중요한 정보를 제공할 때 가장 유용하다.

장식성의 입증

실용적인 물품도 특허를 받을 수 있는 장식적 디자인을 가질 수 있다. 판단 대상은 청구된 외관을 전체적으로 보았을 때 그것이 물품의 용도나 목적에 의해 결정되는지 여부이다. 기능적 구성요소가 존재한다는 사실만으로 이 문제에 대한 답이 정해지는 것은 아니다. L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123–24 (Fed. Cir. 1993).

미국 특허상표청(USPTO)은 장식성 결여를 이유로 한 거절에 대응하는 수단으로 규칙132 진술서를 명시적으로 인정한다. 출원인이나 디자인 제작을 의뢰한 회사의 대표자는 창작에 영향을 준 미적 고려사항을 밝히고, 어떤 특징이 그러한 고려사항을 구현하는지 설명할 수 있다. USPTO는 외관을 강조하는 광고와 가능한 대체 디자인에 관한 증거도 인정한다. MPEP § 1504.01(c)(III)–(IV). 이러한 지침에 비추어 보면 개발 경위는 심사기록의 유용한 일부가 될 수 있다.

예를 들어 제품 하우징에 관한 진술서는 디자이너가 단차가 있는 윤곽 대신 연속적인 곡선형 실루엣을 선택한 이유, 두 표면의 접합부가 어떻게 보이도록 의도했는지, 어떤 대안을 검토했는지를 설명할 수 있다. 날짜가 기재된 디자인 지시서나 서신은 의뢰인이 특정한 시각적 성격을 요청했음을 보여줄 수 있다. 증언은 매력적인 제품을 만들겠다는 디자이너의 일반적인 의지를 서술하는 데 그치지 않고, 개별 결정을 출원에 나타난 특징과 연결해야 한다.

대체 구성은 외관 선택의 자유를 입증하는 데 도움이 될 수 있지만, 그 존재만으로 장식성이 자동으로 입증되는 것은 아니다. 대안의 실제 기능이 중요하다. 해당 기능을 수행할 수 없는 대안은 주장하는 디자인 자유도를 거의 뒷받침하지 못한다. 법원은 관련 발명특허와 기능적 장점을 설명하는 광고도 고려할 수 있다. Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc., 122 F.3d 1452, 1455–56 (Fed. Cir. 1997). 유용한 제출자료는 대안이 어떻게 작동하는지 설명하고, 선택된 외관이 기능적 필요성에 기인함을 시사하는 중요한 증거에도 대응한다.

연방순회항소법원은 최근 청구범위 해석이 문제 된 침해소송에서 이 점을 재확인하였다. Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co.에서 법원은 대체 디자인이 중요하고 때로는 결론을 좌우할 수 있지만, 그 존재가 기능성에 관한 다른 관련 증거의 검토를 일률적으로 배제하지는 않는다고 설명하였다. 또한 제시된 대안이 비슷한 수준의 기능을 제공하는지도 검토하였다. Range of Motion Prods., LLC v. Armaid Co., 166 F.4th 981, 989–90 (Fed. Cir. 2026). 이는 제시된 대안의 실질을 다른 증거와 함께 평가해야 한다는 점을 뒷받침한다.

최종 사용 시 외관이 보이지 않는 경우에도 관련 문제가 발생한다. In re Webb에서 연방순회항소법원은 인공 고관절이 체내 이식 후 보이지 않게 된다는 사실을 결정적으로 취급한 분석을 배척하였다. 물품의 상업적 수명주기 중 더 이른 단계에서는 외관이 중요할 수 있다. 법원은 증거를 검토하도록 사건을 환송한 것이지, 사용 전에 보이는 시점이 있기만 하면 반드시 장식성이 입증된다고 판단한 것은 아니다. In re Webb, 916 F.2d 1553, 1557–58 (Fed. Cir. 1990). 따라서 진술서는 외관이 언제, 누구에게 중요한지 설명할 필요가 있다. 카탈로그나 판매 설명자료는 구매자가 물품을 식별하거나 작동을 평가할 수 있게 해주는 데 그칠 때보다 미적 중요성을 보여줄 때 더 유용하다.

LKQ 판결 이후 자명성에 대한 대응

LKQ 전원합의체 판결은 경직된 Rosen–Durling 요건을 Graham 요소의 유연한 적용으로 대체하였다. 이 판결은 주선행디자인에 요구되던 “기본적으로 동일한(basically the same)”이라는 문턱과 보조 선행디자인에 대한 “so related”라는 관련성 제한을 폐지하였다. 다만 분석에는 특정된 실제 존재하는 주선행디자인이 여전히 필요하며, 통상 청구된 디자인과 시각적으로 가장 유사한 디자인이 이에 해당한다. LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC, 102 F.4th 1280, 1295–98 (Fed. Cir. 2024) (en banc); Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17–18 (1966).

진술서는 이러한 분석의 사실적 전제를 다룰 수 있다. 경험이 풍부한 디자이너는 관련 분야, 통상적인 영감의 원천, 시각적 차이의 의미를 설명할 수 있다. 각 선행자료는 유사기술분야의 선행기술(analogous art)에 해당해야 한다. LKQ는 동일한 활동 분야의 디자인을 인정하면서도, 그 분야 밖의 선행기술을 어떻게 취급할 것인지에 관한 구체적인 논의는 향후 발전에 맡겼다. 따라서 제품 범주가 다르다는 사실만으로 analogous art에 해당하지 않는다고 단정할 수는 없다. LKQ, 102 F.4th at 1296–98.

USPTO의 시행 지침은 통상의 디자이너 관점에서 전체적인 외관을 비교하도록 요구한다. 거절이 변경이나 결합에 근거한 경우, 기록은 그러한 디자이너가 허용되지 않는 사후적 고찰 없이 제안된 변경을 할 이유를 뒷받침해야 한다. 그 이유가 선행자료 자체에 명시되어 있을 필요는 없다. U.S. Patent & Trademark Off., Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC 2–3 (May 22, 2024).

실무자는 Rosen–Durling 기준을 설명하는 종전 MPEP 문구를 LKQ와 USPTO의 시행 지침에 비추어 읽을 필요가 있다. 2025년 1월 USPTO는 LKQ와 일치하지 않는다는 이유로 표준문구 15.68을 삭제하고 관련 심사관 주석을 수정하였으며, 해당 개정내용이 이에 대응하는 MPEP 내용을 명시적으로 대체한다고 밝혔다. U.S. Patent & Trademark Off., Revised Form Paragraphs for Design Patents and Applications 1 (Jan. 14, 2025).

실무자는 실제 거절이유의 논리적 단계에 따라 증언을 구성할 수 있다. 심사관이 한 제품의 장식 띠를 다른 제품에 옮기는 방안을 제시한다면, 진술인은 그 변경이 비례, 윤곽, 시각적 연속성에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 당시의 업계 자료는 그러한 특징을 옮겨 적용하는 관행이 있었다는 주장을 뒷받침할 수도, 반박할 수도 있다. 주석을 단 비교자료는 전체 도면을 유지하고, 특정된 차이가 전체적인 외관에 어떤 영향을 미치는지 설명해야 한다. 디자인이 “독특하다”거나 선행자료와 다르게 보인다는 주장만으로는 이러한 설명이 없는 한 판단에 거의 도움이 되지 않는다.

진술서는 사실과 근거를 갖춘 디자인 의견을 제시하고, 대리인의 의견서는 그 법적 의미를 설명하는 역할을 한다. 진술인은 통상적인 디자인 관행, 제안된 변경의 시각적 영향, 또는 선행자료를 결합할 사실적 근거를 설명할 수 있다. 청구된 디자인이 “비자명하다”는 결론만으로는 분석에 기여하는 바가 적다. MPEP는 이러한 궁극적 법률문제에 관한 전문가의 의견을 피하도록 안내한다. MPEP § 1504.03(III).

진술인은 판단에 관련된 당시의 관점도 밝혀야 한다. 현재의 선호는 법적으로 관련된 기준시점에 통상의 디자이너가 무엇을 이해했을지 보여주는 증거로서 적절하지 않을 수 있다. 증언이 여러 해에 걸친 경험에 근거한다면 특정 프로젝트, 간행물 또는 업계 관행을 제시하는 것이 심사관의 관련성 평가에 도움이 된다.

상업적 증거와 청구된 디자인의 연결

상업적 성공, 업계의 찬사, 모방은 비자명성을 뒷받침할 수 있다. LKQ는 이러한 확립된 고려사항을 유지하면서도, 오랫동안 충족되지 못한 필요나 타인의 실패 등 일부 다른 요소의 의미는 향후 사건에서 판단하도록 남겨두었다. LKQ, 102 F.4th at 1300. 이러한 증거에서는 관련성(nexus)을 신중하게 검토할 필요가 있다.

Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc.에서 연방순회항소법원은 상업적 제품에 청구되지 않은 중요한 기능적 특징이 포함되어 있다는 이유로 관련성 추정을 인정하지 않았다. 그러한 특징이 장식적 측면에서 중요하지 않다고 취급하는 것만으로는 제품의 범위가 청구된 디자인의 범위와 실질적으로 일치한다는 점이 입증되지 않았다. 법원은 성공과 찬사를 청구된 디자인의 고유한 특징과 연결하는 증거 역시 불충분하다고 판단하였다. Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., 10 F.4th 1268, 1276–79 (Fed. Cir. 2021).

관련성을 입증하는 방법은 두 가지이다. 출원인은 청구된 디자인을 구현하고 그 청구범위와 실질적으로 일치하는 제품에 증거를 연결함으로써 반증 가능한 추정을 받을 수 있다. 추정을 이용할 수 없더라도 그 성과를 청구된 디자인의 고유한 특징과 연결하는 증거로 관련성을 직접 입증할 수 있다. MPEP § 716.01(b); Campbell Soup, 10 F.4th at 1276–79. 진술서는 출원인이 추정, 직접 입증 또는 양자 모두에 의존하는지 밝히고, 이를 뒷받침하는 사실을 제시할 필요가 있다.

출원심사에 제출하는 진술서는 매출 증거가 대상으로 하는 제품 버전을 특정하고 도면과의 대응관계를 설명해야 한다. 디자인 변경 후 매출액의 변화는 조사가 필요한 사정일 수 있지만, 분석에서는 가격, 유통, 광고 또는 성능의 변화도 고려해야 한다. 고객 조사는 구매 결정에 영향을 준 시각적 특징을 특정할 때 특히 유용할 수 있다. 수상 실적은 심사기준과 해당 평가내용으로 뒷받침해야 하며, 특히 공학적 성능이나 지속가능성까지 평가하는 상이라면 더욱 그러하다.

매출의 존재를 보강하는 것과 매출이 청구된 디자인에 연관되어 있음을 입증하는 것은 별개의 작업이다. 신뢰할 수 있는 재무기록은 상업적 성과를 입증해도 그 원인까지 설명하지는 못한다. 진술서는 주장하는 관계에 적합한 증거를 통해 그러한 추가적인 연결을 제시해야 한다.

최초 개시의 설명

규칙132에 따른 증거는 최초 도면이 관련 분야의 지식을 갖춘 독자에게 무엇을 전달하는지 설명하는 데 도움이 될 수 있다. 지식을 갖춘 진술인은 도면 작성 관행을 설명하거나, 외견상 불일치가 청구된 외관을 불확실하게 만들지 않는 이유를 설명할 수 있다. 다만 평가는 여전히 출원의 개시에 근거해야 한다.

In re Maatita는 개시의 충분성이 청구된 디자인에 따라 달라지는 이유를 보여준다. 연방순회항소법원은 도면이 가능한 모든 입체적 구현을 확정하지 않더라도, 문제 된 신발 밑창 디자인을 하나의 평면도로 충분히 개시할 수 있다고 판단하였다. 판단에서는 통상의 기술자가 일반 관찰자의 관점에서 디자인을 볼 때 그 범위를 합리적 확실성을 가지고 이해할 수 있는지가 검토되었다. In re Maatita, 900 F.3d 1369, 1375–78 (Fed. Cir. 2018). 이 판결은 후속 증언으로 누락된 내용을 보충하도록 허용하는 것이 아니다.

나중에 작성한 도해는 출원에 의해 이미 뒷받침되는 해석을 보여주는 데 사용할 수 있다. 그러나 개시되지 않은 윤곽을 보충하거나, 발명자가 그 부분을 의도했다고 말한다는 이유만으로 새로 선택된 부분을 최초부터 보유하고 있었다는 점을 입증할 수는 없다. 서면기재 요건의 뒷받침은 최초 개시에서 찾아야 하며, 보정으로 신규사항을 추가해서는 안 된다. 35 U.S.C. §§ 112(a), 132(a); 37 C.F.R. § 1.121(f); In re Owens, 710 F.3d 1362, 1366–68 (Fed. Cir. 2013). 대리인은 진술인의 설명을 뒷받침하는 구체적인 최초 도면을 특정하고, 설명용 첨부자료에 그 역할을 명확히 표시할 필요가 있다.

진술인 선정과 발명자 증언의 보강

적절한 진술인은 입증하려는 명제에 따라 달라진다. 미적 선택을 설명하는 데에는 발명자가 가장 적합할 수 있다. 산업디자이너는 통상적인 디자인 관행을 설명할 수 있다. 고객은 외관이 구매 결정에 영향을 준 이유를 설명할 수 있고, 회사 담당자는 매출기록의 진정성을 확인할 수 있다. 규칙132 실무에서는 주장하는 사실을 알고 있는 사람의 증언이 허용되며, 독립적인 전문가의 증언이 항상 필요한 것은 아니다. Gregory S. Emch, U.S. Patent & Trademark Off., Declaration Practice Under 37 CFR 1.132 (Rule 132) 4–5 (Mar. 28, 2023).

각 진술서는 실질적 주장을 제시하기 전에 진술인의 자격, 직접적인 관여, 출원인과의 관계를 밝혀야 한다. 증언의 평가에 관련된 이해관계도 공개해야 한다. 전문가가 사건의 결과에 대해 갖는 이해관계와 의견의 사실적 근거는 증거의 무게에 영향을 미친다. MPEP § 716.01(c)(III). 진술서는 직접 관찰한 사실과 특정된 자료에서 도출한 의견을 구별해야 한다. 디자이너가 개발에 참여했다고 해서 고객의 선호에 대한 지식이 자동으로 입증되는 것은 아니며, 영업책임자가 매출 수치에 접근할 수 있다고 해서 과거의 디자인 관행에 관한 전문성이 반드시 입증되는 것도 아니다.

발명자가 과거의 사건을 설명하거나 특허성에 유리한 주장을 할 때에는 보강증거에 특히 주의를 기울일 필요가 있다. EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc.에서 연방순회항소법원은 선행기술로 원용된 선행 특허의 해당 부분과 청구된 내용이 동일한 발명자 집단에 의한 것임을 입증하기에는 발명자의 진술서가 불충분하다고 판단하였다. 그 진술서는 약 20년 전의 사건에 관한 것이었으나, 관련 내용의 발명자 귀속에 관한 주장을 뒷받침할 배경, 설명 또는 증거를 제시하지 않았다. EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017). 이 사건은 AIA 개정 전 선행기술이 문제 된 당사자계 무효심판(inter partes review)에서 발생했지만, 이해관계인의 뒷받침 없는 주장에 의존하는 데 대한 실무적 경고를 제공한다.

법원은 모든 사건에서 당시 작성된 문서증거를 요구하는 것도 거부하였다. 보강 여부는 관련 증거와 사정에 비추어 평가되며, 독립적인 정황증거로 충분할 수도 있다. Id. at 1347–48. 마찬가지로 규칙130과 131에 관한 AIA 시행규칙 제정과정에서 보강증거 요건을 두자는 제안에 답하면서, USPTO는 사정계 심사에서 보강의 필요성은 개별 사실에 따라 달라진다고 설명하였다. Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 78 Fed. Reg. 11,024, 11,044 (Feb. 14, 2013). 이러한 근거는 독립적인 증인이 없으면 모든 발명자 진술서가 효력이 없다고 취급하지 않으면서도 증거의 충분성을 신중하게 살필 필요가 있음을 뒷받침한다.

디자인 출원심사에서는 유용한 보강자료가 통상적인 개발기록에 이미 존재할 수 있다. 디자인 지시서는 미적 목표를 기록할 수 있다. 대체 스케치를 전송한 이메일은 무엇을 언제 검토했는지 입증하는 데 도움이 된다. CAD 수정 이력은 변경 순서를 확인할 수 있다. 제작을 의뢰한 고객이나 제조업체가 특정 결정을 직접 알고 있을 수도 있다. 대리인은 방대한 자료를 첨부하고 심사관에게 경위를 재구성하도록 맡기기보다 자료의 출처와 관련성을 설명할 필요가 있다. 발명자의 설명을 단순히 반복하는 두 번째 진술인은 독립적인 뒷받침을 거의 더하지 못한다.

증거는 개별 주장을 뒷받침해야 한다. 진정성이 확인된 스케치는 개발상의 결정을 뒷받침할 수 있어도 상업적 성공을 그 결정에 귀속시킬 근거를 제공하지 못할 수 있다. Campbell Soup에서 발명자는 성공의 원인을 라벨 영역의 비례에서 찾았으나, 그 주장에는 기록상 뒷받침이 없었다. 법원은 또한 라벨 영역의 경계가 파선으로 도시되었기 때문에 청구항이 특정한 라벨 영역 크기나 캔과의 간격을 요구하지 않는다고 설명하였다. Campbell Soup, 10 F.4th at 1278–79. 따라서 증언의 보강과 청구범위에 대한 대응관계는 함께 검토해야 한다.

이러한 체계적인 접근은 진술서 작성과정도 개선한다. 대리인은 중요한 각 주장에 대해 그 출처, 뒷받침하는 첨부자료, 거절이유와의 관계를 정리할 수 있다. 해소되지 않은 불일치는 서명 전에 조사할 필요가 있다. 규칙68에 따른 진술서를 사용할 경우, 직접 알고 있는 사실과 정보 및 믿음에 근거한 사항에 관한 필수 진술, 그리고 고의적 허위진술에 관한 소정의 경고를 문서에 포함해야 한다. 37 C.F.R. § 1.68. 적법한 서명 등은 제출물에 증거로서의 형식을 부여하지만, 설득력을 제공하는 것은 사실에 관한 설명과 뒷받침 기록이다.

올바른 절차의 선택

규칙63에 따른 발명자 진술서는 거절이유에 반박하기 위한 규칙132 제출과 목적이 다르다. 발명자의 선서 또는 진술서 요건을 충족했다는 사실만으로 특정 거절이유를 극복하는 데 필요한 사실적 명제가 입증되는 것은 아니다. 35 U.S.C. § 115; 37 C.F.R. §§ 1.63, 1.132.

마찬가지로 발명자 귀속이나 요건을 충족하는 선행 공개에 근거하여 AIA상 선행기술 예외를 주장하려는 출원인은 규칙130과 그 구체적 요건을 검토해야 한다. 규칙132는 본래 선행기술에 해당하는 공개를 일반적으로 배제하는 수단이 아니다. 적용 대상이 되는 AIA 개정 전 사건에서는 발명자 귀속에 관한 진술서와 선발명 진술서가 각각 규칙132와 131에 따른 서로 다른 절차를 따른다. 37 C.F.R. §§ 1.130–1.132; MPEP §§ 715, 716.10, 717.01. 절차의 선택은 진술서에 붙인 명칭이 아니라 적용 법률과 입증하려는 명제에 따라 이루어져야 한다.

제출 시기와 심사관의 검토

최종거절통지(final rejection) 전에 증거를 준비하면 일반적으로 검토받을 기회를 가장 확실하게 확보할 수 있다. 적시에 제출한 증거는 평가되어야 하며, 불충분하다고 판단하는 심사관은 그 결함을 설명해야 한다. 진술서가 유효하지 않거나 청구범위와 맞지 않는다는 추상적인 설명만으로는 요구되는 설명을 충족하지 못한다. MPEP § 716.01. 대리인이 함께 제출하는 의견서는 다투어지는 각 전제에 대응하는 진술서의 문단과 첨부자료를 특정할 필요가 있다.

최종거절통지 후에는 기록 편입(entry)이 보장되지 않는다. 심판청구 전 또는 심판청구 당일까지 제출하는 증거에 대해서는 규칙116(e)에 따라 해당 증거가 필요한 이유와 더 일찍 제출하지 않은 이유에 관한 정당하고 충분한 사유를 제시해야 한다. 37 C.F.R. § 1.116(e). 심판청구일 후이면서 심판청구이유서 제출 전인 경우에는 규칙41.33(d)(1)에 따라, 그 증거가 심판 대상인 모든 거절이유를 극복한다고 심사관이 판단해야 한다는 추가 요건이 적용된다. 심판청구 후 제출되는 그 밖의 증거는 정해진 심사재개 또는 환송절차를 통하지 않는 한 원칙적으로 배제된다. 37 C.F.R. § 41.33(d). 따라서 심판청구이유서를 제출하는 단계까지 사실관계 기록의 정비를 미루면 유용한 증거가 실체심리에서 검토되지 못할 수 있다.

대리인은 진술서의 기록 편입을 거부한 결정과, 이미 편입된 진술서에 설득력이 없다는 판단을 구별할 필요가 있다. 기록 편입 거부를 포함한 형식적 충분성과 적정성의 문제는 일반적으로 청원(petition)으로 다툰다. 반면 기록에 편입된 증거에 대한 심사관의 실체적 평가는 불복 대상인 거절이유의 일부로서 심판(appeal)에서 심리된다. MPEP § 1002.02(c), item 3(c); Gregory S. Emch, U.S. Patent & Trademark Off., Declaration Practice Under 37 CFR 1.132 (Rule 132) 54 (Mar. 28, 2023).

디자인 출원심사에서는 계속심사에 관해서도 다른 접근이 필요하다. 디자인 출원에는 계속심사청구(RCE)를 이용할 수 없다. 직전 출원이 적격한 미국 국내 디자인 출원인 경우에는 규칙53(d)에 따른 계속심사출원(CPA)을 이용할 수 있으나, 국제디자인출원에서 직접 CPA를 제출할 수는 없다. 규칙53(b)에 따른 적절한 계속출원이 다른 경로가 될 수 있다. 37 C.F.R. §§ 1.53(b), (d)(1), 1.114(e)(4)–(5); MPEP § 201.06(c)–(d).

CPA 신청에는 CPA 출원일을 기준으로 선출원을 명시적으로 포기한다는 요청도 포함된다. 선출원을 계속 계류시키려는 출원인은 CPA와 규칙53(b)에 따른 별개의 계속출원 중에서 선택할 때 이러한 효과를 고려해야 한다. 37 C.F.R. § 1.53(d)(2)(v).

이러한 절차를 이용할 때에는 증거기록에도 주의가 필요하다. 규칙132 증거는 CPA로 승계되지만, 원출원의 증거가 규칙53(b)에 따른 계속출원의 기록에 자동으로 포함되는 것은 아니다. 그 증거에 의존하려면 사본과 적절한 설명을 담은 의견서를 제출해야 한다. MPEP § 201.06(c)(IX). 출원전략은 출원의 절차적 지위와 대응을 뒷받침하는 데 필요한 증거를 모두 보전해야 한다.

세 가지 활용 사례

외관이 기능에 의해 결정된다는 이유로 거절된 하우징을 생각해 보자. 발명자는 동일한 내부 부품을 수용할 수 있었던 세 가지 구성을 제시하고, 선택된 윤곽을 미적으로 선호한 이유를 설명한다. 당시 고객의 이메일과 시제품 사진이 그 설명을 뒷받침한다. 제출자료는 대안이 관련 작동상의 제약을 충족했는지도 설명하고 미적 선택을 청구된 표면과 연결할 때 가장 설득력이 있다.

다음으로 수납용기에 다른 가정용품의 장식을 결합하는 거절이유를 생각해 보자. 해당 업계의 디자이너는 관련 기준시점에 용기 디자인을 위해 통상 참조하던 자료를 설명하고, 제안된 변경을 분석하며, 날짜가 기재된 업계 자료로 분석을 뒷받침한다. 진술서는 결합의 실제 전제를 다룬다. 그 유용성은 진술인이 단순히 심사관에게 동의하지 않는다는 사실이 아니라 이러한 사실에 달려 있다.

마지막으로 디자인 변경 후 매출이 증가한 제품을 생각해 보자. 매출기록은 증가 사실을 입증하고, 고객 조사는 고객이 선호한 외관을 특정한다. 대응에서는 같은 시기에 이루어진 가격 변경도 다루고, 선호된 특징이 디자인의 청구된 부분에 포함되는지 확인한다. 이러한 증거는 외관이 수요를 이끌었다는 발명자의 뒷받침 없는 믿음보다 관련성을 평가하기 위한 더 충실한 근거를 제공한다. 이러한 가상의 제출 사례가 특허허여를 보장하는 것은 아니다. 각 사례는 해결해야 할 쟁점을 중심으로 증거를 구성하는 방법을 보여준다.

필요해지기 전에 기록을 구축하기

규칙132 진술서는 장식성, 통상의 디자이너의 관점, 또는 제품이 상업적으로 받아들여진 이유를 다룰 때 디자인 출원심사의 사실적 토대를 더욱 충실하게 만들 수 있다. 준비는 다투어지는 명제와 이를 설명할 역량을 갖춘 사람을 특정하는 데서 시작한다. 뒷받침 기록은 그 명제를 염두에 두고 수집해야 한다.

발명자와 제작을 의뢰하는 회사에게는 디자인 지시서, 수정 이력, 미적 선택에 관한 의사소통 기록을 보존하는 일이 향후 대응을 크게 개선할 수 있다. 대리인의 핵심 과제는 그 증거를 청구된 디자인과 연결하고, 올바른 절차를 선택하며, 검토받을 수 있는 시기에 기록을 제출하는 것이다. 쟁점에 초점을 맞추고, 사정에 따라 필요한 뒷받침을 갖추며, 정확한 의견서로 설명된 진술서는 심사관이 거절이유를 재평가할 구체적인 근거를 제공한다.