새로운 SMED 지침에 따른발명자 증언과 보강증거

Brandon Theiss

10월 9일

14분 분량

요약

미국 특허상표청(USPTO)이 2026년 9월 29일 발표한 특허대상 적격성 진술서(Subject Matter Eligibility Declarations, SMED)에 관한 지침은 법적으로 요구되는 보강(corroboration)과 발명자 증언에 설득력을 부여하는 사실적 뒷받침을 구별할 계기를 제공한다. 이 글은 연방대법원과 연방순회항소법원의 판결 및 USPTO 심사 지침을 바탕으로, 각 진술을 그 목적, 절차적 맥락, 사실적 토대, 청구항과의 관련성에 따라 평가하는 틀을 제시한다. 발명자는 SMED를 제출할 수 있으며, 출원에 이해관계가 있다는 이유만으로 그 증언이 일률적으로 배제되지는 않는다. 다만 적용되는 법리가 독립적인 확인을 요구하는 경우에는 보강 요건이 여전히 적용된다. 이 글은 특허문헌, 학술논문, 기술표준, 시험, 당시의 기록을 통해 기술적 설명을 뒷받침하고, 의미 있는 비교를 수행하며, 청구된 개선을 입증하는 방법을 설명한다. 또한 개시된 개선을 측정하는 증거와 최초 개시에 빠진 작동 원리를 부적절하게 보충하는 정보를 구별한다. 이러한 원칙을 기술적 개선, 정신적 과정, 통상성, 과거 발명행위에 관한 진술에 적용하여, 진술서 작성과 심사기록의 구축 및 보존에 관한 실무적 지침을 제시한다. 핵심 권고는 발명자라는 지위를 결정적인 요소로 취급하기보다 실제 증거상의 약점을 해소하면서, 중요한 진술 하나하나를 확인 가능한 뒷받침 자료 및 관련 청구항 문언과 연결하는 것이다.

서론

청구된 기술의 작동 방식을 설명하는 데에는 발명자가 가장 적합할 수 있다. 특허대상 적격성 거절이 발명에 대한 불완전한 이해에 기초하는 경우, 그러한 지식은 유용할 수 있다. USPTO가 2026년 9월 29일 발표한 특허대상 적격성 진술서, 즉 SMED에 관한 지침은 객관적 증거와 이해관계 없는 출처를 강조하면서, 출원인이 그러한 사실관계를 기록으로 갖추도록 권장한다. 발명자의 증언에 보강이 반드시 필요한 때는 언제이며, 독립적인 뒷받침이 증거로서 적절한 설명의 설득력을 높이는 데 그치는 때는 언제인가?

그 답은 증언으로 입증하려는 명제와 증언이 제출되는 절차적 맥락에 달려 있다. 이 지침은 법적으로 요구되는 보강과 기술적 증언에 설득력을 부여하는 데 필요한 사실적 뒷받침을 구별할 계기를 제공한다. 이 글은 그러한 구별을 위한, 향후 실무를 염두에 둔 분석 틀을 제시한다. 이 글은 해당 메모가 보강에 관한 법리를 변경했다고 주장하지 않으며, 심사관들이 통상적으로 독립적인 전문가를 요구한다고 전제하지도 않는다. 중심 명제는 증인의 이해관계를 적절히 고려하면서 각 진술을 그 목적, 절차적 맥락, 토대, 청구항과의 관련성에 따라 평가해야 한다는 것이다.

지침이 요구하는 사항

9월 메모는 2026년 4월 30일의 출원인 지침을 보완하며, 2025년 12월 4일의 심사관 메모를 변경하지 않고, 새로운 실무나 절차를 도입하지 않는다고 명시한다. SMED 제출은 여전히 선택사항이며, 제시된 모범 실무는 추가 요건이 아니라 권고사항이다. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All Patent Applicants & Patent Practitioners, Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) Under 37 CFR 1.132—Flowchart for Analysis and Best Practices 2–4 (Sept. 29, 2026) [hereinafter September Memorandum]. 실무적 과제는 기존 진술서 및 심사 규칙을 준수하면서 실제 적격성 쟁점에 대응하는 증거를 갖추는 것이다.

변경되지 않은 12월 심사관 메모는 진술하는 사실을 알고 있는 발명자가 진술서에 서명할 수 있음을 명시적으로 허용한다. 그 메모의 신경망 사례도 발명자가 객관적인 비교시험 결과를 제시하는 상황을 상정한다. 따라서 발명자라는 지위만으로 적격성에 관한 증거를 제공할 증인의 자격이 부정되지는 않는다. 남는 문제는 개별 진술의 토대, 관련성, 증거로서의 무게이다. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Subject Matter Eligibility Declarations 2, 5 (Dec. 4, 2025) [hereinafter December Examiner Memorandum].

함께 제시된 흐름도는 절차상 고려 대상이 되는지와 증거에 어느 정도의 무게를 부여할지를 구별한다. 제1부는 적시 제출 여부, 필요한 진술 문구, 진술자의 서명 및 진술하는 사실에 대한 지식을 다룬다. 제2부는 제출 자료가 객관적 증거를 제시하는지, 그 증거가 청구항과 충분히 관련되는지, 최초 개시에 포함되어 있어야 했던 정보를 보충하는지를 묻는다. 두 부분 모두 이 글 뒤에 수록하였다. U.S. Pat. & Trademark Off., Evaluating Subject Matter Eligibility Declarations (SMEDs) pts. 1–2 (2026) [hereinafter SMED Flowchart].

제2부의 불리한 분기들이 어디로 이어지는지가 중요하다. 객관적 증거의 부재, 청구항과의 불충분한 관련성, 또는 필요한 최초 개시를 보충하려는 시도는 증명력이 낮거나 없다는 평가로 이어진다. 이러한 분기들은 진술서를 제1부의 방식상 불충분하다는 판단으로 되돌리지 않는다. 심사관은 계속해서 기록상 증거를 평가하고 적격성 판단을 설명한다. 이 구조가 개시의 흠결을 치유하거나 모든 진술에 실질적인 무게를 부여하는 것은 아니다. 심사관에게 적법하게 제출된 증거라도 구체적인 실체적 이유에 따라 거의 무게를 인정받지 못할 수 있음을 보여준다. SMED Flowchart, supra, pt. 2.

메모는 증인의 이해관계도 설득력과 관련되는 요소로 취급한다. 청구된 발명의 장점에 관한 출원인의 진술서는 그 출처만을 이유로 무시할 수 없다. 다만 이해관계가 없는 사람의 증언에 더 큰 무게가 부여될 수는 있다. 중립적인 출처의 간행물은 어느 증인의 설명에 대해서도 사실적 토대를 제공할 수 있다. September Memorandum, supra, at 3–4. 이러한 지침은 증거와 그 토대에 대한 검토를 요구하는 것이며, 독립적인 전문가를 선행 요건으로 정하는 것은 아니다.

기술적 증거가 왜 중요할 수 있는지는 적격성 법리를 통해 설명할 수 있다. 적격성은 궁극적으로 법률문제이지만, 청구항의 요소 또는 그 조합이 통상의 기술자에게 충분히 이해되고, 일상적이며, 통상적이었는지 등 기초가 되는 사실문제를 포함할 수 있다. Berkheimer v. HP Inc., 881 F.3d 1360, 1368–69 (Fed. Cir. 2018). 법원은 모든 적격성 분쟁에 중요한 사실을 둘러싼 진정한 다툼이 있는 것은 아니라고도 주의를 환기하였다. Id. at 1368. 진술서는 모든 사건에서 서로 대립하는 전문가를 필요로 하거나 적격성 인정이라는 결론을 강제하지 않으면서도, 중요한 사실적 전제를 명확히 할 수 있다. 보강에 관한 판례는 개별 증언을 어떻게 평가해야 하는지를 다루며, 적격성 법리는 어떠한 사실 명제가 법적 결론에 영향을 줄 수 있는지를 밝힌다. Berkheimer의 소송에 관한 논의가 아래에서 다루는 심사 기준을 대체하는 것은 아니다.

보강이 법적으로 요구되는 경우

연방대법원의 오래된 판례들은 보강의 배경이 되는 신뢰성 우려를 설명한다. 과거 발명행위에 관한 기억은 이해관계, 잘못된 기억, 또는 특허발명을 구별하는 특징을 악의 없이 기억하지 못하는 일에 영향을 받을 수 있다. See The Barbed Wire Patent, 143 U.S. 275, 284–85, 289 (1892); Deering v. Winona Harvester Works, 155 U.S. 286, 300–01 (1894). 따라서 오래전 발명에 관한 뒷받침 없는 설명은 특히 신중하게 다룰 필요가 있다. See T.H. Symington Co. v. Nat’l Malleable Castings Co., 250 U.S. 383, 386 (1919).

필요한 뒷받침은 여러 형태를 취할 수 있다. Smith v. Hall에서 대법원은 선행 사용에 관한 구두 증언만으로는 불충분하다고 판단하면서도, 당시의 간행물과 포기된 출원 및 그 심사기록을 보강증거로 검토하였다. 301 U.S. 216, 222–27 (1937). Corona Cord Tire 역시 주변 정황과 기록에 의해 뒷받침되는 경우에는 한 명의 증인이 제공한 설명에도 무게를 부여할 수 있음을 인정하였다. Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chem. Corp., 276 U.S. 358, 381–83 (1928). 이 판례들은 반드시 또 다른 목격자를 요구하지 않으면서도, 과거 행위에 대한 신뢰할 수 있는 입증의 중요성을 보여준다.

당사자 간 다툼이 있는 절차에서 연방순회항소법원은 선행 착상 또는 모인(derivation), 선행기술을 극복하기 위해 주장하는 선행 발명, 누락된 발명자 지위를 입증하는 증언에 보강 요건을 적용해 왔다. Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1194–96 (Fed. Cir. 1993); Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., 79 F.3d 1572, 1577–78 (Fed. Cir. 1996); Blue Gentian, LLC v. Tristar Prods., Inc., 70 F.4th 1351, 1357, 1362–63 (Fed. Cir. 2023). 진술이 선행 발명일에 관한 것이라면 특허권자가 방어적 입장에 있다는 사실이 보강 요건을 없애지는 않는다. 반대로 특허를 무효로 만들 수 있는 행위를 증언만으로 입증하려는 경우에는 금전적 이해관계가 없다는 사실도 보강의 필요성을 없애지 않는다. Finnigan Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 180 F.3d 1354, 1366–70 (Fed. Cir. 1999); see also Woodland Tr. v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368, 1371–73 (Fed. Cir. 1998).

법원은 증거를 종합적으로 고려하는 합리적 판단 원칙(rule of reason)에 따라 보강의 충분성을 평가한다. 보강 자료가 청구항의 모든 한정사항을 독립적으로 입증할 필요는 없지만, 입증이 발명자 자신의 진술에만 의존해서는 안 된다. Fleming v. Escort Inc., 774 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2014); Medichem, S.A. v. Rolabo, S.L., 437 F.3d 1157, 1170–71 (Fed. Cir. 2006). 뒷받침은 입증하려는 명제에도 부합해야 한다. 어떤 화학물질을 보유하고 있었다는 증거가 발명자들이 청구된 공정을 사용하여 그 물질을 만들었다는 사실까지 반드시 입증하는 것은 아니다. Medichem, 437 F.3d at 1172–73.

절차적 맥락은 보강 요건 자체에도 영향을 줄 수 있다. 특허심사절차편람(MPEP)은 규칙 131에 따라 인용문헌보다 앞선 발명을 입증하는 실무와 발명의 선후를 다투는 저촉절차(interference) 실무를 구별하며, 출원인이 자신의 진술서에 의존할 수 있다는 문구를 유지하고 있다. Manual of Patent Examining Procedure § 715.07(III) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP] (citing Ex parte Hook, 102 U.S.P.Q. 130 (Bd. App. 1953)). 미국발명법(AIA) 시행을 위한 규칙 130 및 131 관련 규칙 제정에서도 USPTO는 당사자 대립 없는 심사 및 재심사에 일률적인 보강 요건을 부과하지 않기로 하면서, 보강의 필요성은 구체적 사실관계에 달려 있다고 설명하였다. Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 78 Fed. Reg. 11,024, 11,044 (Feb. 14, 2013) (response to comment 34).

이러한 행정상 설명이 구속력 있는 판례를 대체하지는 않는다. In re NTP는 재심사에서 주장된 선행 발명일에 보강을 요구하였으며, 발명자들의 증언을 보강하기 위해 제출된 문서의 날짜를 바로 그 발명자들의 증언으로 입증하려는 순환적인 논리를 받아들이지 않았다. In re NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1291–92 (Fed. Cir. 2011). In re Steed는 출원인이 인용문헌보다 앞선 발명을 입증하려는 경우 충분히 구체적인 문서상 뒷받침을 요구하였다. 802 F.3d 1311, 1316 (Fed. Cir. 2015). MPEP 자체도 기존 설명과 함께 두 판결을 수록하고 있다. MPEP § 715.07(I), (III). 따라서 해당 진술의 구체적인 사용 목적에 적용되는 법적 근거를 검토해야 한다. 과거의 사실에 관한 진술이라는 점이나 당사자 대립 없는 절차라는 점만으로 결론이 정해지지는 않는다.

보강과 증명책임은 별개의 문제이다. 35 U.S.C. § 282에 따른 무효 항변의 현행 증명 기준은 명백하고 설득력 있는 증거이다. Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95, 100–05 (2011). 오래된 판례가 언급하는 합리적 의심을 넘는 증명은 현재의 기준이 아니다. See Price, 988 F.2d at 1191–94. 일부 보강 판결이 특허 유효성 분쟁에서 나왔다는 이유만으로 소송의 증명 부담을 일반 심사에 적용해서도 안 된다.

발명자 증언을 일률적으로 불충분하다고 볼 수 없는 이유

In re Reuter는 진술의 성격이 중요한 이유를 보여준다. 동일한 증인이 기술수준에 관한 전문가 설명과 자신의 선행 실시화(reduction to practice)에 관한 진술을 함께 제시하였다. 법원은 선서진술서에 담긴 전문가 의견에는 보강이 필요하지 않다고 밝히고, 이를 선행 발명에 관한 진술과 구별하였으며, 최종적인 법률문제에 관한 의견에는 무게를 부여하지 않았다. 670 F.2d 1015, 1021–23 (C.C.P.A. 1981). 이후 Farrenkopf는 선서진술서 증거의 취급에 관한 Reuter의 설명이 여전히 유효하다고 하였다. In re Farrenkopf, 713 F.2d 714, 720 n.6 (Fed. Cir. 1983). 그러나 Thomson은 신규성을 부정하는 선행 발명에 관한 보강 없는 진술에 무게를 부여하지 않는다는 Reuter의 설명을 방론으로 규정하였다. Thomson, S.A. v. Quixote Corp., 166 F.3d 1172, 1176 n.5 (Fed. Cir. 1999). 따라서 Reuter는 개별 진술별 분석의 예를 제공하며, 의무적 보강 규칙의 근거는 선행 발명을 직접 다룬 판례에서 나온다.

연방순회항소법원의 i4i 판결은 이와 관련된 한계를 보여준다. 발명자들은 이전 소프트웨어 제품에 특허발명의 한정사항 하나가 없었다고 증언하였다. 법원은 이를 선행 발명일을 입증하는 증언과 구별하여, 이 증언에 보강이 필요하다는 주장을 배척하였다. i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831, 847 (Fed. Cir. 2010). 이러한 구별은 특허 유효성을 방어하는 모든 발명자를 보강 요건에서 면제하지도 않고, 모든 발명자 증언에 독립적인 확인이 필요하다는 일률적인 규칙을 뒷받침하지도 않는다. 이후 대법원 판결은 무효의 증명 부담을 다룬 것이며, 보강에 관하여 별도의 판단을 내린 것은 아니다. See Microsoft, 564 U.S. at 95.

EmeraChem은 일률적인 규칙을 부정하는 것이 부실한 진술서를 용인하는 이유가 되지는 않음을 보여준다. 한 발명자는 인용문헌의 관련 부분이 무효 다툼의 대상인 특허와 동일한 발명자 또는 공동발명자에게서 나온 것이라고 주장하였지만, 이를 뒷받침할 맥락, 설명, 증거를 제시하지 않았다. 법원은 그러한 주장만으로는 불충분하다고 판단하면서도, 모든 사건에서 발명자 진술서의 보강을 요구하거나 모든 상황에서 당시의 문서상 증거를 요구하는 것은 명시적으로 삼갔다. EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345–48 (Fed. Cir. 2017).

네 가지 분석적 질문은 이러한 구별을 설명하는 데 도움이 된다. ‘의무적 보강’은 해당 절차적 맥락에서 개별 진술에 적용되는 법리가 독립적인 확인을 요구하는지를 묻는다. ‘사실적 토대’는 어떤 관찰, 기술적 추론, 방법론, 기록이 진술을 뒷받침하는지를 묻는다. ‘객관성’은 진술자가 사실이라고 확언하는 데 그치지 않고, 무엇을 통해 그 사실을 평가할 수 있는지를 묻는다. ‘이해관계의 부재’는 어떤 관계나 동기가 설명에 부여하는 무게에 영향을 줄 수 있는지를 묻는다. 이는 설명을 위한 범주이지, 네 가지 추가적인 형식적 판단 기준이 아니다. 발명자 지위, 이해관계, 보강의 부재, 객관적 뒷받침의 부재를 서로 바꾸어 쓸 수 있는 표현으로 취급하지 않도록 하는 것이다.

문서상 증거는 이러한 구별을 구체적으로 보여준다. 미국발명법에 따른 모인 심판 절차에서 Global Health Solutions는 당시의 이메일과 주변 증거가 독립적인 착상을 충분히 보강한다는 판단을 유지하였다. Global Health Sols. LLC v. Selner, No. 2023-2009, slip op. at 13–15 (Fed. Cir. Aug. 26, 2025). 법원은 진정성에 다툼이 없는 이메일 자체에는 독립적인 보강이 필요하지 않다고 판단하였다. 이와 별도로, 설령 보강이 필요하다고 하더라도 서버가 생성한 메타데이터는 발명자의 작성행위와 독립적이라고 설명하였다. Id. at 15. 이는 서로 다른 두 논점이다. 이 판결은 진정한 문서증거 하나하나에 또 다른 독립적 출처를 요구하거나, 메타데이터를 보편적인 선행 요건으로 삼지 않는다. 실무적으로 도출되는 점은 작성자가 누구인지는 고려 요소 중 하나일 뿐이며, 시기, 진정성, 내용, 주변 기록도 중요하다는 것이다.

외부 전문가를 선임한다고 해서 불충분한 사실적 토대가 반드시 보완되지는 않는다. 전문가가 발명자의 뒷받침 없는 성능 개선 주장을 되풀이하기만 한다면, 서명자가 바뀌어도 방법론이나 청구항과의 관련성에는 거의 아무것도 추가되지 않는다. 반대로 발명자는 의미 있는 평가를 가능하게 하는 기록과 추론을 통해 기술적 명제를 설명할 수 있다. 증인은 관련 사실을 입증하는 데 필요한 지식에 따라 선정해야 한다.

발명자 증언에 의존하는 데 대한 가장 강한 반론에는 직접 답할 필요가 있다. 이해관계 있는 증인은 기술적 중요성을 과장하거나, 유리한 비교만 선택하거나, 청구항보다 좁은 구현을 설명할 수 있다. 이러한 위험은 증거를 면밀히 검토할 이유가 된다. 대응할 때에는 부적절한 비교 기준, 누락된 시험조건, 뒷받침 없는 가정, 청구되지 않은 특징, 신빙성을 의심할 이유 등 실제 약점을 특정해야 한다. 발명자 지위를 결정적인 요소로 취급하면 이러한 더 유용한 검토가 가려진다. See September Memorandum, supra, at 3–4; MPEP § 716.01(c).

SMED의 구체적 진술에 대한 적용

보강 판례를 SMED 실무에 적용하는 아래의 논의는 법리에서 도출한 추론이다. 해당 판결들이 SMED 자체를 판단한 것은 아니다. 개별 진술에 독립적인 확인이 법적 선행 요건이 아니더라도, 보강증거는 발명자의 SMED를 강화할 수 있다. 다른 특허문헌, 공개출원, 학술논문, 교과서, 기술표준, 당시의 매뉴얼은 심사관이 발명자의 설명을 평가할 토대를 제공할 수 있다. 9월 메모는 이러한 접근을 명시적으로 예시한다. 출원 당시 알려져 있던 기술적 한계를 설명한 업계 기사는 통상의 기술자가 개시된 개선을 인식할 수 있고 청구항이 그 개선을 반영한다는 전문가의 설명을 뒷받침할 수 있다. September Memorandum, supra, at 3–4. 적법하게 제출된 간행물은 다투어지는 사실에 관하여 증명력을 가지는 범위에서 고려되어야 한다. MPEP § 716.

뒷받침하는 출처는 구체적인 명제와 연결해야 한다. 발명자가 개시된 데이터 구조로 인해 청구된 연산 중 저장 데이터를 재구성할 필요가 없어진다고 설명하고, 메모리 접근 횟수의 감소를 보고하며, 업계 관행을 기술하는 동시에 선행 착상일을 주장하는 경우를 생각해 보자. 학술논문은 반복적인 재구성에 따르는 비용을 뒷받침할 수 있고, 다른 특허문헌은 비교에 사용된 아키텍처를 기록할 수 있으며, 시험기록은 측정된 감소를 뒷받침할 수 있다. 이러한 출처들은 각각 다른 목적에 사용되며, 어느 것도 이 발명자가 청구된 대상을 언제 착상했는지까지 반드시 입증하는 것은 아니다.

다른 특허문헌은 그 명세서가 인식되고 있던 기술적 문제를 특정하거나, 이전 아키텍처의 작동 방식을 설명하거나, 특정 접근법의 한계를 기술하는 경우 특히 유용할 수 있다. 발명자는 관련 문단, 열, 도면을 특정하고, 그 내용이 진술서의 진술과 어떤 기술적 관계를 가지는지 설명해야 한다. 데이터 구조의 예에서, 인용된 특허문헌은 기존 시스템이 필드 하나를 갱신하기 전에 객체 전체를 재구성함을 보여줄 수 있다. 그런 다음 발명자는 출원서와 청구항 문언을 인용하면서, 청구된 구조가 그러한 재구성 없이 갱신을 가능하게 하는 방식을 설명할 수 있다. 유용한 증거는 특허문헌의 기술적 가르침과 이유를 갖춘 비교이다. 다른 특허가 등록되었다는 사실만으로 심사 중인 청구항의 적격성이 입증되지는 않는다. See In re Wertheim, 541 F.2d 257, 264 (C.C.P.A. 1976).

학술논문은 보완적인 뒷받침을 제공할 수 있다. 종설 논문은 인식되고 있던 병목이나 해당 분야에서 사용된 접근법을 기록할 수 있고, 실험 논문은 기술적 원리 또는 제안된 비교 기준을 뒷받침하는 측정치를 제공할 수 있다. 동료심사를 거쳤는지는 출처 평가와 관련되지만, 그 사실만으로 논문의 방법, 가정, 결과가 청구된 발명에 적용된다고 볼 수는 없다. 진술서는 그 관련성을 설명해야 한다. 예컨대 재구성에 따른 처리 부담을 설명한 논문은 재구성을 피하는 데 기술적 의의가 있다는 전제를 뒷받침할 수 있지만, 출원인이 주장하는 성능 향상의 크기를 그 자체로 입증하지는 않는다.

측정된 성능에 관해서는 진술서에서 시험한 구현, 비교 기준, 작업부하, 조건, 결과를 뒷받침하는 기록을 특정해야 한다. 학술논문이나 업계 벤치마크는 비교의 타당성을 설명하는 데 도움이 될 수 있으며, 실험실 기록, 측정장비 로그, 소스코드 버전, 제3자 시험보고서는 실제로 무엇이 측정되었는지를 뒷받침할 수 있다. 발표된 벤치마크와 출원인의 구현에 차이가 있다면 이를 설명해야 한다. 상용 제품의 속도가 더 빠르더라도 그 차이가 청구되지 않은 구성요소에서 비롯된다면, 청구된 개선에 관하여 입증하는 바는 거의 없다. 다만 시험이 모든 경우의 선행 요건은 아니다. 일부 명제는 개시된 아키텍처와 확립된 기술적 원리를 통해 설득력 있게 설명할 수 있다.

정신적 과정에 관한 검토에서는 특허문헌, 표준, 기술 매뉴얼이 특정 청구항 한정사항에 필요한 기계 연산을 설명하는 데 도움이 될 수 있다. 발명자는 인용문헌의 설명을 실제로 청구된 연산과 연결하고, 그 연산을 인간의 머릿속에서 현실적으로 수행할 수 없는 이유를 설명해야 한다. 상용 구현이 빠르거나 대량의 정보를 처리한다는 증거는 그러한 특성을 만들어 내는 특징이 청구항에서 요구되지 않는 경우 유용성이 낮아진다. 메모는 정신적 과정에 관한 검토를 SMED의 적절한 대상으로 제시하지만, 정신적 과정이라는 분류를 반박하더라도 수학적 개념에 근거한 별도의 거절 논리까지 반드시 해소되는 것은 아니다. September Memorandum, supra, at 4; MPEP §§ 2106.04(a)(2), 2106.07(b).

기술적 개선에 관해서는 외부 문헌이 청구된 작동 원리가 컴퓨터 또는 다른 기술의 작동을 어떻게 바꾸는지에 관한 설명을 뒷받침해야 한다. Ex parte Desjardins 이후 USPTO 지침은 명세서가 통상의 기술자가 개선을 인식하기에 충분한 내용을 개시하는지, 청구항이 그 개선을 만들어 내는 특징을 반영하는지에 초점을 맞춘다. 청구항에 결과로 얻어지는 이익을 명시적으로 기재할 필요는 없다. Memorandum from Charles Kim, Deputy Comm’r for Pats., U.S. Pat. & Trademark Off., to Patent Examining Corps, Advance Notice of Change to the MPEP in Light of Ex Parte Desjardins 2–4 (Dec. 5, 2025). 간행물은 통상의 기술자가 개시 내용을 읽을 때의 기술적 맥락을 확립하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 최초 개시에 포함되어 있어야 했던 작동 원리의 누락을 보충하거나, 청구되지 않은 특징을 적격성 분석에 끌어들일 수는 없다. SMED Flowchart, supra, pt. 2.

최초 출원에 뒷받침하는 측정치가 없다는 사실은 그 측정치가 설명하는 기술적 작동 원리의 개시가 없다는 것과 반드시 같은 흠결은 아니다. 12월 메모의 신경망 예에서 명세서는 청구된 아키텍처를 설명하고 우수한 성능을 주장하지만, 구체적인 성능 개선은 기재하지 않는다. 발명자의 SMED는 최초 개시 및 청구항과의 관련성 요건을 충족하는 것을 전제로, 회귀 테스트(regression test)의 비교 결과를 제공한다. December Examiner Memorandum, supra, at 3, 5. 이후의 증거는 개시된 개선을 뒷받침할 수 있지만, 그 개선을 인식할 수 있게 하는 데 필요한 아키텍처를 추가할 수는 없다.

통상성에 관해서는 당시의 조사 자료, 교과서, 표준, 기술문헌이 업계 관행이나 해결되지 않은 기술적 어려움에 관한 설명을 뒷받침할 수 있다. 진술서는 관련 분야와 시기를 특정하고, 청구된 구성을 개별 구성요소와 구별해야 한다. 하나의 특허문헌에 어떤 특징이 개시되어 있다는 사실만으로 그 특징이 충분히 이해되고, 일상적이며, 통상적이었다고 볼 수는 없다. 기록은 그러한 추가적 추론을 뒷받침해야 한다. Berkheimer, 881 F.3d at 1369; MPEP § 2106.07(a)(III)(C). 반대로 선택된 간행물에 청구된 구성이 없다는 사실만으로 비통상성이 입증되지도 않는다. 이러한 검토는 단계 2B에 속하며, 단계 2A의 두 번째 검토(Prong Two)에 적용해서는 안 된다. MPEP §§ 2106.04(d), 2106.05(d).

날짜와 출처는 뒷받침하려는 명제에 따라 검토해야 한다. 출원 당시 통상의 기술자가 무엇을 알고 있었는지를 입증하는 데 사용하는 간행물은 발행일이 특정되어야 하며, 해당 시기와의 관련성이 제시되어야 한다. 이후의 논문이 기술적 원리를 명확히 할 수는 있지만, 이후에 발표되었다는 사실만으로 이전의 지식이나 관행이 입증되지는 않는다. 마찬가지로 발명자가 작성한 특허문헌이나 논문은 이해관계 없는 증거는 아니더라도 유용한 증거일 수 있다. Global Health Solutions의 전자기록 취급이 보여주듯이, 작성자, 시기, 방법론, 보강하는 기록을 함께 평가해야 한다. See Global Health Sols., No. 2023-2009, slip op. at 13–15.

동일한 진술서가 적용 가능한 AIA 개정 전 규정에 따라 인용문헌을 극복하기 위해 선행 발명도 주장한다면, 그 진술은 규칙 131 및 이에 적용되는 법적 근거에 따라 별도로 분석해야 한다. 기술적 문제의 존재를 보여주는 일반 문헌은 이 발명자가 청구된 해결책을 언제 갖추었는지를 입증하지 않는다. 진술서와 뒷받침하는 기록은 법적으로 관련되는 행위, 날짜, 청구된 대상을 다루어야 한다. NTP, 654 F.3d at 1291–92; Steed, 802 F.3d at 1316. 규칙 131(a)는 단지 선행 착상을 제시하여 AIA에 따른 선행기술을 극복할 수 있는 일반적 수단이 아니다. 37 C.F.R. § 1.131(d)–(e) (2026); MPEP § 715. 뒷받침이 있는 기술적 설명은 필요한 과거 사실의 입증을 대신하지 않으며, 그 입증이 부족하다고 해서 다른 모든 진술이 반드시 배척되는 것은 아니다.

제출 자료에서는 증언과 첨부증거의 관계를 명시해야 한다. 각 출처를 충분히 특정하고, 의존하는 자료를 충분한 맥락과 함께 제공하며, 진술서에서 정확한 부분을 인용해야 한다. 인용한 각 부분에 대하여 그것이 뒷받침하는 사실 명제와 관련되는 청구항 한정사항 또는 개시된 작동 원리를 설명해야 한다. 발명자가 직접 관찰한 내용, 간행물이 보고하는 내용, 발명자가 둘로부터 추론하는 내용을 구별해야 한다. 이러한 방식으로 사용하면 보강 자료는 단순히 첨부문헌의 수를 늘리는 데 그치지 않고 발명자의 설명을 평가할 수 있는 토대를 제공한다.

심사기록의 구축과 보존

준비는 다투어지는 한정사항과 관련 개시 부분에서 시작해야 한다. 그런 다음 대리인은 설명이 필요한 사실 명제와 그 절차상 사용 목적을 특정하고, 관련 지식을 가진 증인을 선정하며, 뒷받침 자료를 수집할 수 있다. 관찰, 기술적 추론, 과거 사실에 관한 진술, 법률적 주장을 구별하면 진술서를 더 쉽게 평가할 수 있고 제출 전에 부족한 부분을 드러낼 수 있다. 과거 사실에 관한 설명을 뒷받침하는 기록은 날짜와 진정성에 관한 정보와 함께 보존해야 하며, 시험결과는 이를 이해하는 데 필요한 조건과 기초 데이터와 함께 보존해야 한다.

메모는 여러 법정 거절근거를 하나의 진술서에서 다루는 것을 허용하면서도, 적격성에 초점을 맞춘 진술서를 권장한다. 또한 정확한 적격성 쟁점을 특정하고 조기에 제출할 것을 권장하며, 첫 번째 실체심사 통지 이전에 제출하는 경우도 상정한다. September Memorandum, supra, at 3–4. 쟁점을 나누어 다루면 분석이 명확해질 수 있지만, 심사 후반의 증거 편입을 규율하는 규칙이 완화되지는 않는다.

최종 거절 이후 불복심판청구서(notice of appeal) 제출일 이전 또는 당일에 제출된 증거는 그 필요성과 이전에 제출하지 못한 이유에 관하여 정당하고 충분한 사유를 제시하면 받아들여질 수 있다. 37 C.F.R. § 1.116(e) (2026). 그 날짜 이후이면서 불복심판이유서(appeal brief) 제출일 이전에 제출된 증거에는 두 가지 누적 요건이 적용된다. 심사관은 그 증거가 심판 대상인 모든 거절이유를 해소한다고 판단해야 하고, 그 필요성과 이전에 제출하지 않은 데 관한 정당하고 충분한 사유가 제시되었다고도 판단해야 한다. Id. § 41.33(d)(1). 따라서 § 101만 다루는 진술서는 다른 심판 대상 거절이유가 해소되지 않은 동안에는 이러한 증거 편입 경로의 요건을 충족하지 못한다. 규칙은 요건이 충족되면 증거를 받아들일 수 있도록 하는 것이며, 자동적으로 받아들이도록 정하는 것은 아니다.

증거가 기록에 편입되면 심사관은 그 실질적 내용을 검토해야 한다. 진술서가 기술적 타당성이 부족하거나 청구항에 부합하지 않는다는 일반적 지적에는 설명이 필요하다. MPEP § 716.01. 우려가 보강에 관한 것이라면 응답은 구체적인 진술, 그 절차적 맥락, 독립적인 확인을 요구한다고 하는 법리를 특정해야 한다. 우려가 방법론, 자격, 청구항과의 관련성에 관한 것이라면 출원인은 그 부족한 부분에 직접 대응해야 한다. 면담은 견해차를 명확히 하는 데 도움이 될 수 있으며, 서면 기록은 중요한 증거를 특정하고 관련 청구항에 대한 의미를 설명해야 한다. See September Memorandum, supra, at 4; MPEP § 713.04.

흐름도의 제2부는 이러한 체계적인 대응을 뒷받침한다. 심사관은 기록을 평가하고, 그 증거를 다른 증거와 함께 고려할 때 적격성이 입증되는 이유 또는 불충분한 이유를 설명한다. SMED Flowchart, supra, pt. 2. 따라서 응답은 단순히 진술서가 반박되지 않았다고 주장할 것이 아니라, 진술서가 제시한 사실상 입증을 심사관이 밝힌 논리와 연결해야 한다. 부족한 부분을 보완할 수 있다면, 출원인은 이용 가능한 절차적 경로가 남아 있을 때 필요한 설명이나 뒷받침을 제공해야 한다.

심사에 적용되는 기준은 증거의 우월이다. 흐름도는 청구항이 부적격일 가능성이 그 반대의 가능성보다 높은 경우에만 거절이 적절하며, 기록에 대한 평가가 균형을 이루면 출원인에게 유리하게 판단한다고 명시한다. SMED Flowchart, supra, pt. 2 n.*. 이 지시는 증거를 평가한 후의 전체 기록에 관한 것이다. 반박되지 않은 모든 진술을 받아들이도록 강제하거나, 보강이 필요한 경우 그 요건을 없애거나, 다른 거절근거를 해소하는 것은 아니다. 소송에서의 명백하고 설득력 있는 증거라는 증명 부담이나 Berkheimer의 약식판결 절차상 상황이 이러한 심사 틀을 대체하지는 않는다.

9월 지침은 적격성 분쟁을 더 명확하게 다룰 계기를 제공한다. 유용한 질문은 개별 진술이 무엇을 입증하며, 어떤 절차 규칙에 따라 사용되고, 왜 기록이 이를 뒷받침하는가이다. 이러한 검토는 적용 법리가 요구하는 의무적 보강을 유지하고, 증인의 이해관계에 적절한 의미를 부여하며, 실제 기술적 분쟁을 해결하는 증거를 갖추도록 출원인을 이끈다. 발명자의 설명은 그 토대와 청구항과의 관련성에 걸맞게 고려되어야 한다.