미국 및 유럽의 일부 관할권에서의 균등론
요약: 미국, 영국, 독일 및 통합특허법원(UPC)에서 특허의 보호범위는 청구항의 통상적 의미를 넘어설 수 있지만, 적용되는 판단기준과 한계는 법원마다 다르다. 이 글은 세 가지 질문을 중심으로 비교한다. 침해가 주장되는 변형이 기술적으로 균등한지, 특허권자의 명세서·청구항 작성 또는 출원절차상의 선택으로 인해 그러한 보호가 법적으로 배제되는지, 그리고 보호범위를 확장하면 특허의 공시 기능을 저해하거나 선행기술을 포섭하게 되는지가 그것이다. 미국법은 청구항의 각 한정사항에 관한 구체적 입증과 출원경과 금반언, 개시·공중 제공, 선행기술 포섭 금지라는 별개의 법리를 통해 이러한 문제를 다룬다. 이 글에서 검토하는 유럽의 법원들은 청구항 해석, 문언의 엄격한 준수, 청구항에 기초한 동등성, 그리고 UPC에서 발전 중인 공정한 보호 및 법적 안정성에 관한 심사를 통해 유사한 문제를 다룬다. 서로 관련된 페메트렉시드 판결들은 유사한 기술적 치환이라도 청구항, 출원경과 및 소송의 절차적 단계에 따라 서로 다른 법적 분석이 필요함을 보여 준다. 명세서·청구항 작성, 출원절차 및 실시자유(freedom-to-operate) 검토에 주는 핵심 교훈은 기술적 상호대체 가능성만으로 보호범위를 결정할 수 없다는 것이다. 법률가는 문제된 치환을 해당 특허의 기록 및 관할 법원이 적용하는 법규와 연결하여 분석해야 한다.
서론
경쟁업체가 의약품 제형에 사용되는 염을 바꾸거나, 일체형 덮개를 두 부품으로 된 조립체로 대체하거나, 청구된 수치범위를 조금 벗어난 조건에서 제품을 작동시킨다고 하자. 이러한 변경은 모두 특허청구항의 통상적 의미에서 벗어날 수 있다. 그러나 그 변경으로 침해를 회피할 수 있는지를 판단하려면 균등에 관한 추가 검토가 필요하며, 이 검토는 서로 다른 관할권의 대응 특허에 대해 다른 결론을 낳을 수 있다.
미국법과 이 글에서 검토하는 유럽의 법원들은 실효성 있는 보호를 위해 때로는 청구항의 통상적 의미를 벗어난 실시형태까지 보호해야 한다는 점을 인정한다. 동시에 이들은 출원인이 실제로 청구한 내용을 일반 공중이 신뢰할 수 있어야 한다는 점도 보호한다. 어려운 사건은 이 두 이익이 맞닿는 지점에서 발생한다. 대체수단이 동일한 기술적 역할을 수행하지만, 출원인이 더 좁은 문언을 선택하였거나 관련 청구항을 포기하였거나 그 대체수단을 개시하면서도 청구하지 않은 경우가 이에 해당한다. 최근 미국 판결들은 법원이 기술적 균등성을 판단하기에 앞서 출원경과와 개시 내용이 이러한 분쟁의 결론을 얼마나 쉽게 좌우할 수 있는지를 보여 준다. 유럽의 판결들도 다른 법리적 구조를 통해 상당 부분 동일한 문제를 검토한다.
이 비교는 미국, 영국, 독일 및 통합특허법원을 대상으로 한다. 영국과 독일은 확립된 국내법적 접근방식을 보여 주며, UPC는 그 관할에 속하는 특허를 다루는 별도의 재판기관이다. 어느 법원이 사건을 심리하는지를 확인하는 것은 필수적인 첫 단계이다. 유럽특허에 대해 모든 법원이 공통으로 적용하는 단일한 균등 판단기준이 존재하는 것은 아니다. 이 글은 비교를 위한 용어로 ‘균등’을 사용하며, 이들 법원이 하나의 초국가적 법리를 적용한다는 의미는 아니다. ‘변형’은 침해가 주장되는 대상의 구성 중 청구항의 통상적 의미에서 벗어나는 부분을 뜻한다.
검토 대상 관할권들에서 균등 분쟁은 서로 혼동해서는 안 되는 세 가지 심사에 달려 있다. 문제된 청구항 구성요소의 수준에서 해당 변형이 기술적으로 균등한지, 특허권자의 작성·개시·출원절차상의 선택으로 인해 그러한 보호가 법적으로 배제되는지, 그리고 보호범위의 확장이 합리적인 공시 기능을 저해하거나 선행기술을 포섭하는지가 그것이다. 이들 심사에 붙는 법리적 명칭과 각각에 부여되는 비중은 법원마다 다르다. 이를 구분하면 기술적 상호대체 가능성에 관한 설득력 있는 증거가 어떤 분쟁에서는 침해를 성립시키면서도 다른 분쟁에서는 보호를 확보하지 못하는 이유를 설명할 수 있다.
미국의 법리적 틀과 구체적 입증의 필요성
현대 미국의 균등론은 Graver Tank, Warner-Jenkinson 및 Festo에 기초한다. Graver Tank에서 연방대법원은 차이가 실질적이지 않은 치환은 청구항 문언의 범위를 벗어나더라도 침해를 구성할 수 있다고 인정하였다. 균등성은 해당 특허, 선행기술 및 제반 사정에 따라 판단되며, 여기에는 통상의 기술자가 청구된 구성과 치환된 구성의 상호대체 가능성을 이해하였을 것인지가 포함된다. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608–09 (1950).
Warner-Jenkinson은 개별 청구항 한정사항의 수준에서 심사해야 한다는 점을 명확히 하였다. 제품 전체가 유사하다는 것만으로는 충분하지 않다. 구성요소 완비의 원칙(all-elements rule)에 따라 각 한정사항은 문언 그대로 또는 균등물에 의해 충족되어야 하며, 균등론을 적용하여 한정사항을 사실상 제거해서는 안 된다. 기능·방법·결과는 하나의 분석 틀이며, 차이가 실질적이지 않은지 여부는 또 다른 분석 틀이다. 적절한 판단방식은 기술과 사실관계에 따라 달라진다. 균등성은 침해 시점을 기준으로 평가되므로, 후에 개발된 대체수단도 관련될 수 있다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 29, 37, 39–40 (1997).
이러한 원칙은 균등론을 피소 제품이 특허의 일반적 아이디어를 구현한다는 주장과 구별한다. 예를 들어 특허에 기재된 센서 시스템과 피소 제품이 모두 안전하지 않은 자세를 감지하더라도, 관련 측정값을 취득하고 처리하는 방식에는 실질적인 차이가 있을 수 있다. 설득력 있는 균등 주장을 하려면 구체적인 치환 부분을 특정하고, 청구항의 맥락에서 그 기술적 차이가 왜 실질적이지 않은지를 설명해야 한다.
미국 특허법 제112조(f)는 문언침해 판단에 별도의 법정 균등성 심사를 포함한다. 피소 구조는 청구된 기능과 동일한 기능을 수행해야 하며, 명세서에 개시된 대응 구조와 동일하거나 그와 균등해야 한다. 일반적인 균등론은 청구항 해석 이후에 이루어지는 별개의 비문언침해 심사이다. 35 U.S.C. § 112(f); Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 27–28; Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1266–67 (Fed. Cir. 1999).
최근 연방순회항소법원 판결들은 이러한 입증 요건을 엄격히 적용하고 있다. 2023년 VLSI 판결에서 법원은 특허권자의 증거가 청구된 구성과 피소 구성을 충분히 연결하지 못하였다는 이유로 균등론에 기초한 침해 판단을 뒤집었다. 필요한 구체적 증언과 양자를 연결하는 논증은 단순히 유사하다는 포괄적인 주장으로 대체할 수 없었다. VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., 87 F.4th 1332, 1342–45 (Fed. Cir. 2023).
NexStep은 이 점을 재확인하였다. 단일 동작(single-action)이라는 한정사항에 대응하는 피소 균등물을 증거가 충분히 특정하고 설명하지 못한 사건에서, 법원은 배심원의 균등침해 평결을 뒤집은 법률문제에 관한 판결(judgment as a matter of law)을 유지하였다. NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, 119 F.4th 1355, 1370–71, 1373 (Fed. Cir. 2024). 다수의견은 기술이 이해하기 쉽다는 이유만으로 입증 요건을 일률적으로 완화할 수는 없다고 보았다. 증거는 기능·방법·결과라는 문구를 반복하는 데 그치지 않고 실제 비교 내용을 제시해야 한다. NexStep, No. 2022-1815, slip op. at 35–38.
반대 방향의 원칙도 중요하다. 법원은 청구된 구성과 피소 구성을 서로 반대되는 것으로 명명하는 것만으로 균등성 문제를 종결할 수 없다. Edgewell에서 연방순회항소법원은 단일 부품 구조와 복수 부품 구조를 이분법적으로 취급하는 접근을 배척하였다. 쟁점은 합리적인 배심원이 관련 기술적 차이가 실질적이지 않다고 판단할 수 있는 증거가 있는지였다. 한정사항의 무의미화(vitiation)는 특정 균등 주장이 법적으로 불충분하다는 것을 나타내는 개념이지, 모든 문언상의 차이를 자동으로 성립하는 항변으로 만드는 것은 아니다. Edgewell Pers. Care Brands, LLC v. Munchkin, Inc., 998 F.3d 917, 923–25 (Fed. Cir. 2021).
따라서 청구항 해석이 균등 분석에 선행해야 한다. 별개의 2026년 VLSI 항소사건에서 연방순회항소법원은 일부 장치 청구항에 대한 균등 주장을 배척한 약식판결을 뒤집었다. 지방법원은 출원경과에 따른 권리범위 포기(prosecution disclaimer)를 근거로 동작 순서에 관한 제한을 도입하였으나, 출원절차 중의 진술은 해당 청구항에 그러한 제한을 명백하고도 의심의 여지 없이 부과하지 않았다. 이 판결은 후속 심리에서 균등 주장을 다시 검토할 수 있도록 한 것이며, 침해를 확정한 것은 아니다. 또한 청구항의 의미에 영향을 미치는 출원경과에 따른 권리범위 포기와, 그렇지 않다면 인정될 수 있는 균등 주장을 차단하는 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)을 구별할 필요성을 보여 준다. VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., No. 2024-1772, slip op. at 9–12 (Fed. Cir. Apr. 14, 2026).
출원경과와 개시 및 선행기술이 미국의 균등론을 제한하는 방식
기술적 균등성만으로 특허 취득 과정에서 발생하는 모든 법적 효과를 극복할 수는 없다. Festo에 따르면, 특허성에 관련된 이유로 청구범위를 축소하는 보정을 한 경우 원래의 한정사항과 보정된 한정사항 사이의 범위를 포기한 것으로 추정된다. 특허권자는 해당 균등물에 관하여 예견불가능성, 보정 이유와의 주변적 관련성에 불과하다는 점, 또는 그 밖에 그 대체수단을 합리적으로 기재할 수 없었던 이유를 입증하여 추정을 번복할 수 있다. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736–41 (2002). 주변적 관련성(tangentiality)을 주장하려면 보정의 객관적 이유를 출원기록에서 파악할 수 있어야 한다. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1369–70 (Fed. Cir. 2003) (en banc).
2026년 Actelion 판결은 축소 보정이 주장된 균등물을 배제한 사례이다. 심사관이 더 높은 기준값에서 나타나는 예기치 못한 결과와 특허성을 연결한 후, 출원인은 벌크 용액의 pH 한정사항을 12 초과에서 13 이상으로 축소하였다. 법원은 보정이 더 낮은 pH의 균등물과 단지 주변적인 관련성만 갖는다는 주장을 배척하였다. 화학적 성능이 유사하다는 주장은 축소 보정의 객관적 이유를 바꾸지 못하였다. Actelion Pharms. Ltd. v. Mylan Pharms. Inc., No. 2024-1641, slip op. at 15–17 (Fed. Cir. May 13, 2026). 법률가는 해당 대체수단이 특허성을 인정받기 위해 구별하였던 대상을 다시 보호범위 안으로 끌어들이는지 검토해야 한다.
침해 주장의 근거가 된 청구항을 보정하지 않았더라도 금반언이 발생할 수 있다. Amgen v. Coherus에서는 출원절차 중의 주장을 통해 청구되지 않은 염 조합을 명백하고도 의심의 여지 없이 포기하였다. 따라서 선행기술과의 차이를 설명하는 진술에도 청구항에 표시된 수정사항과 같은 수준의 주의를 기울여야 한다. Amgen Inc. v. Coherus BioSciences Inc., 931 F.3d 1154, 1159–61 (Fed. Cir. 2019).
Colibri는 삭제된 청구항과 유지된 청구항이 밀접하게 관련되어 있고, 특허권자 자신의 균등 주장이 양자 사이의 실질적 연결을 제공하는 경우에는 다른 청구항의 삭제로도 금반언이 발생할 수 있음을 보여 준다. 출원인은 서면기재 요건(written-description)에 관한 거절 이후 후퇴시키는 동작을 청구한 항을 삭제하면서 미는 동작을 청구한 항은 유지하였다. 이들 청구항과 주장된 균등물의 관계를 고려하여, 연방순회항소법원은 해당 균등 주장이 차단된다고 판단하였다. 따라서 침해 주장의 근거가 된 청구항 자체가 변경되지 않았다고 해서 반드시 보정에 기초한 금반언을 피할 수 있는 것은 아니다. Colibri Heart Valve LLC v. Medtronic CoreValve, LLC, 143 F.4th 1367, 1379, 1381 (Fed. Cir. 2025).
개시 내용은 또 다른 독립적 제한을 만든다. 개시·공중 제공 원칙(disclosure-dedication doctrine)에 따르면, 특허에서 충분히 특정하였으나 청구하지 않은 대체수단을 출원인이 균등론을 통해 다시 보호범위에 포함시키지 못할 수 있다. Johnson & Johnston Assocs. Inc. v. R.E. Serv. Co., 285 F.3d 1046, 1054 (Fed. Cir. 2002) (en banc). Eagle Pharmaceuticals는 명세서가 청구된 프로필렌글리콜의 대체수단으로 에탄올을 개시한 경우에 이 원칙을 적용하였다. 그 대체수단이 다른 모든 측면에서 청구된 실시예와 동일한 실시예에 나타나야 하는 것은 아니었다. Eagle Pharms. Inc. v. Slayback Pharma LLC, 958 F.3d 1171, 1175–77 (Fed. Cir. 2020).
Actelion은 금반언과 별개로 개시·공중 제공 원칙을 적용하였다. 명세서는 청구되지 않은 더 낮은 값을 포함하는, 서로 중첩되는 더 넓은 pH 범위들을 개시하였다. 법원은 공중 제공이 인정되려면 대체수단들이 상호배타적이어야 한다는 견해를 배척하였다. 범위가 중첩되더라도 통상의 기술자인 독자는 등록 청구항 밖에 있는 개시 대상을 식별할 수 있다. 금반언과 공중 제공은 각각 독립적으로 균등 주장을 배척하는 근거가 되었으므로, 어느 하나만 극복하였더라도 그 주장이 받아들여지지는 않았을 것이다. Actelion, No. 2024-1641, slip op. at 17–18.
마지막으로, 균등론은 선행기술을 포섭할 수 없다. 가상 청구항(hypothetical-claim)을 이용한 접근방식의 토대는 Wilson Sporting Goods에 있다. Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677, 683–85 (Fed. Cir. 1990). Jang v. Boston Scientific은 배심원이 균등성을 인정한 후에도 이 별도의 제한이 중요하다는 점을 보여 준다. 가상 청구항 분석에서 특허권자는 피소 실시형태를 포괄할 만큼 넓고 적절하게 작성된 청구항이 선행기술에 비추어 특허받을 수 있음을 입증해야 하며, 법원이 특허권자를 대신하여 그 청구항을 작성할 의무는 없다. Jang v. Bos. Sci. Corp., 872 F.3d 1275, 1285–90 (Fed. Cir. 2017).
이들 법리는 서로 다른 질문에 답한다. 금반언은 출원절차 중의 포기에 관한 것이다. 개시·공중 제공 원칙은 식별 가능한 대체수단을 청구하지 않은 경우에 관한 것이다. 선행기술 포섭 금지(ensnarement)는 일반 공중이 선행기술을 실시할 권리에 관한 것이다. 충실한 분석은 기술적 유사성을 최종 판단으로 삼지 않고 각각을 별도로 검토한다.
유럽의 법리적 틀과 관할 법원의 중요성
유럽특허협약(EPC) 제69조에 따르면 보호범위는 청구항을 기준으로 정해지며, 청구항은 발명의 설명과 도면을 이용하여 해석한다. 그 해석의정서는 엄격한 문언주의와, 청구항을 특허권자가 의도한 모든 것에 대한 단순한 지침으로 취급하는 접근방식을 모두 배제한다. 의정서 제2조는 균등한 구성요소를 고려할 것을 명시적으로 요구한다. Convention on the Grant of European Patents art. 69, Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199, as revised Nov. 29, 2000 [hereinafter EPC]. Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC arts. 1–2, Oct. 5, 1973, as revised Nov. 29, 2000.
이 공통의 토대가 상세하고 통일된 침해 판단 공식을 제공하는 것은 아니다. 유럽특허청(EPO)의 심사 및 이의신청 기능은 침해사건의 재판과 구별해야 한다. EPC 제64조 제3항은 침해 문제를 국내법에 맡기는 반면, 통합특허법원협정은 UPC의 관할에 속하는 특허에 관한 재판권과 적용할 법의 근거를 정한다. 이 협정은 과도기간 중 국내 법원을 이용할 수 있는 특정 선택지도 유지한다. EPC art. 64(3). Agreement on a Unified Patent Court arts. 3, 24, 32, 83, Feb. 19, 2013, 2013 O.J. (C 175) 1.
따라서 여러 국가에 걸친 특허 패밀리에서는 균등 판단기준을 적용하기 전에 실제로 문제되는 특허, 등록 청구항, 영토 및 법원을 확인해야 한다. 한 국가의 소송에서 받아들여진 주장이 다른 곳에서도 참고가 될 수 있지만, 그 의미는 다른 법원의 접근방식과 그 법원에 제출된 기록에 따라 달라진다. 동일한 용어를 사용하면 통상의 기술자가 무엇을 알고 있다고 가정하는지, 법원이 출원인의 선택에 어느 정도 비중을 두는지의 차이가 가려질 수 있다.
Actavis 이후 영국의 접근방식
Actavis v. Eli Lilly는 통상적인 해석과 비본질적 변형에 의한 침해를 구분하였다. 세 가지 질문은 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 결과를 달성하는지, 필요한 정보를 부여받은 통상의 기술자인 독자에게 그 변형이 실질적으로 동일한 방법으로 해당 결과를 달성한다는 점이 자명한지, 그리고 청구항 문언의 엄격한 준수가 필수적이었는지에 관한 것이다. 답변은 순서대로 ‘예’, ‘예’, ‘아니요’이어야 한다. Actavis UK Ltd. v. Eli Lilly & Co., [2017] UKSC 48, [54]–[56], [66] (appeal taken from Eng.).
Icescape는 이 접근방식을 접이식 아이스링크 시스템에 적용하였다. 병렬 연결은 청구된 직렬 연결과 균등하게 기능하였으며, 다른 청구항의 삭제가 그러한 보호범위의 명백한 포기에 해당하지는 않았다. 그럼에도 우선권을 상실함으로써 중간 기간에 이루어진 Ice-World의 선행 사용이 문제되어 특허는 여전히 무효였다. Icescape Ltd. v. Ice-World International BV, [2018] EWCA Civ 2219, [3]–[4], [43]–[44], [70]–[80], [90] (Eng.).
Colibri와의 비교는 두 법원이 동일한 사실관계에 대해 다른 판단을 하였다는 의미 없이도 유익하다. 두 사건 모두 삭제된 청구항을 살펴볼 필요가 있었다. 다만 그 취급은 서로 다른 출원기록과 법규에 따라 달라졌다. 따라서 실무가는 한 관할권의 평가를 다른 관할권에 적용하기 전에 청구항 삭제의 실질적 내용을 조사해야 한다.
출원경과의 역할은 제한적이다. Icescape는 Actavis에서 정립한 예외적 사용 원칙을 적용하였다. 즉, 출원기록이 실제로 존재하는 불확실성을 명백하게 해소할 수 있거나, 그 기록을 무시하면 공익에 반한다는 점을 보여 주는 경우에는 이를 사용할 수 있다. 통상적으로 출원절차상의 의견 교환에 의존하는 것은 적절하지 않다. Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [77]–[80].
독일에서의 대체수단과 청구항의 관계
독일의 균등 분석은 변경된 수단이 관련된 동일한 효과를 달성하는지, 통상의 기술자가 전문지식을 이용하여 그 수단을 도출할 수 있는지, 그리고 그 추론이 청구항의 기술적 가르침에 충분히 기초하여 대체수단을 동등한 것으로 볼 수 있는지를 묻는다. 세 번째 요건은 공통의 기술적 목적만을 근거로 하는 분석을 제한한다. 수치 한정사항에 균등론을 적용할 수 없다고 일률적으로 볼 수는 없지만, 분석에서 명시된 경계값의 기술적 의미가 유지되어야 한다. 전체적인 성능이 동등하다는 것만으로는 이 질문에 답할 수 없다. Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice], Mar. 12, 2002, X ZR 168/00, 150 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 149, 154–59 (Ger.) (Schneidmesser I) (German-language decision reproduced in WIPO Lex).
독일의 Formstein 항변은 추가적인 한계를 제공한다. 균등에 의한 보호는 선행기술에 비추어 특허받을 수 없는 피소 실시형태를 포섭할 수 없다. 절차적 맥락은 다르지만, 이 항변은 미국의 선행기술 포섭 금지와 비교하기에 유용하다. BGH, Apr. 29, 1986, X ZR 28/85, 98 BGHZ 12 (Ger.) (Formstein) (German-language headnote reproduced in WIPO Lex).
치환을 평가하는 법률가에게 독일의 접근방식은 통상의 기술자가 청구된 기술적 가르침에서 어떻게 그 대체수단에 도달하는지에 주목하도록 한다. 대체수단이 동일한 포괄적 기능을 수행한다는 기술적 증거만으로는 이 부분의 분석이 해결되지 않을 수 있다. 따라서 명세서는 상호대체 가능한 구성요소를 단순히 나열하는 데 그치지 않고, 실시예 사이의 관련된 관계를 설명해야 한다.
공통 기술적 쟁점을 중심으로 한 미국과 유럽의 페메트렉시드 사건 비교
페메트렉시드 소송은 기술적 균등성, 출원인의 선택 및 공시 기능을 구체적으로 비교할 수 있는 사례이다. 이 분쟁들은 비타민 보충과 함께 페메트렉시드를 투여하는 발명에 관한 서로 관련된 보호범위를 다루었다. 이 비교는 공통된 발명과 치환 문제를 따라간다는 점에서 비교 조건을 일정하게 유지한다. 그러나 청구항의 형식, 피소 제품, 출원기록 또는 절차적 결과가 동일하다고 가정하는 것은 아니다.
미국 특허 제7,772,209호의 대표 청구항인 제12항은 명시된 비타민 보충 이후 페메트렉시드 이나트륨을 투여할 것을 요구하였다. Hospira와 Dr. Reddy’s는 페메트렉시드 디트로메타민을 제안하였다. Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1325, 1327 (Fed. Cir. 2019). 명세서는 더 넓은 항엽산제 속(genus)을 설명하는 특허를 언급하였지만, 문제된 디트로메타민 치료를 공중에 제공하였다고 볼 만큼 충분히 특정하지는 않았다. Hospira, 933 F.3d at 1334–35. 모출원에서 항엽산제를 페메트렉시드 이나트륨으로 변경한 보정은 메토트렉세이트 선행기술과 구별하기 위한 것이었다. 연방순회항소법원은 염의 차이가 그 보정 이유와 주변적인 관련성만 갖는다고 보았다. Id. at 1331–34. 법원은 수용액의 정맥 투여를 통해 동일한 활성 음이온을 전달한다는 점에 기초하여 균등성을 인정한 판단을 유지하였다. Id. at 1335–36. 두 피고에 대한 균등침해 판결은 모두 유지하였으나, Hospira에 대한 문언침해 판단은 뒤집었다. Id. at 1336.
영국과 독일의 소송은 유럽특허 제1 313 508호의 청구항 제1항을 대상으로 하였다. 이는 비타민 B12 또는 특정 유도체와 병용하는 종양 억제 치료용 의약품을 제조하기 위한 페메트렉시드 이나트륨의 용도를 청구하는 스위스형 청구항이었다. BGH, June 14, 2016, X ZR 29/15, 211 BGHZ 1, ¶ 1 (Ger.) (Pemetrexed I) (German-language decision reproduced in WIPO Lex). 유럽의 출원절차에서는 개시의 충분성과 명확성에 관한 거절이유 이후 항엽산제를 페메트렉시드로 축소하였고, 이어 신규사항 추가에 관한 거절이유 이후 이나트륨으로 축소하였다. 이러한 경과가 영국 사건의 변형들에 대한 보호를 배제하지는 않았다. Actavis, [2017] UKSC 48, [76]–[80], [89].
Actavis는 페메트렉시드 이산, 디트로메타민 및 이칼륨을 다루었다. 이들은 모두 비타민 B12와 함께 페메트렉시드 음이온을 전달하였고, 이나트륨일 것이 필수적이지는 않았다. 이 변형들은 청구항의 통상적 해석 범위를 벗어났지만 침해를 구성하였다. Actavis, [2017] UKSC 48, [8], [58], [68]–[75], [89], [113].
독일의 Pemetrexed I은 이칼륨을 다루었다. 발명의 설명은 더 넓은 항엽산제 개시 범위 안에서 이나트륨을 구체적인 실시예로 제시하였다. 독일 연방대법원(BGH)은 명시적으로 개시된 여러 대체수단 중 하나를 선택하는 경우와 하나의 속(genus) 안에서 특정 종(species)을 청구하는 경우를 구별하였다. 후자의 경우 그 속에 속하는 다른 모든 대상을 반드시 개시하고 배제한 것은 아니다. 법원은 또한 선행기술을 회피하기 위한 축소와 형식적 개시 요건에 대응하기 위한 변경을 구별하였다. 출원절차 중의 진술은 통상의 기술자의 이해를 뒷받침할 수 있지만, 반드시 그 진술만으로 이해 내용이 결정되는 것은 아니다. 동일한 효과와 도출 가능성에 관하여 여전히 사실관계의 평가가 필요하였기 때문에 법원은 원심을 파기하고 환송하였으며, 균등침해 여부를 최종적으로 판단하지는 않았다. Pemetrexed I, ¶¶ 3, 39–40, 55–72, 89–91.
판단의 기준시점에도 주의가 필요하다. 미국에서 기술적 균등성은 침해 시점을 기준으로 평가하는 반면, 보정에 기초한 금반언의 추정을 번복하기 위한 예견불가능성은 보정 당시를 기준으로 평가한다. Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 37. Festo, 344 F.3d at 1369–70. Hospira에서는 주변적 관련성이 근거가 되었으므로, 예견불가능성이 실제로 적용된 예외는 아니었다. Hospira, 933 F.3d at 1330–31. Actavis의 두 번째 질문에서는 우선일 당시의 독자에게 해당 변형이 실질적으로 동일한 결과를 달성한다는 정보가 주어진다. 따라서 나중에 개발되었다는 이유만으로 심사가 끝나는 것은 아니다. Actavis, [2017] UKSC 48, [62]–[66]. 최근 뒤셀도르프 고등법원 판례는 도출 가능성을 통상의 기술자가 우선일에 보유한 지식의 범위 안에서 판단한다. 다만 이를 나중에 개발된 모든 실시형태를 일률적으로 배제하는 명제로 바꾸어서는 안 된다. Oberlandesgericht Düsseldorf [OLG] [Higher Regional Court], Sept. 12, 2025, 2 U 60/25, ¶¶ 120, 132, 135 (Ger.).
이 사건들은 화학적 특성만으로 보호범위를 결정할 수 없는 이유를 보여 준다. 미국의 분석에서는 보정으로 인해 발생한 권리범위 포기의 추정에 대해 별도의 답이 필요하였다. 유럽의 기록에서는 더 넓은 기술적 개시에 의해 뒷받침되는 청구항에 이나트륨을 명시한 것의 의미를 살펴보아야 했다. 절차적 결과의 차이도 중요하다. 항소심의 환송은 침해 판결의 유지와 동일한 명제를 확립하지 않는다. 비교법적 검토에서 유용한 질문은 각 관할의 기록 중 어떤 요소가 기술적 상호대체 가능성을 법적으로 인정될 수 있는 보호와 연결하는지이다.
통합특허법원에서의 균등론
UPC 판결들은 EPC 제69조와 그 해석의정서에 따른 접근방식이 발전하고 있음을 보여 준다. Plant-e에서 헤이그 지역부는 누적적으로 충족되어야 하는 네 가지 심사사항을 채택하였다. 기술적 균등성, 특허권자에 대한 공정한 보호, 제3자를 위한 합리적인 법적 안정성, 그리고 피소 실시형태가 관련 선행기술에 기초한 이의를 극복하는지가 그것이다. 공정한 보호에 관한 심사에는 통상의 기술자가 침해 시점에 해당 대체수단의 적용을 이해하였을 것인지가 포함되었다. 법원은 피소 구성에서 식물 뿌리가 애노드 구획과 분리되어 있었음에도 균등성을 인정하였다. Plant-e Knowledge B.V. v. Arkyne Technologies S.L., UPC_CFI_239/2023, ¶¶ 86–88, 97–101 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Nov. 22, 2024).
2026년의 두 판결도 같은 틀을 적용하였지만 Plant-e와는 다른 결론에 도달하였다. AIM Sport에서 헬싱키 지역부는 양 당사자가 공통으로 Plant-e 접근방식에 의존한다는 점을 언급하면서 각 조건을 모두 충족해야 한다고 강조하였다. 법원은 피소 방법이 문제된 구성요소의 기술적 기능을 수행하지 않는다는 이유로 균등성을 부정하였다. AIM Sport Development AG v. TGI Sport Suomi Oy, UPC_CFI_214/2023 & UPC_CFI_403/2025, ¶¶ 170–82 (Unified Pat. Ct., Helsinki Loc. Div. Apr. 29, 2026).
Wonderland에서 뒤셀도르프 지역부 역시 치환된 구성요소에 대한 구체적인 설명을 요구하였다. 두 유모차 기구가 모두 안정적인 연결을 달성한다는 점을 보이는 것만으로는 충분하지 않았다. 특허권자는 또한 대폭 변경된 배치가 통상의 기술자에게 명백할 것이라는 점이나 제3자의 법적 안정성과 양립한다는 점을 입증하지 못하였다. 법원은 균등침해를 부정하였다. Wonderland Nurserygoods Co. v. Cybex GmbH, UPC_CFI_807/2024 & UPC_CFI_334/2025, ¶¶ 238–40, 251–55, 263–71 (Unified Pat. Ct., Düsseldorf Loc. Div. May 27, 2026).
이 판결들의 법적 지위도 중요하다. Wonderland는 2026년 5월 27일 현재 UPC 항소법원이 아직 판단기준을 제시하지 않았다고 기록하였고, 제출된 주장과 자료에 비추어 다른 판단기준을 적용하더라도 결과는 달라지지 않았을 것이라고 설명하였다. Id. ¶¶ 236, 240. 2026년 9월 16일까지 검토한 공표 판례에서는 균등침해에 관한 통일된 판단기준을 채택한 UPC 항소법원 판결을 확인할 수 없다. 여기에서 논의하는 틀은 여전히 제1심에서 발전한 것이다.
관련 UPC 판례는 출원경과와 개시 내용이 청구항의 범위에 미치는 영향에 대해서도 시사점을 주지만, 일반적인 균등 관련 금반언이나 개시·공중 제공 법리를 확립한 것은 아니다. Belkin에서 항소법원은 출원절차 중 출원인의 진술이 출원 당시 통상의 기술자의 이해를 보여 줄 수 있다고 인정하였다. 법원은 보정과 설명을 검토하였지만 피고가 제시한 더 좁은 해석은 배척하였다. Belkin GmbH v. Koninklijke Philips N.V., UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025 & UPC_CoA_683/2024, ¶¶ 67–70 (UPC Ct. App. Oct. 3, 2025).
개시 내용을 검토할 때도 맥락에 주의를 기울여야 한다. Washtower에서 청구항은 L자형 금속 스트립을 명시적으로 요구하였으나, 피소 제품의 고정용 스트립은 플라스틱이었다. 지역부는 잠정조치 심리 단계에서 Plant-e의 틀을 적용하여, 균등침해가 성립할 가능성이 성립하지 않을 가능성보다 더 높다고 판단하였다. 제3자를 위한 합리적인 법적 안정성을 검토하면서, 명세서가 덮개판의 대체 재료로 플라스틱을 별도로 언급하였다는 사실만으로는 고정 부재 자체가 반드시 금속이어야 하는 이유가 설명되지 않는다고 보았다. 이러한 논리가 UPC의 일률적인 개시·공중 제공 원칙을 만드는 것은 아니다. Washtower IP B.V. v. Industriebeteiligungs- und Beratungs-GmbH, UPC_CFI_479/2025, ¶¶ 8.1.21–8.1.32 (Unified Pat. Ct., The Hague Loc. Div. Sept. 11, 2025).
미국과 유럽을 비교할 때 구성요소별 분석은 특히 유익하다. AIM Sport나 Wonderland에서는 상업적 결과가 대체로 유사하다는 점만으로 기술적 균등성이 성립하지 않았다. 이러한 강조점은 2023년 VLSI 판결 및 NexStep과 실무적 연관성을 갖는다. 침해를 주장하는 당사자는 피소 제품의 전체 목적에 관한 설명에 의존하지 않고 문제된 치환을 설명해야 한다. 다만 각 법원이 정식화한 법리는 여전히 서로 구별된다.
비교표
2026년 9월 16일 기준의 주요 차이점. 본문의 한정 설명 및 판례·법령의 전체 인용과 함께 읽을 것.
검토 사항 | 미국 | 영국 | 독일 | UPC |
기본 판단기준 | 각 한정사항별로 차이가 실질적이지 않은지 또는 기능·방법·결과를 검토한다. Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 29, 39–40. | 비본질적 변형에 관한 세 가지 질문. Actavis, [2017] UKSC 48, [66]. | 동일한 효과, 도출 가능성 및 청구항에 기초한 동등성. Schneidmesser I, 150 BGHZ at 154–59. | 균등성, 공정한 보호, 법적 안정성 및 선행기술에 관한 네 가지 요건을 모두 충족해야 한다. Plant-e, ¶¶ 86–88. |
판단 기준시점 | 균등성은 침해 시점. Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 37. 예견불가능성은 보정 시점. Festo, 344 F.3d at 1369–70. | 우선일 당시의 독자가 변형이 해당 결과를 달성한다는 점을 안다고 가정한다. 나중에 개발된 변형도 심사 대상이 될 수 있다. Actavis, [2017] UKSC 48, [62]–[66]. | 최근 뒤셀도르프 고등법원 판례는 도출 가능성에 관하여 통상의 기술자가 우선일에 보유한 지식을 기준으로 한다. OLG Düsseldorf, 2 U 60/25, ¶¶ 120, 132. | |
출원기록 | 권리범위 포기는 청구항의 의미에 영향을 미친다. VLSI, No. 2024-1772, slip op. at 9–12. 금반언은 균등 주장을 차단할 수 있다. Festo, 535 U.S. at 736–41. | 불확실성을 해소하거나 공익을 보호하기 위한 예외적 사용. Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [77]–[80]. | 축소의 의미는 그 이유와 청구된 기술적 가르침에 따라 달라진다. Pemetrexed I, ¶¶ 64–72. | 진술은 청구항 해석에 참고될 수 있다. 균등 관련 금반언과 구별해야 한다. Belkin, ¶¶ 67–70. |
개시되었으나 청구되지 않은 대상 | 충분히 특정된 대체수단은 공중에 제공된 것으로 볼 수 있다. Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054. | 이들 판례에는 미국식의 일률적 공중 제공 원칙이 없다. 개시는 통상적 해석과 문언의 엄격한 준수에 영향을 미친다. Actavis, [2017] UKSC 48, [66], [70]–[74]. | 명시적으로 개시된 대체수단은 개별적으로 열거되지 않은 속(genus)의 구성원과 다르게 취급된다. Pemetrexed I, ¶¶ 55–63. | 청구항과 발명의 설명은 법적 안정성 판단에 영향을 미친다. 이들 사건에서 일률적인 공중 제공 원칙이 도출되지는 않는다. Washtower, ¶¶ 8.1.26–8.1.31. |
선행기술과의 관계 | 선행기술 포섭 금지. 가상 청구항을 선행기술에 비추어 검토한다. Wilson Sporting Goods, 904 F.2d at 683–85. | 이들 판례는 별도의 가상 청구항 또는 Formstein 심사 단계를 추가하지 않는다. Icescape는 우선권과 그 상실에 따른 중간 기간의 선행 사용으로 인한 무효를 별도로 판단하였다. Icescape, [2018] EWCA Civ 2219, [3]–[4], [43]–[44], [90]. | 특허받을 수 없는 균등 실시형태에 대한 Formstein 항변. Formstein, 98 BGHZ 12. | Plant-e의 네 번째 조건에 따라 피소 실시형태를 선행기술에 비추어 검토한다. Plant-e, ¶¶ 88, 101. |
판례 체계의 현황 | 확립된 연방대법원 및 연방순회항소법원의 체계. | Actavis 이후 확립된 국내법적 접근방식. | 확립된 국내법적 접근방식. | 발전 중인 제1심의 틀. 항소심 판례의 현황에 관한 한정 설명은 본문 참조. |
이 비교는 보호의 강약을 단순히 순위로 매기는 방식으로는 드러나지 않는 법리적 구조의 차이를 보여 준다. 미국법은 일반적으로 청구항 한정사항별 기술적 심사에 더하여 출원경과 금반언, 개시·공중 제공 및 선행기술 포섭 금지를 각각 별개의 제한으로 적용한다. 영국, 독일 및 UPC는 이와 유사한 공시 기능상의 문제를 통상적 해석, 문언의 엄격한 준수 또는 청구항에 기초한 동등성에 관한 질문, 별도의 선행기술 항변, 공정한 보호 또는 법적 안정성에 관한 심사에 나누어 반영한다. 따라서 이들 법원은 서로 관련된 정책적 질문을 분석의 서로 다른 단계에서 다룬다.
명세서와 청구항 작성 및 회피설계 판단에 비교 결과 적용하기
먼저 기계적 치환을 생각해 보자. 특허는 일체형 덮개를 청구하지만 피소 제품은 함께 작용하는 두 부품을 사용한다. 미국에서는 Edgewell에 따라 ‘하나’와 ‘둘’이라는 문언만으로 쟁점이 자동으로 해결되지 않지만, NexStep에 따라 피소 대체수단과 그 작동에 관한 구체적인 설명이 필요하다. 영국의 분석은 Actavis의 질문을 중심으로 이루어진다. 독일에서는 제시된 대체수단이 청구항의 기술적 가르침과 연결되어 있어야 한다. UPC에서는 발전 중인 제1심의 틀에 따라 공정한 보호, 법적 안정성 및 선행기술에 관한 조건의 충족도 요구된다. 동일한 공학적 보고서가 각 심사에 도움이 될 수 있지만, 서로 다른 법적 질문에 답해야 한다.
수치상의 치환은 또 다른 위험을 제기한다. 경쟁업체가 출원인이 선행기술과 구별하기 위해 도입한 등록 청구항의 기준값보다 낮은 조건에서 제품을 작동시킨다고 가정하자. 미국의 법률가는 광범위한 성능 비교를 의뢰하기 전에 Actelion이 보여 주듯이 보정의 객관적 이유를 검토하고, 명세서가 청구되지 않은 범위를 특정하는지도 별도로 확인해야 한다. 영국, 독일 또는 UPC의 해당 틀을 적용하는 법률가는 그 법원의 청구항 해석 및 균등에 대한 접근방식에서 해당 기준값이 무엇을 의미하는지 평가해야 한다. 수치 차이가 작다고 하는 것만으로는 출원인이 그 경계에 법적 의미를 부여하였는지를 거의 설명할 수 없다.
화학적 치환은 이 모든 문제를 한꺼번에 제기할 수 있다. 페메트렉시드 소송은 무엇이 변경되었고 특허가 왜 기재된 화합물을 선택하였는지를 정확히 특정하는 것의 가치를 보여 준다. 문제된 차이는 부수적인 염 형태, 약리학적으로 중요한 특성 또는 출원절차에서 제외된 대상에 관한 것일 수 있다. 균등에 관한 법률의견은 공통의 활성 부분을 갖는다는 사실만으로 침해가 성립한다고 가정하지 말고, 화학적 특성을 이러한 구체적 질문과 연결해야 한다.
작성 단계의 첫 번째 목표는 여전히 상업적으로 중요한 실시형태를 직접 포괄하면서 명세서의 뒷받침을 받는 청구항 문언을 마련하는 것이다. 상위개념의 청구항, 개시로 뒷받침되는 대체수단, 더 좁은 종속항은 나중의 균등침해 소송에 대한 의존도를 줄일 수 있다. 명세서는 대체수단이 왜 관련 기술적 효과를 달성하는지 설명하고 중요할 수 있는 차이를 특정해야 한다. 미국에서는 대체수단을 명시적으로 특정하면서도 청구하지 않으면 개시·공중 제공의 위험이 발생할 수도 있다. 개시된 모든 대체수단을 나중에 균등론으로 다시 보호할 수 있다고 가정하지 않으면서도 의미 있는 폭의 권리범위를 뒷받침하도록 작성해야 한다. Johnson & Johnston, 285 F.3d at 1054.
출원절차가 진행됨에 따라 개시와 청구에 관한 결정을 함께 검토해야 한다. 장래의 보정을 뒷받침하기 위해 포함한 대체수단이 최초 청구항이 축소된 후 상업적으로 중요해질 수 있다. 법률가는 적용되는 개시 요건과 절차적 한계 안에서 추가 청구항, 미국의 계속출원 또는 이용 가능한 분할출원을 통해 그 대상의 보호를 추구할 수 있는지 검토해야 한다. 균등론이 축소된 청구항에서 빠진 모든 것을 회복해 줄 것이라고 가정해서는 안 된다.
출원절차에서의 설명은 각 보정의 이유를 정확히 밝혀야 하며, 발명 전체에 관한 불필요한 진술을 피해야 한다. 하나의 청구항에 관해 제시한 입장을 모든 독립항이 같은 제한을 갖는다는 설명으로 가볍게 확대해서는 안 된다. 삭제된 청구항도 검토 대상에 포함해야 한다. 변경 이력이 없는 등록 청구항 사본만으로는 Colibri에서 결정적이었던 쟁점을 알 수 없다.
결론
실시자유 검토에서는 이 글에서 제시한 세 가지 심사를 따라야 한다. 구성요소 수준의 기술적 치환을 특정하고, 작성·개시·출원경과로 인해 주장하려는 보호범위가 법적으로 배제되는지 판단하며, 그렇게 도출된 범위를 공시 기능 및 선행기술에 관한 제한에 비추어 검토해야 한다. 대응 특허들은 문언과 출원기록이 다를 수 있으므로 개별적인 분석이 필요하다. 최종 평가는 어떤 기술적 사실과 출원절차상의 사건이 결론을 뒷받침하는지, 어떤 제품 변경이 그 결론의 재검토를 필요로 하는지를 설명해야 한다.
따라서 균등론의 실무적 중요성은 소송 이전부터 시작된다. 출원인은 충분한 뒷받침을 갖춘 명세서·청구항 작성과 신중한 출원절차 대응을 통해 유용한 선택지를 보존할 수 있다. 경쟁업체는 청구항 문언의 배경이 되는 기록을 검토함으로써 더 신뢰할 수 있는 설계 결정을 내릴 수 있다. 이 글에서 검토한 관할권 전반에서 법률가의 핵심 과제는 대체수단이 기술적으로 왜 중요한지와, 특허의 작성 내용 및 출원경과가 그 기술적 중요성에 어떠한 법적 효과를 부여하는지를 함께 설명하는 것이다.
