규칙 312에 따른 허여 후 특허출원의 보정시기 재량 대체 절차 및 권리행사상 영향에 관한 실무 지침

요약: 허여통지서가 심사절차상의 위험을 없애는 것은 아니다. 오히려 특허발행 전에 출원을 정정할 수 있는 시간은 단축되고 이용할 수 있는 절차는 제한된다. 규칙 312는 근거가 있는 정정을 할 수 있는 최종적이고 절차상 부담이 적은 기회를 제공하지만, 보정의 수리는 재량에 속하며 통상 심사관이 출원을 특허발행 절차에서 회수하거나 상당한 추가 업무를 수행하지 않고도 해당 변경을 평가할 수 있는지에 달려 있다. 따라서 가장 설득력 있는 제출서는 보정의 정확한 필요성을 밝히고, 최초 기재의 근거를 제시하며, 새로운 검색이 필요하지 않은 이유를 설명하고, 특허성 문제를 다루며, 제출 시기에 관하여 솔직하게 설명한다. 대리인은 또한 제안된 변경에 계속심사청구(RCE), 계속출원, 특허발행 절차로부터의 회수 또는 새로 발견된 정보를 위한 별도 절차가 필요한지 판단해야 한다. 그러한 판단에서는 보정의 수리와 특허 존속기간에 미치는 결과뿐 아니라 이후의 권리행사도 고려해야 한다. 보정 및 이를 뒷받침하는 의견은 청구항 해석, prosecution disclaimer(심사경과상 권리포기), 심사경과 금반언, 유효성, 권리행사 가능성, 우선권 및 잠정권리에 따른 손해배상에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 규칙 312 실무는 허여 후의 단순한 정리 작업이 아니라 전략적인 특허심사 및 소송상의 결정으로 다루어야 한다.

허여에 따른 절차적 지위의 변화

 

허여 후 검토에서는 당사자들이 특허성에 집중하는 동안 간과하기 쉬웠던 문제가 흔히 발견된다. 예컨대 잘못된 종속관계, 일관되지 않은 도면부호, 상업적으로 중요한 한정사항이 청구항에서 누락된 경우 또는 더 이상 허여된 청구항과 부합하지 않는 명세서 문구가 그러하다. 허여통지서 후에 새로운 선행문헌이 발견될 수도 있다. 이제 문제는 단순히 어떻게 보정할 것인지가 아니다. 특허청이 출원을 특허발행 절차에서 회수하지 않고도 제안된 변경을 수리할 수 있는지가 문제이다.

그러한 차이가 37 C.F.R. § 1.312의 전제이다. 허여통지서 후에는 출원인에게 보정할 권리가 없다. 제안된 보정은 특허발행료 납부 전 또는 납부와 동시에 제출되어야 하며, 출원을 특허발행 절차에서 회수하지 않는 범위에서 주심사관의 추천과 필요한 감독 승인이 있어야만 수리될 수 있다. 37 C.F.R. § 1.312 (2025); U.S. Patent & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 714.16 (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]. 규칙 312에 따른 보정의 수리는 재량에 속한다. RCE 절차를 이용할 수 있는 경우, 요건을 갖춘 RCE를 통하여 심사를 재개하는 것은 별개의 절차적 경로이다. 37 C.F.R. § 1.114 (2025); MPEP § 706.07(h).

따라서 규칙 312는 제한적인 품질관리 수단으로 이해하는 것이 가장 적절하다. 기록에 이미 정정의 근거가 있고 특허청이 의미 있는 추가 업무를 수행할 필요가 없는 경우, 규칙 312로 개별적인 문제를 치유할 수 있다. 이는 축소판 계속심사청구가 아니며, 허여 후 새로운 청구항 전략을 시험하는 데 사용해서는 안 된다. 가장 설득력 있는 제출서는 범위가 좁고, 근거가 있으며, 문면상 허여 가능하고, 늦게 제출된 이유를 솔직하게 밝힌다.

규칙 312의 적용범위

 

여기서 보정이라는 용어는 청구항 문언의 변경보다 넓은 의미를 갖는다. MPEP는 명세서, 도면, 청구항, 발명자 정보, 인용된 선행기술, 나아가 발명자 이름의 철자나 순서에 대한 변경까지 허여 후 절차상 보정으로 취급한다. MPEP § 714.16. 또한 제출서류는 해당되는 경우 보정서 및 정보공개진술서(IDS)에 관한 통상적인 형식 요건을 준수해야 한다. See 37 C.F.R. §§ 1.97⁠–⁠1.98, 1.121 (2025).

실무자들은 통상 제안된 변경을 형식적 변경과 실체적 변경으로 구분한다. 형식적 변경에는 오탈자 정정, 청구항 취소, 명백한 종속관계 오류의 정정, 도면부호 정정 및 명세서나 도면을 이미 허여된 청구항에 부합시키는 변경이 포함된다. 실체적 변경에는 청구항의 추가, 청구범위의 변경 또는 심사관으로 하여금 출원인이 구하는 바를 다시 평가하게 하는 방식의 개시내용 수정이 포함된다. 이러한 구분은 유용하지만 절대적인 기준은 아니다. 한 단어의 변경도 실체적일 수 있는 반면, 그보다 긴 부합화 보정이 순전히 형식적일 수도 있다. 실무상 핵심은 해당 변경이 새로운 검색, 기존 기록에 대한 간략한 검토를 넘어서는 검토 또는 그 밖의 중대한 심사 업무를 필요로 하는지이다. MPEP § 714.16.

평가하기 쉬운 정정이라고 해서 반드시 청구범위에 중립적인 것은 아니다. 특히 명확화라고 주장하는 변경으로 인해 청구항이 요구하는 한정사항이 달라지는 경우, 대리인은 심사 부담과 소송상 결과를 별도로 분석해야 한다. 예를 들어, 청구항의 종속대상을 독립항에서 중간 종속항으로 변경하는 것은 검토하기 쉬울 수 있지만, 그 중간 종속항의 모든 한정사항을 편입시키는 결과가 될 수 있다. 해당 변경이 특허성과 실질적으로 관련된 이유—35 U.S.C. § 112의 준수를 포함한다—로 청구범위를 축소하는 경우, 형식적 정정으로 제시되었더라도 심사경과 금반언을 발생시킬 수 있다. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736⁠–⁠37 (2002).

허여되었다고 해서 신규사항 금지 원칙이 완화되는 것은 아니다. 출원인은 출원 시 뒷받침되지 않았던 사항을 추가할 수 없다. 35 U.S.C. § 132(a) (2024); 37 C.F.R. § 1.121(f) (2025). 수리된 규칙 312 보정도 원출원과 충돌하는 정의나 개시내용을 추가한다면 여전히 공격받을 수 있다. See Dresser Industries, Inc. v. United States, 432 F.2d 787, 793 (Ct. Cl. 1970). 원하는 수정이 나중에 개발된 개시내용에 의존한다면 규칙 312는 해답이 아니다. 일부계속출원을 이용할 수 있을 수 있으나, 우선권, 개재 선행기술 및 권리행사 가능성에 미치는 결과를 고려한 후에만 그러한 선택을 해야 한다.

기한은 특허발행료와 연계된다

 

규칙 312 보정은 특허발행료 납부 전 또는 납부와 동시에 제출해야 한다. 37 C.F.R. § 1.312. 특허발행료 자체는 허여통지서로부터 3개월 이내에 납부해야 하며, 이 법정 기간은 연장할 수 없다. 35 U.S.C. § 151(b) (2024); 37 C.F.R. § 1.311(a) (2025). 규칙 312 보정을 제출해도 연장 불가능한 특허발행료 납부기한은 정지되지 않는다. 해당 절차를 이용할 수 있는 경우 출원인이 요건을 갖춘 납부 전 RCE를 적시에 제출하거나 특허청이 달리 출원을 특허발행 절차에서 회수하지 않는 한, 출원의 포기를 피하려면 특허발행료를 기한 내에 납부해야 한다.

바람직한 실무는 허여 후 점검을 즉시 실시하고, 변경이 자명한 정정의 범위를 넘어서는 경우 심사관과 협의하며, 특허발행료 납부일보다 충분히 앞서 제출하는 것이다. 가능한 경우에는 특허발행료를 납부하기 전에 보정서를 제출하여 기록상 규칙 312를 명백히 충족하게 하고, 보정의 수리가 불확실할 때 대응할 시간을 확보한다. 같은 날 제출하고 납부하는 것도 허용되지만, 전송 또는 처리상의 문제에 대처할 여유가 거의 없다. 납부 후에는 통상 새로운 규칙 312 보정을 제출할 수 없으며, 예외는 Office of Data Management가 요청한 정정에 관한 제한적인 경우뿐이다. MPEP § 714.16.

수리될 가능성이 가장 높은 보정

 

가장 적합한 대상은 심사관의 특허성 분석을 변경하지 않으면서 특허를 개선하는 정정이다. 그 예로는 청구항 취소, 명백한 오탈자의 정정, 선행기재 근거나 종속관계의 하자 치유, 도면부호를 도면과 일치시키는 정정, 허여된 청구항과 충돌하는 문언의 삭제 또는 부합화가 있다. 형식적 보정이라는 명칭은 그 실질이 이를 뒷받침할 때에만 도움이 된다. 의견에서는 해당 정정이 검색이나 허여이유를 변경하지 않는 이유를 설명해야 한다.

새로운 청구항이나 범위를 변경하는 청구항이 일률적으로 금지되는 것은 아니지만, 더 면밀한 심사를 받는다. 적절한 개시 또는 보호를 위해 변경이 필요하고 상당한 추가 업무 없이 평가할 수 있는 경우, 특허청은 보정의 수리를 허용할 수 있다. MPEP § 714.16. 보정으로 인해 전체 청구항 또는 독립항의 수가 이미 수수료를 납부한 수를 초과하게 되면 추가 청구항 수수료 전액을 보정서와 함께 납부해야 하며, 그렇지 않으면 심사관은 이를 검토하지 않는다. MPEP § 714.16(c). 청구항군의 다른 부분에서 이미 검색되고 허여된 한정사항을 단순히 다시 기재하는 새로운 종속항이라면 수리를 뒷받침할 설득력 있는 근거가 있을 수 있다. 반면, 심사관이 검토하지 않은 방식으로 한정사항을 결합하거나 발명의 초점을 다른 실시예로 옮기는 청구항은 새로운 검색을 초래하므로, 통상 RCE 또는 계속출원을 통하여 추구하는 편이 낫다.

범위의 확장은 관련 선행기술의 범위와 심사관의 분석을 흔히 변경하므로 특히 어렵다. 규칙 312에는 모든 확장 보정을 허용하지 않는다고 독립적으로 선언하는 문장이 없지만, 범위를 실질적으로 확대하는 보정은 추가 업무가 필요 없다는 논리에 부합하는 경우가 드물다. See Smith Industries International, Inc. v. Hughes Tool Co., 396 F.2d 735, 739⁠–⁠40 (5th Cir. 1968). 개시내용에 상업적으로 중요한 더 넓은 보호범위가 남아 있다면, 모출원이 계속 중인 동안 제출하는 계속출원이 일반적으로 더 신뢰할 수 있는 수단이다. See 35 U.S.C. § 120 (2024); MPEP § 201.07.

보정을 뒷받침하는 의견의 작성 방법

 

개시내용이나 청구범위를 변경하거나 청구항을 추가하는 보정의 경우, MPEP § 714.16은 보정을 뒷받침하는 의견에서 다루어야 할 네 가지 사항, 즉 필요성, 심사 부담, 특허성 및 제출 시기를 제시한다. 아래의 5단계 작성 순서는 이러한 사항을 다루고, 제안된 변경의 근거가 되는 당초 개시내용을 별도로 특정한다.

첫째, 구체적인 필요성을 특정한다. 보정으로 해결하려는 작성상 불일치, 상업적으로 필요한 보호범위의 공백 또는 기록상의 문제를 설명한다. 변경으로 명확성이 향상된다는 막연한 주장은 해당 출원과 구체적으로 연계된 정확한 설명보다 유용성이 떨어진다. 둘째, 가능한 경우 문단, 도면 및 청구항별로 당초 기재 근거를 특정한다. 당초 기재 근거는 신규사항 추가 금지를 준수하기 위해 필요하지만, 그러한 근거만으로 추가 심사가 필요하지 않다는 점이 입증되는 것은 아니다.

셋째, 해당 심사기록의 구체적 사정에 맞추어 심사 부담을 설명한다. 이미 심사된 종속 청구항에 한정사항이 포함되어 있었다면 그 사실을 명시한다. 제안된 청구항이 허여된 청구항보다 좁다면, 어떤 면에서 더 좁은지를 정확히 특정하고 기존 검색이 추가된 특징까지 포괄한 이유를 설명한다. ‘청구항이 더 좁으므로 추가 검색이 필요 없다’는 단정적 삼단논법을 피한다. 모든 문언이 당초 청구항 어딘가에 포함되어 있더라도 새로운 조합에 대해서는 추가 선행기술 조사가 필요할 수 있다.

넷째, 특허성을 기존 기록과 연계한다. 허여이유, 심사관 면담 요약서 및 인용문헌은 보정이 심사관이 허여 가능하다고 판단한 특징을 유지한다는 점을 보여 줄 수 있다. 가장 근접한 선행기술이 보정된 조합을 교시하지 않는 이유를 다루되, 제출서를 실체적 특허성에 관한 새로운 서면 공방으로 만들지는 않는다. 마지막으로 제출 시기에 관하여 간결하고 진실한 설명을 제시한다. 예를 들어, 허여 후 점검에서 청구항의 종속관계 오류가 발견되었다거나 제품 검토를 통해 허여된 청구항과 의도한 상업적 실시형태가 일치하지 않는다는 점이 드러났다고 설명할 수 있다.

의견은 심사경과에 훗날 불필요한 부담이 될 기록을 남기지 않으면서도 구체적이어야 한다. 모든 문장은 공개 기록의 일부가 되며, 이후 청구항 해석, 균등론, 특허의 유효성 또는 권리행사 가능성에 관한 분쟁에서 다투어질 수 있다. 한정사항이 보편적으로 필수적이라고 규정하거나, 보정 문언이 요구하는 것보다 발명을 더 좁게 정의하거나, 보정의 수리를 뒷받침하는 데 불필요한 선행기술과의 구별을 제시하는 것은 피해야 한다. 설명의 정확성은 USPTO가 규칙 312 요청을 결정한 후 오랜 시간이 지나서도 중요하다.

보정의 수리 및 불수리

 

규칙 312는 주심사관(primary examiner)에게 권고 역할을 부여하고 지정된 감독자의 승인을 요구한다. USPTO 청장(Director)의 승인 권한은 감독 특허심사관(supervisory patent examiner)에게 위임되어 있다. MPEP § 714.16. 주심사관은 그러한 추가 승인 없이 일부 형식적 정정 및 청구항 취소 보정을 수리할 수 있지만, 청구범위, 개시내용 또는 청구항군에 영향을 미치는 보정에는 소정의 검토가 필요하다. Id.

USPTO는 보정 전부를 수리하거나, 수리 가능한 부분만 수리하거나, 수리를 거절할 수 있다. 예를 들어, 형식적 정정과 추가 심사가 필요한 신규 청구항을 분리할 수 있는 경우에는 일부 수리가 유용하다. 출원인은 USPTO가 각 변경사항을 구별할 수 있도록 각 변경사항을 독립된 항목으로 작성하고, 일부 수리를 수용할 수 있는지도 명시해야 한다. 보정서가 Patent Center에 표시된다는 사실만으로 보정이 수리되었다고 볼 수 없다. Form PTO-271의 처리결과를 확인하고 수리된 문언이 특허발행 기록(issue record)에 반영되었는지 검증해야 한다. MPEP § 714.16.

규칙 312 보정의 수리 거절은 본안에 대한 불복(appeal)의 대상이 아니라 Technology Center Director에게 제기하는 청원(petition)의 대상이다. See 37 C.F.R. § 1.181 (2025); MPEP § 1002.02(c)(4). USPTO가 잘못된 절차를 적용하였거나 명백한 형식적 정정을 간과한 경우에는 청원이 적절할 수 있다. 그러나 대부분의 경우 당면한 실무상 문제는 특허발행 전에 원하는 사항을 어떻게 보전할 것인가이다. 제출 시기와 내용에 따라 출원인은 계속심사청구(RCE)를 제출하거나, 계속출원을 진행하거나, § 1.313에 따라 특허발행 절차로부터의 회수(withdrawal from issue)를 구할 수 있다. 회수 청원은 특허가 발행되기 전에 접수되고 인용되어야 하므로 신속한 조치가 중요하다. 37 C.F.R. § 1.313(d).

규칙 312와 다른 절차 간의 선택

 

심사관이 개별적인 정정사항을 특정하고 출원인이 이를 승인하는 경우, 특히 허여통지서가 발송되기 전에는 심사관 보정(Examiner’s Amendment)이 효율적이다. See MPEP § 1302.04. 심사관이 아니라 출원인이 허여된 출원을 변경하고자 하는 경우에는 서면으로 규칙 312 제출을 하는 것이 더 명확한 기록을 형성하고 적용되는 기준을 정면으로 다룬다.

보정에 새로운 검색, 새로운 특허성 판단 또는 심사관과의 지속적인 의견 교환이 합리적으로 필요한 경우에는 계속심사청구(RCE)가 적절하다. See 35 U.S.C. § 132(b) (2024); 37 C.F.R. § 1.114 (2025). 특허발행료 납부 전에는 필요한 제출서류와 수수료를 갖추어 요건을 충족한 RCE를 제출하면 별도의 청원 없이 출원이 특허발행 대상에서 제외된다. 37 C.F.R. § 1.313(a). 특허발행료 납부 후에는 RCE만으로 특허발행이 중단되지 않는다. 출원인은 특허발행일 전에 § 1.313(c)(2)에 따른 특허발행 절차로부터의 회수 승인도 받아야 한다. RCE 절차는 디자인 특허출원에는 이용할 수 없다. 37 C.F.R. § 1.114(e).

허여된 청구항은 변경 없이 그대로 특허발행되도록 하면서 출원인이 실질적으로 다르거나 더 넓거나 전략적으로 분리된 청구항을 추구하려는 경우에는 일반적으로 계속출원이 바람직하다. 계속출원은 모출원이 계속 중인 동안 제출해야 한다. 35 U.S.C. § 120. 위험 관리 차원에서는 특허발행료 납부와 전자적 특허발행 사이에 갈수록 짧아지는 기간에 의존하지 말고, 특허발행료를 납부하기 전 또는 그와 동시에 계속출원을 제출해야 한다. 원하는 청구항에 신규사항이 필요한 경우에는 추가된 사항에 더 늦은 우선일이 적용된다는 점을 고려한 후에만 일부계속출원(continuation-in-part)을 검토한다.

계속출원은 청구항을 추구할 별도의 기회를 제공할 뿐, 모출원의 심사경과를 자동으로 소거하지 않는다. 더 넓은 계속출원 청구항에 종전의 prosecution disclaimer(심사경과상 권리포기)가 관련되는 경우, 대리인은 그 심사경과를 명시적으로 다루어야 한다. 또한 prosecution disclaimer를 철회하려는 경우, 해당 prosecution disclaimer와 그 대상이었던 선행기술 모두를 다시 검토할 필요가 있을 수 있음을 심사관이 인식할 수 있을 정도로 철회 의사를 명확히 밝혀야 한다. 단지 더 넓은 문언을 사용하거나 계속출원 청구항이 더 넓다고 진술하는 것만으로는 포기한 권리범위가 회복되지 않을 수 있다. Hakim v. Cannon Avent Grp., PLC, 479 F.3d 1313, 1317⁠–⁠18 (Fed. Cir. 2007).

규칙 313에 따른 특허발행 절차로부터의 회수는 절차상 관문이지, 규칙 312를 일반적으로 확장하는 제도가 아니다. 특허발행료 납부 전에는 USPTO가 정당하고 충분한 이유에 기초한 청원에 따라 출원을 특허발행 대상에서 제외할 수 있으며, 요건을 갖춘 RCE는 별도의 경로를 제공한다. 특허발행료 납부 후 출원인의 청구에 따른 회수는 § 1.313(c)에 명시된 사유, 즉 필요한 소명이 첨부된 특허성 결여 문제, RCE 또는 계속출원을 위해 본 출원을 명시적으로 포기하는 경우로 한정된다. 37 C.F.R. § 1.313(a), (c). 특허발행 시점까지 청원이 결정되지 않으면 특허발행 절차에서 출원을 회수할 수 없다. Id. § 1.313(d).

새로 발견된 선행기술

 

정보공개의무는 허여 후에도 계속 심사대상으로 남아 있는 각 청구항에 관하여 지속된다. 하나의 청구항을 취소하거나 철회하더라도 남아 있는 다른 청구항에 중요한 정보를 공개할 의무가 소멸하지 않는다. 37 C.F.R. § 1.56(a) (2025); MPEP § 2001.04. 허여 후이지만 특허발행료 납부 전 또는 그 납부와 동시에 중요한 정보가 발견된 경우, 정보공개진술서(IDS)는 § 1.98을 준수하고 수수료 및 § 1.97(e)에서 요구하는 진술서를 모두 첨부한 경우에만 고려된다. 37 C.F.R. § 1.97(d)–(e). 2025년 1월 19일 또는 그 이후 § 1.97에 따라 제출되는 모든 IDS에 대하여, 출원인은 해당 IDS에 적용되는 § 1.17(v)의 IDS 규모 수수료가 첨부되었다는 점 또는 그러한 수수료가 필요하지 않다는 점 중 하나를 명확히 서면으로 확인하여야 한다. 누적 항목 수가 수수료 기준을 초과하지 않은 경우에도 이러한 확인은 필요하다. 37 C.F.R. §§ 1.17(v), 1.97(a), 1.98(a)(4) (2025); U.S. Patent & Trademark Off., Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion qs. 2⁠–⁠3, 7, at 1⁠–⁠2, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/quick-reference-guide-to-the-information-disclosure-statement-ids.pdf (last visited Sept. 19, 2026). 출원인이 § 1.97(e)의 진술을 진실하게 할 수 없는 경우, 해당 정보가 고려되도록 하기 위해서는 통상 계속심사청구(RCE)가 필요하다.

특허발행료가 납부된 후에는 통상의 정보공개진술서(IDS)가 기록철에 편철되지만 고려되지는 않는다. MPEP § 609.04(b). Quick Path Information Disclosure Statement(QPIDS) 프로그램은 체계화된 대안을 제공한다. 출원인은 요건을 충족하는 IDS, 필요한 진술서와 수수료, 조건부 RCE 및 청원 서류를 제출한다. 심사관이 새로운 정보로 인하여 심사를 재개할 필요가 없다고 판단하면 RCE는 처리되지 않고 그 수수료가 반환되며, 심사 재개가 필요하면 RCE 절차가 진행된다. U.S. Patent & Trademark Off., Frequently Asked Questions—QPIDS Program qs. 2⁠–⁠5, 9, 11⁠–⁠12 & 17, at 1⁠–⁠4, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/qpids_faq.pdf (last visited Sept. 19, 2026). QPIDS는 조건부 RCE 취급을 유지하면서 특허발행료 납부 후 보정을 제출하기 위한 수단이 아니다. QPIDS 제출서류에는 보정을 포함할 수 없으며, 보정을 포함하면 조건부 RCE가 자동으로 수리되어 § 1.114에 따른 RCE로 취급된다. Id. q. 25, at 5. 따라서 새로운 정보의 고려와 보정을 모두 구하는 출원인은, 심사관의 IDS 검토를 기다리는 동안 RCE가 조건부로 유보되기보다는 수리될 것으로 예상하여야 한다. QPIDS는 절차상 혼란을 줄여 주지만, 이미 알고 있는 정보의 제출을 미룰 수 있도록 허용하는 것은 아니다.

§ 1.97(e)에 따른 IDS 인증을 § 1.704(d)에 따른 특허기간조정(PTA) 세이프하버와 혼동해서는 안 된다. 전자는 늦게 제출된 IDS를 고려할 수 있도록 3개월의 기준기간을 적용하고, 후자는 일반적으로 제출된 각 자료가 30일 이내에 최초로 인용되었거나 통지되었다는 소정의 진술을 요구한다. 37 C.F.R. §§ 1.97(e), 1.704(d) (2025); MPEP § 609.04(b). 어느 한 진술이 다른 진술을 대신하지 않는다.

특허기간조정

 

허여 후의 자발적 제출은 보정이 신속히 수리되더라도 특허기간조정상 불이익을 초래할 수 있다. 2020년 7월 16일 또는 그 이후 발송된 허여통지서의 경우, 규칙 312 보정 또는 규칙 704(c)(10)에 따라 출원인 지연으로 취급되는 그 밖의 자발적 서류를 제출하면, 허여통지서가 발송된 다음 날부터 해당 서류가 제출된 날까지의 기간만큼 특허기간조정(PTA)이 감축될 수 있다. 37 C.F.R. § 1.704(c)(10) (2025); MPEP § 2732. 허여 후 제출되는 모든 서류가 그러한 감축을 초래하는 것은 아니다. USPTO는 특히 특허발행료 송부서, 위임장, 주소변경신고 및 심사관의 허여이유에 대한 답변 등을 그 감축 대상에서 제외한다. MPEP § 2732. IDS만을 포함하는 서류도 §§ 1.97 and 1.98을 준수하고 필요한 진술서가 첨부된 경우 § 1.704(d)의 세이프하버에 해당한다. 37 C.F.R. § 1.704(d). 정정을 권유하는 일반적인 문구는 USPTO의 명시적인 요청과 동일하지 않다. 허여 후 제출된 RCE에는 별도의 감축 가능성이 따른다. Id. § 1.704(c)(12).

PTA가 유효성, 권리행사 가능성 또는 사업상 보호범위를 실질적으로 개선하는 정정을 가로막아서는 안 된다. 다만 PTA는 규칙 312, RCE 및 계속출원 중에서 선택할 때 고려요소가 되어야 한다. 여기서 비교하여야 할 사항은 단순히 USPTO가 보정을 수리할 것인지 여부가 아니라, 정정의 가치, 보정이 수리될 가능성, 예상되는 특허기간조정 및 병행 계속출원의 이용 가능성이다.

지방법원에서의 권리행사에 미치는 영향

 

규칙 312는 보정을 수리하기 위한 절차 규정이지, 소송상 안전장치가 아니다. 보정이 수리되면 발행 특허의 문언이 특허권자가 침해되었음을 입증해야 할 청구항의 내용을 정한다. 그러나 보정 전 문언, 출원인의 의견, Form PTO-271에 기재된 심사관의 처분 및 관련 서신은 심사경과에 그대로 남는다. 이러한 심사경과는 통상의 기술자가 청구항을 어떻게 이해할 것인지, 그리고 출원인이 권리범위를 포기한 것이 있다면 무엇을 포기했는지를 지방법원이 판단하는 데 사용할 수 있는 내재적 증거이다. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1317 (Fed. Cir. 2005) (en banc); see also Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co., 119 F.3d 1559, 1573⁠–⁠74 & n.7 (Fed. Cir. 1997) (treating a Rule 312 amendment as part of the prosecution history). 제출 문서를 작성할 때에는 침해 혐의를 받는 자가 이를 Markman brief에서 인용할 것으로 예상해야 한다.

첫 번째 소송 위험은 prosecution disclaimer이다. 주장되는 권리포기는 명백하고 의문의 여지가 없어야 하며, 그 효력 범위는 출원인이 실제로 포기한 범위와 일치해야 한다. Omega Engineering, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1323⁠–⁠26 (Fed. Cir. 2003). 심사관이 해당 진술에 의존하였거나 이에 동의하였다는 사실은 prosecution disclaimer의 전제조건이 아니다. 다만 심사경과 전체를 살펴보았을 때에도 주장되는 포기가 명백하고 의문의 여지가 없어야 한다. 심사관이 출원인의 청구범위에 관한 설명을 정정하거나 배척한 후 출원인이 그 입장을 포기하고 다른 근거에 의존한 경우에는 그러한 사정이 위 판단에 영향을 미칠 수 있다. Barrette Outdoor Living, Inc. v. Fortress Iron, LP, 156 F.4th 1353, 1361⁠–⁠64 (Fed. Cir. 2025) (distinguishing Ecolab, Inc. v. FMC Corp., 569 F.3d 1335, 1342⁠–⁠43 (Fed. Cir. 2009), and Malvern Panalytical Inc. v. TA Instruments-Waters LLC, 85 F.4th 1365, 1375⁠–⁠76 (Fed. Cir. 2023)). 따라서 보정된 청구항이 특정 구조를 “요구한다”고 하거나, 특정 특징이 “필수적”이라고 하거나, “본 발명”이 어떤 대안을 배제한다고 진술하면 더 좁은 청구항 해석을 뒷받침할 수 있다. 심사관이 일방적으로 제시한 허여이유에 대응하여 침묵했다고 해서 반드시 이를 채택한 것으로 되는 것은 아니지만, 출원인이 작성한 규칙 312 설명은 그러한 채택으로 해석될 수 있다. See Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342, 1345⁠–⁠47 (Fed. Cir. 2005).

그 위험은 수리된 문언에 한정되지 않는다. Smith Industries International, Inc. v. Hughes Tool Co.에서 법원은 불수리된 허여 후 보정을 뒷받침하는 의견을 출원인의 잠재적 자인으로 취급했으나, 그 불수리된 보정이 자동적으로 심사경과 금반언을 발생시킨다고 판단하지는 않았다. 396 F.2d 735, 739⁠–⁠40 (5th Cir. 1968). Parker v. Motorola, Inc.에서 출원인은 삭제된 문언이 허여된 범위를 변경하지 않는다고 진술하여 보정의 수리를 받았다. 법원은 특허권자가 나중에 그 삭제를 청구범위의 실질적 변경이라고 규정하는 것을 허용하지 않았다. 524 F.2d 518, 529⁠–⁠30, 533, 535 (5th Cir. 1975), cert. denied, 425 U.S. 975 (1976). 이들 판결은 구속력은 없고 설득력만 있지만, 지속적으로 유효한 한 가지 요점을 보여준다. 보정의 불수리도, “명확화”라는 표지도 출원인의 사실에 관한 진술을 지워 버리지 못한다.

청구범위를 축소하는 보정은 균등론에 따른 권리범위도 제한할 수 있다. § 112 준수를 포함하여 특허성과 관련된 이유로 보정이 청구범위를 축소하는 경우, 특허권자는 원 청구항과 보정된 청구항 사이의 권리범위를 포기한 것으로 추정된다. 다만 주장되는 균등물을 예견할 수 없었거나, 보정의 근거가 그 균등물과 단지 주변적으로만 관련되었거나, 출원인이 이를 기재하지 못하게 한 다른 이유가 있었던 경우에는 그 추정을 번복할 수 있다. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 736⁠–⁠41 (2002). 청구범위를 축소하지 않는 순전히 형식적인 변경은 그러한 추정을 발생시키지 않는다. Id. at 736⁠–⁠37. 자발적인 청구범위 축소도 허여 후에 이루어졌다는 이유만으로 심사경과 금반언의 적용을 면하지 않는다. Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1366⁠–⁠70 (Fed. Cir. 2003) (en banc). 기록으로부터 청구범위를 축소한 이유를 확인할 수 없다면 그로 인한 부담은 출원인이 진다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 33, 40⁠–⁠41 (1997). 따라서 의견에는 실제로 작용한 제한적인 변경 이유를 명시하되, 실제로 작용하지 않은 추가 근거까지 암시해서는 안 된다.

보정의 수리가 유효성 문제를 치유하는 것도 아니다. 발행된 특허는 여전히 유효한 것으로 추정되지만, 35 U.S.C. § 282(a) (2024), § 282(b)(3)(A)에 의해 무효 항변의 근거로 편입된 § 112(a)는 보정된 청구항이 당초 개시에 의해 뒷받침되는지 여부를 여전히 규율한다. 침해 혐의를 받는 자는 § 120에 따른 우선권 주장을 다툴 수도 있으며, § 132(a)는 보정된 명세서에 신규사항을 추가하는 것을 금지한다. 서면기재 요건(written description)에서는 당초 개시가 출원인이 청구발명을 보유하고 있었음을 합리적으로 전달했는지가 문제된다. Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351⁠–⁠52 (Fed. Cir. 2010) (en banc). 보정이 수리되면 법정 유효성 추정은 유지되지만, 그 자체로 심사관이 서면기재 쟁점을 판단했다거나 청구항이 그 요건을 충족한다는 증거가 되는 것은 아니다. 특히 허여이유가 기재상 근거가 아니라 선행기술을 다루는 경우에는 더욱 그러하다. Mondis Technology Ltd. v. LG Electronics Inc., 149 F.4th 1291, 1305⁠–⁠06 (Fed. Cir. 2025). 또한 당초 개시와 상충하는 허여 후 명세서 추가 사항은 당초 개시의 일부로 취급되기보다는 청구항 해석에서 배제될 수 있다. Dresser Industries, Inc. v. United States, 432 F.2d 787, 793 (Ct. Cl. 1970). 의견에는 정확한 당초 기재상 근거를 특정해야 하며, 대리인은 보정된 청구항이 그 유효성이 의존하는 각 우선일의 이익을 여전히 향유할 수 있는지 검토해야 한다.

정확성은 권리행사 가능성에도 중요하다. 후일의 피고는 당초 기재상 근거, 청구범위, 선행기술 또는 추가 검색 필요성에 관한 부정확한 진술이 inequitable conduct(불공정 행위)의 증거라고 주장할 수 있다. 이 항변의 성립요건은 엄격하다. 일반적으로 but-for 중요성과 기망하려는 구체적 의도가 요구되며, 이는 명백하고 설득력 있는 증거로 입증되어야 한다. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1287, 1290⁠–⁠92 (Fed. Cir. 2011) (en banc). 규칙 312에 특유한 사례로 Northern Telecom, Inc. v. Datapoint Corp.가 있다. 이 사건에서 출원인은 여러 변경 사항을 담은 허여 후 명세서 보정을 오탈자 정정 및 명확화를 위한 것이라고 설명하였고, 지방법원은 그 후 특허의 권리행사가 불가능하다고 판단하였다. 연방순회항소법원은 관련 내용이 당초 출원과 허여된 청구항에 이미 명백히 나타나 있었고, 심사관이 변경을 명시적으로 승인하였으며, 기망 의도가 입증되지 않았다는 이유로 원심을 파기하였다. 908 F.2d 931, 937⁠–⁠39 (Fed. Cir. 1990). 이 판결의 교훈은 기재상 근거가 있는 정정을 반사적으로 두려워하라는 것이 아니라, 진실성과 정확성을 지키라는 것이다.

실질적인 규칙 312 변경은 손해배상 대상 기간에도 영향을 미칠 수 있다. 출원이 공개된 경우, 특허권자는 실제 통지가 있었고 특허에서 청구된 발명이 공개출원에서 청구된 발명과 실질적으로 동일한 경우에만 출원공개와 특허발행 사이의 법정 요건을 충족하는 행위에 대하여 합리적인 실시료를 청구할 수 있다. 35 U.S.C. § 154(d)(1)–(2) (2024). 따라서 공개 후 이루어진 실질적인 청구항 변경은 발행된 청구항이 향후에 대해서는 권리행사 가능하더라도 잠정권리에 기한 손해배상을 배제하거나 그 범위를 축소할 수 있다. 제출하기 전에 제안된 청구항을 허여된 청구항 및 당초 개시뿐만 아니라 공개된 청구항 일체와도 비교해야 한다.

실무상 작성 원칙은 간단하다. 보정서와 의견을 향후 소송에서 사용될 증거물로 취급해야 한다. 무엇이 변경되었는지를 정확히 특정하고, 변경의 실제적이고 제한된 이유를 제시하며, 당초 기재상 근거를 인용하고, 심사관이 내려야 할 결론을 단정하지 않으면서 추가 검색이 필요하지 않은 이유를 설명하며, 발명에 대한 단정적 규정이나 선행기술과의 불필요한 차별화 주장을 피해야 한다. 그런 다음 제출을 승인하기 전에 청구항 해석, 균등론, 유효성, 권리행사 가능성, 우선권 및 잠정권리에 미치는 영향을 평가해야 한다.

특허 발행 이후

 

특허가 발행되면 이용할 수 있는 정정 수단은 크게 제한된다. 출원인의 오류에 대한 정정증명서(certificate of correction)는 선의로 발생한 사무상 오류, 오기 또는 경미한 오류로서, 그 정정에 신규사항의 추가나 재심사가 필요하지 않은 경우에 한정된다. 35 U.S.C. § 255 (2024). 이는 특허 발행 전에 처리했어야 하는 알려진 실질적 변경을 대신하는 수단이 아니다. See Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co., 270 F.3d 1358, 1375⁠–⁠76 (Fed. Cir. 2001). 법원에 의한 정정도 오류와 정정 내용이 내재적 기록에서 명백한 제한적인 경우에만 허용된다. Novo Industries, L.P. v. Micro Molds Corp., 350 F.3d 1348, 1354⁠–⁠58 (Fed. Cir. 2003).

재발행(reissue)은 법정 오류로 인해 전부 또는 일부가 효력을 발휘하지 못하거나 무효인 특허를 정정할 수 있으나, 신규사항의 추가를 허용하지 않으며 청구항은 다시 심사를 받게 된다. 35 U.S.C. § 251(a) (2024); MPEP § 1445. 재발행이 허여되면 재발행특허가 원특허를 대체한다. 원특허의 포기는 재발행출원의 제출 시점이 아니라 재발행특허의 발행 시점에 효력이 발생하며, 그때까지는 원특허가 계속 효력을 가진다. 35 U.S.C. § 252 (2024); 37 C.F.R. § 1.178(a) (2025). 청구범위를 확대하는 재발행은 특허 부여 후 2년 이내에 청구해야 한다. 35 U.S.C. § 251(d). 이러한 발행 후 절차는 체계적인 허여 후 검토의 가치를 뒷받침한다. 규칙 312는 이용 가능한 구제수단이 더 제한되고 그 영향도 더 커지기 전에 기록을 정정할 수 있는, 절차상 혼란이 적은 마지막 기회인 경우가 많다.

실무적 허여 후 검토

 

반복 가능한 검토 절차를 마련하면 규칙 312 실무를 사후 대응식으로 처리할 가능성이 줄어든다. 허여통지서를 받는 즉시 허여된 청구항을 의도한 제품 보호범위와 비교하고, 종속관계와 선행기재의 근거를 확인하며, 청구항과 명세서 및 도면 사이의 정합성을 점검하고, 심사관의 허여이유를 검토하며, 새로 발견된 정보가 있는지 확인해야 한다. 그런 다음 모든 문제를 규칙 312에 억지로 맞추기보다 문제의 실질에 적합한 절차적 수단을 선택한다.

• 최초 개시의 근거를 특정하고, 제안된 문언이 신규사항을 추가하지 않는지 확인한다.

• 순수한 형식적 정정과 청구범위 또는 개시내용에 영향을 미치는 변경을 구분한다.

• 심사 부담과 소송상 영향을 별도로 분석하고, 종속관계의 변경으로 의도하지 않은 한정이 편입되지 않는지 확인한다.

• 합리적인 심사관이 새로운 검색이나 간략한 검토를 넘어서는 검토 없이 요청을 판단할 수 있는지 검토한다.

• 실질적 변경의 경우, 보정을 뒷받침하는 의견서에서 필요성, 심사 부담, 특허성 및 제출 시기를 다룬다.

• 보정의 수리 여부가 불확실하면 제출 전에 심사관 면담을 검토한다.

• 필요한 추가 청구항 수수료는 보정서와 함께 납부한다. IDS의 경우에는 IDS 규모 수수료에 관한 서면 확인과 적용되는 수수료를 제출한다.

• § 1.114에 따른 RCE의 수리를 의도하는 경우가 아니라면 QPIDS 제출서류에 보정을 포함하지 않는다.

• 특허발행료 납부 전 또는 납부와 동시에 제출하되, 결정을 기다리는 동안 연장할 수 없는 납부기한을 넘기지 않는다.

• 특허 발행 전에 조치할 수 있도록 충분히 이른 단계에서 RCE 또는 계속출원이라는 대안을 확보하고, 더 넓은 계속출원 청구항을 추구할 때에는 이전의 심사경과상 권리포기를 명시적으로 다룬다.

• 보정서와 의견서를 장래의 청구항 해석, 심사경과 금반언, 유효성 및 불공정 행위에 관한 증거자료로 보아 검토한다.

• 출원이 공개된 경우, 해당 변경이 § 154(d)에 따른 잠정권리에 영향을 미칠 수 있는지 평가한다.

• 제출 전략을 확정하기 전에 PTA에 미치는 영향을 평가한다.

• Form PTO-271에서 보정의 수리를 확인하고, 특허에 게재될 문언을 검증한다.

결론

 

규칙 312는 그 본래의 성격, 즉 심사를 재개하지 않고 허여된 출원을 개선하기 위한 제한적이고 재량적인 절차로 사용할 때 가장 효과적으로 기능한다. 성공적인 제출은 정돈된 보정 문언을 제시하는 데 그치지 않는다. 변경이 필요한 이유, 기존 기록만으로 충분한 이유, 청구항이 계속 특허성을 가지는 이유 및 더 일찍 요청하지 못한 이유를 보여 주어야 한다. 또한 동일한 문언과 설명이 이후의 청구항 해석, 균등론, 유효성, 권리행사 가능성, 우선권 및 특허 발행 전 손해배상에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지도 예상해야 한다. 필요한 소명을 충분한 확신을 가지고 하기 어려운 경우에는 수사적 표현보다 절차적 대응을 조언하는 것이 일반적으로 더 적절하다. 규칙 312에 제도 취지 이상의 부담을 지우기보다 RCE, 계속출원 또는 적시에 출원을 특허발행 절차에서 회수하는 방안을 이용해야 한다.

이 글은 2026년 9월 현재 이용 가능한 법률, 규정 및 USPTO 지침을 반영한다.