USPTO의 최종 거절이유통지 후 실무와CNIPA의 복심미국과 중국의 특허 실무가를 위한 비교 안내

핵심 요약

이 글은 미국 특허상표청(USPTO)의 최종 거절이유통지 후 실무와 중국 국가지식산권국(CNIPA)의 복심을 비교하여, 미국과 중국의 특허 실무가가 각자 익숙한 절차를 통해 상대국의 제도를 이해하도록 돕는다. 미국의 최종 거절이유통지는 이후의 심사절차를 제한하면서도 보정, 계속심사 및 심판이라는 별도의 경로를 남겨 둔다. 반면 중국의 거절결정에 불복하는 출원인은 복심을 이용하게 되며, 복심에서는 거절의 타당성에 대한 심리와 하자를 시정하기 위한 제한적인 보정 기회가 결합된다. 이 글은 보정 및 증거 제출의 제한, 미국의 심판청구이유서 제출 전 검토와 중국의 전치심사, 새로운 거절이유에 대한 대응, 행정적 불복과 사법심사에 적용되는 기한을 살펴본다. 또한 USPTO의 2026 회계연도 면담 정책과 최종 거절이유통지 후 면담에 미치는 영향을 설명하고, 미국의 계속출원 계열과 중국의 분할출원 실무를 비교한다. 비교의 중심은 불복 대상인 판단, 해당 절차에서 허용되는 심사기록, 그리고 그 절차를 통해 얻을 수 있는 구제이다. 대리인은 의뢰인에게 필요한 것이 기존 거절의 시정인지, 변경된 청구항이나 증거에 대한 심사인지, 아니면 다른 청구범위를 확보할 기회의 보전인지를 먼저 판단한 후, 해당 국가에서 이용할 수 있는 절차를 선택하고 진행 순서를 정해야 한다.

서론

한 의뢰인이 대응하는 미국 및 중국 특허출원에서 모두 불리한 심사 판단을 받았다고 가정해 보자. 청구항에는 여전히 상업적 가치가 있고, 명세서에는 유용한 예비적 한정사항이 기재되어 있다. 의뢰인이 두 국가에 관해 묻는 질문은 같다. 청구항을 보정하고 심사관과 협의하면서 출원절차를 계속 진행할 수 있는가? 답은 어떤 판단이 내려졌고 어떤 절차가 여전히 이용 가능한지에 달려 있다.

미국 특허상표청(USPTO)의 최종 거절이유통지는 심사관 앞에서 진행할 수 있는 후속 심사절차를 제한하면서도, 보정, 계속심사 및 심판을 위한 일정한 경로를 남겨 둔다. 중국 국가지식산권국(CNIPA)의 거절결정은 통상의 심사단계를 종료하며, 이에 불복하는 출원인은 복심을 이용하게 된다. 중국의 복심은 거절의 타당성을 심리하는 동시에 일정한 시정 보정도 허용한다. 이러한 결합 때문에 미국의 심판이나 계속심사청구(RCE) 중 어느 하나만으로는 중국의 복심을 충분히 설명할 수 없다(35 U.S.C. §§ 132(b), 134(a); 37 C.F.R. §§ 1.113–1.116; Patent Law of the People’s Republic of China arts. 38, 41 (amended 2020); Implementing Regulations of the Patent Law rr. 65–67 (revised 2023)).

비교에 유용한 기준은 불복 대상인 판단, 해당 절차에서 허용되는 심사기록, 그리고 그 절차를 통해 얻을 수 있는 구제이다. 국제 사건을 담당하는 대리인은 의뢰인에게 필요한 것이 기존 거절의 시정인지, 변경된 청구항이나 증거에 대한 심사인지, 아니면 다른 청구범위를 확보할 기회의 보전인지를 먼저 판단해야 한다. 그 후 해당 국가에서 이용할 수 있는 절차를 선택할 수 있다. 이 방법은 외국 실무를 이해하는 데 도움이 되는 공통점과, 절차를 문자 그대로 대응시키는 것이 위험해지는 차이점을 함께 설명한다.

이 글은 2026년 9월 23일 현재의 법령과 지침에 따라 미국의 통상적인 실용특허(utility patent) 출원과 중국의 발명특허 출원을 다룬다. 비교는 양방향으로 이루어진다. 익숙한 미국 절차는 중국 실무를 설명하는 데 도움이 되고, 중국의 복심은 미국의 최종 거절이유통지 후 서류 제출, RCE, 심판청구이유서 제출 전 검토(프리어필 검토), 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)에 대한 심판청구가 각각 수행하는 기능을 이해하는 출발점이 된다. 중국의 재심사에 해당하는 ‘복심’(复审, fushen)은 거절된 출원을 대상으로 하며, 이미 등록된 특허를 대상으로 하는 미국의 결정계 재심사(ex parte reexamination)와 혼동해서는 안 된다(Chinese Patent Law arts. 41, 45; 35 U.S.C. §§ 302–307). 이하 중국 심사지침의 인용은 2025년에 개정되어 2026년 1월 1일부터 시행된 2023년판 『전리심사지침』을 가리킨다. 개정 사항이 반영된 통합본은 CNIPA 명령 제84호에 첨부되어 있다.

적용 절차를 바꾸는 판단의 식별

미국 실무에서 ‘최종’(final)은 심사관 통지의 절차적 지위를 나타내며, 특허심판원이나 법원의 판단을 의미하지 않는다. 통상 두 번째 통지를 최종 통지로 할 수 있지만, 새로운 거절이유가 있으면 원칙적으로 최종 통지로 할 수 없다. 다만 출원인의 보정으로 인해 새로운 거절이유가 필요해진 경우와 같이 적용 가능한 예외가 있으면 달라진다. 심사관이 너무 이른 단계에서 통지를 최종으로 지정했다는 이의는 절차적 문제이므로 청원(petition)으로 제기한다. 청구항에 특허성이 있다는 주장은 심판에서 다룰 별도의 문제이다. 청원을 제출하더라도 그 자체로 응답기간이 정지되지는 않는다(37 C.F.R. §§ 1.113, 1.181(f); USPTO, Manual of Patent Examining Procedure [hereinafter MPEP] §§ 706.07(a), (c)–(d)). 새로운 거절이유에 관한 일반적 제한의 추가 예외는 MPEP 제706.07(a)절에 설명되어 있다.

중국 실무는 다른 절차적 순서에서 출발한다. 중국 전리법 제37조는 의견 진술이나 보정을 통해 심사상 지적에 대응할 기회를 부여한다. 제38조는 출원이 여전히 적용 요건을 충족하지 못하면 거절할 수 있도록 한다. 심사지침은 거절 전에 관련 이유에 대응할 기회를 부여하도록 요구하지만, 비최종 통지 한 번 다음에 최종 통지 한 번이 이어지는 미국식 순서를 모든 사건에 요구하지는 않는다. 따라서 심사의견통지서와 거절결정(驳回决定, bohui jueding)에 대해서는 외국 대리인이 서로 다른 지시를 내려야 한다(Chinese Patent Law arts. 37–38; CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.11, 6.1).

이 용어의 구별은 곧바로 실무에 영향을 미친다. 중국의 ‘거절’을 전달받은 미국 대리인은 그것이 응답을 요구하는 심사의견인지, 아니면 복심청구기간을 개시하는 거절결정인지를 확인해야 한다. 미국의 ‘최종 거절’을 전달받은 중국 대리인은 실제로 어떤 청구항과 증거가 심사관의 심사 대상인지, 남은 응답기간이 얼마인지를 확인해야 한다. 이러한 절차적 정보가 없으면 어느 명칭도 다음에 제출할 적절한 서류를 정해 주지 못한다.

대응 방안을 선택하는 동안 출원의 유지

미국의 최종 거절이유통지는 통상 3개월의 단축 법정기간을 정한다. 규칙 제1.136(a)조에 따른 연장은 일반적으로 가능하지만, 법정 상한인 6개월을 넘을 수 없다. 최종 거절이유통지 후 기한 내에 서류를 제출하더라도 출원을 특허허여가 가능한 상태로 만들지 못하면, 그 제출만으로 출원이 포기된 것으로 처리되는 것을 막을 수 없다. 그 결과 발행되는 권고통지(advisory action) 역시 통상 새로운 응답기간을 부여하지 않는다. 대리인은 최종 거절이유통지의 응답기한을 관리하는 한편, 심사관이 제안된 보정을 심사 대상에 반영했는지를 별도로 검토해야 한다(35 U.S.C. § 133; 37 C.F.R. §§ 1.134–1.136; MPEP §§ 706.07(f), 714.13).

2개월 이내 응답에 관한 실무는 기간 계산에서 제한적인 이점을 제공한다. 최종 거절이유통지 후 최초 응답을 그 통지일부터 2개월 이내에 제출하고, 권고통지가 당초 3개월 기간이 지난 후 발송되면, 단축기간은 권고통지의 발송일에 만료되며 연장료도 그날부터 계산한다. 다만 6개월의 상한은 여전히 최종 거절이유통지를 기준으로 계산한다. 따라서 조기에 제출하면 특허청의 응답에 소요된 시간으로 인한 연장료를 줄일 수 있지만, 추가로 6개월의 심사기간이 생기는 것은 아니다(MPEP § 714.13, including form paragraph 7.39; see also id. § 706.07(f)).

중국에서 최초로 불복을 제기하는 기한은 다르다. 출원인은 거절결정을 수령한 날부터 3개월 이내에 복심을 청구하고 복심청구료를 납부해야 한다. 이 법정기간은 미국의 단축 응답기간과 같은 방식으로 통상 연장할 수 없다. 현행 전자송달 규정에 따르면, 문서가 수령인이 인정한 전자시스템에 들어간 때 송달된 것으로 본다. 전자송달된 결정에 우편송달의 15일 추정기간을 자동으로 더해서는 안 된다(Chinese Patent Law art. 41; Implementing Regulations rr. 4–6, 113; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 2.3, 2.5). CNIPA 역시 공개된 기한 안내에서 법정 복심청구기간과 연장 가능한 지정기간을 구별한다.

권리회복은 별도의 구제수단이다. 실시세칙 제6조에 따라 복심청구기한을 지키지 못한 데 ‘기타 정당한 이유’가 있다고 주장하는 출원인은, 그 기한이 만료된 후 2개월 이내에 권리회복을 청구하고 누락한 절차를 이행하며 적용 요건을 충족해야 한다. 같은 조는 불가항력을 별도로 규정한다. 대리인은 권리회복을 통상적인 추가 제출기간처럼 취급하거나, 나중에 도착하는 통지를 기다리면서 그때부터 이 특별한 2개월 기간이 시작한다고 보아서는 안 된다(Implementing Regulations r. 6, paras. 1–3). 불가항력 규정에는 별도의 요건과 최종 시한이 있다.

어느 국가에서든 해결 가능성에 관한 협의와 출원을 유지하기 위한 서류 제출은 서로 다른 목적을 가진다. 현지 대리인에게 보내는 지시에는 현재 적용되는 통지, 송달일 또는 발송일, 예정된 실체적 응답, 비공식적인 협의로 사건이 해결되지 않을 경우 제출할 대체 서류를 특정해야 한다.

거절 후 보정

미국의 최종 거절이유통지 후 실무에서는 보정서를 제출하는 것과 보정을 실제 심사 대상에 반영하는 것(entry)을 구별해야 한다. 규칙 제1.116조는 청구항 삭제, 이미 지적된 방식 요건의 충족, 거절된 청구항을 심판에 더 적합한 형태로 정리하는 변경 등 일정한 보정을 최종 거절이유통지 후에도 허용한다. 그 밖의 보정에는 보정의 필요성과 더 일찍 제출하지 않은 이유에 대한 충분한 설명이 필요하다. 실무상 추가 검색이나 검토를 요구하는 보정은 청구범위를 감축하고 명확한 기재 근거가 있더라도 반영되지 않을 수 있다(37 C.F.R. § 1.116(b); MPEP §§ 714.12–714.13). 규칙이 정한 보정 유형과 심사관의 반영 여부 판단은 실체적인 특허성과 구별하여 검토해야 한다.

청구항이 인증정보를 확인한 후 동작을 허용하는 제어기를 대상으로 한다고 가정하자. 명세서에는 인증정보를 한 번 사용한 후 무효화하는 것도 기재되어 있다. 이 한정사항을 추가하면 특허성이 강화될 수 있지만, 심사관은 그 조합을 평가하기 위해 추가 검색을 해야 할 수도 있다. 출원인이 최초 명세서의 근거를 제시할 수 있다는 점은 신규사항 문제에 답할 뿐, 최종 거절이유통지 후 새로운 조합의 심사를 받을 권리를 부여하지는 않는다. 원하는 특허에서 그 한정사항이 핵심이라면, 실질적으로 동일한 보정을 반복 제출하여 비용을 불분명하게 만들기보다는 계속심사에 드는 비용을 직접 평가해야 한다.

미국에서는 사건이 진행될수록 증거기록을 변경하기도 어려워진다. 최종 거절이유통지 후 제출하는 선서진술서와 기타 증거에는 규칙 제1.116(e)조가 적용된다. 심판청구서 제출일이 지난 후, 심판청구이유서(appeal brief)를 제출하기 전에 제출하는 증거에는 규칙 제41.33(d)(1)조가 특히 중요한 조건을 추가한다. 늦게 제출하는 데 대한 소정의 설명뿐 아니라, 그 증거가 심판 대상인 모든 거절이유를 해소한다고 심사관이 판단해야 한다. 그보다 나중에 제출하는 증거는 정해진 예외가 적용되지 않는 한 원칙적으로 배제된다. 따라서 예상치 못한 효과를 입증하거나 기술적 차이를 설명하는 데 필요한 진술서는 대리인이 심판을 선택하기 전에 준비 방안을 정해야 한다(37 C.F.R. §§ 1.116(e), 41.33(d); MPEP § 1206, pt. II). 규칙상 심판청구서 제출 당일에 증거를 제출하는 것과 그날 이후에 제출하는 것은 동일하게 취급되지 않는다.

심판청구이유서를 제출하면 보정 기회는 더욱 줄어든다. 규칙 제41.33(b)조는 이 단계의 보정을 원칙적으로 다른 계류 중 청구항의 범위에 영향을 주지 않는 삭제와 종속항을 독립항 형식으로 다시 작성하는 경우로 제한한다. 이유서를 제출한다고 해서 이전에 반영되지 않은 보정이 심리 대상 청구항으로 바뀌는 것은 아니다. 실무가는 심판원에 무엇을 심리해 달라는 것인지 설명하기 전에 어떤 청구항이 반영되어 있는지를 알아야 한다(37 C.F.R. §§ 41.30, 41.33(a)–(b), 41.37(c)(2); MPEP §§ 1204.04, 1206).

중국의 복심은 서로 독립적인 두 가지 제한 아래에서 다른 기회를 제공한다. 중국 전리법 제33조는 최초 기재 범위라는 한계를 정한다. 실시세칙 제66조는 거절결정이나 복심통지서에서 지적한 하자를 해소하기 위한 보정일 것을 요구한다. 따라서 출원인은 거절에 불복하면서 동시에 지적된 문제를 해결하기 위한, 기재 근거가 있는 보정을 제출할 수 있으며, 두 목적을 서로 양립할 수 없는 것으로 취급할 필요가 없다. 보정은 적용되는 제한에 따라 복심청구와 함께, 복심통지서에 대한 응답으로, 또는 구술심리 중에 제출할 수 있다(Chinese Patent Law art. 33; Implementing Regulations r. 66; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2; CNIPA, public consultation response (Apr. 17, 2026)).

그러나 이 기회가 청구항의 전면적인 재설계를 허용하는 것은 아니다. 심사지침은 통상 거절된 청구항에 비해 범위를 확장하는 보정, 단일성이 없는 기술적 해결수단으로의 변경, 청구항 유형의 변경 또는 청구항의 추가, 그리고 거절과 관련 없는 청구항이나 명세서 부분에 대한 보정을 허용하지 않는다. 마지막 유형에 대해서는 명백한 문구상 오류와 거절에서 지적된 하자와 동일한 성질의 하자를 고치는 예외를 인정한다. 이 예외가 다른 단계별 보정 제한이나 최초 기재 범위의 요건을 면제하는 것은 아니다(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.2, especially item (4)). CNIPA의 2026년 4월 17일자 공개 질의회신은 이러한 유형을 재현하고 있지만, 구 실시세칙 제61조에 대한 인용도 포함한다. 현재 적용되는 규정은 제66조이다.

제어기 사례에서 미국 대리인은 중국 대리인에게 1회 사용 한정이 어떻게 거절이유를 해소하며, 그 한정의 도입이 왜 절차적으로 허용되는지 설명해 달라고 해야 한다. 대응하는 미국 출원을 담당하는 중국 대리인은 보정 반영, 증거 제출 시기, RCE의 필요성을 각각 검토해야 한다. 두 제도 모두에서 후에 제출하는 증거는 기술적 사실을 입증하는 데 도움이 될 수 있지만, 제출 기회가 있다고 해서 누락된 최초 기재를 대신할 수 있는 것은 아니다.

2026 회계연도 정책에 따른 면담

최종 거절이유통지 후 면담은 USPTO의 실질적인 면담 기준에 따라 여전히 가능하다. MPEP 제713.09절은 극히 적은 추가 검토만으로 특허허여에 이르거나 심판 쟁점을 명확히 할 수 있는 경우 통상 한 차례의 면담을 허용한다. 기존 주장을 반복하기만 하거나, 새로운 검색 또는 극히 적은 수준을 넘는 재검토가 필요한 한정사항을 도입하는 면담 요청은 거절해야 한다. 심사관이 심판이나 사건 처리를 앞당기는 데 도움이 된다고 판단하면 추가 면담을 할 수도 있다. 이러한 기준 때문에 일정 조정에 들어가기 전에 협의의 목적을 구체화하는 것이 중요하다(37 C.F.R. § 1.133; MPEP § 713.09).

2026 회계연도의 변경은 심사관에게 인정되는 업무시간에 관한 것이다. USPTO의 2025년 10월 발표자료는 종전의 면담 1회당 1시간 배정과, 2026 회계연도 계획에 따라 신규 출원 또는 RCE마다 1시간의 배정시간(attribute hour)을 인정하는 방식을 대비한다. 추가 면담시간은 감독 특허심사관(Supervisory Patent Examiner)의 승인을 받을 수 있다. 2026년 5월 『Interview Best Practices』는 이 1시간에 면담 자체뿐 아니라 준비와 관련 업무도 포함된다고 설명한다. 이는 심사업무 시간의 배정이지, 1시간의 회의를 보장하거나 협의를 한 번으로 제한하는 절대적인 상한이 아니다(USPTO, The Role of a Patent Examiner in the IP Community, slide 25 (Oct. 15, 2025); USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 4 (May 2026)).

실무적으로는 비최종 심사단계에서 이미 면담을 이용한 대리인이 이후 최종 거절이유통지 후 면담을 계획할 때, 추가시간 승인 요건을 고려해야 한다는 뜻이다. 따라서 해결되지 않은 구체적 쟁점을 제시하고 협의가 사건의 진전에 도움이 될 이유를 설명해야 한다. 그렇다고 두 번째 면담이 일률적으로 불가능하다고 가정해서는 안 된다. 기존 심사기록으로 이미 심판을 진행할 수 있다면, 한 번 더 협의할 기회를 얻는 것만을 목적으로 RCE를 제출하는 것은 비용에 비추어 과도할 수 있다.

준비 과정에서는 이용 가능한 시간이 제한되어 있다는 점을 고려해야 한다. 2026년 5월 지침은 청구항, 관련 부분, 보정안을 특정하는 집중된 사전 의제를 권고한다. 제어기 사례에서는 1회 사용 한정, 그 기재 근거, 심사관의 견해를 구하는 정확한 쟁점을 제시하는 의제가 유용하다. 이러한 의제는 새로운 검색 없이 극히 적은 추가 검토만으로 해당 한정을 평가할 수 있다고 믿을 구체적 근거가 있을 때 가장 유용하다. 논의할 보정을 특정하는 것만으로 최종 거절이유통지 후 면담의 실질적 제한을 극복할 수는 없다. 단순히 ‘특허성’을 논의하고 싶다는 일반적 요청은 심사관이 진전을 기대할 근거를 훨씬 적게 제공한다. 제출한 의제와 보정안도 심사기록에 포함되므로, 잠정적인 문구에도 다른 심사절차상 의사소통과 같은 주의가 필요하다(USPTO, AIPLA & IPO, Interview Best Practices 2–4, 7–8 (May 2026); 37 C.F.R. § 1.2; MPEP §§ 713.01, 713.04, 713.09). 『Interview Best Practices』는 권고사항을 제시하며, 그 권고를 따르는 것이 적용 규칙을 대신하지는 않는다.

면담 시기는 프리어필 검토와도 조정해야 한다. 프리어필 검토를 청구한 때부터 그 청구에 대한 결정이 나올 때까지는 면담이 허용되지 않는다. 심판청구이유서를 제출한 후에도 예외적인 사정이 없는 한 면담은 원칙적으로 가능하지 않다. 면담과 프리어필 검토를 모두 고려하는 대리인은 응답기한을 넘기지 않도록 하면서 통상 면담을 먼저 진행해야 한다(MPEP §§ 1204.02–1204.03, 713.05).

중국에서 심사관과의 면담 및 전화 협의 역시 쟁점을 명확히 하고 해결하는 데 도움이 되지만, 그 역할은 절차의 단계에 따라 달라진다. 거절결정 후 거절에 불복하려면 출원인은 복심 절차를 이용해야 하며, 원심사관에게 연락하는 것이 복심청구를 대신하지는 않는다. 복심 자체는 서면심리, 구술심리 또는 양자를 모두 포함할 수 있다. 따라서 미국 대리인은 USPTO의 비공식적인 최종 거절이유통지 후 실무나 시간 인정 정책이 중국에도 적용된다고 가정할 것이 아니라, 중국 절차에 맞는 의사소통을 요청해야 한다(CNIPA Guidelines pt. II, ch. 8, §§ 4.12–4.13, 6; pt. IV, ch. 2, § 4.3; Chinese Patent Law art. 41).

RCE를 통한 추가 심사

미국 출원인이 기존 출원에서 추가 심사를 필요로 할 때 RCE는 유용하다. 대상이 되는 출원에서 필요한 서류와 수수료를 갖추면, 심사절차가 종결된 후에도 보정, 증거 또는 주장을 검토받을 경로가 된다. RCE는 새로운 출원을 시작하거나 새로운 출원일을 설정하지 않는다. 출원인이 먼저 심사관의 거절이 잘못되었다는 점을 입증해야 하는 것도 아니다. 출원인은 단지 한 차례 더 심사를 받는 것이 비용을 들일 가치가 있다고 판단할 수 있다(35 U.S.C. § 132(b); 37 C.F.R. § 1.114; MPEP § 706.07(h); USPTO, Request for Continued Examination Transmittal, PTO/SB/30, and instructions).

그럼에도 RCE에는 한계가 있다. 다음 통지가 비최종 통지일 것을 보장하지 않으며, 독립적이고 별개의 발명으로 변경할 권리를 부여하지도 않는다. 대리인이 새로운 상업적 목적에 따른 청구항을 RCE로 처리할 수 있다고 기대한다면 이러한 한계가 중요하다. 다른 청구항 전략에는 계속출원 계열의 출원이 더 적절할 수 있고, RCE는 계류 중인 출원의 계속심사를 위한 것이다(37 C.F.R. §§ 1.114, 1.145; MPEP §§ 706.07(b), 706.07(h), pt. VI).

중국에는 이러한 기능의 조합을 그대로 재현하는, 청구와 수수료 납부만으로 이용할 수 있는 일반적 절차가 없다. 거절 후에는 기재 근거가 있고 하자 해소를 목적으로 하는 보정을 복심에서 추진할 수 있다. 이 경로를 통해 거절이 철회되고 후속 절차가 진행될 수 있지만, 그 중심 원리는 여전히 거절의 타당성을 심리하고 시정하는 데 있다. ‘중국에서 RCE에 해당하는 절차를 신청하라’는 지시는 어떤 하자를 다루는지, 어떤 보정이 허용되는지, 왜 거절이 더 이상 유지되어서는 안 되는지라는 핵심 질문을 가린다.

현재 미국에서의 전략을 세울 때는 AFCP 2.0의 종료도 고려해야 한다. 이 프로그램의 신청기한은 2024년 12월 14일이었다. 과거 이 프로그램이 제공하던 추가 검토 제도를 현재 이용 가능한 대안에 포함해서는 안 된다. 통상의 규칙 제1.116조에 따른 실무는 여전히 중요하지만, 대리인은 현행 규칙과 심사 정책에 따라 그 가능성을 평가해야 한다(USPTO, After Final Consideration Pilot Program 2.0—CLOSED).

심판청구이유서 제출 전 검토를 통한 기존 거절의 점검

흔히 ‘프리어필 브리프’라고 부르는 문서는 심판청구이유서 제출 전 검토청구(Pre-Appeal Brief Request for Review)에 첨부하는 주장서이다. 이 절차를 통해 출원인은 정식 심판청구이유서에 비용을 들이기 전에 집중적인 내부 검토를 요청할 수 있다. 청구항의 필수 한정사항에 대한 근거가 없는 경우처럼 거절에 명확한 법률상 또는 사실상 하자가 있을 때 가장 적합하다. 청구항 해석이나 인용문헌의 가르침에 관한 실질적인 다툼은 심판에서 가능한 더 충실한 검토를 필요로 할 수 있다. 이 청구는 심판 대상 쟁점에 관한 것이며, 통지를 최종으로 한 조치를 다투는 청원을 대신하지 않는다(USPTO, New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005); MPEP § 1204.02).

이 청구는 기한 내의 심판청구서와 함께 제출해야 하고, 심판청구이유서보다 먼저 제출해야 한다. 5쪽 제한에는 PTO/AIA/33 양식이 포함되지 않는다. 심판청구 수수료는 필요하지만, 프리어필 검토에 대한 추가 수수료는 없다. 대리인은 심판청구서를 먼저 제출한 후 기간연장을 이용하여 검토청구를 나중에 추가할 수 없다. 같은 날 최종 거절이유통지 후 보정서를 제출하면 별도 서류로 제출하더라도 검토청구가 요건을 충족하지 못하게 된다. 불복 주장과 시정 보정을 함께 제출하는 데 익숙한 중국 실무가는 이 제한에 특히 주의해야 한다(MPEP § 1204.02; USPTO, Pre-Appeal Brief Request for Review, PTO/AIA/33 (rev. Nov. 2023)).

초점이 명확한 청구는 짧은 논리의 연결로 구성할 수 있다. 다투는 청구항 문구를 특정하고, 심사관의 중요한 판단을 제시하며, 그 판단과 모순되거나 이를 뒷받침하지 못하는 기록 부분을 인용하고, 그 하자가 거절에 왜 중요한지 설명한다. 예를 들어 기존 청구항이 이미 인증정보를 한 번 사용한 후 무효화할 것을 요구하는데 인용 부분은 계속 재사용할 수 있는 인증정보를 설명한다면, 대리인은 그 누락을 직접 지적할 수 있다. 발명의 일반적인 장점을 5쪽에 걸쳐 설명하면 오히려 쟁점이 흐려진다. 다만 실제 거절이유에는 여전히 대응해야 한다. 심사관이 다른 문헌이나 별도로 명시한 조합으로 해당 특징을 보충한다면, 하나의 문헌에 그 특징이 없다고 지적하는 것만으로는 부족하다.

출원인은 검토회의에 참석하지 않는다. 가능한 결과는 심판절차의 계속, 심사절차의 재개, 기존 청구항에 기초한 특허허여, 또는 요건을 충족하지 못한 검토청구의 각하이다. 검토청구가 각하되더라도 그 자체로 다른 요건을 충족하는 유효한 심판청구까지 각하되는 것은 아니다. 대리인은 심판청구이유서 제출기한을 지켜야 한다. 요건을 충족하지 못한 검토청구를 나중에 수정하여 다시 제출해도, 더 이상 심판청구서와 함께 제출되는 것이 아니므로 하자를 치유할 수 없다. 심판에서 다룰 쟁점이 남아 있다는 결정은 거절이 옳다는 심판원의 판단이 아니다. 이유서가 여전히 필요하다면 제출기한은, 가능한 연장을 전제로, 패널 결정의 발송일부터 1개월 또는 당초 2개월의 이유서 제출기간 중 남은 기간 가운데 더 늦게 도래하는 날이 된다(MPEP § 1204.02; New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Official Gazette 67 (July 12, 2005)). MPEP 제1204.02절은 요건 미충족 청구, 이후 재제출, 회의 결과 및 심판청구이유서 제출기간을 다룬다.

검토청구를 하면 그 검토가 계류 중인 동안 따라야 할 제출 순서도 정해진다. 패널 결정 전에 심판청구이유서, RCE, 최종 거절이유통지 후 보정서, 선서진술서나 기타 증거, 또는 명시적 출원 포기서를 제출하면 검토가 종료된다. 면담 제한까지 함께 고려하면, 프리어필 검토는 기존 거절의 타당성을 점검하기 위해 의식적으로 선택해야 하는 절차이다. 대리인이 동시에 새로운 청구항에 관한 협의를 시도하면서, 단지 절차를 확보해 두기 위한 수단으로 청구해서는 안 된다(MPEP §§ 1204.02–1204.03).

이러한 초기 재검토 기능을 설명하는 데 가장 가까운 비교 대상은 중국의 전치심사(前置审查, qianzhi shencha)이다. 복심청구가 정식으로 수리되면 의견을 받기 위해 복심 자료를 심사부서에 보낸다. 심사부서는 청구의 주장이 설득력 있거나 허용되는 보정으로 하자가 해소되었다는 이유로 거절을 철회해야 한다는 의견을 낼 수 있다. 유리한 전치심사 의견이 나오면, 심사지침 제3.3(5)절에 따라 복심·무효심리부의 정식 복심결정이 뒤따른다. 심사부서는 그 결정 후에만 특허허여 절차를 재개할 수 있다. 이는 중국 복심의 한 단계이며, 출원인이 심판청구서와 함께 선택하는 별도의 5쪽짜리 절차가 아니다(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 3.1–3.3, especially § 3.3(5); CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, item 4 (Jan. 18, 2024)). 현행 심사지침은 심사부서를 가리키며, 반드시 같은 심사관 개인을 뜻하지는 않는다.

두 절차 모두 불필요하게 후속 심리 단계로 넘어가는 것을 피할 수 있다는 점에서 이 유추는 유용하다. 유추의 한계도 그만큼 중요하다. 중국 대리인은 허용되는 복심의 틀 안에서 보정된 출원의 재검토를 구할 수 있지만, 미국의 프리어필 검토청구는 기존 심사기록에 기초한 거절을 대상으로 한다. 따라서 미국 대리인은 원하는 주장과 허용되는 예비적 방안을 제시하는 실질적인 중국 복심청구를 준비해야 한다. 중국 대리인은 그 보정 실무를 미국의 프리어필 검토청구에 그대로 적용하지 않아야 한다.

USPTO의 2026년 9월 통지는 또 하나의 차이점을 더한다. 행정특허판사는 프리어필 회의와 심판회의의 세 번째 회의 참가자가 될 수 있지만, 자문 역할만 수행한다. 그 판사는 이후 해당 출원에 대한 PTAB 본안 심리 패널에 참여할 수 없다. 따라서 판사의 참여가 회의를 심판원의 결정으로 바꾸거나 출원인에게 그 자리에서 구두변론을 할 권리를 부여하지는 않는다(USPTO, Update to Panels for Pre-Appeal and Appeal Conferences 1–2 (Sept. 10, 2026)). 이 통지는 행정특허판사(APJ)의 참여를 허용할 뿐, 모든 회의에 APJ가 참여할 것을 요구하지 않는다.

본안 심리의 진행과 새로운 쟁점에 대한 대응

미국 출원인은 하나 이상의 청구항이 법률상 두 차례 거절 요건을 충족하면 심판을 청구할 수 있다. 최종 거절만이 심판청구를 가능하게 하는 계기는 아니다. 심판청구서(notice of appeal)를 제출하면 절차가 시작되고, 통상 그 후 2개월 이내에 심판청구이유서를 제출한다. 다만 적용 가능한 연장과 앞서 설명한 프리어필 절차에 따른 조정이 있다. 이유서에서는 출원인이 취소를 구하는 거절이유에 대응해야 한다. 종속항에 대한 별도 판단이 필요하다면, 대리인은 추가 한정사항이 독립적으로 검토될 것이라고 가정하지 말고 해당 주장을 구체적으로 전개해야 한다(35 U.S.C. § 134(a); 37 C.F.R. §§ 41.31, 41.37; MPEP §§ 1204, 1205.01–1205.02).

심사관 답변서(examiner’s answer), 필요한 경우의 반박이유서(reply brief), 심판 송부 수수료의 납부, 요청한 경우의 구술심리는 각각 별개의 후속 단계이다. 내부 심판회의와 심판원의 심리·판단도 서로 다른 기능을 수행한다. 심사기록에서는 어떤 청구항이 쟁점인지, 왜 심사관의 논리를 다투는지, 개별적으로 주장한 어떤 청구항이 별도의 구제 근거가 되는지를 명확히 해야 한다. 상당히 다른 청구항이나 새로운 입증자료가 필요한 출원인은 사건이 과연 심판 심리를 받을 준비가 되었는지부터 검토해야 한다(37 C.F.R. §§ 41.39, 41.41, 41.45, 41.47; MPEP §§ 1207–1209). 심판 송부 수수료는 규칙 제41.45조와 MPEP 제1208.01절에서 다룬다.

중국의 복심은 방식심사, 전치심사, 필요한 경우 합의체 심리의 순서로 진행된다. 심리기관은 CNIPA 전리국의 복심·무효심리부이다. 과거의 전리복심위원회라는 명칭을 사용하면 현재의 조직 구조가 불분명해질 수 있다. 합의체는 원칙적으로 거절의 이유와 증거를 다루지만, 일정한 명백한 실체적 하자를 포함한 소정의 추가 하자도 검토할 수 있다. 따라서 복심은 거절에 대한 구제수단인 동시에 특허허여 절차의 계속이기도 하다(Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, §§ 1, 4.1; CNIPA, Explanation of the 2023 Guidelines Amendments, Part Six, items 1, 5 (Jan. 18, 2024)).

이러한 계속심사 기능이 출원인의 응답 기회를 없애는 것은 아니다. 심사지침은 불리한 결정을 예정하거나, 보정 또는 추가 설명이 필요하거나, 새로운 이유나 증거가 도입되는 경우 통지 또는 구술절차를 거치도록 규정한다. 서면 복심통지서에는 통상 수령일부터 1개월 이내에 실질적인 서면 응답을 해야 한다. 응답하지 않으면 복심청구가 취하된 것으로 처리될 수 있다. 대리인은 이 후속 응답 의무를 복심을 개시하기 위한 3개월 기간과 별도로 기한 관리해야 한다(Implementing Regulations r. 67; CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 4.3). 구술심리 통지에는 별도의 응답 및 출석 규정이 적용된다.

미국 심판 실무에서는 새로운 거절이유를 누가 제시했는지와 서류 제출의 순서를 모두 살펴야 한다. 심사관 답변서가 새로운 거절이유를 그와 같이 지정하면, 규칙 제41.39(b)조는 출원인에게 답변서 날짜부터 2개월 이내에 심사절차 재개와 심판 유지 중 하나를 선택하도록 한다. 규칙 제41.39(b)(1)조에 따른 재개에는 규칙 제1.111조에 따른 응답이 필요하며, 보정이나 증거를 수반해도 되고 수반하지 않아도 된다. 보정이나 증거를 제출하는 경우에는 새로운 거절이유와 관련되어야 한다. 심판을 유지하려면 보정이나 증거를 첨부하지 않고 새로운 거절이유에 대응하는 반박이유서를 제출해야 한다(37 C.F.R. § 41.39(b)–(c); MPEP § 1207.03(c)). 규칙 제41.39(b)(2)조에 따라 보정이나 증거가 첨부된 반박이유서는 심사절차 재개 요청으로 취급된다.

심사관이 새로운 거절이유로 지정하지 않은 조치에 대한 검토를 구하는 출원인은 규칙 제1.181조 및 제41.40조에 따른 청원 절차를 이용해야 한다. 반면 기존 심사기록에 기초하여 심사관이 새로 제시한 주장에 답하는 것만을 원하는 출원인은 반박이유서에 적용되는 규칙에 따라 그 서면에서 대응할 수 있다. 청원은 심사관 답변서가 기록에 편입된 날부터 2개월 이내에, 그리고 어떠한 반박이유서도 제출하기 전에 제출해야 한다. 규칙 제41.40(d)조에 따르면, 청원에 대한 결정이 아직 나오지 않은 상태에서 답변서 날짜부터 2개월 이내에 반박이유서를 제출하면 청원을 취하하고 심판을 유지하는 것으로 취급된다. 청원은 반박이유서 제출기간의 진행을 정지시키며, 청원에 대한 결정이 다음 응답기간과 제출서류를 정한다. 따라서 대리인은 청원과 반박이유서를 안전하게 동시에 진행할 수 있는 독립적인 제출물로 보지 말고, 그 제출 순서를 관리해야 한다(37 C.F.R. §§ 1.181, 41.40(a)–(e), 41.41(b)(2); MPEP § 1207.03(b) (discussing In re Durance, 891 F.3d 991, 998 (Fed. Cir. 2018))). 청원이 인용되면 심사절차 재개를 위해 규칙 제1.111조에 따른 응답을 제출할 2개월의 기간이 주어진다. 청원이 기각되면 한 통의 반박이유서를 제출할 2개월의 기간이 주어진다. 규칙 제41.40(d)조는 반박이유서 제출이 청원 취하로 이어지는 시기적 조건을 정한다.

심판원이 규칙 제41.50(b)조에 따라 새로운 거절이유를 지정하면, 심판원의 결정일부터 2개월 이내에 다른 선택을 해야 한다. 규칙 제41.50(b)(1)조에 따른 심사절차 재개에는 거절된 청구항의 적절한 보정, 그 청구항에 관한 새로운 증거, 또는 양자가 필요하다. 다른 선택지는 규칙 제41.50(b)(2)조에 따라 기존 심사기록으로 재심리(rehearing)를 청구하는 것이다. 따라서 심사관이 지정한 새로운 거절이유를 받은 후에는 심사절차 재개의 근거가 될 수 있는 주장만의 응답도, 심판원의 새로운 거절이유에 따른 재개 요건은 충족하지 못한다. 심판원의 결정에 새로운 거절이유가 포함되었지만 그와 같이 지정되지 않았다고 주장하려면, 심사관 답변서에 대한 청원 절차가 아니라 규칙 제41.50(c)조 및 제41.52조에 따른 재심리를 기한 내에 청구해야 한다. 규칙 제41.39조, 제41.40조 및 제41.50조에 따른 기간에는 통상의 규칙 제1.136(a)조 연장이 적용되지 않는다. 대리인은 이 기한들을 통상의 최종 거절이유통지 후 응답기간과 별도로 관리해야 한다(37 C.F.R. §§ 41.39(c), 41.40(e), 41.50(b)–(c), (f), 41.52; MPEP §§ 1207.03, 1213). 규칙 제41.50(c)조에 따라, 심판원이 새로운 거절이유로 지정하지 않았다는 주장을 기한 내의 재심리청구에서 제기하지 않으면 지정에 관한 주장을 포기한 것으로 본다. 이 규칙들은 별도로 신청하는 기간연장에 관해 특허출원인에게 규칙 제1.136(b)조를 참조하도록 하고 있으며, 제1.136(a)조의 수수료 납부에 따른 자동 연장 규정은 적용되지 않는다.

어느 특허청에서든 유리한 결과를 얻었다는 것의 의미를 의뢰인에게 정확히 설명해야 한다. 다투던 거절이유가 해소되면 후속 절차나 추가 심사가 진행될 수 있다. 그것이 항상 즉시 특허가 등록된다는 뜻은 아니다. 중국 실무가는 미국의 심사절차 재개와 심판원의 거절 취소를 구별해야 하고, 미국 실무가는 중국의 거절 철회와 특허 부여의 완료를 구별해야 한다. 중국에서는 재개된 심사가 복심결정을 이행해야 한다. 심사지침 제4부 제2장 제7절은 동일한 사실, 이유 및 증거에 기초하여 복심결정에 반하는 결정을 내리는 것을 금지한다. 따라서 유리한 결정은 그 자체로 특허를 부여하지 않더라도 후속 심사를 구속한다(CNIPA Guidelines pt. IV, ch. 2, § 7). 거절결정이 취소되면 사건은 심사부서로 돌아간다. 심사부서는 복심결정을 이행해야 하며, 동일한 사실, 이유 및 증거에 기초하여 반대 결정을 내릴 수 없다.

별도 출원에서 다른 청구범위의 확보

미국의 계속출원(continuation)이나 분할출원은 선출원의 이익을 누리기 위한 요건과 동시 계류 요건을 충족하는 범위에서, 기재 근거가 있는 청구항을 추구할 수 있는 별도의 출원을 만든다. 반면 RCE는 기존 출원을 계속한다. 의뢰인이 현재 청구항의 거절에 불복하는 동시에, 기재 근거가 있는 다른 청구항군도 추구하려고 할 때 이 구별은 상업적으로 중요해진다. 후속 출원은 다른 경로를 보전할 수 있지만, 그 제출만으로 모출원의 거절이유통지에 응답하거나 모출원의 기한 진행을 정지시키는 것은 아니다(35 U.S.C. §§ 120–121; 37 C.F.R. § 1.78; MPEP §§ 201.06–201.07).

중국의 분할출원도 발명의 대상을 별도로 추구할 수 있게 하지만, 출원 가능한 기간은 중국 규칙에 따라 검토해야 한다. 거절결정 후에는 복심을 청구하지 않더라도 거절결정을 수령한 날부터 3개월 이내에 분할출원을 할 수 있다. 그 밖에 복심 계류기간, 복심결정 수령 후 3개월, 그 결정을 다투는 행정소송 중에도 출원 기회가 있다. 이러한 기회가 있다고 해서 모든 새로운 청구항이 허용되는 것은 아니며, 최초 기재 범위 및 기타 실체적 요건은 계속 적용된다(CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; Chinese Patent Law art. 33; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese)).

재분할출원은 미국 대리인에게 특히 주의가 필요한 문제이다. 중국의 출원 시기는 원칙적으로 최초 원출원에 연계되어 있으며, 분할출원에서 심사관이 지적한 단일성 하자에 대응하여 하는 재분할출원에는 정해진 예외가 있다. 따라서 후속 출원이 여전히 계류 중이라는 이유만으로, 미국 실무에서 익숙한 계속출원 연쇄 전략이 중국에서도 가능하다고 보아서는 안 된다. 사업 방향이 바뀌면 지시서에 원하는 청구항을 특정하고, 이를 위해 실제로 이용할 수 있는 중국의 출원 가능 기간이 무엇인지 확인해야 한다(CNIPA Guidelines pt. I, ch. 1, § 5.1.1; CNIPA Customer Service Center, Response to “Whether a Divisional Application May Be Filed When the Unity Requirement Is Satisfied” (Dec. 12, 2025) (public consultation response; title translated from Chinese)).

사법심사에 앞서 필요한 특허청 결정을 구별하기

미국 심사관과의 실체적 판단에 관한 다툼이 법원에 이르는 것은 통상 PTAB 심리 이후이다. 불복 대상이 되는 심판원의 불리한 결정 후, 특허출원인은 적용되는 선택 및 기한 규칙에 따라 미국 특허법 제141조에 의한 연방순회항소법원의 심사를 구하거나, 대안으로 제145조에 따른 민사소송을 제기할 수 있다. 심사관의 최종 거절이유통지와 심판원의 심판 결정은 그 절차에서 서로 다른 위치를 차지한다. 규칙 제90.3조에 따르면 항소통지서 제출 또는 민사소송 제기의 통상적인 기한은 심판원의 최종 결정일부터 63일이다. 기한 내에 재심리를 청구하면, 통상 그 청구에 대한 처분일부터 63일로 기간이 새로 시작한다(35 U.S.C. §§ 141(a), 145; 37 C.F.R. §§ 90.1–90.3, especially § 90.3(a)(1), (a)(3)(i), (b)(1)–(2), (c); MPEP § 1216). 같은 당사자가 이후 다시 재심리를 청구하더라도 심판원의 명령으로 허용되지 않는 한 기간이 다시 시작하지 않는다. 이 규칙은 휴일에 관한 기한 계산, 기간 만료 전 정당한 이유에 기초하여 신청하는 연장, 만료 후 정당화될 수 있는 해태(excusable neglect)에 기초하여 신청하는 연장도 다룬다. 이러한 출원인의 불복 경로를 모든 특허 부여 후 절차에 일반화해서는 안 된다.

중국 전리법 제41조는 복심결정에 불복하는 출원인이 그 결정을 수령한 날부터 3개월 이내에 법원에 소송을 제기할 수 있도록 한다. 따라서 중국의 기간은 수령일부터 계산하지만, 미국의 통상적인 기간은 결정일부터 계산한다. 의뢰인에게 보고하거나 대리인에게 지시할 때 최초 거절, 특허청의 복심결정, 법원의 판결을 구별해야 한다. 대리인에게 단순히 ‘불복해 달라’고 요청하는 서신에서도 불복 대상인 판단과 불복을 제기할 기관을 모두 특정해야 한다(Chinese Patent Law art. 41, para. 2).

반복되는 네 가지 의뢰인 문제에 비교 적용하기

기재 근거가 있는 예비적 방안에 대한 심사가 필요한 경우

제어기와 1회 사용 인증정보 사례로 돌아가 보자. 거절된 청구항에 1회 사용 한정이 없다면, 미국에서의 선택은 심사관이 최종 거절이유통지 후 그 변경을 반영하고 평가할 수 있는지에 일부 달려 있다. 추가 심사가 필요하면 RCE가 적절한 경로가 될 수 있다. 중국에서는 복심에서 하자 해소를 위한 보정을 검토해야 한다. 따라서 같은 기술적 제안이라도 기재 근거, 절차적 허용성 및 원하는 절차상 구제에 관해 서로 다른 지시가 필요하다.

기존 거절이유가 한정사항을 간과한 경우

청구항에 이미 해당 한정사항이 있는데 심사관의 거절이유가 이를 고려하지 않았다면, 상업적 목적은 기존 범위를 유지하는 것일 수 있다. 미국에서는 초점을 명확히 한 프리어필 검토청구로 정식 이유서를 제출하기 전에 입증 가능한 오류를 점검할 수 있다. 중국의 복심청구에서도 거절의 해당 하자를 제시할 수 있다. 양국에서 반사적으로 청구범위를 감축하면, 판단을 시정할 필요와 청구된 발명을 바꿀 필요를 혼동하게 된다.

대리인이 추가 면담을 원하는 경우

미국에서 앞선 면담으로 통상의 배정시간을 이미 사용했다면, 대리인은 추가 협의를 위해 심사관의 준비와 필요한 경우 추가시간 승인이 정당화되는 이유를 설명해야 한다. 최종 거절이유통지 후 면담의 실질적 기준도 여전히 중요하다. 다만 프리어필 검토청구가 계류 중이면 면담 제한을 따라야 한다. 대응하는 중국 사건에서는 통상적인 심사가 아직 진행 중인지, 아니면 거절결정으로 인해 복심이 필요한지가 첫 번째 질문이다. 그 답에 따라 협의를 요청해야 한다.

의뢰인이 다른 상업적 실시형태를 원하는 경우

새로운 목표가 기재 근거가 있는 다른 실시형태나 청구항 범주에 관한 것이라면, 심판청구이유서나 복심 중 보정으로 그 변경을 처리할 수 있다고 가정해서는 안 된다. 미국의 계속출원 실무와 중국의 분할출원 실무는 별도로 분석해야 한다. 대리인은 새로운 청구항 전략을 위한 출원 기회를 보전하는 동시에, 모출원의 청구항을 계속 추구하는 것이 비용을 들일 가치가 있는지를 독립적으로 판단해야 한다.

의도한 결과를 보전하는 지시

중국의 심사절차를 지휘하는 미국 대리인은 거절결정과 송달일을 특정하고, 판단의 오류를 설명하거나 허용되는 시정 보정을 제안하며, 분할출원을 통한 권리범위 확보 기회를 보전해야 하는지 확인해야 한다. 복심청구에는 기재 범위와 보정 제한 안에서 구제를 구하는 실체적 근거를 제시해야 한다.

미국의 심사절차를 지휘하는 중국 대리인은 현재 적용되는 기한, 반영된 청구항, 이용 가능한 증거를 확인한 후 의뢰인의 목적에 맞는 절차를 선택하고 진행 순서를 정해야 한다. 제한적인 최종 거절이유통지 후 서류 제출, 면담, RCE, 프리어필 검토청구, 정식 심판, 계속출원 계열의 출원은 각각 다른 기능을 수행한다. 효과적인 국제 업무 지시는 상업적 목적을 유지하면서 요청하는 조치를 상대국 특허청의 절차에 맞추어 전달하는 것이다.