문맥이 핵심이다:Ex parte Chowdhury와 마쿠쉬(Markush) 그룹의 올바른 활용

요약: Ex parte Chowdhury는 여러 선택요소가 적절한 마쿠쉬 그룹을 이루는지는 각 선택요소가 구조적 또는 기능적으로 모든 면에서 동일한지가 아니라, 청구된 발명의 문맥에서 기술적 일체성을 갖는지에 따라 판단된다는 점을 확인하였다. 문맥은 분석이 이루어져야 할 적절한 수준을 결정하지만, 고도로 일반화하여 표현한 공통의 결과만으로 자의적인 목록이 적절한 그룹으로 바뀌는 것은 아니다. 이 글은 구조적 유사성, 공통 용도 및 상호대체 가능성을 다룬 전신 법원의 판례 속에서 Chowdhury의 위치를 조명하는 한편, 부적절한 마쿠쉬 그룹 구성 법리에는 명문의 법률상 근거가 없고 미국 연방순회항소법원(Federal Circuit)도 미국 특허상표청(USPTO)의 현행 MPEP 체계를 포괄적으로 검증한 바 없다는 점을 지적한다. 또한 폐쇄형 그룹의 해석, 복수의 열거된 구성원의 선택, 추가적인 비열거 구성요소, 열거된 선택요소 하나에 의한 신규성 결여, 불명확성 및 출원경과금반언 등 마쿠쉬 형식의 청구가 초래하는 실무적 효과에 관한 Federal Circuit 판례도 검토한다. 마지막으로, 적절한 그룹 구성이 35 U.S.C. § 112(a)에 따른 서면기재 요건 또는 실시가능요건의 충족을 의미하지 않음을 설명하고, 기술적 일체성을 정의하고, 혼합물을 포함하려는 의도를 명시하며, 열거된 각 구성원을 선행기술과 대조하여 검토하고, 상업적으로 의미 있는 청구범위를 확보하기 위한 실무 지침을 제시한다.

서론

마쿠쉬 청구 방식은 다루기 어려울 만큼 방대해질 수 있는 일련의 선택요소를 하나의 청구항 한정요소로 압축한다. 널리 알려진 “a member selected from the group consisting of A, B, and C”(“A, B 및 C로 이루어진 군에서 선택되는 하나의 구성원”)라는 형식은 화학, 제약, 생명공학 및 재료 분야의 청구항에서 가장 흔히 나타나지만, 그 유용성이 이러한 분야에만 국한되는 것은 아니다. 여러 개의 특정된 구성요소 중 하나가 특정 역할을 수행하도록 허용하는 청구항이라면 어느 것이든 동일한 청구항 작성상의 문제를 야기할 수 있다.

이러한 편의성에는 법리적 효과가 따른다. 선택요소들은 적절한 그룹을 이루기에 충분한 기술적 일체성을 가져야 한다. 그룹을 도입하는 데 사용된 문언은 해당 한정요소에서 열거되지 않은 선택요소를 배제할 수 있다. 또한 청구항이나 내재적 증거가 달리 시사하지 않는 한, 그 그룹은 열거된 구성원들의 혼합물을 배제할 수 있다. 나아가 유효성 판단에서 선행기술이 구성원 중 단 하나만 개시하더라도 통상 해당 선택적 한정요소 전체를 충족한다.

Ex parte Chowdhury, Appeal No. 2025-002261 (P.T.A.B. Feb. 5, 2026) (informative)에서 미국 특허상표청 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)은 이러한 쟁점 중 첫 번째, 즉 기술적으로 서로 다른 선택요소들이 언제 적절한 마쿠쉬 그룹을 구성하는지를 다루었다. PTAB는 그 답이 문맥에 달려 있음을 분명히 하였다. 열거된 마이크로RNA들이 동일한 생물학적 기능을 수행할 필요는 없었다. 필요한 것은 청구된 치료방법에서의 역할—즉, 방사선 노출과 치료 효능을 정량적으로 나타내는 표지자로서의 역할—에 관하여 서로 대체 가능하다는 점이었다.

USPTO는 이해관계자의 추천에 따라 2026년 8월 25일 이 결정을 informative 결정(심사 실무상 참고 결정)으로 지정하였다. 선례적(precedential) 결정이 아닌 informative 결정이지만, 이러한 지정으로 인해 해당 의견은 심사 지침으로서 특히 유용하다. USPTO는 이 결정을, 그룹의 구성원들이 하나의 하위속(subgenus)을 이루고 명세서가 발명의 문맥에서 그 구성원들이 유사한 기능을 수행한다고 기재하는 경우 그 그룹은 적절하다고 판시한 것으로 요약하였다. See USPTO, Following Stakeholder Nomination, USPTO Designates as Informative an Appeal Decision Addressing Markush Groupings (Aug. 25, 2026).

이 결정은 중요하지만, 다른 판례와 분리하여 보아서는 안 된다. Chowdhury는 미국 관세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals, C.C.P.A.)의 구속력 있는 판시, 특히 In re Harnisch와 In re Jones에 기초한다. 현대의 Federal Circuit 판례는 출원인이 마쿠쉬 형식을 선택한 이후 발생하는 폐쇄성, 혼합물, 추가 성분, 신규성 결여, 불명확성, 침해 및 출원경과금반언의 문제를 다룬다. 이러한 판례들을 함께 살펴보면 일관된 교훈을 얻을 수 있다. 적절한 마쿠쉬 그룹은 청구된 발명의 수준에서 정의된 기술적 일체성을 필요로 하며, 적절한 마쿠쉬 청구항 작성을 위해서는 그 그룹이 무엇을 포함하고 배제하는지를 정확히 밝혀야 한다.

문턱 쟁점: 해당 그룹은 적절한가?

전형적인 마쿠쉬 청구항은 선택요소들의 목록을 기재하며, 통상 “selected from the group consisting of”(“~로 이루어진 군에서 선택되는”)라는 문구로 이를 도입한다. 미국 특허심사절차편람(MPEP § 2117)은 구성원들이 단일한 구조적 유사성을 결여하거나 공통 용도를 공유하지 않는 경우 부적절한 마쿠쉬 그룹 구성이 존재할 수 있다고 설명한다. 그룹이 조합 또는 공정의 일부로 나타나는 경우, 선택요소들은 동일한 소기의 결과가 달성될 것이라는 기대 아래 서로 대체 가능해야 한다.

이 기준의 마지막 부분은 표현하기는 쉽지만 적용하기는 어려울 수 있다. 공통의 결과는 어느 수준에서 정의해야 하는가? 두 화합물은 여러 측면에서 서로 다르게 거동하면서도 청구된 반응에서 용매로서는 상호대체 가능하게 작용할 수 있다. 두 바이오마커는 서로 다른 생물학적 경로를 조절하면서도 동일한 상태의 지표로서는 상호대체 가능하게 기능할 수 있다. 두 기계식 체결구는 구조적 유사성이 거의 없더라도 각각 청구된 체결 기능을 수행할 수 있다.

선택요소들을 추상적으로 비교해서는 그 답을 얻을 수 없다. 답은 선택요소들이 청구항에서 수행하는 역할에 따라 달라진다. Federal Circuit이 Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corp.에서 언급했듯이, 마쿠쉬 그룹의 종(species)은 일반적으로 “발명의 목적상 대안적으로 사용될 수 있는”(“alternatively usable for the purposes of the invention”) 것으로 이해된다. 831 F.3d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2016). 따라서 관련 비교는 선택요소들이 가질 수 있는 모든 특성이 아니라 청구된 목적과 연계되어야 한다.

문맥은 기술적 일체성을 평가해야 할 적절한 수준을 결정하지만, 기술적으로 합리적인 부류가 필요하다는 점까지 없애지는 않는다. 충분히 높은 수준으로 일반화하여 표현한 공통의 바람직한 결과만으로 자의적인 열거가 적절한 마쿠쉬 그룹으로 전환될 수는 없다.

Ex parte Chowdhury: 서로 다른 miRNA, 하나의 청구된 기능

Chowdhury의 출원은 방사선 유발 손상을 평가하고 치료하는 방법에 관한 것이었다. 명세서는 전신 방사선 조사에 노출되면 특정 마이크로RNA, 즉 miRNA의 혈청 내 농도가 선량 의존적으로 변화한다고 설명하였다. 이러한 변화는 방사선 노출, 예후 및 방사선 유발 손상을 감소시키기 위한 치료의 효능과 상관관계를 갖는다.

대표 청구항 60은 폐쇄형 목록에서 선택된 하나 이상의 miRNA의 최초 혈청 내 농도를 측정하고, 치료를 실시한 다음, 해당 miRNA를 다시 측정하고, 특정 miRNA 농도의 증가 또는 감소로부터 치료가 효과적이었는지를 판단하도록 요구하였다. 그 판단에 따라, 해당 방법은 첫 번째 치료를 추가 용량으로 투여하거나 다른 치료를 투여하도록 요구하였다. Ex parte Chowdhury, Appeal No. 2025-002261, at 2-4.

심사관은 부적절한 마쿠쉬 그룹 구성을 이유로 청구항들을 거절하였다. 심사관은 각 miRNA가 서로 다른 뉴클레오타이드 서열을 가지며, 모든 miRNA가 뉴클레오타이드로 구성된다는 사실만으로는 요구되는 구조적 유사성이 확립되지 않는다고 보았다. 또한 선행기술이 해당 miRNA들이 동일한 방식으로 거동하거나 동일한 소기의 결과를 얻기 위해 서로 대체될 수 있음을 보여주지 않았으므로, 그 선택요소들이 인정된 화학적 부류 또는 해당 기술분야에서 인정되는 부류를 구성하지 않는다고 판단하였다. Id. at 6-7.

PTAB는 심사관의 거절을 취소하였다. 핵심 지적은 심사관이 잘못된 기능을 평가했다는 것이었다. 청구항들은 miRNA 화합물 자체에 관한 것이 아니었고, 청구된 방법이 각 miRNA가 동일한 조절 역할을 수행하는 데 의존하지도 않았다. 청구항 내에서 miRNA들은 표지자로 기능하였다. 여기서 중요한 공통 특성은 방사선 노출이 혈청 내 농도에 측정 가능한 변화를 일으키고, 그 변화를 이용해 방사선 노출이나 치료 효과를 평가할 수 있다는 것이었다.

명세서는 선택요소들을 이러한 공통의 기능적 부류에 포함시켰다. 명세서는 해당 miRNA들을 방사선 노출에 반응하는 것으로 식별하고, 그 정량화를 설명하였으며, 그 농도의 증가 또는 감소를 청구된 치료 판단과 연계하였다. 심사관 또한 청구된 miRNA들이 방사선 노출과 상관관계를 가지며 miRNA들이 동일한 방식으로 전사되고 처리된다는 점을 인정하였다. 이러한 기록에 비추어, PTAB는 선택요소들이 청구된 목적상 충분한 기술적 일체성과 상호대체 가능성을 갖는다고 판단하였다. Id. at 8-10.

PTAB는 MPEP의 일회용 기저귀 예를 들어 이 점을 설명하였다. 감압 접착제, 후크 앤드 루프(hook-and-loop) 재료, 스냅 및 버클은 구조적으로 서로 다르지만, 재배치 및 재체결이 가능한 체결구를 요구하는 청구항에서는 각각 해당 기술분야에서 인정되는 부류에 속할 수 있다. 이러한 선택요소들을 하나로 묶는 것은 모든 물리적 특징에서의 높은 유사성이 아니다. 청구된 조합에서 각각 동일한 역할을 수행할 것이라는 기대가 이들을 하나로 묶는다.

이 비유는 심사관 논리의 결함을 드러낸다. 각 miRNA의 정확한 생물학적 기능을 검토하는 것은 유전자 조절에 관한 청구항에서는 중요할 수 있다. 그러나 이는 해당 miRNA들이 측정 가능한 방사선 반응 표지자로서 서로 대체 가능한지 여부를 해결하지 못했다. 개별 miRNA의 활성은 청구된 치료방법이 의존하는 메커니즘이 아니었으므로, 그 활성의 차이는 해당 그룹의 성립을 저해하지 않았다.

PTAB는 구조적 유사성 및 공통 용도 요건을 폐지하지 않았다. 오히려 이러한 요건들을 올바른 수준에서 적용하도록 요구하였다. 해당 miRNA들은 동일한 일반적 분자 부류의 구성원으로 남아 있었고, 기본적인 구조 및 처리 특성을 공유하였으며, 방사선 반응성 거동에 의해 정의되는 하위속으로 기재되어 있었다. 청구항의 문맥에서 볼 때, 뉴클레오타이드 서열의 차이는 이러한 기술적 일체성을 무너뜨리지 못했다.

심사관의 최초 입증책임도 여전히 중요하다

이 결정은 심사관의 입증책임도 재확인한다. PTAB는 In re Oetiker를 인용하여 USPTO가 일응의 특허불가 사유(prima facie case of unpatentability)를 제시할 최초 입증책임을 부담한다는 점을 거듭 확인하였다. 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992). 따라서 부적절한 마쿠쉬 그룹 구성을 이유로 한 거절은 선택요소들 사이의 차이를 지적하는 데 그쳐서는 안 된다. 주장된 차이로 인해 구성원들이 청구된 관계에서 요구되는 구조적 유사성, 공통 용도 또는 예상되는 상호대체 가능성을 공유할 수 없는 이유를 설명해야 한다.

출원인에게 이러한 입증책임의 배분은 중요하지만, 기술적 기록을 미비한 상태로 두어도 된다는 의미는 아니다. 상호대체 가능성이 명백하지 않은 경우, 명세서는 공통 기능과 선택요소들을 연결하는 특징 또는 해당 기술분야에서 인정되는 분류를 특정해야 한다. 심사관이 그룹 구성원들이 청구항이 의도하는 동일한 결과를 달성할 것으로 예상된다는 점에 이의를 제기하는 경우에는 기술 문헌, 비교 데이터 또는 선언서(declaration)가 적절할 수 있다.

전신 법원의 법리적 토대—그리고 그 한계

Chowdhury는 informative 결정(심사 실무상 참고 결정)이지만, 그 분석은 구속력 있는 전신 법원의 판시에 근거한다. Federal Circuit은 South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368, 1369 (Fed. Cir. 1982) (en banc)에서 미국 관세특허항소법원(Court of Customs and Patent Appeals, C.C.P.A.)의 판시사항을 구속력 있는 선례로 채택하였다.

주요 선례는 In re Harnisch, 631 F.2d 716 (C.C.P.A. 1980)이다. Harnisch의 청구항은 염료로 유용한 쿠마린 화합물을 기재했으며, 그중 일부는 다른 염료를 제조하기 위한 중간체로도 사용할 수 있었다. 법원은 각 화합물을 전체로서 평가하고, 청구된 목적과 관련되는 공통의 구조적 관계를 인정한 다음, 이들이 과학적으로 일관된 하위속(subgenus)에 속한다고 결론지었다. Id. at 722. 법원은 이러한 관계를 “발명의 단일성(unity of invention)”이라고 표현하면서 In re Jones, 162 F.2d 479, 481-82 (C.C.P.A. 1947)를 원용했다. Jones에서는 화합물 사이에 차이가 있었음에도 공통의 테트랄릴 핵과 공통의 식물 성장 조절 기능이 그룹 구성을 뒷받침했다.

In re Driscoll, 562 F.2d 1245, 1249 (C.C.P.A. 1977)은 이를 보완하는 기준을 제시한다. 즉, 그룹의 구성원들은 발명의 목적을 위해 “서로 대체하여 사용될 수 있어야(alternatively usable for the purposes of the invention)” 한다. 이 원칙은 이후 Multilayer Stretch에 다시 등장했고, Chowdhury에서 심판부가 적용한 MPEP 문언에도 반영되었다.

이들 판례는 공통된 최종 결과만으로 어떠한 자의적 목록도 하나의 그룹으로 묶을 수 있다고 판시한 것이 아니다. 그룹에는 여전히 합리적인 기술적 근거가 필요하다. 다만 이들 판례는 선택요소 사이의 모든 차이를 그룹 구성의 결격 사유로 보는 접근을 배척한다. 핵심은 각 구성원이 청구된 관계에서 일관된 하나의 부류를 형성하는지 여부다. Chowdhury는 이 원칙을 현대 생명공학 분야에 적용하였다. 서열이나 보다 넓은 생물학적 기능이 서로 다른 miRNA라 하더라도, 각각이 방사선 반응성 마커로 사용되는 경우에는 적절한 하나의 부류를 이룰 수 있다.

그 밖의 두 C.C.P.A. 판결은 절차적 경계를 명확히 하는 데 도움이 된다. In re Ruff, 256 F.2d 590, 598-99 (C.C.P.A. 1958)는 실제적 등가성과 선행기술상 등가성을 구별했다. 선택요소들이 상호대체 가능하다는 증거는 출원인의 마쿠쉬 그룹 구성을 뒷받침할 수 있지만, 그것만으로 청구항을 거절하기 위한 목적상 선행기술이 그 등가성을 교시했다는 점이 자동으로 입증되는 것은 아니다. 또한 In re Weber, 580 F.2d 455 (C.C.P.A. 1978)와 In re Haas, 580 F.2d 461 (C.C.P.A. 1978)는 단일 청구항이 복수의 발명을 포괄할 수 있다는 이유만으로 청구항 거절을 제한요구 실무(restriction practice)의 대용으로 사용하는 것을 배척했다.

다만 법리적 유보가 필요하다. Harnisch는 단일하고 독립된 “마쿠쉬 법리(Markush doctrine)”라는 개념을 배척하고, 발전 중이지만 완전히 일관되지는 않은 일련의 판례를 설명하였다. 그럼에도 불구하고 해당 거절이유에 “특정한 법률상 근거가 없다(does not have a specific statutory basis)”고 하더라도 심판부가 판례로부터 부적절한 마쿠쉬 그룹 구성에 관한 규칙을 도출할 수 있다고 판시하였다. 631 F.2d at 719-21. Weber는 단일 청구항이 복수의 발명을 포괄한다는 이유만으로 § 121 자체가 그 청구항을 거절할 근거가 될 수 없다고 판시하였고, Haas는 이를 적용하였다. Weber는 판례법에 근거한 별도의 부적절한 마쿠쉬 그룹 구성 거절이유에 관한 판단을 명시적으로 유보한 채 사건을 환송하였으며, Haas는 그러한 별도의 거절이유가 그 사건에서는 제시되지 않았다고 지적하였다. Weber, 580 F.2d at 458-59; Haas, 580 F.2d at 464 & n.6. USPTO의 현행 MPEP § 2117은 Chowdhury가 불복 가능한 실체적 거절이유로 적용한 구조적 유사성과 공통 용도의 프레임워크를 제시한다. Chowdhury는 Federal Circuit이 오늘날 그 프레임워크의 정확한 법적 토대, 적용 방식 또는 외연을 다투는 사건을 어떻게 판단할 것인지까지는 해결하지 않았다.

Harnisch와 Chowdhury에서 판단된 그룹 구성의 적절성이라는 구체적 쟁점을 정면으로 재검토한 근래의 선례적 Federal Circuit 판결은 없는 것으로 보인다. Federal Circuit의 마쿠쉬 관련 판결 대부분은 그 문턱 쟁점이 해결된 이후의 단계에서 출발한다. 이들 판결은 마쿠쉬 그룹이 무엇을 의미하는지, 그리고 그 사용으로부터 어떠한 법적 효과가 발생하는지를 묻는다.

폐쇄성: “Consisting Of”의 대가

현대 청구항 해석의 출발점은 Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc., 334 F.3d 1274 (Fed. Cir. 2003)이다. 해당 청구항은 일정량의 루이스산 억제제가 명시된 화합물들로 이루어진 군에서 선택되도록(“selected from the group consisting of”) 요구하였다. Federal Circuit은 이 전형적인 마쿠쉬 문언을 폐쇄형으로 해석하였다. 열거된 그룹은 열거되지 않은 선택요소를 배제하였고, 달리 정하는 문언이 없는 한 폐쇄형 그룹에서 선택되는 “a”(“하나의”) 구성원은 복수의 열거된 구성원으로 이루어진 혼합물을 포함하지 않았다. Id. at 1280-81.

Abbott는 청구항 작성에 관한 직접적인 교훈을 제공한다. 둘 이상의 열거된 구성원을 선택하거나 함께 사용할 수 있도록 하려면 청구항에 이를 명시해야 한다. 예를 들어 “at least one member selected from”(“~에서 선택되는 하나 이상의 구성원”), “one or more members selected from”(“~에서 선택되는 하나 이상의 구성원”), 또는 혼합이 중요한 경우 “and mixtures thereof”(“및 이들의 혼합물”)라고 기재할 수 있다. 이러한 문구는 복수의 열거된 구성원을 선택하거나 조합하는 문제를 다룰 뿐, 그 자체로 열거되지 않은 종이 폐쇄형 청구항 한정요소를 충족하는 구성원이 되는 것을 허용하지 않는다. 열거되지 않은 추가 성분이 함께 존재할 수 있는지는 주변 청구항 문언과 내재적 증거(청구항, 명세서 및 출원경과)에 달려 있다. See Abbott, 334 F.3d at 1280-81; Amgen, 945 F.3d at 1378-80.

Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2005)와의 대비는 시사적이다. Gillette의 면도기 청구항은 “group of first, second, and third blades”(“제1, 제2 및 제3 블레이드의 그룹”)를 기재했지만, “consisting of”(“~로 이루어진”)를 사용하지 않았고 폐쇄형 마쿠쉬 그룹임을 나타내는 다른 표현도 사용하지 않았다. 법원은 이 청구항 한정요소가 제4 블레이드를 배제하지 않는다고 판시했다. Id. at 1371-73. 항목들이 하나로 묶여 있다는 이유만으로 목록이 폐쇄되는 것은 아니다. 목록을 도입하는 문언이 중요하다.

Federal Circuit은 Multilayer Stretch에서 Abbott를 정교화하면서 서로 관련된 두 가지 추정을 구별했다. 첫째, 전형적인 마쿠쉬 문언은 열거되지 않은 종이 해당 청구항 한정요소를 충족하는 것을 배제한다는 매우 강한 추정을 발생시킨다. 이 추정을 번복하려면 다른 의미를 명백하게 드러내는 내재적 증거가 필요하다. 둘째, 열거된 종의 혼합물을 배제한다는 추정은 그보다 약하다. 열거된 선택요소의 혼합물이 허용되는지는 청구항 문언, 명세서 및 출원경과에 따라 달라질 수 있다. 831 F.3d at 1358-62.

이 구별은 중요하다. 청구항은 열거되지 않은 수지에 대해서는 폐쇄적이면서도, 열거된 두 수지의 블렌드로 이루어진 층은 허용할 수 있다. 폐쇄성과 혼합물을 동일한 문제로 취급하면 불필요하게 좁은 청구항을 작성하거나 근거가 부족한 침해 주장을 제시하게 될 수 있다.

Multilayer Stretch는 종속관계의 함정도 드러낸다. 한 종속항은 저밀도 폴리에틸렌이 독립항의 폐쇄형 그룹에 포함되지 않는데도 이를 추가하려 하였다. 종속항은 그 종속 대상 청구항의 모든 한정요소를 포함하면서 그 청구항을 추가로 한정해야 하므로, 법원은 해당 종속항이 AIA 이전 35 U.S.C. § 112 ¶ 4에 따라 무효라고 판시하였다. Id. at 1362 & n.8. 따라서 마쿠쉬 한정요소에 종을 추가하는 모든 종속항은 그 종속항이 인용하는 상위 청구항에 정의된 그룹의 정확한 경계와 정합하는지 확인해야 한다.

청구항 내의 폐쇄형 그룹, 혼합물 및 추가 성분

청구항은 조성물 전체에 대해서는 개방형 전환어를 사용하면서 하나의 구성요소에 대해서는 폐쇄형 마쿠쉬 그룹을 사용하는 경우가 많다. Amgen Inc. v. Amneal Pharmaceuticals LLC, 945 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2020)은 이들 문구가 어떻게 공존하는지를 설명한다.

Amgen의 청구항은 의약 조성물 전체에 대해서는 “comprising”(“~를 포함하는”)을 사용하였지만, “at least one binder selected from the group consisting of”(“열거된 결합제들로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 결합제”)를 요구하였고 붕해제 한정요소도 유사하게 기재하였다. Federal Circuit은 마쿠쉬 문언으로 인해 각 청구항 한정요소를 충족할 수 있는 성분이 열거된 성분으로 제한된다고 판시하였다. 그러나 그 문언이 조성물 전체에서 모든 추가 성분을 배제하는 것은 아니었다. 청구항 전체가 개방형이었으므로, 열거된 성분 하나가 해당 마쿠쉬 청구항 한정요소를 충족하는 한, 침해 주장 대상 제제에는 열거되지 않은 성분—심지어 결합제나 붕해제로도 기능할 수 있는 다른 성분—이 추가로 포함될 수 있었다. Id. at 1376-79.

Amgen이 내포된 그룹을 무의미하게 만드는 것은 아니다. 열거되지 않은 물질 자체는 폐쇄형 마쿠쉬 청구항 한정요소를 충족할 수 없다. 이 판결은 무엇이 청구된 구성요소를 충족하는지와, 개방형 청구항에서 그 구성요소 외에 무엇이 함께 존재할 수 있는지를 구별한다. 성분 하나가 둘 이상의 기능을 수행할 수 있는 의약 및 화학 제제에서는 특히 중요한 구별이다.

Shire Development, LLC v. Watson Pharmaceuticals, Inc., 848 F.3d 981 (Fed. Cir. 2017)은 그 경계의 반대편을 보여준다. 청구항은 매트릭스 구성요소에 대해 폐쇄형 마쿠쉬 청구항 한정요소를 기재했다. 침해 주장 대상 제품의 외부 매트릭스에는 열거되지 않은 스테아르산마그네슘이 포함되어 있었다. 법원은 선택적 부형제를 허용하는 명세서 문언이 특정 매트릭스 한정요소를 개방한다는 주장을 배척했다. 스테아르산마그네슘이 발명과 구조적·기능적으로 관련되어 있었으므로, 그 존재로 인해 침해 주장 대상 매트릭스는 폐쇄형 청구항 한정요소를 문언상 충족할 수 없었다. Id. at 984-86.

추가 물품이 청구된 조합과 전혀 무관한 경우에는 결론이 달라질 수 있다. Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2004)에서 추가된 스패튤라는 청구된 화학 성분과 상호작용하지도 이를 변경하지도 않았으므로, “consisting of”를 사용한 키트 청구항의 침해를 회피하지 못했다. Id. at 1331-32. Shire는 이를 추가 물품을 일반적으로 무시해도 된다는 원칙이 아니라 제한적인 예외로 보았다.

마쿠쉬 문언이 사용된 위치도 중요하다. Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 473 F.3d 1196 (Fed. Cir. 2007)에서 법원은 명세서의 발명의 설명에 있는 목록에 청구항의 마쿠쉬 한정요소와 같은 자동적인 폐쇄 효과를 부여해서는 안 된다고 경고했다. 마쿠쉬 형식은 주로 청구항 작성상의 관행이다. 가능한 선택요소에 관한 명세서의 설명은 청구항의 의미를 해석하는 데 참고가 될 수 있지만, 목록이 있다는 사실만으로 열거되지 않은 모든 사항을 권리범위에서 반드시 배제한 것으로 볼 수는 없다. Id. at 1210.

유효성: 하나의 구성원만으로도 충분할 수 있다

폐쇄성은 유한한 선택요소를 정함으로써 특허권자에게 이익이 될 수 있지만, 그와 같은 선택적 구조는 유효성 판단에서 중요한 결과를 낳는다. 청구항이 A, B 또는 C를 허용한다면, 선행기술이 A를 개시하는 것만으로도 통상 그 한정요소가 충족된다. 해당 선행문헌이 세 가지 선택요소를 모두 개시할 필요는 없다.

Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., 582 F.3d 1288 (Fed. Cir. 2009)은 이 문제에 관한 Federal Circuit의 대표적인 공표 판례이다. 쟁점이 된 한정요소는 선택요소 목록에서 선택되는 적어도 하나의 단위를 요구하였다. Federal Circuit은 자명성 판단의 맥락에서 선행기술이 열거된 단위 중 하나를 개시하였으므로 해당 마쿠쉬 한정요소가 충족된다고 보았다. Id. at 1298.

동일한 원칙은 내재성(inherency)을 통해서도 작용한다. Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003)에서 청구된 화합물들은 마쿠쉬 형식으로 제시되었다. 열거된 화합물 중 하나는 선행기술 의약품의 대사산물로 체내에서 필연적으로 생성되었다. 그 하나의 구성원이 내재적으로 생성된다는 사실은 청구항의 신규성을 부정하였다. Id. at 1380.

Federal Circuit은 최근 Board of Regents of the University of Texas System v. Boston Scientific Corp., Nos. 2024-2062, 2024-2063, slip op. at 12-13 (Fed. Cir. July 27, 2026)에서 동일한 원칙을 적용하였다. 법원은 두 종속항에 Fresenius를 각각 적용하였다. 선행기술이 “drugs”(“약물”)를 개시한 것은 청구항 11에 기재된 치료제 선택요소를 충족하였고, 선행기술이 폴리글리콜산(polyglycolic acid)을 개시한 것은 청구항 17에 추가로 열거된 고분자 선택요소를 충족하였다.

이 원칙은 한정요소별로 적용된다. 열거된 구성원 하나의 개시는 해당 선택적 한정요소를 충족하지만, 신규성을 부정하는 동일한 선행문헌은 여전히 청구항의 다른 모든 한정요소를 명시적으로 또는 내재적으로 개시하여야 한다.

이 법리는 비대칭적인 청구항 작성 위험을 초래한다. 선택요소를 추가하면 문언상 범위가 넓어질 수 있지만, 추가된 각 구성원은 신규성 결여에 이르는 또 하나의 경로를 제공한다. 따라서 선행기술 조사와 특허성 분석에서는 바람직하거나 상업적으로 중요한 종만이 아니라 제안된 그룹의 모든 구성원을 검토하여야 한다. 문제가 되는 종이 상업적 실시형태에 필요하지 않다면, 이를 포함함으로써 얻는 권리행사상의 가치는 거의 없는 반면 청구항 전체가 위태로워질 수 있다.

불명확성: 중첩, 축소 및 개방형 그룹

마쿠쉬 형식의 청구항 작성은 불명확성 분쟁을 일으킬 수도 있지만, 구성원 사이의 중첩이 자동으로 치명적인 것은 아니다. Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., 845 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2017)에서 관련 그룹에는 비타민 B12와 시아노코발라민이 모두 포함되었고, 소송기록은 두 용어가 동의어라는 점을 뒷받침하였다. Federal Circuit은 그러한 중복만으로 불확실성을 인정하지 않았다. 그 중첩은 통상의 기술자가 청구범위를 이해하는 것을 방해하지 않았다. Id. at 1371.

후속 한정요소가 반드시 앞선 그룹과 모순되는 것도 아니다. Maxell, Ltd. v. Amperex Technology Ltd., 94 F.4th 1369 (Fed. Cir. 2024)에서 청구항은 먼저 코발트, 니켈 및 망간으로부터 선택되는 적어도 하나의 전이금속을 요구하고, 이어서 코발트가 특정 몰 백분율 범위에 속할 것을 요구하였다. 지방법원은 두 한정문구를 서로 모순되는 선택지로 보았다. Federal Circuit은 청구항의 한정요소들이 누적적으로 작용한다고 설명하면서 이를 파기하였다. 후속 요건은 앞선 마쿠쉬 조항이 허용한 범위를 축소하였을 뿐, 그 조항과 충돌하지 않았다. Id. at 1372-75.

개방형 마쿠쉬 표현은 다른 우려를 제기한다. 비선례 판결인 In re Kiely, No. 2022-1076, 2022 USPQ2d 532, slip op. at 5 (Fed. Cir. June 8, 2022)에서 법원은 “the group comprising”(“~을 포함하는 그룹”)이라는 문구를 사용하여 특정 선택요소들 중 하나를 선택하도록 기재한 청구항에 대한 불명확성 거절을 유지하였다. 명시된 선택요소들 사이의 변형 범위가 넓고 목록을 정의하는 데 “comprising”을 사용하였다는 점을 함께 고려할 때, 그 표현은 열거되지 않은 어떤 선택요소들이 포함되는지를 명확히 하지 못했고 제시된 기록에 비추어 요구되는 확실성도 제공하지 못하였다.

그보다 앞선 비선례 판결인 Lexington Luminance LLC v. Amazon.com, Inc., No. 2014-1384, slip op. at 8-10 (Fed. Cir. Feb. 9, 2015)은 유사한 문구를 사용한 청구항에 관하여, 그 문맥에서 내재적 기록(intrinsic record)이 청구범위를 합리적으로 확실하게 하였으므로 불명확하지 않다고 판시하였다. Kiely는 출원심사 중 제기된 불명확성 거절에 대한 항소심에서 나온 반면, Lexington Luminance는 소장·답변서만을 기초로 한 지방법원의 판결(judgment on the pleadings)을 심사한 사건이었고, 등록특허에 적용되는 유효성 추정과 무효 주장자의 입증책임을 명시적으로 언급하였다. 두 판결은 반드시 모순되는 것은 아니다. 서로 다른 절차적 단계와 서로 다른 내재적 기록에서 나온 판결들이며, 함께 보면 개방형 선택요소 표현은 명세서의 문맥과 그 명세서가 제공하는 확실성에 비추어 평가된다는 점을 보여준다. 그러나 현재 MPEP가 인용하는 Kiely는 출원심사 단계에서의 위험을 분명히 한다. 작성자가 폐쇄형 그룹을 의도한다면, “selected from the group consisting of”(“~로 이루어진 군에서 선택되는”)가 “group comprising”(“~을 포함하는 그룹”)보다 그 의도를 더 명확하게 나타낸다.

출원경과가 폐쇄성을 영구화할 수 있다

마쿠쉬 보정과 주장은 등록된 청구항의 문언이 나타내는 것보다 권리범위를 더 좁힐 수 있다. Merck & Co. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 190 F.3d 1335 (Fed. Cir. 1999)에서 출원인은 선행기술에 기초한 거절과 발명 선택(election) 후 더 넓은 고분자 속(genus)을 특정 종(species)으로 축소하였다. 법원은 특허권자가 이후 균등론을 이용하여 포기한 고분자 조합을 다시 확보할 수 없다고 판시하였다. Id. at 1339-41. 출원경과금반언은 이제 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 733-41 (2002)에서 확립된 체계에 따라 분석되어야 하지만, Merck는 마쿠쉬 속을 축소함으로써 발생하는 실질적인 청구범위 포기에 관한 유용한 경고로 남아 있다.

Norian Corp. v. Stryker Corp., 432 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2005)은 통상적인 마쿠쉬 사례는 아니지만 이와 관련된 예를 제공한다. 청구항에는 “a solution consisting of water and a sodium phosphate”(“물과 한 종류의 인산나트륨으로 이루어진 용액”)라고 기재되어 있었다. 법원은 그 문맥에서 “a sodium phosphate”(“한 종류의 인산나트륨”)를 서로 다른 종류의 인산나트륨 혼합물이 아니라 한 종류의 인산나트륨을 요구하는 것으로 해석하였다. 폐쇄형 전환어, 명세서 및 출원경과가 그 해석을 뒷받침하였다. 그 제한 문구가 축소 보정으로 도입되었으므로, 출원경과금반언은 Norian의 균등론 주장도 배제하였다. Id. at 1357, 1359-63.

동일한 주의는 특정 성분이 존재하지 않는다는 주장에도 적용된다. 이와 관련된 폐쇄성 판결인 Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd., 133 F.4th 1359 (Fed. Cir. 2025)에서 특허권자는 청구항 전체에 적용되는 “consisting of”(“~로 이루어진”) 문구를 채택하고, 프로필렌글리콜의 부재를 근거로 선행기술과 구별하였다. 이러한 선택은 프로필렌글리콜을 포함하는 피고의 제형을 배제하는 해석을 뒷받침하였다. Id. at 1363-70. Azurity는 주로 마쿠쉬 그룹을 다룬 사건은 아니지만, 폐쇄형 문구와 출원심사 중의 주장이 결합되어 지속적인 권리범위 배제(disclaimer)를 초래할 수 있음을 보여준다.

따라서 출원인은 특허성을 확보하기 위해 그러한 배제가 필요하고 상업적으로도 수용 가능한 경우가 아니라면, 어떤 선택요소, 혼합물 또는 추가 성분이 예외 없이 배제된다고 표현하는 것을 피하여야 한다. 범위를 좁히는 보정은 등록을 이끌어낼 수 있지만, 동시에 청구항 해석이나 균등론으로는 메울 수 없는 침해 주장상의 공백을 만들 수 있다.

Chowdhury의 더 넓은 의의

Chowdhury의 직접적인 중요성은 생명공학과 진단 분야에서 두드러진다. 이 분야에서 가장 유용한 청구된 부류는 동일한 생물학적 활성이 아니라 공통된 지표 역할에 의해 정의될 수 있다. 바이오마커들은 서로 다른 경로와 연관되어 있으면서도 청구된 진단 또는 치료 결정을 위한 상호대체 가능한 입력으로 기능할 수 있다. 핵산 서열들은 서로 다르더라도 일관된 반응 시그니처에 속할 수 있다. 결합제들은 세부 구조가 서로 다르면서도 청구된 동일한 검출 기능을 수행할 수 있다.

이 원칙은 생명과학 이외의 분야에도 확장될 수 있다. 센서 방식들은 물리적으로 서로 다르면서도 각각 제어 방법에 필요한 측정값을 생성할 수 있다. 기계학습 특징량 또는 분류기들은 계산 방식이 서로 다르면서도 각각 청구된 동일한 의사결정 입력을 제공할 수 있다. 대체 재료들은 조성이 서로 다르면서도 동일한 청구항상의 기계적 또는 열적 기준을 충족할 수 있다. 그러나 어느 경우이든 명세서는 그 부류를 정의하고 그 구성원들을 청구된 결과와 연결하는 역할을 충실히 수행하여야 한다.

이것이 Chowdhury를 가장 타당하게 이해하는 방식이다. 이 판결은 기술적 일체성을 단순한 기능적 목표로 대체하지 않는다. 대신 발명에서 선택요소들이 사용되는 수준에서 USPTO가 일체성을 평가하도록 요구한다. 청구된 miRNA들이 하나의 그룹으로 묶인 이유는 모든 miRNA가 일반적으로 유사해서도 아니고, 출원인이 단순히 선택요소라고 명명해서도 아니다. 명세서가 특정한 방사선 반응성 하위속(subgenus)을 식별하고, 그 구성원들을 정량화하는 방법을 설명하며, 각 구성원을 동일한 치료 평가 관계에서 사용하였기 때문에 하나의 그룹으로 묶인 것이다.

결론

마쿠쉬 실무는 서로 관련된 두 가지 질문을 제기한다. 첫째, 선택요소들이 적절한 그룹을 형성하는가이다. Ex parte Chowdhury를 Harnisch, Jones 및 Driscoll과 함께 읽으면, 구조적 유사성, 공통 용도 및 상호대체 가능성은 청구항의 문맥에서 평가되어야 한다는 점을 알 수 있다. 선택요소들이 청구항에서 수행하는 역할과 무관한 차이가 그 기술적 일체성을 가려서는 안 된다.

둘째, 마쿠쉬 형식을 사용함으로써 어떠한 결과가 뒤따르는가이다. Abbott, Multilayer Stretch, Amgen, Shire, Fresenius, Eli Lilly 및 Maxell은 몇 마디 문구만으로도 청구항이 열거되지 않은 종을 배제하는지, 혼합물이나 추가 성분을 허용하는지, 선행기술을 극복하는지 또는 피고 제품까지 포섭하는지가 결정될 수 있음을 보여준다. 출원심사 중의 보정과 주장은 그러한 결과를 영구화할 수 있다.

실무적 교훈은 명확하다. 명세서에서 선택요소들의 기술적 일체성을 정의하고, 그룹 전체에 대한 서면기재 요건 및 실시가능요건의 뒷받침을 별도로 확인하며, 의도한 청구항의 폐쇄성을 명시하고, 각 구성원을 선행기술 및 상업적 실시형태와 대조하여 검토하여야 한다. 마쿠쉬 문구는 간결하지만, 그 법적 효과까지 단순한 것은 아니다.