한국과 미국의 특허권 존속기간 구제: 특허청 지연과 규제 지연의 구별

요약: 이 글은 한국과 미국의 특허권 존속기간 구제를 “연장”이라는 공통된 약칭이 아니라 상실된 기간의 법적 근거에 따라 분석해야 한다고 설명한다. 미국에서는 35 U.S.C. § 154에 따른 특허존속기간 조정(patent term adjustment, PTA)이 특허청 지연을 보상하는 반면, 35 U.S.C. § 156에 따른 특허존속기간 연장(patent term extension, PTE)은 규제 심사 지연을 보상한다. 한국에도 이와 비교할 수 있으나 별개의 제도가 있다. 제92조의2는 특허등록 지연을 다루고, 제89조는 특정 제품, 특히 신물질 의약품 및 요건을 충족하는 농약에 관하여 규제허가 등을 받아야 하는 필요성 때문에 발생한 지연을 다룬다. 이 글은 이러한 제도들이 적격성, 산정방식, 신청기한, 특허 선택 규칙, 추가 기간 동안 행사할 수 있는 권리 범위에서 서로 다르다는 점을 강조한다. 핵심적인 실무상 경고는, 국경을 넘는 사건을 다루는 대리인이 미국의 PTA/PTE 개념이 한국법에 깔끔하게 대응한다고 가정해서는 안 된다는 것이다. 대신 추가되는 각 날짜의 법적 근거를 특정하고, 올바른 기산 사건을 기한 관리하며, 관할별 산정 규칙을 적용하고, 연장된 권리가 통상의 청구항 범위를 유지하는지 아니면 승인된 제품 또는 용도에 한정되는지를 판단해야 한다.

I. 서론

국경을 넘는 특허권 존속기간 검토는 흔히 번역 문제에서 시작된다. 미국 대리인은 “extension”이라는 말을 들으면 35 U.S.C. § 156을 떠올린다. 한국 대리인은 한국의 두 가지 존속기간 회복 제도 모두에 대해 같은 영어 표현을 사용할 수 있다. 그러한 약칭은 조언의 결론이 그 표현에 좌우되기 전까지는 별문제가 없다. 그러나 잘못 분류하면 한국의 신청기한을 놓치거나, 기간을 잘못 계산하거나, 규제 연장의 대상 특허를 잘못 선택하거나, 통상의 존속기간 만료 후에도 행사 가능한 권리를 과대평가할 수 있다.

비교법적 요점은 단순한 용어 문제가 아니다. 양 제도 모두에서 상실된 기간의 원인이 적격성, 산정방식, 신청 절차 및 추가 기간 동안의 특허권 행사 범위를 결정한다.

연방순회항소법원의 In re Cellect, LLC 판결은, 이 글이 자명성형 이중특허(obviousness-type double patenting)를 다루기 때문이 아니라 그 방법론 때문에 유용하다. 법원은 PTA와 PTE가 모두 정부 지연으로 상실된 기간을 회복한다는 이유만으로 두 제도를 같은 방식으로 취급하려는 시도를 배척하면서, 이를 “서로 다른 법률을 하나로 억지로 밀어 넣으려는 정당화되지 않은 시도”라고 표현했다. In re Cellect, LLC, 81 F.4th 1216, 1226-27 (Fed. Cir. 2023), cert. denied, 145 S. Ct. 153 (2024). 그 분석은 법률 구조에서 출발했다. 즉, § 154와 § 156은 서로 다른 사건을 다루고 서로 다른 제한을 부과한다. Id. at 1226-28. 이것이 미국법과 한국법을 비교할 때에도 올바른 방법이다.

한국법은 두 제도 모두에 대해 “연장”이라는 표현을 사용한다. 한국 특허법 제89조는 규제상 허가 또는 등록에 기초한 연장(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장)을 다룬다. 제92조의2는 특허등록 지연에 기초한 연장(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장)을 다룬다. Patent Act, Act No. 950, Dec. 31, 1961, amended by Act No. 21,134, Nov. 11, 2025, arts. 89, 92-2 (S. Kor.) [이하 “한국 특허법”]. 편의상 전자를 “한국형 PTE”, 후자를 “한국형 PTA”라고 부를 수 있다. 그러나 그러한 비유가 한국의 법문을 대체하지 않는 경우에만 안전하다.

II. 미국법의 기준점: 명칭이 아니라 법률 구조

A. § 154(b)에 따른 PTA

PTA는 특정 미국 특허출원의 심사와 연결된다. § 154(b)는 USPTO의 특정 응답 지연, 3년을 초과하는 출원 계속기간, 그리고 파생절차, 비밀유지명령 및 성공적인 불복심사와 관련된 일정한 지연에 대해 일수를 부여한다. 중복되는 기간은 이중으로 계산되지 않으며, 출원인 지연은 부여 일수를 감소시킨다. 35 U.S.C. § 154(b)(1)-(2).

절차는 특허발행에 통합되어 있다. USPTO는 PTA를 산정하고 늦어도 특허 발행일까지 그 결정을 통지한다. 이후 출원인은 재검토를 요청할 수 있다. Id. § 154(b)(3)(B). 미국 대리인의 실무상 부담은 특허청의 산정을 감사하는 것이지, 발행 후 최초의 회복 신청을 특정하여 제출하는 것이 아니다.

법문은 PTA가 독자적인 법정 제도인 이유도 보여준다. 예를 들어 § 154(b)(2)(B)는 PTA가 포기된(disclaimed) 날짜를 넘어 특허를 연장하는 것을 명시적으로 금지한다. Cellect는 이러한 선택을 의회가 PTA와 PTE를 동일하게 작동시키려 하지 않았다는 증거로 보았다. 81 F.4th at 1226-28. 그 이후의 법리적 맥락이 무엇이든, 해석상의 교훈은 분명하다. 두 법률이 일수를 더한다는 사실만으로 그 추가 일수가 법적으로 서로 대체 가능해지는 것은 아니다.

B. § 156에 따른 PTE

PTE는 승인된 제품과 그 규제 이력을 중심으로 구성된다. 특허가 적격할 수 있는 경우는, 특허가 적격 제품, 그 제품의 사용방법 또는 그 제품의 제조방법을 청구하고, 해당 제품이 적격한 규제 심사기간을 거쳤으며, 나머지 법정 요건이 충족되는 경우이다. 대상에는 의약품 및 생물학적 제제, 의료기기, 식품첨가물, 색소첨가물이 포함된다. 35 U.S.C. § 156(a), (f)-(g).

연장기간은 단순히 경과한 심사기간이 아니다. § 156은 신청인이 상당한 주의를 다하지 않은 기간을 공제하고, 일반적으로 특정 시험기간의 절반만을 인정한다. PTE는 5년을 초과할 수 없으며, 승인 후 합산 존속기간은 일반적으로 14년을 초과할 수 없다. 동일 제품에 대한 동일한 규제 심사기간에 대해 연장될 수 있는 특허는 하나뿐이다. Id. § 156(c)(1)-(4), (g)(6).

신청 및 효력 규정도 제품 특정적 설계를 강화한다. 통상적인 PTE 신청은 일반적으로 상업적 판매 또는 사용 허가 후 60일 이내에 제출되어야 한다. Id. § 156(d)(1). 연장은 PTA를 명시적으로 포함하는 특허의 원래 만료일로부터 진행되며, 연장기간 동안의 권리는 청구항 유형 및 승인된 제품 또는 용도에 의해 제한된다. Id. § 156(a)-(b). 따라서 § 156은 PTA로 가는 두 번째 경로가 아니라, 특정 규제 승인에 결부된 별개의 제도적 교환이다.

III. 한국의 규제승인 연장: PTE에 해당하는 유사 제도

A. 제89조는 넓지만, 시행령이 관문 역할을 한다

제89조는 특허발명을 실시하기 위해 다른 법률에 따른 허가, 승인, 등록 또는 이에 준하는 정부 행위가 필요하고, 효능ㆍ안전성 등에 관한 시험이 필요하여 그 행위를 받는 데 상당한 시간이 걸리는 경우 연장을 허용한다. 보상 가능한 기간은 허가 등을 받은 자에게 책임 있는 지연을 제외하고 발명을 실시할 수 없었던 기간이다. 한국 특허법 제89조 제1항-제2항.

제89조만 읽으면 그 범위는 넓어 보인다. 그러나 실무에서는 시행령이 결정적인 적격성 필터를 제공한다. 시행령상 주요 대상은 다음과 같다.

• “신물질”을 유효성분으로 하여 제조된 최초 허가 의약품(특정 마약 및 향정신성 의약품 포함) 및

• 신물질을 사용하여 제조된 최초 등록 농약 또는 농약 원제.

시행령은 약리학적으로 활성을 가지는 부분의 화학구조상 신규성을 기준으로 신물질을 정의한다. Enforcement Decree of the Patent Act, Presidential Decree No. 35,809, Oct. 1, 2025, art. 7(1) (S. Kor.) [이하 “한국 특허법 시행령”].

이처럼 더 좁은 위임입법상의 정의가 미국-한국 비교가 가장 자주 무너지는 지점이다. 현행 한국법에는 § 156이 의료기기, 식품첨가물 또는 색소첨가물을 명시적으로 취급하는 것과 직접 대응하는 제도가 없다. 따라서 유리한 미국 PTE 적격성 분석은 한국에 대한 답이 아니라, 한국에서 검토해야 할 질문을 만들어낼 뿐이다.

B. 산정방식과 2025년 포트폴리오 선택

한국은 발명을 실시할 수 없었던 적격기간에서 출발하여 허가 등을 받은 자에게 책임 있는 지연을 공제한다. 법은 5년을 상한으로 하나의 규제 연장을 허용한다. 한국 특허법 제89조 제1항-제2항. 두 제도가 이제 유사한 외부 한계를 공유한다고 하더라도, 이 산정방식은 § 156에서 사용하는 다단계 공식이 아니다.

2025년 7월 22일 시행된 개정은 승인 후 14년이라는 상한을 추가했다. 연장된 만료일은 관련 승인일로부터 14년을 초과할 수 없다. 한국 특허법 제89조 제1항; Act No. 20,700, Jan. 21, 2025, art. 89 & supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.). 5년 상한과 14년 상한은 독립적으로 작동하며, 더 짧은 기간이 지배한다.

같은 개정은 특허 선택을 단순한 산술 문제가 아니라 포트폴리오 선택 문제로 바꾸었다. 동일한 승인에 관련된 특허가 둘 이상이면 신청인은 그중 하나를 연장 대상으로 선택해야 한다. 동일 승인에 대해 여러 특허에 관한 신청이 계속 중인 경우에는 어느 특허도 연장될 수 없다. 한국 특허법 제90조 제7항. 포기, 무효, 취하 또는 최종 거절된 신청은 이 목적상 제출되지 않은 것으로 본다. Id. art. 90(8).

새 규칙은 2025년 7월 22일 후에 받은 승인에 기초한 연장신청에 적용된다. Act No. 20,700, supp. provs. arts. 1-2 (S. Kor.). 따라서 승인일이 경과규정 분석을 지배한다. 해당 승인에 관해서는, 대리인이 복수 신청을 임시 수단으로 사용한 뒤 나중에 포트폴리오를 정리하는 것이 아니라, 신청 전에 어느 특허를 연장할지 결정해야 한다.

최선의 후보는 반드시 명목상 가장 많은 일수를 가져오는 특허가 아니다. 선택은 승인된 제품 및 용도에 대한 청구항 커버리지, 유효성 리스크, 남아 있는 비연장 존속기간, 이미 취득한 제92조의2 연장, 14년 상한, 예상되는 제네릭 설계회피, 그리고 제95조에 따른 더 좁은 권리 효력을 고려해야 한다.

C. 신청 절차: 기한은 권리의 일부이다

제89조 신청은 적격 승인 후 3개월 이내에 제출해야 하며, 특허가 기존 존속기간의 마지막 6개월에 들어간 뒤에는 제출할 수 없다. 신청서에는 특허와 청구항, 신청하는 기간, 근거로 삼는 승인, 그리고 그 근거와 증거를 특정해야 한다. 공유자가 있는 경우에는 모든 공유자가 공동으로 신청해야 한다. 한국 특허법 제90조 제1항-제3항.

이러한 요건은 미국 신청 일정과 조화시킬 수 있는 단순한 행정 세부사항이 아니다. 한국의 기간은 § 156(d)(1)에 따른 통상적 60일이 아니라 3개월이며, 한국은 여기에 마지막 6개월 진입 후 신청 금지까지 추가한다. 미국 PTE 분석이 끝날 때까지 기다렸다가 한국 파일을 여는 국경 간 절차는 순서가 크게 잘못된 것이다.

D. 제95조와 솔리페나신의 상업적 의미

제95조는 연장된 한국 권리의 효력을, 승인 대상과 관련하여 특허발명을 실시하는 행위로 제한한다. 승인에서 용도를 특정한 경우, 연장된 권리는 승인된 용도에 사용되는 그 대상에 한정된다. 한국 특허법 제95조. 청구항 자체가 다시 작성되는 것은 아니다. 오히려 추가 기간 동안 특허의 법적 효력이 좁아진다.

“대상”을 문자 그대로 읽으면 승인된 규제 품목과 정확히 일치해야 한다는 의미처럼 보일 수 있다. 한국 대법원은 솔리페나신 사건에서 그러한 형식주의를 배척했다. 승인 제품은 숙신산 솔리페나신을 사용했지만, 피고 제품은 푸마르산 솔리페나신을 사용했다. 대법원은 통상의 기술자가 대체 염을 쉽게 선택할 수 있고, 유효성분, 치료효과 및 용도가 실질적으로 동일한 경우 피고 제품이 연장된 권리 범위에 포함될 수 있다고 판시했다. Supreme Court [S. Ct.], Jan. 17, 2019, 2017Da245798 (S. Kor.).

이 판결은 적어도 일부 염 변경 전략에 대해 실질적인 저지력을 보존한다는 점에서 상업적으로 중요하다. 동시에 과도하게 읽지 않는 것도 그만큼 중요하다. 솔리페나신 판결은 연장기간 동안 특허의 통상적인 청구항 범위를 완전히 회복시키지 않는다. 그 판결은 제95조에 서류상 표시에만 묶이지 않는 기능적 범위를 부여한다. 올바른 분석은 한국법상 분석이다. 즉, 피고 제품이 대법원이 제시한 요소들에 비추어 승인 대상 및 용도와 충분한 관련성을 계속 유지하는지 여부가 문제이다. § 156상의 미국 “approved product” 개념을 대체물로 가져와서는 안 된다.

IV. 한국의 등록지연 연장: PTA에 해당하는 유사 제도

제92조의2 제도는 규제 연장보다 법리적으로는 덜 이례적이지만, 실무 운영상으로는 더 위험한 경우가 많다. 미국 시스템은 USPTO가 특허발행 시 PTA 수치를 제공하는 데 익숙하다. 한국에서는 특허권자가 권리 발생 가능성을 인식하고 그에 따라 행동해야 한다.

A. 4년/3년 백스톱

제92조의2는 설정등록이 다음 중 늦은 날보다 늦게 이루어진 경우 연장을 허용한다.

• 특허출원일부터 4년 또는

• 심사청구일부터 3년.

잠재적으로 보상 가능한 기간은 그 늦은 날 이후부터 시작한다. 한국 특허법 제92조의2 제1항.

이는 후단의 계속기간 기준이지, 미국의 A-, B- 및 C-지연 범주를 한국식으로 재현한 것이 아니다. 한국법은 각 특허청 통지, 응답, 특허발행, 비밀유지명령 또는 항소 기준이 충족되지 않았다는 이유로 별도의 일수를 부여하지 않는다. 따라서 하나의 심사기록이 한 나라에서는 구제를 낳고 다른 나라에서는 아무 구제도 낳지 않을 수 있는데, 이는 모순이 아니다. 법률이 서로 다른 질문을 하고 있기 때문이다.

제92조의2에는 고정된 5년 또는 14년 상한이 없다. 연장은 출원인에게 책임 있는 기간을 공제한 후의 적격 지연기간에 대응한다. Id. art. 92-2(1)-(3).

B. 출원인 지연과 패밀리별 시계

출원인에게 책임 있는 기간은 제외되며, 중복되는 출원인 지연기간은 실제 출원인 책임 지연을 초과하여 공제될 수 없다. Id. art. 92-2(2). 시행령은 제외되는 기간을 열거한다. 여기에는 출원인이 요청한 기간연장, 지연되거나 흠 있는 절차행위, 일정한 응답기간 및 지연 제출, 절차 중단과 불복, 그리고 특허결정 후 특허료 납부 지연 등이 포함된다. 한국 특허법 시행령 제7조의2. § 154(b)(2)(C)에 따른 미국 규칙은 이 목록을 대신할 수 없다.

출원일 규칙도 패밀리 단위의 흔한 단축법을 무너뜨린다. 분할출원에 대해서는, 그 분할출원이 다른 실체적 목적상 원출원의 출원일을 받을 수 있더라도, 4년 산정에 사용되는 날짜는 분할출원 자체가 출원된 날이다. 변경출원 및 특정 PCT 유래 출원에는 별도 규칙이 적용된다. 한국 특허법 제92조의2 제4항.

포트폴리오 관리에서 이는 기술적 각주가 아니다. 각 한국 패밀리 구성원은 자신만의 제92조의2 시계를 가져야 한다. 가장 이른 패밀리 출원일만 저장하는 도켓은 연장 권리를 신뢰성 있게 식별할 수 없다.

C. 특허권자가 신청해야 한다

특허권자는 설정등록일부터 3개월 이내에 별도의 연장등록신청을 해야 한다. 신청서에는 신청기간과 그 근거가 기재되어야 하며, 공유자가 있는 경우에는 모든 공유자가 공동으로 신청해야 한다. 한국 특허법 제92조의3 제1항-제3항.

이 점이 통상적인 미국 PTA 실무와 가장 중대한 업무흐름상의 차이이다. § 154(b)(3)(B)는 USPTO가 발행일까지 최초 결정을 하고 이를 통지하도록 하며, 이후 재검토 절차가 가능하다. 한국은 첫 조치를 특허권자에게 둔다. 따라서 등록은, 그 특허가 규제 제품과 아무 관련이 없는 경우에도, 즉각적인 산정, 출원인 지연 검토 및 신청 여부 결정을 촉발해야 한다.

D. 연장의 효력

제95조의 제품 및 용도 제한은 제90조에 따라 추진되는 규제 연장에 명시적으로 결부되어 있다. 이는 제92조의2부터 제92조의5까지의 등록지연 연장에는 적용되지 않는다. 한국 특허법 제92조의2-제92조의5와 제95조를 비교하라.

법문상 제92조의2 연장은 조정된 만료일까지 특허의 통상적인 청구항 범위를 그대로 이월한다. 한국에서 “연장”이라는 표현을 사용한다는 점보다도, 바로 이 특징이 제92조의2를 미국 PTA에 기능적으로 대응하는 제도로 만든다.

V. 한국의 두 제도는 어떻게 맞물리는가

한국법은 하나의 특허가 두 형태의 구제를 모두 받을 수 있음을 명시적으로 예정한다. 제92조의5에 따라 등록지연 연장이 등록된 경우, 제89조는 그 연장된 날짜를 규제 연장이 더해지는 기준일로 사용하되, 제89조의 5년 최대기간 및 승인 후 14년 상한을 적용한다. 한국 특허법 제89조 제1항. § 156(a)도 미국 PTE에서 만료일을 § 154(b)에 따른 PTA를 포함하는 것으로 정의함으로써 같은 순서 개념을 사용한다.

따라서 실무기록은 단일한 “연장 만료일” 이상의 정보를 보여주어야 한다. 기본 존속기간, 제92조의2 연장, 제89조 연장, 후자를 뒷받침하는 승인, 그리고 제95조의 권리범위 제한을 특정해야 한다. 이러한 필드가 없으면 날짜는 숫자상으로는 맞아도 법적으로는 오해를 낳을 수 있다.

VI. 비교 요약

표 1. 특허청 지연에 대한 구제

쟁점	미국: PTA	한국: 등록지연 연장
법적 근거	35 U.S.C. § 154(b)	한국 특허법 제92조의2-제92조의5
발동 요건	적격한 USPTO 심사 지연	출원일부터 4년 또는 심사청구일부터 3년 중 늦은 날 이후의 등록
산정방식	법정 지연 범주에서 중복기간 및 출원인 지연을 공제	4년/3년 기준 이후의 지연에서 출원인에게 책임 있는 기간을 공제
최초 절차	USPTO가 발행 시까지 PTA를 결정	특허권자가 별도 신청을 해야 함
주요 기한	USPTO 결정 후 재검토 요청	설정등록일부터 3개월 이내
고정 상한	일반적인 고정 상한 없음	명시된 고정 상한 없음
추가 기간 중 효력	통상적인 청구항 범위	통상적인 청구항 범위
주요 실무 리스크	USPTO 산정을 감사하지 않는 것	구제가 자동이라고 가정하거나 하나의 패밀리 단위 시계만 사용하는 것

참조: 35 U.S.C. § 154(b); 한국 특허법 제92조의2-제92조의5.

표 2. 규제 지연에 대한 구제

쟁점	미국: PTE	한국: 규제 연장
법적 근거	35 U.S.C. § 156	한국 특허법 제89조-제92조, 제95조
적격 대상	법률상 정의된 의약품 및 생물학적 제제, 의료기기, 식품첨가물, 색소첨가물 및 관련 방법	시행령으로 정의되는 신물질 의약품(특정 마약 또는 향정신성 의약품 포함), 요건을 충족하는 농약 또는 농약 원제
보상기간	상당한 주의 및 시험기간 규칙이 적용되는 법정 규제 심사기간	발명을 실시할 수 없었던 기간에서 허가 등을 받은 자에게 책임 있는 지연을 제외한 기간
최대기간	5년; 일반적으로 승인 후 14년 상한 적용	5년; 현행 규칙상 승인 후 14년 상한 적용
특허 선택	제품에 대한 하나의 규제 심사기간당 하나의 특허	현행 규칙상 하나의 승인당 하나의 특허
주요 신청기한	일반적으로 승인 후 60일 이내	승인 후 3개월 이내; 기존 존속기간의 마지막 6개월 진입 후 신청 불가
추가 기간 중 효력	§ 156(b)에 따라 청구항 유형 및 승인된 제품 또는 용도로 제한	제95조에 따라 승인 대상 및 해당되는 경우 승인된 용도로 제한되며, 한국법에 따라 해석됨
특허청 지연 구제와의 관계	PTA를 포함한 만료일로부터 진행	등록된 제92조의2 연장이 있으면 그 만료일로부터 진행
주요 실무 리스크	규제 심사기간을 곧 연장기간으로 취급하는 것	미국 적격성이 그대로 적용된다고 가정하거나 하나의 특허 선택 전에 신청하는 것

참조: 35 U.S.C. § 156; 한국 특허법 제89조-제90조, 제95조; 한국 특허법 시행령 제7조.

VII. 결론

미국식 용어는 법률상 차이를 지우는 것이 아니라 보존할 때에만 유용하다. 제89조는 한국형 PTE 유사 제도라고, 제92조의2는 한국형 PTA 유사 제도라고 부를 수 있다. 그러나 조언은 차용된 명칭이 아니라 한국의 조문에 맞추어져야 한다.

실무상 원칙은 간단하다. 추가되는 모든 날짜의 법적 근거를 특정하고, 신청기간을 시작시키는 사건을 기한 관리하며, 올바른 관할의 규칙에 따라 산정하고, 추가 기간 동안 통상적인 청구항 범위가 존속하는지 또는 승인에 한정된 권리가 존속하는지를 명시해야 한다. 이러한 접근은 “특허존속기간 연장”이라는 하나의 범주보다 덜 우아할 수 있다. 그러나 피할 수 있는 오류를 만들 가능성이 가장 낮은 접근이다.