정보공개진술서출원부터 특허 발행까지

요약

적절한 정보공개진술서(Information Disclosure Statement, IDS) 실무를 위해서는, 알고 있는 중요한 정보 중 이미 기록에 있는 정보와 실질적으로 중복되지 않는 정보를 공개할 의무와 심사관의 검토를 받기 위한 절차적 요건을 함께 충족해야 한다. 37 C.F.R. §§ 1.56, 1.97–1.98 (2026). 이 글은 심사 단계, 확인 진술의 요건, 제출 내용 및 적용 수수료가 출원부터 특허 발행까지의 정보공개 판단에 어떠한 영향을 미치는지 살펴본다. 관련 출원에서는 특히 주의가 필요하다. A사가 유사한 기술에 관한 출원 X와 Y의 심사 절차를 진행하는 경우, Y에서 인용된 문헌과 심사관의 논거가 X에 중요한지 평가해야 한다. 출원들이 동일한 자에게 귀속된다는 이유만으로 모든 문헌이 자동으로 중요한 정보가 되는 것은 아니다. 그러나 다른 심사관이 실질적으로 유사한 청구항을 거절한 사실은 그 기초가 된 문헌과 별개로, 그 자체가 공개를 요하는 정보가 될 수 있다. Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1367–69 (Fed. Cir. 2003). 또한 이 글은 특허허여 후의 제출 방법, 계속심사청구, Quick Path Information Disclosure Statement 프로그램 및 특허존속기간 조정에 관한 별도의 규칙을 설명한다. 따라서 적절한 포트폴리오 관리를 위해서는 출원 담당팀 간의 신속한 소통, 문헌 및 통지 이력의 정확한 관리, 출원별 정보공개 판단, 그리고 제출한 정보가 실제로 검토되었는지에 대한 확인이 필요하다. 이러한 실무는 절차상 선택지를 확보하고 비용을 관리하며 정보공개 지연으로 인한 영향을 줄이는 데 도움이 된다.

I 심사 후반에 발견된 문헌의 문제

A사가 미국 특허출원 X에 대한 특허허여통지서를 받았다. 특허 발행료(issue fee)를 납부하기 전에, 특허 담당팀은 유사한 기술에 관한 출원 Y의 심사통지서(Office action)를 받는다. Y의 심사관은 X에서 허여된 청구항에도 포함된 특징을 거절하기 위해 문헌 R에 의존한다. Y에서 R을 공개한 것으로 충분한가? X에 대한 특허허여 결정으로 답이 달라지는가? 대리인은 단순히 정보공개진술서를 제출하고 수수료를 납부하면 되는가?

이러한 질문에 답하려면 정보의 중요성, 해당 정보의 이력 및 X의 절차적 상태를 종합적으로 분석해야 한다. 실체적인 공개 의무는 규칙 56에 따라 발생하지만, 정보공개진술서, 즉 IDS를 통해 검토를 받으려면 별도의 제출 및 내용 요건을 준수해야 한다. See 37 C.F.R. §§ 1.56, 1.97–1.98 (2026). 이 글은 미국의 일반적인 발명특허출원(utility application)을 대상으로, 관련 출원으로 인해 발생하는 추가적인 복잡성도 포함하여 최초 심사부터 특허 발행까지의 문제를 살펴본다.

II 공개 의무와 심사관 검토의 관계

규칙 56은 특허성 판단에 중요한 것으로 알고 있는 정보를 공개할 의무를 포함하여, 정직하고 성실하게 행동할 의무를 부과한다. 이 규칙의 중요성 기준은 이미 기록에 있는 정보와 실질적으로 중복되지 않는 정보로서, 단독으로 또는 다른 정보와 결합하여 특허성이 없다는 일응의 입증을 성립시키거나, 특허성 부정 주장에 반박하거나 특허성을 주장하는 출원인의 입장을 반박하거나 그와 모순되는 정보를 대상으로 한다. 이 의무는 계류 중인 각 청구항에 대하여 해당 청구항이 삭제되거나 심사 대상에서 철회될 때까지, 또는 출원이 포기 상태가 될 때까지 계속된다. 출원이 계류 중인 한 특허허여 결정만으로 이 의무가 종료되지 않는다. 37 C.F.R. § 1.56(a)–(b) (2026).

이 의무는 출원에 기재된 각 발명자, 출원의 작성 또는 심사 절차를 담당하는 각 변호사나 특허대리인, 그리고 출원의 작성 또는 심사 절차에 실질적으로 관여하면서 발명자, 출원인, 양수인 또는 출원을 양도받을 권리가 있는 자와 관계가 있는 그 밖의 모든 사람에게 적용된다. 이러한 사람들을 특정하는 것은 정보공개뿐만 아니라 그 정보를 언제 알게 되었는지에 관한 추후 확인 진술에도 중요하다. 37 C.F.R. § 1.56(c) (2026).

규칙 준수 여부는 추후 소송에서 제기되는 불공정 행위(inequitable conduct)의 항변과도 구별해야 한다. Therasense 판결은 기만하려는 구체적인 의도와, 원칙적으로 해당 정보가 공개되었더라면 특허가 허여되지 않았을 것이라는 중요성(but-for materiality)을 각각 별도로 입증하도록 요구한다. 다만 적극적이고 극히 중대한 부정행위에는 예외가 인정된다. 공개 누락이 곧바로 불공정 행위를 성립시키는 것은 아니며, 소송상의 기준이 실무자가 심사 과정에서 적용해야 하는 공개 규칙을 대체하지도 않는다. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276, 1290–95 (Fed. Cir. 2011) (en banc).

IDS는 정보를 심사관에게 제시하는 절차적 수단이다. IDS를 제출한다고 해서 조사를 수행하였음을 표시하거나 인용한 정보가 중요하다고 인정하는 것은 아니다. 반대로 적용 요건을 충족하지 못한 IDS는 검토되지 않은 채 출원 기록에 남을 수 있다. 37 C.F.R. § 1.97(g)–(i) (2026). 따라서 신뢰할 수 있는 실무를 위해서는 어떤 정보를 공개해야 하는지, 그리고 어떤 방식으로 제출해야 그 정보에 대한 검토를 받을 수 있는지라는 두 가지 질문을 검토해야 한다.

III 제출 기간의 선택

제1.97조는 심사 절차가 진행될수록 점차 더 엄격한 요건을 적용하는 제출 경로를 정하고 있다. 일반적인 발명특허출원의 주요 제출 기간은 다음 표와 같다. 모든 경로에서 내용 요건을 충족해야 하며, 해당하는 경우 건수에 따른 수수료를 납부해야 한다. 37 C.F.R. § 1.97(a)–(d) (2026).

제출 단계	제출 시기 진술 및 수수료
미국 출원 또는 국내단계 진입 후 3개월 이내, 또는 최초 실체심사 통지 전. RCE 후 최초 심사통지서 발송 전도 포함.	제1.97조(b)에 따라 둘 다 불필요
해당 초기 제출 기간이 지난 후부터 최종 심사통지서, 특허허여통지서 또는 심사 절차를 종결하는 기타 통지의 발송 전까지	제1.97조(c)에 따라 제1.97조(e)의 진술 또는 제출 시기 수수료 중 하나 필요
위 기간이 지난 후부터 특허 발행료 납부일 당일까지	제1.97조(d)에 따라 제1.97조(e)의 진술과 제출 시기 수수료 모두 필요

초기 제출 기간은 각각 독립적인 선택지로 작용한다. 실체심사 통지가 이례적으로 일찍 발송되더라도, 다른 요건을 충족하여 이용할 수 있는 3개월의 제출 기간이 사라지는 것은 아니다. 다만 계속심사청구(Request for Continued Examination, RCE)는 새로운 3개월의 기간을 부여하지 않는다. 다음 심사통지서가 신속하게 발송될 수 있으므로, 대리인은 통상 RCE와 함께 IDS를 제출해야 한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 609.04(b)(I) (9th ed., rev. 01.2024) [hereinafter MPEP].

기한을 관리할 때에는 실제 절차상 사건을 기록해야 한다. 제(c)항의 기간은 Ex parte Quayle 통지를 포함하여 심사 절차를 종결하는 통지의 발송일 전에 종료된다. 제(d)항의 경로는 해당 요건을 충족하는 경우 특허 발행료를 납부한 날까지 이용할 수 있으며, 실제 납부일은 납부기한보다 앞설 수 있다. 37 C.F.R. § 1.97(c)–(d) (2026); MPEP § 609.04(b)(II)–(III). 납부일 당일에 납부 시각보다 늦게 제출한 IDS도 여전히 통상적인 IDS 절차의 대상이다. 그날 Quick Path Information Disclosure Statement(QPIDS) 프로그램에 따라 제출하는 것은 시기상조이다. U.S. Pat. & Trademark Off., Frequently Asked Questions—QPIDS Program, question 12 (Jan. 19, 2025), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/qpids_faq.pdf [hereinafter QPIDS FAQ].

IDS 제출에는 제1.136조에 따른 기간 연장을 이용할 수 없다. 성실한 제출 시도에도 불구하고 부주의로 누락된 내용을 보완할 수 있는 제한적인 기회가, 일반적인 제출기한 연장을 허용하는 것은 아니다. 37 C.F.R. § 1.97(f) (2026); MPEP § 609.04(b)(VI).

IV 이용 가능한 확인 진술의 판단

제1.97조(e)가 허용하는 두 가지 확인 진술은 서로 다른 사실에 기초한다. 제(e)(1)항에 따르면 대상이 되는 각 정보는 대응 외국 출원에 관한 외국 특허청의 통지에서 직전 3개월 이내에 처음 인용되어야 한다. 제(e)(2)항에 따르면 대상이 되는 어느 정보도 대응 외국 출원에 관한 외국 특허청의 통지에서 과거 어느 시점에도 인용된 적이 없어야 한다. 또한 서명자는 합리적인 조사를 한 후, 규칙 56의 의무 대상자 중 누구라도 IDS 제출일보다 3개월을 초과하여 이전부터 알고 있던 정보가 있다는 사실을 알고 있지 않아야 한다. 37 C.F.R. § 1.97(e)(1)–(2) (2026).

외국 특허청 통지에 기초한 경로에서는 통지서의 날짜가 기준이 된다. 날짜가 두 개 기재되어 있다면 발송일을 사용한다. 대리인이 나중에 수령하였거나 같은 정보가 다시 인용되었다고 해서 기간이 새로 시작되지는 않는다. 개인이 그 전에 문헌을 알고 있었다는 사실만으로 이 경로를 이용할 수 없게 되는 것은 아니다. 이 규정의 적용상 미국을 지정한 PCT 출원은 대응 외국 출원에 해당하지 않는다. MPEP § 609.04(b)(V).

정보를 알게 된 시점에 기초한 경로에서는 “어제 받았다”는 답만으로 충분하지 않다. 대리인은 관련자들이 해당 정보를 언제 알게 되었는지 합리적인 조사를 해야 한다. 마찬가지로 오늘 문헌의 중요성을 인식했다고 해서 그 문헌을 처음 알게 된 날이 반드시 오늘인 것은 아니다. 예를 들어 발명자가 6개월 전 X의 작성 과정에서 R을 제공하였다면, Y에서 새로 거절이 이루어졌더라도 일반적으로 X에서 R에 관한 인지 기간이 새로 시작되지는 않는다. See 37 C.F.R. § 1.97(e)(2) (2026); MPEP § 609.04(b)(V).

서로 다른 확인 진술의 대상인 정보를 함께 제출할 때에는 항목별로 주의를 기울여야 한다. IDS에서 각 허용된 진술이 어떤 항목에 적용되는지 지정할 수 있다. 한 집단의 정보에 대하여 정확한 진술이라도 그 요건을 충족하지 않는 다른 집단의 정보에 대한 근거로 사용할 수는 없다. MPEP § 609.04(b)(V). 새로 발송된 심사통지서와 그 기초가 된 오래된 문헌은 별도로 검토해야 한다. 각 항목에는 고유한 이력이 있으므로, 심사통지서의 날짜가 최근이라는 이유로 R에 관하여 부정확한 진술을 해서는 안 된다.

이 구별은 특허허여 후 결정적인 의미를 갖는다. 어느 진술도 할 수 없고 제(b)항의 제출 기간도 남아 있지 않다면, 제출 시기에 따른 수수료만으로는 제(d)항의 요건을 충족할 수 없다. RCE를 이용할 수 있는 발명특허출원의 경우, 필요한 제출서류 및 수수료를 갖춘 RCE로 심사를 재개하고 재개된 심사 과정에서 정보에 대한 검토를 받을 수 있다. See 37 C.F.R. §§ 1.97(d), 1.114 (2026); MPEP § 1308(I)(A).

V 두 가지 IDS 수수료의 계산

제1.17조(p)에 따른 제출 시기 수수료는 현재 감면을 받지 않는 출원인의 경우 미화 280달러, 소규모 주체(small entity)는 112달러, 초소규모 주체(micro entity)는 56달러이다. 이와 별개인 제1.17조(v)에 따른 건수 수수료(size fee)는 해당 출원에서 출원인이 제공한 정보 항목의 누적 건수에 따라 결정된다. 이 수수료에는 소규모 또는 초소규모 주체에 대한 감면이 적용되지 않는다. 37 C.F.R. § 1.17(p), (v) (2026).

누적 건수	IDS로 기준을 초과할 때의 건수 수수료
50건 이하	없음
51~100건	미화 200달러
101~200건	500달러에서 이전에 납부한 해당 건수 수수료 공제
200건 초과	800달러에서 이전에 납부한 해당 건수 수수료 공제

출처 37 C.F.R. § 1.17(v) (2026).

건수 수수료는 IDS 제출로 누적 건수가 기준을 초과할 때 발생하며, 같은 구간 내에서 후속 IDS를 제출할 때마다 다시 부과되는 것은 아니다. 따라서 48건에서 55건으로 증가하면 200달러가 발생한다. 95건에서 110건으로 증가하는 경우, 이전에 200달러를 납부하였다면 300달러를 추가로 납부해야 한다. 이 금액은 제출 시기 수수료와 별개이다. See 37 C.F.R. §§ 1.17(v), 1.97(a) (2026).

미국 특허상표청(USPTO)의 건수 계산 지침에 따르면 포트폴리오의 체계적인 관리는 비용 측면에서도 의미가 있다. 건수는 출원별로 계산하며, RCE로 초기화되지 않는다. 출원인이 동일한 정보를 중복하여 기재하면 일반적으로 다시 건수에 포함된다. 다만 요건 미준수 때문에 앞서 검토되지 않은 항목을 다시 제출하는 경우에는 예외가 있다. 모출원에서 인용된 정보는 출원인이 자출원에 다시 제출하지 않는 한, 자출원에서 출원인이 제공한 정보의 건수에 포함되지 않는다. U.S. Pat. & Trademark Off., Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion 4, questions 11–13, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/quick-reference-guide-to-the-information-disclosure-statement-ids.pdf (last visited Sept. 24, 2026) [hereinafter IDS Fee Guide].

이 요건은 오래된 출원을 포함하여 2025년 1월 19일 이후 제출되는 IDS에 적용된다. 그 전에 출원인이 제공한 항목도 누적 건수에 포함되지만, 시행일 전에 기준을 초과하였다는 사실만으로 소급하여 수수료가 발생하지는 않는다. Id. at 1, 4–5, questions 2, 4, 14–15. 예를 들어, 한 출원에 2025년 1월 19일 전에 출원인이 제공한 정보가 70건 있었고, 이후 제출한 IDS로 총건수가 110건이 되었다고 가정하자. 이전에 건수 수수료를 납부하지 않았다면 500달러 전액을 납부해야 하며, 200달러를 공제할 수 없다. IDS Fee Guide, supra, at 8, ex. 8. 따라서 사무소는 현재 문헌 목록의 길이로 금액을 추정하기보다 건수와 납부 이력을 모두 관리해야 한다.

VI 심사관이 검토할 수 있는 제출서류의 준비

기한 내에 제출한 IDS도 제1.98조를 충족해야 한다. 제출서류에는 적절한 형식의 문헌 목록, 각 문서에 맞는 식별정보 및 필요한 사본이 포함되어야 한다. 미국 특허와 공개된 미국 특허출원은 통상 USPTO가 요구하지 않는 한 사본을 제출할 필요가 없다. 그 밖의 사본 제출 예외는 심사관이 전자 데이터베이스에 접근할 수 있다는 이유로 추정하지 말고 규칙에 따라 확인해야 한다. 37 C.F.R. § 1.98(a)–(d) (2026).

영어가 아닌 정보에는 일반적으로 해당 정보를 가장 잘 아는 의무 대상자가 현재 이해하는 관련성에 대한 간결한 설명이 필요하다. 완전한 영어 번역문을 함께 제출하면 별도의 간결한 설명은 필요하지 않다. 문헌의 관련성을 나타내는 영어로 작성된 외국 조사보고서나 심사통지서로도 설명 요건을 충족할 수 있다. MPEP § 609.04(a)(III). 기존의 서면 영어 번역문을 의무 대상자가 소유, 보관 또는 관리하고 있거나 쉽게 입수할 수 있다면 이를 제출해야 한다. 이 규칙은 모든 외국어 문헌에 대하여 완전한 번역문 작성을 새로 의뢰하도록 일률적으로 요구하는 것은 아니다. 37 C.F.R. § 1.98(a)(3) (2026).

모든 IDS에는 적용되는 건수 수수료를 함께 납부한다는 내용 또는 건수 수수료가 필요하지 않다는 내용을 명확하게 밝힌 서면 확인 진술이 포함되어야 한다. 이 진술은 제1.97조(e)의 제출 시기에 관한 확인 진술과 별개이다. 예납계좌에서 수수료를 인출하도록 하는 일반적인 승인은 적용되는 특정 건수 수수료를 명확히 식별하지 않는 한 충분하지 않다. 37 C.F.R. § 1.98(a)(4) (2026); IDS Fee Guide, supra, at 2, questions 6–7.

제출 후에는 심사관의 검토 표시를 확인하고 미검토로 표시된 항목을 해결해야 한다. 제출 접수증은 서류의 접수를 입증하지만, 무엇이 검토되었는지는 심사관의 처리 내용으로 확인된다. See MPEP § 609.05. 특히 특허허여가 가까운 시점에는 다른 제출 기간이 종료되기 전에 내용상 하자를 시정해야 할 수 있으므로, 이러한 최종 확인이 유용하다.

VII A사의 다른 출원에서 인용된 문헌

X에서의 중요성과 관련자의 평가

A사의 출원 X와 Y로 돌아가 보자. 출원들이 동일한 자에게 귀속되고 대상 기술이 유사하다는 점은 함께 검토할 이유가 되지만, 어느 사정도 Y에서 인용된 모든 문헌을 X에 중요한 정보로 만드는 것은 아니다. R의 가르침을 X의 청구항 및 이미 기록에 있는 정보와 비교해야 한다. Y에서의 거절은 평가할 가치가 있는 자료이지, 이러한 청구항별 분석을 대신하는 것은 아니다. See Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1366–67 (Fed. Cir. 2003).

Y는 교정 방법에 관한 것이고 X는 특정 센서 구조를 청구한다고 가정하자. R에 개시된 교정 기술은 X에 중요한 정보를 추가하지 않을 수도 있다. 그러나 A사가 X를 선행기술과 구별하기 위해 의존한 구조적 특징까지 R에 개시되어 있다면 분석은 달라진다. 대리인은 두 출원이 같은 기술 분야에 속한다는 분류만으로 판단하지 말고, 실제 개시 내용과 심사 과정에서 취한 입장을 검토해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.56(b) (2026).

다음으로 누가 그 정보를 알고 있으며, 그 사람이 X에 관하여 제1.56조(c)의 적용 대상인지 확인해야 한다. 공통 발명자, 공통 출원 대리인 및 X에 실질적으로 관여하는 사내 담당자부터 확인하는 것이 자연스럽다. 이 규칙은 모든 직원의 지식을 회사의 모든 출원에 단순히 귀속시키는 것은 아니다. 그럼에도 A사는 개인별 의무를 확실히 이행할 수 있도록, 서로 다른 외부 사무소를 포함한 담당팀 사이에 관련 심사통지서를 전달해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.56(c) (2026); MPEP § 2001.06(b).

문헌과 함께 심사통지서도 평가해야 하는 이유

Y의 심사통지서 자체가 R 외에 중요한 정보를 제공할 수 있다. Dayco 사건에서 연방순회항소법원은 기초가 된 문헌과 다른 심사관이 실질적으로 유사한 청구항을 거절한 사실을 구별하고, 그 불리한 판단이 규칙 56에 따라 중요한 정보라고 보았다. 또한 한 심사관이 다른 심사관의 해석에 구속되는 것은 아니라고 인정하였다. Dayco, 329 F.3d at 1367–69. 현행 MPEP는 실질적으로 유사한 청구항에 대하여 상충하는 심사 판단이 이루어진 경우에 특별히 주의를 기울이도록 하고 있다. MPEP § 2004, item 9. Dayco 판결은 상충하는 심사 판단에 대한 규칙 56 분석의 지침이 되지만, Therasense 판결 이후 불공정 행위의 항변에 적용되는 별도의 중요성 및 의도 요건을 대체하지는 않는다. See Therasense, 649 F.3d at 1290–95.

따라서 R이 X의 기록에 포함되어 있다는 사실만으로 검토가 끝나는 것은 아니다. X에서 취한 입장을 약화하는 가르침, 청구항 해석 또는 조합을 포함하여 심사통지서를 독립적으로 평가해야 한다. 해당 통지에 포함된 정보를 의무 대상자가 알고 있고, X에 규칙 56을 적용할 때 그 정보가 중요하며 기존 정보와 실질적으로 중복되지 않는다면 X에서 공개해야 한다. 37 C.F.R. § 1.56(a)–(b) (2026). Y와의 관계나 Y의 내용이 중요하다면 Y 자체도 특정해야 한다. 동일한 심사관이 두 출원을 담당한다는 이유만으로 각 출원 기록의 모든 관련 정보를 알고 있다고 가정해서는 안 된다. See MPEP §§ 2001.06(b), 2004, item 9.

X에서 검토받기 위해 Y의 심사통지서를 제출할 때에는 IDS 목록에서 이를 별도로 특정하고 필요한 판독 가능한 사본을 제공해야 한다. 통상 비특허문헌란에 기재한다. 기초가 된 특허나 출원만 기재하는 것으로는 해당 심사 문서를 별도로 특정한 것이 아니다. See 37 C.F.R. § 1.98(a)(1)–(2), (d) (2026); MPEP § 609.04(a)(I)–(II).

미국 내 모출원에 대해서는 제한적인 정보 승계 실무가 있다. X가 Y를 모출원으로 적절히 특정한 계속출원, 분할출원 또는 일부계속출원이라면, Y에서 이미 검토된 정보는 단지 X에서 검토받기 위한 목적만으로 다시 기재할 필요가 없는 것이 보통이다. 모출원에 제출되었지만 검토되지 않은 정보는 다르게 취급해야 한다. 출원들이 동일한 자에게 귀속되거나 형제 출원이라는 사정만으로는 이러한 모출원에서 자출원으로의 예외가 적용되지 않는다. See MPEP § 609.02(II)(A)(2), (B)(2). 정보의 검토와 특허공보에의 인쇄는 별개이다. 모출원의 문헌을 X에서 발행되는 특허공보에 수록하려면 출원인은 X의 목록에 그 문헌을 기재해야 한다. MPEP § 2001.06(b). 다시 기재하면 그 항목들은 출원인이 제공한 정보로서 X의 건수 수수료 산정에도 포함된다. IDS Fee Guide, supra, at 4, question 11.

X의 절차적 상태와 문헌 이력에 따른 대응

X에서 이용할 제출 경로는 X의 상태에 따라 결정된다. Y에서 최근 발송된 미국 심사통지서 자체는 제1.97조(e)(1)의 외국 특허청 통지에 기초한 진술의 근거가 되지 않는다. 정보를 알게 된 시점에 기초한 진술을 이용할 수는 있지만, 필요한 조사를 하고 외국 특허청 통지에서 인용된 적이 없어야 한다는 조건을 충족한 경우에만 가능하다. See 37 C.F.R. § 1.97(c)–(e) (2026). Y에 대하여 R이 새로 인용되었다는 사실이 X의 담당자들이 R을 새로 알게 되었다는 사실을 입증하는 것은 아니다.

X의 제(b)항 제출 기간이 지났고 특허허여 결정이 이루어졌지만 특허 발행료는 아직 납부하지 않았다고 가정하자. R이 중요한 정보이고 관련된 모든 항목에 대하여 정보를 알게 된 시점에 기초한 진술을 할 근거가 있다면, 그 진술, 제출 시기 수수료, 건수 수수료에 관한 확인 진술 및 필요한 건수 수수료를 갖춘 적법한 IDS를 X에 제출한다. 의무 대상자인 발명자가 6개월 전부터 R을 알고 있었고 어느 확인 진술도 할 수 없다면, 대신 RCE를 검토한다. See 37 C.F.R. §§ 1.97(a), (d)–(e), 1.98(a)(4), 1.114 (2026). 건수 수수료는 X의 건수에 따라 계산해야 한다. Y에 R을 제출한 것으로 X에 제출하는 데 필요한 수수료까지 납부한 것은 아니다. See id. § 1.17(v).

VIII 특허 발행료 납부일이 지난 후의 대응

QPIDS는 특허 발행료 납부일 다음 날부터 특허 발행일 전날까지 이용할 수 있다. 납부일 당일이나 특허 발행일 당일에는 이용할 수 없다. QPIDS FAQ, supra, question 12. 요건을 충족한 제출의 경우 심사관이 심사 재개가 불필요하다고 판단하면, QPIDS를 통해 RCE를 처리하지 않고도 정보에 대한 검토를 받을 수 있다. U.S. Pat. & Trademark Off., Quick Path Information Disclosure Statement (Jan. 19, 2025), https://www.uspto.gov/patents/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids.

QPIDS 제출에는 신청 내용을 특정하는 별도의 송부서, 요건에 맞는 IDS와 제1.97조(e)의 진술, 제출 시기 수수료, 건수 수수료에 관한 확인 진술과 해당 건수 수수료, 특허 발행 절차에서 출원을 회수하기 위한 웹 기반 신청 및 그 수수료, 그리고 조건부 RCE 및 그 수수료가 필요하다. 해당 건수 수수료를 포함한 모든 QPIDS 수수료는 USPTO 예납계좌에서 인출하도록 승인하는 방식으로 납부해야 한다. QPIDS FAQ, supra, questions 2, 20, 24.

현행 PTO/SB/09 양식에는 확인 진술 및 신청 내용이 마련되어 있다. 보정서를 함께 제출하면 RCE가 자동으로 수리된다. 요건을 충족한 QPIDS 제출에서 해당 정보 때문에 심사를 재개할 필요가 없다면 RCE는 처리되지 않고 RCE 수수료가 반환된다. 반대로 해당 정보 때문에 심사 재개가 필요하다면 RCE가 처리되고 제출 시기 수수료가 반환된다. U.S. Pat. & Trademark Off., PTO/SB/09, Certification and Request for Consideration of an Information Disclosure Statement Filed After Payment of the Issue Fee Under the QPIDS Program 1, items 8–9 (Jan. 2025), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0009.pdf.

RCE의 자동 수리만으로 IDS의 하자가 시정되는 것은 아니다. PTO/SB/09는 건수 수수료에 관한 확인 진술이나 해당 건수 수수료의 인출 승인이 누락되면, 조건부 RCE는 수리되지만 IDS는 검토되지 않은 상태로 남는다고 명시적으로 경고한다. Id. at 1, items 3–4. 대리인은 정보의 내용으로 인한 심사 재개와 제출 하자로 인한 RCE 수리를 구별하고, 남아 있는 IDS의 하자를 시정한 후 실제 검토 여부를 확인해야 한다.

제1.97조(e)에 따른 진실한 진술을 할 수 없다는 문제는 QPIDS로 해결되지 않는다. 대신 요건을 충족한 RCE와 함께 통상적인 발행 절차 회수 신청을 하는 것이 적절할 수 있다. 시기가 중요하다. 권한 있는 담당자가 특허 발행 전에 신청을 접수하고 허가하지 않는 한, 신청만으로 출원이 발행 절차에서 회수되지는 않는다. 37 C.F.R. § 1.313(c)(2), (d) (2026). 대리인은 대응할 시간이 남아 있을 때 절차의 결과를 확인해야 한다.

IX 특허존속기간 조정의 별도 검토

특허존속기간 조정(Patent Term Adjustment, PTA)의 세이프하버는 연장할 수 없는 별도의 30일 기간에 따라 적용된다. 필요한 진술을 함께 제출하면, IDS만으로 구성된 서류는 제1.704조(c)(6) 및 (8)~(10)에 따른 감산으로부터 보호되고, IDS만을 제출서류로 포함하는 RCE는 제1.704조(c)(12)에 따른 감산으로부터 보호된다. 각 정보 항목은 요건을 충족하는 특허청 통지에서 처음 인용되었거나, 그 자체가 요건을 충족하는 통지여야 한다. 규칙 56의 의무 대상자 중 누구도 IDS 제출일로부터 역산하여 30일보다 더 앞선 시점에 해당 통지를 수령한 적이 없어야 한다. 37 C.F.R. § 1.704(d)(1)–(2) (2026).

요건을 충족하는 통지에는 대응 외국 출원이나 국제출원에 관하여 특허청이 발송한 통지뿐 아니라, 다른 출원에서 USPTO가 발송한 통지도 포함될 수 있다. 따라서 Y의 심사통지서 자체로 외국 특허청 통지에 기초한 제출 시기 진술을 할 수는 없더라도, X의 PTA 보호를 위한 근거는 될 수 있다. 동일한 정보를 인용한 적격 통지가 이전에 있었다면 30일 세이프하버를 이용하지 못할 수 있다. MPEP § 2732(IV).

IDS와 함께 수정하지 않은 PTO/SB/133 양식과 문서 코드 PTA.IDS를 사용해야 한다. 현행 규칙은 이를 필수 요건으로 정하고 있다. 37 C.F.R. § 1.704(d)(3) (2026). 제1.97조의 3개월 조건을 충족했다고 해서 이 30일 세이프하버 요건까지 충족하는 것은 아니다. 반대로 세이프하버를 이용하지 못했다고 해서 감산이 자동으로 발생하는 것도 아니다. 적용되는 지연 규정과 심사 절차상 사건을 별도로 평가해야 한다. See id. § 1.704(c)–(d).

세이프하버는 특정한 출원인 지연에 따른 감산을 대상으로 하며, 계속심사가 특허존속기간에 미치는 모든 영향을 제거하는 것은 아니다. RCE에 수반된 IDS가 세이프하버 요건을 충족하더라도, RCE 제출일부터 특허허여통지서 발송일까지의 계속심사 기간이 제외됨에 따라 RCE는 3년 계류기간 규정에 따른 조정에 별도로 영향을 줄 수 있다. 37 C.F.R. §§ 1.703(b)(1), 1.704(d) (2026).

기한 관리에서는 서로 다른 기산의 기준일을 구별하여 보관해야 한다. 제1.97조(e)(1)은 외국 특허청 통지의 날짜, 제1.97조(e)(2)는 관련자의 정보 인지 이력, 제1.704조(d)는 요건에 해당하는 수령일이 기준이다. 이를 하나의 “IDS 제출기한”으로 합쳐 관리하면 피할 수 있는 오류를 초래한다.

X 신뢰할 수 있는 정보공개 실무의 구축

A사는 심사통지서를 받을 때마다, 그리고 특허 발행료를 납부하기 전에 간결하고 반복 가능한 검토 절차를 거쳐 이러한 규칙을 실무에 적용할 수 있다. 영향을 받을 가능성이 있는 출원 담당팀에 통지서를 전달한다. 인용 문헌과 논거를 각 출원의 청구항 및 기록과 비교한다. 의무 대상자를 특정하고 확인 진술의 근거가 되는 날짜를 보관한다. 그런 다음 제출 경로를 선택하고 두 수수료를 각각 계산하며, 내용 및 진술 요건을 갖추고, PTA를 별도로 평가한 후 검토 여부를 확인한다.

사건 기록을 통해 어떤 정보를 검토했는지, 그 정보가 청구항에 왜 중요했는지, 어떤 절차를 이용했는지, 그리고 심사관이 무엇을 검토했는지 이해할 수 있어야 한다. 이것이 모든 문서를 포트폴리오 전반의 모든 출원에 무차별적으로 제출하는 작업이 될 필요는 없다. USPTO 자체도 관련성이 낮은 자료의 긴 목록 속에 중요한 정보를 묻히게 하는 것에 주의를 촉구하고 있다. MPEP § 2004, item 13.

서두의 가정 사례에서 실효성 있는 대응은 A사가 X의 특허 발행료를 납부하기 전에 시작된다. Y의 거절을 계기로 R, 심사통지서 및 X의 기록을 검토하고, 그 결과 필요한 정보공개는 X의 절차적 요건에 따라 진행한다. 신속한 공유와 정확한 문헌 이력 관리는 특허 발행이 가까워질수록 비용이 증가하거나 이용할 수 없게 되는 제출 선택지를 확보하는 데 도움이 된다.