USPTO의 Citation List 및 eIDS BETA

Brandon Theiss

15시간 전

8분 분량

요약: 미국 특허상표청(USPTO)의 Citation List/eIDS BETA는 국제 특허 패밀리 전반의 인용정보를 수집하고, 필요한 문헌을 개별적으로 선택하여 편집 가능한 IDS PDF를 생성함으로써 정보공개진술서(IDS) 작성을 간소화할 수 있다. 이를 효과적으로 활용하려면 해당 문헌을 미국 출원 기록과 대조하고, 인용정보의 세부사항을 확인하며, 필요한 첨부자료와 영문 자료를 확보하고, Patent Center를 통해 제출하기 전에 적용되는 제출 시기에 관한 진술서와 수수료를 검토해야 한다. 중복 기재도 원칙적으로 누적 건수에 포함되고, 37 C.F.R. § 1.97에 따른 제출에는 수수료가 발생하지 않더라도 IDS 건수에 따른 수수료에 관한 진술이 필요하므로 정확한 건수 관리가 특히 중요하다. 변호사의 검토와 심사관의 문헌 검토 여부 확인을 포함하는 출원 업무에 이 도구를 통합하면 반복적인 행정업무와 전사 오류를 줄이고, 불필요한 수수료를 방지하며, 정보공개 의무의 준수를 뒷받침할 수 있다.

서론

USPTO의 Citation List/eIDS BETA는 인용문헌 정보를 수집하고 정보공개진술서(IDS)를 작성하는 업무를 줄일 수 있다. 공개된 자료에 따르면 이 기능을 통해 인용정보를 바탕으로 편집 가능한 IDS PDF를 생성할 수 있다. 생성된 양식에 대해서도 관련 정보공개 규칙에 따른 검토, 필요한 사항의 기재 및 제출이 필요하다. 국제 특허 패밀리를 관리하는 사무소에서 얻을 수 있는 실무상 이점은 각 미국 출원에서 무엇이 제출되었고 무엇이 검토되었는지에 관한 신뢰할 수 있는 기록을 유지하면서 인용정보의 반복 입력을 줄일 수 있다는 점이다. See Nelson Yang, U.S. Pat. & Trademark Off., Global Dossier 2024, slide 18 (2024), https://www.japio.or.jp/english/fair/files/2024/2024e04.pdf [hereinafter Global Dossier 2024]; 37 C.F.R. §§ 1.97–1.98 (2026).

I 국제 특허 패밀리의 정보공개 과제

미국, 유럽, 일본, 한국 및 중국에 대응 출원이 계류 중인 특허 패밀리를 가정해 보자. 외국의 조사보고서에서 여러 특허공개문헌이 제시되고, 이후의 심사보고서에서 학술논문이 추가되며, 다른 특허청에서는 미국 출원에서 이미 제출한 문헌이 인용될 수 있다. 다음 미국 IDS를 작성하기 전에 대리인은 추가 정보를 식별하고, 미국 출원 기록을 확인하며, 필요한 사본을 확보하고, 적용되는 제출 요건을 판단해야 한다. 이 과제에는 정보 수집과 함께 해당 정보의 절차상 이력을 정확히 관리하는 일도 포함된다.

이러한 업무가 필요한 법적 근거는 정보공개 의무에 있다. 출원 및 그 절차에 관여하는 사람은 특허성에 중요하다고 알고 있는 정보를 공개해야 한다. 해당 규칙에 따른 중요성은 정보의 내용과 계류 중인 청구항 및 USPTO에 제시한 입장 사이의 관계에 따라 판단된다. MPEP는 관련 외국출원에서 발생한 중요한 정보를 명시적으로 다룬다. 37 C.F.R. § 1.56(a)–(c) (2026); U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 2001.06(a) (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

II Citation List 및 eIDS BETA가 제공하는 기능

Citation List는 참여 특허청으로부터 이용 가능한 출원 패밀리 정보와 출원 절차 정보에 대한 접근을 제공하는 USPTO의 Global Dossier 서비스에 포함된다. 이 서비스에는 IP5 특허청의 정보와 함께 WIPO CASE를 통해 제공되는 다른 특허청의 정보도 포함된다. 이러한 통합 접근을 통해 실무자는 각 출원의 전체 기록을 개별적으로 다시 구성하지 않고도 관련 출원 절차를 검토할 수 있다. See U.S. Pat. & Trademark Off., Global Dossier, https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/global-dossier-initiative (last visited Nov. 5, 2026); MPEP § 1730.

USPTO는 2017년 9월 18일 Citation List 베타 버전을 발표하면서, 공통의 우선권 주장을 가진 관련 출원에서 인용된 문헌을 하나의 화면에서 확인할 수 있다고 설명했다. 2024년 교육자료에서는 편집 가능한 IDS 양식을 생성하는 추가 기능도 소개하고 있다. 따라서 이 베타 기능은 현재의 IDS 건수에 따른 수수료 규칙이 도입되기 훨씬 전부터 공개 자료로 확인되는 이력을 가지고 있다. See U.S. Pat. & Trademark Off., Global Dossier—Citation List Now Available (Sept. 18, 2017), https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/1b7c640; Global Dossier 2024, slides 18–24.

작성과 제출을 구분하는 것이 중요하다. Global Dossier의 내보내기 기능은 후속 작업을 위한 문서를 생성한다. Patent Center를 통한 IDS의 전자제출은 별도의 제출 절차이다. 대리인은 제출서류를 완성하고, 내용, 제출 시기, 서명 및 수수료에 관하여 적용되는 요건을 충족해야 한다. See MPEP § 609.07; 37 C.F.R. §§ 1.4(d), 1.33(b), 1.97–1.98 (2026).

III 특허 패밀리에서 편집 가능한 IDS 작성까지

공개 자료에 기재된 절차는 공개된 출원을 검색하고, 해당 패밀리를 확인한 후 인용문헌 목록을 여는 것으로 시작한다. 이용자는 어떤 출원에서 해당 문헌이 인용되었는지 확인할 수 있다. 내보내기에 관하여 USPTO는 세 가지 선택지를 설명한다. 단순 특허 패밀리(simple patent family)의 인용문헌, 선택한 특허청을 기준으로 필터링한 인용문헌, 또는 개별적으로 선택한 문헌을 모은 eIDS 컬렉션이다. 이 컬렉션에는 여러 특허 패밀리에서 선택한 인용문헌을 임시로 보관할 수 있다. 이후 편집 가능한 PDF를 생성하고 다운로드할 수 있다. See Global Dossier 2024, slides 13–24.

이러한 유연성은 여러 작성 업무에 도움이 된다. 최근의 외국 특허청 보고서를 처리하는 실무자는 대상 문헌을 좁혀 선택할 수 있고, 더 큰 포트폴리오를 검토하는 실무자는 범위가 넓은 작업용 목록을 구성할 수 있다. 어느 경우든 선택된 목록은 검토의 출발점이다. 제출 전에 원자료 및 해당 미국 출원의 기록과 대조해야 한다.

유용한 검토에서는 각 문헌의 출처를 식별하고, 서지정보를 확인하며, 해당 항목이 이전에 제출되고 검토되었는지를 기록한다. 중복 기재를 삭제하려면 동일한 문서인지, 그리고 이전의 처리가 적절했는지를 확인해야 한다. 공개번호, 문헌종류코드 또는 문서 버전이 다르면 별도의 평가가 필요할 수 있다. 요구되는 식별정보는 문서 유형에 따라 다르다. See 37 C.F.R. § 1.98(b)(1)–(5) (2026).

IV 정보공개 기록과 첨부자료의 검토

Global Dossier에 인용문헌이 표시되어 있다는 사실만으로 해당 문헌이 계류 중인 미국 출원에서 검토되었다고 볼 수는 없다. 규칙 1.56(a)는 중요한 정보가 USPTO에 의해 인용되었거나 정해진 방식으로 제출되었는지를 정보공개 의무의 충족과 연결한다. 대리인은 내보낸 특허문헌 목록에 포함되지 않은 중요한 정보도 관련 외국 특허청의 통지와 비특허문헌을 포함하여 평가해야 한다. See 37 C.F.R. § 1.56(a); MPEP § 2001.06(a).

첨부자료도 여전히 중요하다. 규칙 1.98은 적용되는 예외를 제외하고, 외국 특허문헌, 비특허 간행물 및 그 밖에 기재된 정보에 대하여 판독 가능한 사본을 원칙적으로 요구한다. 미국 특허와 미국 공개특허출원의 사본은 USPTO가 요구하지 않는 한 통상 필요하지 않다. 일정 요건을 충족하는 선출원을 근거로 일부 사본의 제출을 생략할 수 있도록 하는 규정에는 별도의 조건이 있다. 패밀리 내의 다른 곳에서 해당 자료를 이용할 수 있다는 사실만으로는 충분하지 않다. 37 C.F.R. § 1.98(a)(2), (c)–(d).

영어가 아닌 정보에 대해서는 원칙적으로 관련성에 대한 간결한 설명과 함께, 규칙의 적용을 받는 사람이 이용할 수 있고 해당 요건을 충족하는 서면 영문 번역문을 제출해야 한다. 완전한 영문 번역문을 제출하면 설명 요건을 충족할 수 있다. 적절한 경우에는 관련성을 표시한 외국 조사보고서의 영문본으로도 이 요건을 충족할 수 있다. 영문 패밀리 문헌을 찾았다는 사실만으로 번역이나 정보공개와 관련된 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. See 37 C.F.R. § 1.98(a)(3); MPEP § 609.04(a), subsec. III.

모출원에서 검토된 문헌이나 PCT 국제조사보고서에서 인용된 문헌의 취급에 관한 기존 규칙도 개별 제출에 필요한 사항에 영향을 줄 수 있다. 패밀리 전체의 인용문헌을 일률적으로 다시 제출하기 전에 이러한 규정을 검토할 필요가 있다. See MPEP §§ 609.02–609.03.

V 제출 시기 규칙의 적용

출원 절차가 어느 단계에 있는지에 따라 제출 시기에 관한 진술서, 제출 시기에 따른 수수료 또는 추가 절차가 필요한지가 결정된다. 규칙 1.97(b)에 따른 소정의 조기 제출에는 미국 국내출원의 출원일로부터 3개월 이내 또는 최초의 실체심사 오피스 액션이 발송되기 전에 제출하는 IDS 등이 포함되며, 이러한 경우에는 제출 시기에 관한 진술서와 그에 따른 수수료가 모두 필요하지 않다. 그 이후에는 규칙 1.97(c)에 따라 원칙적으로 최종 오피스 액션, 특허허여 또는 그 밖에 출원 절차를 종결하는 조치가 이루어지기 전에 진술서나 수수료 중 하나가 필요하다. 규칙 1.97(d)가 적용되는 더 늦은 단계에서는 둘 다 필요하고, 특허발행료(issue fee)를 납부하는 날까지 제출해야 한다. 적용되는 IDS 건수에 따른 수수료는 이와 별도로 필요하다. 37 C.F.R. § 1.97(a)–(d).

증명 사항에 대해서도 별도의 검토가 필요하다. 규칙 1.97(e)(1)은 직전 3개월 이내에 소정의 외국 특허청 통지에서 처음 인용된 정보를 다룬다. 규칙 1.97(e)(2)는 그러한 통지에서 인용되지 않은 정보를 다루며, 규칙의 적용을 받는 사람들이 해당 정보를 언제 알게 되었는지에 관하여 합리적인 확인을 할 것을 요구한다. 최근에 다운로드한 목록이 있다는 사실만으로는 어느 요건이 충족되었다고도 볼 수 없다. 37 C.F.R. § 1.97(e).

외국 특허청 통지에 근거한 진술서에 관하여 MPEP는 해당 통지의 날짜부터 기간을 계산하되, 두 날짜가 기재되어 있으면 발송일을 사용하도록 한다. 이후에 통지를 수령하거나 입수하더라도 그 기간이 새로 시작되지는 않는다. 또한 MPEP는 이 목적상 미국을 지정한 PCT 국제출원과 대응 외국출원을 구분한다. 특허기간조정의 특정 감축을 방지하는 IDS 세이프하버에는 규칙 1.704(d)에 따른 별도의 진술서 요건이 있다. See MPEP § 609.04(b), subsec. V; 37 C.F.R. § 1.704(d) (2026).

VI 건수에 따른 수수료와 현행 양식의 확인

건수에 따른 수수료 규칙으로 인해 정확한 대조 작업은 비용 측면에서도 중요해진다. 2025년 1월 19일 이후 규칙 1.97에 따라 IDS를 제출하는 경우, 출원인은 해당 IDS와 함께 적용되는 건수 수수료를 납부한다는 사실 또는 그러한 수수료가 필요하지 않다는 사실을 서면으로 명확하게 진술해야 한다. 이 진술은 건수가 적어 해당 수수료가 발생하지 않는 IDS에도 필요하다. See 37 C.F.R. § 1.98(a)(4); U.S. Pat. & Trademark Off., Quick Reference Guide to the Information Disclosure Statement (IDS) Size Fee and Size Fee Assertion, questions 2–3, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/quick-reference-guide-to-the-information-disclosure-statement-ids.pdf (last visited Nov. 5, 2026) [hereinafter IDS Size Fee Guide].

현행 건수 수수료 체계는 제출로 인해 출원인 제출 항목의 누적 건수가 기준치를 초과하는 경우에 적용된다. 상위 구간에서는 이전에 납부한 해당 건수 수수료를 공제한다. 37 C.F.R. § 1.17(v)(1)–(3) (2026).

제출로 기준치를 초과하게 된 시점의 누적 건수	적용 수수료
50건 초과 100건 이하	$200
100건 초과 200건 이하	$500에서 해당하는 기납부 건수 수수료를 공제
200건 초과	$800에서 해당하는 기납부 건수 수수료를 공제

이러한 건수 수수료에는 스몰 엔티티(small entity) 또는 마이크로 엔티티(micro entity)에 대한 감면이 없다. 별도로 제출 시기에 따른 수수료가 필요한 경우 그 금액은 일반 구분(large entity)이 $280, 스몰 엔티티가 $112, 마이크로 엔티티가 $56이다. See U.S. Pat. & Trademark Off., USPTO Fee Schedule, miscellaneous patent fees, https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule (last visited Nov. 5, 2026); 37 C.F.R. § 1.17(p), (v).

원칙적으로 건수에는 출원인이 제출한 항목의 각 기재가 포함되며, 여러 차례의 IDS 제출에 걸친 중복 기재도 포함된다. 최종 규칙은 요건을 충족하지 못해 검토되지 않은 특정 항목을 다시 제출하는 경우에 대한 예외를 두고 있다. 따라서 이 누적 건수는 단순히 서로 다른 문헌의 수를 뜻하는 것이 아니라 제출 이력을 반영하는 수치이다. See Setting and Adjusting Patent Fees During Fiscal Year 2025, 89 Fed. Reg. 91,898, 91,924 (Nov. 20, 2024).

대리인은 출원별로 건수를 관리해야 한다. 새로운 계속출원(continuing application)의 건수는 0에서 시작하지만, 계속심사청구(RCE)를 해도 기존의 누적 건수는 초기화되지 않는다. 이후의 제출로 기준치를 초과하는지 판단할 때는 이전 제출도 계속 고려해야 하며, 이는 수수료 규칙 시행 전부터 계류 중이던 출원에도 적용된다. IDS Size Fee Guide, questions 11–14.

양식 역시 현행 요건에 부합해야 한다. USPTO의 양식 안내 페이지는 2026년 3월 버전의 데이터 자동 반영용 SB/08–Patent Center 양식을 권장 양식으로 지정하고, 해당 양식에 건수 수수료 정보와 서면 진술이 포함되어 있다고 설명한다. SB/08c는 적절한 인용문헌 목록과 함께 사용할 수 있는 별도의 진술 양식이다. 베타 기능으로 생성한 PDF에 대해서도 제출 전에 이러한 요소가 갖추어져 있는지 확인해야 한다. See U.S. Pat. & Trademark Off., Forms for Patent Applications, “Information Disclosure Statement,” https://www.uspto.gov/patents/apply/forms (last visited Nov. 5, 2026); IDS Size Fee Guide, question 8.

VII 추가 IDS 제출의 예

어떤 미국 출원의 출원인 제출 항목 누적 건수가 40건이라고 가정하자. Global Dossier를 검토한 결과 후보 문헌 20건이 확인되었다. 이 중 12건은 해당 출원에서 이미 적절하게 제출되어 심사관이 검토한 문서와 동일하고, 나머지 8건은 대리인이 공개할 필요가 있다고 판단한 추가 문헌이다.

기록을 확인한 후 대리인은 추가 항목 8건을 기재한 보충 IDS를 작성한다. 누적 건수는 48건이므로 건수 수수료가 발생하지 않는다. 다만 해당 제출에는 수수료가 필요하지 않다는 진술과 함께, 적용되는 제출 시기에 관한 진술서, 제출 시기에 따른 수수료 및 첨부자료가 여전히 필요하다. 반면 대리인이 20건 전부를 다시 제출하면 통상 누적 건수는 60건이 되어 첫 번째 기준치를 초과하고 $200의 건수 수수료가 필요해진다. See 37 C.F.R. §§ 1.17(v)(1), 1.98(a)(4); IDS Size Fee Guide, question 12.

이 예시는 앞서 제출한 문헌 12건이 적절하게 검토되었고 정정할 필요가 없다는 것을 전제로 한다. 이전 제출에 불비가 있었다면 대리인은 작업용 목록에서 해당 문헌을 단순히 삭제할 것이 아니라 그 불비를 해소해야 한다. 대조 작업을 통해 불필요한 수수료를 방지할 수 있지만, 무엇을 제출할지는 정보공개 기록에 근거하여 판단해야 한다.

VIII 출원 실무에 도구 통합하기

실무적인 업무 분담 방법으로는 인용정보 수집, 문서 확보 및 서지정보 확인을 교육받은 출원 담당 직원에게 맡긴 뒤, 변호사가 중요성, 증명 사항 및 제출 전략을 검토하도록 하는 방안을 생각할 수 있다. 작업용 관리 기록에는 각 문서, 출처, 관련 통지일과 해당 정보를 알게 된 날짜, 각 미국 출원에서의 처리 상태를 기재할 수 있다. 이러한 정보를 함께 관리하면 이후 IDS 작성 과정을 점검하기 쉬워지고 기억에 의존하는 정도를 줄일 수 있다.

제출 후에는 실제로 제출한 서류 일체와 접수증을 보관하고, 누적 건수를 갱신하며, 반환된 IDS에 심사관의 검토 여부를 나타내는 표시가 있는지 확인할 수 있다. 접수증은 제출 사실을 확인해 주는 반면, 이후 심사관의 처리는 기록의 다른 측면을 보여 준다. See MPEP § 609.05(b).

화면 구성과 내보내는 양식은 변경될 수 있으므로, 베타 기능을 도입하는 사무소는 먼저 공개된 특허 패밀리를 이용하여 현재의 다운로드 결과를 자체 제출 절차와 대조해 검증할 수 있다. 이 과정에서 문헌 선택 동작, 내보내는 필드, 현행 양식 요건 및 임시 선택 내용의 보관 방식을 확인할 수 있다. 공개 자료에 설명된 설계를 보면 반복적인 인용정보 입력에 직원의 시간이 많이 소요되는 경우에 가장 큰 효과를 기대할 수 있다. 각 사무소는 작성 시간, 전사 오류의 수정 및 최종 검토에 필요한 작업량을 통해 그 효과를 평가할 수 있다.

Citation List/eIDS BETA는 외국 출원 절차에서 얻은 정보를 미국의 정보공개 기록과 연결하는 업무 과정에서 가장 효과적으로 활용할 수 있다. 작성 기능을 통해 행정 부담을 줄이는 한편, 출처 확인, 적시 제출, 정확한 진술 및 심사관의 검토 여부에 대한 후속 확인을 통해 제출서류의 실무상 가치를 유지할 수 있다.