USPTO에서의 특허권 회복: 비의도적 지연, 3개월 기준 및 실무상 한계

요약: USPTO에서 특허권을 회복하려면 대리인은 정확한 절차상 하자를 파악하고, 관련 지연의 전체 기간이 비의도적이었음을 입증하며, 필요한 사항을 모두 갖춘 인용 가능한 청원을 제출해야 한다. 이 글은 경위를 시간순으로 재구성하고, 각 기간에 출원·심사 절차를 지휘할 권리 또는 권한을 가진 자를 확인하며, 필요한 확인 진술을 뒷받침하는 사실관계 기록을 마련하는 방법을 설명한다. 또한 출원이 포기 상태임을 처음 통지받은 후의 3개월에 관한 MPEP 지침과, 포기 후 1년을 초과하여 회복 청원을 제출하는 경우 추가 정보를 요구하는 현행 요건을 구별한다. 실무상 놓치기 쉬운 경계도 짚어 본다. 포기일로부터 정확히 1년 후에 제출하는 청원에는 여전히 낮은 수수료가 적용되지만, 포기 후 1년 미만에 제출할 것을 요구하는 ePetition 절차는 이용할 수 없다. 출원 회복 외에도 특허유지료의 지연 납부에 따른 권리 회복, 우선권 또는 임시출원에 기초한 이익의 회복, 그리고 지연된 우선권 또는 선출원에 기초한 이익 주장의 수리를 구별하며, 각 절차가 서로 다른 절차상 문제에 대응함을 설명한다. 마지막으로 존속기간 말미 포기서, 특허존속기간 조정(PTA), 중용권(intervening rights), 그리고 회복 청원에서 한 진술에 대한 사후 검토를 살펴보고, 행정적 구제를 성공적으로 받으려면 탄탄한 사실적 근거와 회복 후 남는 특허권에 대한 평가가 모두 필요함을 강조한다.

특허 포트폴리오를 검토하던 중 심사통지(Office action)에 대한 대응 누락이 발견되었다고 가정해 보자. 해당 출원은 여전히 상업적으로 중요한 제품을 대상으로 하고 있으며, 의뢰인은 출원·심사 절차를 재개할 수 있는지 알고 싶어 한다. 검토는 절차 기록에서 출발한다. 무엇을 언제까지 해야 했는지, 언제 포기 상태가 되었는지, 누가 이를 알고 있었는지, 필요한 조치가 왜 미완료 상태로 남았는지를 확인해야 한다. 이러한 사실은 이용 가능한 구제수단과, 그 구제를 받는 데 필요한 진술을 대리인이 뒷받침할 수 있는지를 함께 결정한다.

미국 의회는 비의도적으로 포기된 특허출원을 회복하고, 비의도적으로 지연된 특허등록료 납부를 수리하는 절차를 허용하였다. 그 시행 규정인 § 1.137은 비의도적 지연 기준을 적용한다. 35 U.S.C. § 27; 37 C.F.R. § 1.137(a) (2026). 따라서 회복을 인정받으려면 단순히 양식을 작성하는 것만으로는 부족하다. 올바른 절차를 선택하고, 지연의 전체 기간을 조사하며, 완비된 청원을 제출하고, 청원이 인용된 후에도 남을 수 있는 영향을 이해해야 한다.

먼저 절차상 문제를 정확히 파악한다

대리인은 실제 심사통지 또는 통지서와 적용 가능한 기간 연장을 토대로 유효한 기한을 재구성한 뒤, 그 기한을 답변서 제출 기록 및 납부 기록과 대조해야 한다. USPTO는 포기가 법률의 효력에 따라 발생하며, 포기통지서의 발송 자체가 포기를 발생시키는 것은 아니라고 강조한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Revival Based on Unintentional Delay (Aug. 18, 2026). 따라서 나중의 통지일을 출원이 포기 상태가 된 날 대신 안이하게 사용해서는 안 된다.

출원인이 기한 내에 요건을 충족했는데도 USPTO가 해당 출원을 포기된 것으로 취급했다면, 일반적으로 § 1.181에 따라 포기 판단의 철회를 청원하는 것이 적절하다. 이 청원은 포기가 발생했다는 전제 자체를 다툰다. § 1.181(f)에 따르면, 다투는 처분이나 통지의 발송일부터 2개월을 초과하여 제출된 청원은 기한을 넘겼다는 이유로 각하될 수 있다. 37 C.F.R. § 1.181(a)–(b), (f) (2026). 이 기간은 § 1.136(a)에 따라 연장할 수 없지만, USPTO는 적절한 사정이 있는 경우 기한 후 청원을 심리할 재량을 여전히 갖는다. 이때 결정을 내리는 담당자는 이를 받아들이는 이유를 밝혀야 한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 1002 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP]. 대리인은 제출 접수증, 제출한 서류, 납부 확인서 및 요건 충족을 입증하는 그 밖의 증거로 청원을 뒷받침해야 한다.

권리 상실과 관련된 다른 문제에는 서로 다른 절차가 필요하다. 특허유지료 미납으로 소멸한 특허에는 § 1.378이 관련된다. 지연된 외국 우선권 주장에는 § 1.55(e)가, 지연된 미국 선출원에 기초한 이익의 주장에는 § 1.78(c) 또는 (e)가 관련된다. 37 C.F.R. § 1.378(a) (2026); 37 C.F.R. § 1.55(e) (2026); 37 C.F.R. § 1.78(c), (e) (2026). 올바른 절차를 파악하면 회복 청원으로 다른 종류의 하자를 치유하려는 오류를 방지할 수 있다.

전체 지연이 비의도적이었음을 입증한다

요구되는 진술은 누락된 답변의 제출기한부터 인용 가능한 청원(grantable petition)을 제출할 때까지를 포괄한다. 인용 가능한 청원이란, 이미 제출된 경우를 제외한 필요한 답변, 해당 청원 수수료, 전체 지연을 포괄하는 진술, 그리고 필요한 경우 존속기간 말미 포기서(terminal disclaimer)와 그 수수료를 포함하여 적용 요건을 충족하는 청원을 말한다. 사정에 따라 요구되는 추가 설명이나 정보도 제출해야 한다. 37 C.F.R. § 1.137(b)(1)–(4) (2026). 최초의 실수가 부주의에서 비롯되었다는 사실만으로 그 이후의 경위까지 설명되는 것은 아니며, 불완전한 최초 청원을 제출했다고 해서 지연이 비의도적이었음을 입증해야 하는 기간이 반드시 끝나는 것도 아니다. 대리인은 구제를 요청하기까지의 지연뿐 아니라 청원을 완비하기까지 추가로 발생한 지연도 조사해야 한다.

USPTO 지침은 부주의와 출원·심사 절차를 중단하려는 의도적인 결정을 구별한다. 나중에 상업적 관심이 달라졌다고 해서 의도적인 포기가 비의도적인 포기로 바뀌지는 않는다. MPEP § 711.03(c)(II)(C). 따라서 새로운 투자자가 출원·심사 절차의 비용을 부담하겠다고 하거나 매수인이 포기된 출원 포트폴리오에 관심을 보인다면, 과거 경위를 신중하게 조사해야 한다. 발명에 대한 현재의 열의만으로는 기한이 지났을 당시 누가 절차를 통제했고 그 사람이 무엇을 의도했는지 알 수 없다.

대리인은 관련된 각 기간에 답변하거나 출원·심사 절차를 지휘할 권리 또는 권한을 가진 개인이나 단체를 확인해야 한다. 완전한 양도로 종전 권리자에게 법률상 또는 형평법상 이익이 남지 않게 된 이후에는, 양수인의 통제하에 발생한 지연을 판단할 때 종전 권리자의 의사가 관련이 없을 수 있다. 반대로, 절차의 통제권을 부여받은 권리의 일부를 양수한 자, 실시권자 또는 그 밖의 제3자가 절차를 진행할지 여부에 관하여 한 결정은 출원인을 구속할 수 있다. MPEP는 계약에서 제3자가 오로지 신인의무를 부담하는 지위에서 업무를 수행한다고 명시한 경우 예외를 인정한다. MPEP § 711.03(c)(II)(E). 따라서 권리의 귀속과 절차 통제권의 변동을 시간순 경위에 맞추어 정리해야 한다. 나중의 양도가 그 이전에 당시 권한을 가진 자가 발생시킨 의도적 지연을 없애 주지는 않는다. See MPEP § 711.03(c)(II)(C)–(E); 37 C.F.R. § 1.137(b)(4) (2026).

효과적인 면담에서는 최초의 불이행, 최초 청원 제출 전의 기간, 그리고 그 청원을 완비하기 위한 조치를 구분한다. 질문은 사실관계에 초점을 맞추어야 한다. 누가 답변이 제출될 것으로 예상했는가? 어떤 지시가 내려졌는가? 누군가가 포기 상태를 처음 알게 된 것은 언제인가? 그 후 무슨 일이 있었는가? 이러한 접근법은 결론만을 단정하는 확인 진술이 출원 기록에 남기 전에, 설명되지 않은 기간을 찾아내는 데 도움이 된다.

추가 정보에 관한 3개월 기준을 이해한다

3개월 기준은 통지 후 얼마나 신속하게 대응했는지에 관한 것이다. MPEP에 따르면, 최초 회복 청원이 출원인이 포기 상태를 처음 통지받은 날부터 3개월 이내이면서 동시에 포기일부터 1년 이내에 제출되었다면, USPTO는 통상 최초 청원 제출까지의 지연에 의문을 제기하지 않는다. 그 3개월 이내에 청원이 제출되지 않았다면 USPTO는 통지 후의 지연에 관하여 설명을 요구할 수 있으며, MPEP는 이러한 설명을 선제적으로 제출할 것을 권고한다. MPEP § 711.03(c)(II)(D).

이 지침은 실무상 두 가지 의미를 갖는다. 첫째, 포기 후 1년 미만에 제출한 청원이라도 출원인이 최초 통지를 받은 후 3개월을 초과하여 기다렸다면 추가 정보 요구를 받을 수 있다. 둘째, 대리인은 종전 대리인들이 받은 연락을 포함하여 실제 최초 통지의 경위를 기록해야 한다. 새로운 대리인이 최근에 포기 상태를 발견했다고 해서 관련 경위의 기산점이 다시 시작되는 것은 아니다. 다만, 각 기간에 어느 당사자가 출원·심사 절차를 지휘할 권리 또는 권한을 가졌는지는 확인해야 한다. See MPEP § 711.03(c)(II)(D)–(E).

이와 별개인 1년 요건은 2026년에 변경되었다. 2026년 8월 13일 시행된 규칙은 종전의 2년 기준을 1년으로 단축했으며, 그 시행일 후 제출되는 새로운 청원에 적용된다. 출원 회복 청원을 포기일부터 1년을 초과하여 제출하거나, 특허유지료 관련 청원을 미납으로 인한 소멸일부터 1년을 초과하여 제출하면 추가 정보가 필요하다. 이 설명은 지연이 비의도적이었다는 필수 진술을 보충한다. Conditions for Additional Information and Fee in Petitions Filed in Patent Applications and Patents Based on Unintentional Delay, 91 Fed. Reg. 37,826, 37,827–29 (June 24, 2026). 여전히 2년 기준을 기재하고 있는 종전 MPEP 문구는 이 후속 변경을 고려하여 읽어야 한다.

3개월과 1년 중 어느 것도 그 기간이 지나면 회복이 자동으로 불가능해지는 일반적인 기한은 아니다. 또한 어느 기간도 의도적으로 대응을 미루는 것을 허용하지 않는다. 실체적 판단의 핵심은 여전히 전체 지연이 비의도적이었는지 여부이며, 그 점에 의문이 있으면 USPTO 청장은 언제든지 정보를 요구할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.137(b)(4) (2026). 대리인은 이 기간들을 심사상 검토 기준으로 이해하고, 근거를 갖춘 청원을 준비할 수 있게 되는 즉시 신속하게 행동해야 한다.

적정한 청원 수수료를 예산에 반영한다

USPTO는 높은 청원 수수료가 적용되는 기준도 2년 초과에서 1년 초과로 변경하였다. 91 Fed. Reg. at 37,829–30. 출원 회복의 경우, 현행 USPTO 지침은 해당 기간을 포기일부터 계산한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Revival Based on Unintentional Delay (Aug. 18, 2026). 2026년 9월 6일 현재 청원 수수료는 다음과 같다.

포기 후 경과기간	감면 없음	소규모 주체	초소규모 주체
1년 이내	$2,260	$904	$452
1년 초과	$3,000	$1,200	$600

U.S. Pat. & Trademark Off., USPTO Fee Schedule, fee codes 1453/2453/3453 & 1468/2468/3468 (last visited Sept. 6, 2026).

위 금액은 청원 자체의 수수료이다. 필요한 답변에는 미납 특허등록료, 계속심사청구(RCE) 수수료 또는 존속기간 말미 포기서 수수료 등 추가 비용이 따를 수 있다. 대리인은 제출 시점에 수수료상 주체 자격과 최신 수수료표를 확인한 다음, 납부 영수증을 필요한 모든 항목과 대조해야 한다.

서명 전에 사실관계를 뒷받침하는 기록을 확보한다

유용한 경위표에는 미이행 요건과 그 기한, 담당자와 그 권한, 양도의 효력 발생일과 출원·심사 절차에 대한 통제권의 변경일, 당시의 지시 내용, 포기 상태에 관한 최초 통지, 근본적인 오류를 발견한 시점, 각 시정 조치를 기재한다. 관련 기록에는 기한관리 기록, 의뢰인과의 서신, 담당자 인계 기록, 납부 지시, 외부 대리인 또는 특허유지료 관리업체와 주고받은 연락 등이 포함될 수 있다. 담당 주체가 변경된 경우에는 현재 사무소가 위임을 받은 시점부터 조사를 시작할 것이 아니라, 인계 전후의 경위를 연결하여 조사해야 한다.

서명에 수반되는 확인 의무 역시 조사를 실시해야 하는 독립적인 근거가 된다. USPTO에 서류를 제출하는 행위는, 무엇보다도 상황에 비추어 합리적인 조사를 거친 결과 사실에 관한 주장에 증거상 뒷받침이 있다는 점을 확인하는 것이다. 37 C.F.R. § 11.18(b)(2)(iii) (2026). 대리인은 직접 알고 있는 사실과 타인이 제공한 정보를 구분하고, 서로 충돌하는 기록을 대조하여 불일치를 해소해야 하며, 현재 아무도 당시 상황을 기억하지 못한다는 이유만으로 설명되지 않는 공백을 단순한 사무처리 오류라고 기술해서는 안 된다.

설명이 필요한 경우에는 날짜와 사건을 연결하여 전체 경위를 설명해야 한다. ‘해당 사건을 간과했다’는 설명만으로는 누가 담당자였는지, 누락이 어떻게 계속되었는지, 발견 후 어떤 일이 있었는지가 밝혀지지 않는다. 해당 사실을 직접 아는 사람의 진술서에, 필요한 경우 핵심 입증자료를 첨부하면 설명의 설득력을 높일 수 있다.

내부 조사의 범위는 청원 기록에 포함되는 자료의 범위보다 넓을 수 있다. 대리인은 확인 진술을 뒷받침할 수 있도록 충분히 완전한 내부 기록을 유지하되, 적용 규정이나 USPTO의 요구를 충족하는 데 필요한 핵심 설명과 증거를 제출해야 한다. 합리적인 조사 의무가 비밀유지 특권의 보호를 받는 자료, 중복 자료 또는 중요성이 없는 자료를 무차별적으로 제출할 것을 요구하는 것은 아니다. 다만 청원에서는 비의도적 지연을 입증하는 데 필요한 사실을 여전히 공정하고 충실하게 제시해야 한다. See 37 C.F.R. § 11.18(b)(2)(iii) (2026); 37 C.F.R. § 1.137(b)(4) (2026).

완전하고 인용 가능한 청원을 제출한다

§ 1.137(b)는 이미 제출한 경우를 제외한 미제출 응답서, 청원 수수료, 필요한 존속기간 말미 포기서 및 그 수수료, 지연 기간 전체를 포괄하는 진술을 요구한다. 37 C.F.R. § 1.137(b)(1)–(4) (2026). 현행 PTO/SB/64 양식은 청원서류를 준비하는 데 실용적인 지침을 제공하며, 포기 상태가 된 후 1년을 초과하여 청원을 제출할 때 필요한 추가 설명을 명시하고 있다. U.S. Pat. & Trademark Off., Petition for Revival of an Application for Patent Abandoned Unintentionally Under 37 CFR 1.137(a), Form PTO/SB/64, at 1–2 (Aug. 2026).

필요한 서류뿐 아니라 적법한 서명권자도 확인해야 한다. § 1.33(b)는 대리인과 출원인의 서명에 관하여 규정하며, 일반적으로 법인 등 비자연인 주체(juristic entity)를 대신하여 제출하는 서류에는 특허대리인(patent practitioner)의 서명을 요구한다. 37 C.F.R. § 1.33(b) (2026). 해당 대리인에게 청원을 제출할 권한이 있는지와 청원에서 제시하는 내용에 사실적 근거가 있는지는 별개의 문제이며, 두 가지 모두 주의 깊게 검토해야 한다.

일부 회복 청원은 포기 상태가 된 후 1년 미만에 제출하는 경우 USPTO의 ePetition 절차를 이용할 수 있다. U.S. Pat. & Trademark Off., Revival Based on Unintentional Delay (Aug. 18, 2026). 첫 번째 심사통지 이후부터 허여통지 이전 사이에 포기 상태가 된 사건을 대상으로 하는 표준 회복 ePetition에서는 임시출원, 디자인특허출원, 식물특허출원, 재발행출원 및 재심사 절차가 제외되며, 최종거절 후 보정도 허용되지 않는다. U.S. Pat. & Trademark Off., ePetition Filing Requirements: Petition for Revival of an Abandoned Patent Application Abandoned Unintentionally (37 CFR 1.137(a)) (For Cases Abandoned After 1st Action and Prior to Notice of Allowance) (Aug. 13, 2026). 제출 전에 해당 절차의 모든 요건을 확인해야 한다. 제출 접수 확인서와 실제 청원 결정문을 모두 보관해야 한다. 서류의 업로드와 청원의 인용은 서로 다른 사건이다.

포기 상태가 된 날로부터 정확히 1년이 되는 날에 제출하는 청원에는 여전히 낮은 청원 수수료가 적용되지만, 포기 상태가 된 날부터 제출일까지의 기간이 1년 미만이어야 하는 ePetition 절차는 이용할 수 없다. 이는 USPTO의 수수료 안내와 제출 안내가 서로 다른 경계를 정하고 있기 때문이다. See U.S. Pat. & Trademark Off., USPTO Fee Schedule, fee codes 1453/2453/3453 (last visited Sept. 6, 2026); U.S. Pat. & Trademark Off., Revival Based on Unintentional Delay (Aug. 18, 2026). 따라서 대리인은 수수료가 달라지는 경계와 전자제출 절차를 이용할 수 있는 기간의 경계를 구분해야 한다.

포기 상태가 된 원인에 맞추어 응답한다

청원은 해당 누락을 해소해야 한다. 특허등록료가 미납된 경우에는 이를 납부해야 하고, 심사통지에 응답하지 않은 경우에는 적절한 응답서를 제출해야 한다. § 1.137(c)는 또한 절차를 진행하지 않아 포기 상태가 된 정규출원에서 계속출원을 통해 응답 요건을 충족하는 것을 허용하며, 출원·심사 절차가 종결된 후 포기 상태가 된 발명특허출원(utility application) 또는 식물특허출원 중 요건을 갖춘 출원에서는 RCE를 허용한다. 37 C.F.R. § 1.137(c) (2026). 이러한 대안을 이용하려면 절차상 이용 가능성과 출원·심사 절차에 미치는 영향을 별도로 평가해야 한다.

디자인특허출원의 회복에 필요한 존속기간 말미 포기서는 일반적으로 해당 출원에서 발생하는 특허의 존속기간 말미 중 포기 상태로 있었던 기간과 동일한 기간을 포기하여 공중에 귀속시키는 효과가 있다. 따라서 회복으로 인해 상업적으로 권리를 행사할 수 있는 보호기간이 줄어들 수 있다. 이 요건은 일반적으로 1995년 6월 8일 이전에 제출된 발명특허출원과 식물특허출원에도 적용되지만, 이러한 출원에서 포기해야 하는 기간은 규정에 따른 두 기간 중 짧은 기간을 기준으로 산정된다. 37 C.F.R. § 1.137(d)(1) (2026). USPTO 실무상 이 요건은 1995년 6월 8일부터 2000년 5월 28일까지 제출된 발명특허출원과 식물특허출원 중 심판, 저촉심사(interference) 또는 비밀유지명령 기간 중에 포기 상태가 된 출원에도 적용되며, 이는 해당하는 특허존속기간 연장분이 유지되는 것을 방지하기 위한 것이다. MPEP § 711.03(c)(II)(G).

1995년 6월 8일 이후에 제출된 발명특허출원 또는 식물특허출원과의 동시 계류(copendency)을 확보하기 위한 목적으로만 회복을 구하는 경우, 그리고 재발행출원 및 재심사 절차에는 특정 예외가 적용된다. 37 C.F.R. § 1.137(d)(3) (2026). 대리인은 의뢰인에게 회복의 가치를 조언하기 전에 적용 가능한 예외와 포기하게 되는 존속기간을 모두 평가해야 한다.

미국을 지정한 국제출원이 국내단계 요건을 충족하지 못하여 포기 상태가 된 경우를 위하여, USPTO는 전용 회복 양식인 PTO/SB/64PCT를 제공하며, MPEP에서는 이를 PTO/SB/64/PCT로도 표시한다. 이 양식은 출원인에게 § 371(c)와 그 시행규칙에서 요구하는 미납 수수료 또는 누락 서류를 제출하도록 안내한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Petition for Revival of an International (PCT) Application for Patent Designating the U.S. Abandoned Unintentionally Under 37 CFR 1.137(a), Form PTO/SB/64PCT, at 1–2 (Aug. 2026). 재심사 절차가 종결되거나 제한된 경우에도 마찬가지로 충족하지 못한 구체적인 요건을 확인해야 한다. 37 C.F.R. § 1.137(a)–(b) (2026).

임시출원에는 별도의 한계가 있다. 통상적인 계류기간이 끝나기 전에 포기 상태가 된 임시출원을 회복하더라도 통상적인 12개월의 계속기간이 연장되지는 않는다. 35 U.S.C. § 111(b)(5); 37 C.F.R. § 1.137(g) (2026). 문제가 후출원의 지연 제출이라면, 후출원이 적용되는 2개월의 회복 허용기간 내에 제출되었고 다른 요건도 충족된 경우, 대신 §§ 1.55(c) 또는 1.78(b)에 따라 외국 우선권 또는 임시출원에 기초한 이익의 회복을 구할 수 있다. 37 C.F.R. § 1.55(b)–(c) (2026); 37 C.F.R. § 1.78(a)–(b) (2026). 이 기간은 후출원의 출원일에 관한 것이므로, 회복 청원을 제출하기 위한 보편적인 2개월 기한이라고 일률적으로 설명해서는 안 된다.

회복은 통상적인 우선기간 또는 임시출원에 기초한 이익을 위한 기간이 만료된 후 후출원을 지연하여 제출한 문제를 해결한다. 회복만으로 해당 출원에서 기한 내에 하지 못한 우선권 주장이나 선출원에 기초한 이익의 주장이 독립적으로 치유되는 것은 아니다. 주장 자체가 지연된 경우에는 PTO/SB/459가 명시적으로 경고하듯이, 외국 우선권에 대해서는 § 1.55(e)에 따른 별도 청원과 수수료가, 임시출원에 기초한 이익에 대해서는 § 1.78(c)에 따른 별도 청원과 수수료가 추가로 필요할 수 있다. U.S. Pat. & Trademark Off., Petition to Restore the Benefit of a Provisional Application (37 CFR 1.78(b)) or to Restore the Priority to a Foreign Application (37 CFR 1.55(c)), Form PTO/SB/459, at 1 (Aug. 2026). § 1.78(d)에 따른 별도의 미국 선출원에 기초한 이익의 주장이 지연된 경우에는 대리인이 § 1.78(e)에 따른 구제도 검토해야 한다. 37 C.F.R. § 1.78(d)–(e) (2026). 구하려는 구제가 동일한 출원 패밀리에 관한 것이더라도, 각 하자에 대하여 개별적으로 분석해야 한다.

소멸된 특허와 중용권을 별도로 검토한다

특허유지료 실무에서는 먼저 6개월의 추가납부기간 내에 이루어지는 지연 납부와 특허 소멸 후의 납부를 구별해야 한다. 특허유지료 납부 대상 특허의 경우, 추가납부기간이 끝날 때까지 납부하지 않으면 그 기간의 만료와 함께 특허가 소멸된다. 35 U.S.C. § 41(b)(1)–(3). 소멸 후에는 § 1.378에 따른 청원 절차를 이용할 수 있으며, 이 절차에는 특허유지료, 청원 수수료 및 비의도적 지연에 관한 진술이 필요하다. 37 C.F.R. § 1.378(a)–(b) (2026).

둘 이상의 특허유지료가 미납된 경우, 각 지연 납부마다 별도의 청원 수수료와 비의도적 지연에 관한 진술이 필요하다. 다만, 이러한 진술을 하나의 청원에 함께 포함할 수 있다. MPEP § 2590. 따라서 대리인은 회복에 필요한 금액을 안내하기 전에 특허유지료 납부 이력 전체를 점검해야 한다.

지연 납부가 수리되면 일반적으로 해당 특허는 미납으로 소멸된 적이 없는 것으로 취급된다. 다만, 소멸 기간 중 제3자가 한 행위에 대한 법정 보호는 적용된다. § 41(c)(2)는 소멸 기간 중 특정 물건과 관련하여 이루어진 일정한 행위를 보호하고, 그 기간 중 요건을 충족하는 행위 또는 상당한 준비가 이루어진 경우 법원이 형평법에 따른 추가적인 보호를 인정할 수 있도록 한다. 35 U.S.C. § 41(c)(1)–(2). 이러한 규정은 청원이 인용되더라도 회복의 상업적 가치에 영향을 미칠 수 있다. 의뢰인은 회복 가능성뿐 아니라 소멸 기간 중 잠재적 실시권자나 침해 혐의를 받는 자의 활동도 함께 고려하여 판단해야 한다.

결정과 이후 출원·심사 절차에 남는 영향을 관리한다

청원이 인용되면 회복된 출원의 상태, 아직 이행하지 않은 요건 및 관련 출원을 검토해야 한다. 대리인은 의도한 응답서가 기록에 반영되었는지 확인하고, 청원의 계기가 된 출원의 연속성 또는 우선권 문제를 재검토해야 한다. 회복은 포기 상태를 해소하는 절차이며, 해당 사건에는 별도의 조치가 필요한 다른 하자가 남아 있을 수 있다.

특허존속기간 조정(PTA)도 검토해야 한다. § 1.704(c)(3)은 포기 상태 또는 특허등록료 납부 지연이 발생한 때부터 인용 가능한 청원이 제출될 때까지의 기간을 다룬다. § 1.704(c)(4)는 포기 통지서 발송 후 2개월 이내에 청원하지 않은 경우를 별도로 다루며, 기간 중복에 관한 해당 규정의 처리 방식이 적용된다. 37 C.F.R. § 1.704(c)(3)–(4) (2026). 이 2개월의 PTA 규정은 MPEP의 추가 정보에 관한 3개월 지침과 기산점 및 목적이 다르다. 청원이 그 3개월 지침의 범위 안에서 제출되더라도 존속기간에는 불리한 영향이 발생할 수 있다.

구제가 거절되면 즉시 결정문을 검토해야 한다. 출원 회복의 경우, § 1.137(e)는 일반적으로 2개월 이내 또는 결정문에 명시된 기간 내에 재고려 또는 재검토를 요청하도록 하며, 결정문에 달리 명시되지 않는 한 적용되는 기간 연장 규정을 정하고 있다. 특허유지료에 관한 재고려에는 별도의 규정이 적용된다. 37 C.F.R. § 1.137(e) (2026); 37 C.F.R. § 1.378(d) (2026). 응답에서는 청원을 완성하는 과정에서 발생한 미해명 지연을 포함하여, 실제로 지적된 흠결을 해소해야 한다.

추후 검증을 견딜 수 있는 기록을 보존한다

행정절차를 통한 회복과 이후의 권리행사 가능성은 별개의 문제이다. Aristocrat 사건에서 미국 연방순회항소법원은 부적절한 회복 자체는 특허의 유효성 또는 침해에 관한 소송에서 인정될 수 있는 항변이 아니라고 판시하면서도, 중요 사항에 관한 기망을 근거로 불공정행위(inequitable conduct)가 성립할 가능성은 남겨 두었다. Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. Int’l Game Tech., 543 F.3d 657, 663–64 (Fed. Cir. 2008).

Exela 판결은 회복을 허용한 USPTO 결정에 대하여 제3자가 미국 행정절차법(APA)에 근거하여 별도 소송으로 다투는 것을 금지한다. 그러나 자신의 회복 청원이 거절된 출원인이 사법심사를 구하는 것까지 배제하지는 않는다. 법원은 Morganroth 사건에서 인정된 출원인이 사법심사를 구할 권리를 명시적으로 구별하였다. Exela Pharma Scis., LLC v. Lee, 781 F.3d 1349, 1353 (Fed. Cir. 2015); Morganroth v. Quigg, 885 F.2d 843, 846 (Fed. Cir. 1989). 제3자가 사법심사를 구하는 것이 제한된다는 점이나 회복이 허용되었다는 사실 모두 USPTO에 부정확한 진술을 하는 것을 정당화하지 않는다.

Rembrandt 사건은 사실적 근거가 부족할 때 발생하는 결과를 보여 준다. 미국 연방순회항소법원은 경제적 이유로 특허유지료를 의도적으로 납부하지 않았음에도 이후 청원에서 그 지연을 비의도적인 것으로 진술한 특허들에 관하여 불공정행위가 있었다는 판단을 유지하였다. In re Rembrandt Techs. LP Pat. Litig., 899 F.3d 1254, 1272–75 (Fed. Cir. 2018). 법원은 여러 유형의 부정행위가 관련된 해당 사건을 예외적 사건(exceptional case)으로 판단한 결정을 유지하였으나, 변호사보수 지급명령은 파기하고 부정행위와 지급이 명령된 변호사보수 사이의 인과관계를 분석하도록 환송하였다. Id. at 1277–80.

결론은 여전히 증거에 따라 달라진다. Network Signatures 사건에서는 해당 사건의 구체적인 기록에 비추어 불공정행위를 인정한 약식판결이 파기되었다. USPTO의 표준 서식을 사용했다는 사실만으로는 기망의 고의가 입증되지 않았다. Network Signatures, Inc. v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 731 F.3d 1239, 1242–43 (Fed. Cir. 2013). 실무적 교훈은 과거의 경위를 조사하고 보존해야 한다는 것이다. 특히 현재 그 성격을 설명하려는 결정을 과거 권리자나 대리인이 내린 경우에는 더욱 그러하다.

반복적으로 발생하는 상황에 이러한 구별을 적용한다

포기 상태가 된 직후 발견되었고 기록으로 확인되는 기한 관리 오류를 생각해 보자. 대리인이 신속히 조사하여 출원·심사 절차를 계속할 의도가 있었음을 확인하고 완비된 청원을 제출한다. 이러한 일련의 경위는 최초의 누락과 시정 조치 모두에 관하여 일관된 설명을 제공한다. 별도의 경위 설명을 요구받지 않더라도 그 설명을 뒷받침하는 증거는 사건 파일에 보존해야 한다.

다음으로, 포기 상태가 된 후 8개월이 지났고 최초 통지를 받은 후에는 4개월이 지난 시점에 제출된 청원을 생각해 보자. 이 청원에는 여전히 낮은 수수료가 적용되지만 MPEP의 3개월 지침 범위에서는 벗어난다. 청원에서는 최초의 기한 도과에 관한 설명에만 의존하지 말고, 통지 후 경과한 4개월을 설명해야 한다. See MPEP § 711.03(c)(II)(D); U.S. Pat. & Trademark Off., Revival Based on Unintentional Delay (Aug. 18, 2026).

세 번째 상황은 권리자가 의도적으로 출원·심사 절차를 중단한 후 자금을 확보한 경우이다. 대리인은 비의도적 지연을 확인하여 진술하기 전에 최초의 지시를 면밀히 검토해야 한다. 새로운 자금이 확보되었다고 해서 과거의 경위가 바뀌지는 않는다. 네 번째 상황은 미납으로 특허가 소멸된 지 1년이 넘은 경우이다. 이 경우에는 현행 규정에 따른 추가 설명, 해당하는 높은 청원 수수료 및 중용권에 대한 상업적 평가가 필요하다. See 91 Fed. Reg. at 37,828–29; 35 U.S.C. § 41(c)(2). 이 사례들은 현행 규정이 적용된다는 전제하에, 통지, 포기 상태 발생, 소멸 및 사업상 의도를 각각 구분하여 추적해야 하는 이유를 보여 준다.

신속한 대응을 기록으로 남기는 실무를 정착시킨다

회복은 확인된 절차상 누락에 체계적으로 대응할 때 가장 효과적이다. 올바른 구제수단을 정하고, 관련 날짜를 재구성하며, 전체 경위를 조사하고, 누락된 실체적 응답서를 준비한 다음, 정확한 진술로 뒷받침되는 완비된 청원을 제출해야 한다. 결정 후에는 회복된 상태를 확인하고, 존속기간, 우선권 또는 권리행사와 관련하여 남아 있는 문제를 의뢰인에게 설명해야 한다. 기한 관리 기록을 실제 사건 기록과 정확하게 대조하고, 사건 이관 시 책임을 명확히 하며, 포기 통지서를 신속히 조사하는 실무는 구제를 받을 기회와 그에 필요한 증거를 모두 보존하는 데 도움이 된다.