IPR 심리 개시의 실체 판단을 PTAB로 환원하기

요약

당사자계 특허무효심판(inter partes review, IPR)의 실체적 요건에 관한 심리 개시 판단을 특허심판원(PTAB)에 다시 맡기겠다는 발표는 판단 책임을 조직의 전문성에 맞게 배분할 기회를 제공한다. 청장 중심의 절차에도 이미 행정특허판사(APJ)와의 협의가 포함되어 있으므로, 개혁을 지지하는 근거는 전문가 합의부에 공동 심의, 기술적 견해 차이의 해소, 판단 이유의 설명에 대한 책임을 부여하는 데 있다. 청장의 비교우위는 적법한 청 전체의 재량 정책을 수립하고 그 운영을 감독하는 데 있으며, 일상적인 적용은 위임할 수 있다. 재판 일정, 소송에 투입된 자원, 당사자의 동일성, 확립된 기대 등 재량에 따른 개시 거절의 기초가 되는 여러 고려사항은 특허 기술의 작동 방식을 판단하지 않고도 평가할 수 있다. 반면 특허성 평가는 APJ의 법정 자격과 실무 경험에 부합하는 법률·기술 통합 분석을 요구한다. 다만 이 구분은 기능적인 것이다. 법정 기간 제한과 같은 의무적 요건은 비기술적일 수 있고, 재량 심사는 기술적 평가에 의존할 수 있다. 이유를 제시한 APJ의 권고와 청장이 그 권고에서 벗어날 때의 설명을 공개하는 투명한 제도도 동일한 이점의 상당 부분을 달성할 수 있지만, 합의부의 직접 판단은 책임 소재를 더 명확히 하고 일상적인 업무 인계 단계를 줄인다. 시행 과정에서는 개시 결정을 내린 합의부가 이후 심리도 담당할지 정해야 하며, 효율성과 기술에 대한 이해에서 오는 이점을 앵커링 및 확증편향의 개연성 있는 위험과 비교해야 한다. 개혁의 성패는 궁극적으로 이유를 제시한 결정, 설명책임을 수반하는 감독, 적절한 기술 전문성에 따른 사건 배당, 그리고 증거기록이 충실해짐에 따른 실질적인 재검토에 달려 있다.

I 기술적 판단을 전문 판사에게 다시 맡겨야 하는 이유

IPR의 실체적 요건에 관한 심리 개시 판단을 행정특허판사 합의부에 다시 맡기면 미국 특허상표청(USPTO) 내부의 판단 책임을 더 명확하게 배분할 수 있을 것이다. 청장 중심의 절차도 이미 APJ의 전문성을 활용하고 있다. 제안하는 개혁은 설명책임을 수반하는 기관의 감독을 유지하면서, 통상적인 실체 판단을 내리고 그 이유를 설명할 책임을 전문가 합의부에 부여해야 한다. 청장의 비교우위는 적법한 청 전체의 재량 정책을 수립하고 그 운영을 감독하는 데 있다. APJ의 비교우위는 법률과 기술을 통합적으로 분석하여 개별 사건의 특허성 분쟁을 해결하는 데 있다. 이러한 책임은 실무적인 위임과 재검토를 허용하며, 어느 쪽도 모든 개시 쟁점을 청장 본인이 직접 판단할 것을 요구하지 않는다.

발표된 변화는 이러한 역할 분담을 실행할 기회를 제공한다. John A. Squires 청장은 2026년 9월 29일 서면 증언에서 실체적 요건에 관한 개시 판단을 중앙집중화한 지 약 1년이 되는 10월에 그 판단을 PTAB에 다시 맡기겠다는 뜻을 밝혔다. 증언은 이러한 환원 계획을 PTAB STRONG을 통한 교육과 조직 역량 강화에 연결하였다. Oversight of the United States Patent and Trademark Office: Hearing Before the Subcomm. on Intell. Prop. of the S. Comm. on the Judiciary, 119th Cong. 7 (2026) (statement of John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off.) [hereinafter Squires Testimony].

이 발표에 앞서 개시 판단의 책임은 두 가지 방식으로 배분되었다. 2025년 3월 USPTO는 청장의 재량 심사와 3인 PTAB 합의부가 판단하는 실체적 쟁점 및 기타 비재량적 쟁점을 분리하였다. 2025년 10월에는 최소 3명의 APJ와 협의하면서 청장이 두 단계 모두의 책임을 맡았다. 그 절차는 통상적인 사건에서 간략한 통지를 발하는 방식을 예정하고, 상세한 검토가 적절한 경우에는 심판원 구성원에게 회부할 수 있도록 하였다. Memorandum from Coke Morgan Stewart, Acting Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Acting Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Interim Processes for PTAB Workload Management 1–3 (Mar. 26, 2025) [hereinafter March 2025 Memorandum]; Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Judges, Director Institution of AIA Trial Proceedings 1–2 (Oct. 17, 2025) [hereinafter October 2025 Memorandum].

실체 판단을 APJ에게 돌려주어야 한다는 제도적 논거는 협의에 더하여 판단 책임을 부여할 때 무엇이 달라지는지에 달려 있다. 여기에는 합의부의 공동 심의, 전문가 사이의 견해 차이 해소, 판단을 내린 판사가 책임지는 이유 설명, 그리고 여러 합의부에 분산된 지속적인 사건별 검토가 포함된다. 이는 판단을 개선할 것으로 기대되는 작동 방식이지, 형식상 결정 명의자를 변경하면 발생한다고 입증된 결과가 아니다. 공개된 APJ의 이유를 제시한 권고를 청장이 통상 채택하고, 그 권고와 달리 판단할 때 이유를 설명하는 청장 중심의 제도도 유력한 대안이다. 이러한 방식을 비교하면 합의부의 직접 판단을 지지하는 논거를 더 정확하게 제시할 수 있다. 9월 발표는 예정된 전환을 설명한 것이며, 이러한 이점이 실현되는지, 개시 합의부와 이후 심리 합의부가 어떤 관계를 맺는지는 시행 절차가 결정할 것이다.

II 전문가와의 협의와 판단 책임

중앙집중식 절차도 이미 APJ를 활용하고 있으므로, 개혁을 지지하려면 합의부의 직접 책임이 무엇을 바꾸는지 설명해야 한다. 2025년 10월 각서는 최소 3명의 판사와 협의하도록 요구하고, 간략한 개시 통지를 예정하며, 상세한 검토가 필요한 쟁점을 심판원 구성원에게 회부할 수 있도록 하였다. October 2025 Memorandum, supra, at 1–2. 이러한 규정은 전문가의 판단을 활용할 수 있게 하였다. 그러나 모든 통상적 사건에서 APJ가 공동으로 이유를 제시한 권고를 공개하도록 명시적으로 요구하지 않았고, 협의에 참여한 판사들 사이의 의견 차이를 어떻게 해소할지도 정하지 않았다. 합의부의 직접 판단에서 기대하는 이점은 그러한 전문적 업무를 조직하고 설명하는 방식에 관한 것이다.

첫 번째 작동 방식은 공동 심의이다. 신청에 대한 판단을 맡은 합의부의 구성원들은 청구항과 인용문헌에 관한 상반된 해석을 기록에 비추어 검토하고, 특허성을 다투는 주장에 관한 중요한 견해 차이를 해소해야 한다. 한 판사가 개시된 기능이 청구항의 한정요소를 충족한다고 보고 다른 판사가 문헌을 달리 해석한다면, 합의부는 판단을 내리면서 그 차이를 정면으로 다루어야 한다. 직접 책임을 부여하면 의견 차이를 해소하는 일이 전문가 자신의 심판 업무가 된다. 협의 과정에서도 엄밀한 공동 심의가 가능하며, 이 각서의 어느 부분도 협의에 참여한 APJ가 심의를 하지 않았다는 사실을 뒷받침하지 않는다. 여기서 제안하는 것은 그러한 심의를 통상적인 판단 절차의 명시적 요소로 만드는 것이다.

두 번째 작동 방식은 판단을 내린 합의부가 책임지는 이유 설명이다. 실체 판단을 내린 판사들은 판단의 기초가 되는 기술적 명제와 법적 논리를 설명해야 한다. 이 의무는 근거 없는 추론을 드러내고, 중요한 반대 증거에 대한 답변을 요구하며, 판사가 별개의견을 작성할 때 의견 차이를 가시화할 수 있다. 또한 당사자와 재검토 담당자는 결론을 합의부의 기록 평가와 연결하여 이해할 수 있다. 이러한 이점은 이유가 제시되고 판단 주체가 명확한 결정에서 나오는 것이지, 한 공무원의 서명을 다른 공무원의 서명으로 바꾸는 데서 나오는 것이 아니다. 합의부 명의로 간략한 통지를 발하는 데 그친다면 주장하는 이점을 거의 얻지 못할 것이다.

세 번째 작동 방식은 지속적인 사건 검토 책임의 배분이다. 적절히 구성된 합의부는 심판원의 여러 사건에서 개별 사건의 실체 분석을 진행하고 완성할 책임을 맡을 수 있고, 청장은 중요한 법적·제도적 문제에 감독 역량을 집중할 수 있다. 이러한 구조는 완성된 기술적 평가를 추가 승인을 받기 위해 다른 판단자에게 일상적으로 넘기는 단계를 피할 수 있다. 그 가치는 인력, 업무량, 실제 재검토 절차에 좌우되며, 위임 자체가 처리 역량을 만들어 내지는 않는다. 개시 단계에서 지속적으로 사건을 검토한다는 것이 이후 심리에서도 같은 구성원을 유지해야 한다는 뜻은 아니다. 이는 아래에서 다룰 별개의 제도 설계 선택이다.

‘여러 분야를 폭넓게 다루는 판단자’라는 의미의 ‘제너럴리스트’는 청장이 부담하는 조직적 책임의 범위가 넓다는 점을 나타낸다. 특정 청장이 특허 경험이나 과학적 이해를 갖추지 못했다거나 협의에 참여한 APJ가 더 이상 전문가가 아니라는 뜻이 아니다. 비교해야 할 것은 어느 방식에서도 전문성을 보유하고 있는 기관 내부에서 판단 업무를 어떻게 배분하느냐이다. 합의부의 직접 책임은 전문가에게 기술적 판단을 내리고 설명할 명확한 의무를 부여하면서, 청장의 폭넓은 감독을 그러한 관여가 필요한 문제에 집중하도록 하는 범위에서 바람직하다.

APJ의 이유를 제시한 권고를 중심으로 구성된 청장 중심 제도는 유력한 대안이다. 3명의 APJ가 공동으로 심의하고, 판단 이유와 의견 차이를 명시한 서면 권고를 작성하며, 청장이 이를 채택할 때 그 권고를 공개할 수 있다. 청장은 권고와 달리 판단하는 경우 그 이유를 공개적으로 설명하고, 해결되지 않은 기술적 문제를 전문가에게 돌려보낼 수 있다. 이러한 절차는 기술적 엄밀성을 유지하고 합의부 간 법적 취급의 불일치를 발견할 추가 기회를 제공할 수 있다. 청장이 형식상 판단자로 남더라도 통상적인 간략 통지에 수반되는 우려의 상당 부분을 해소할 수 있다.

따라서 합의부의 직접 판단을 선호하는 주장은 권고가 본질적으로 열등하다는 주장보다 한정적이다. 합의부가 이미 완결된 이유를 제시한 판단을 작성한 경우, 모든 통상적 사건에서 추가 결정을 요구하면 분석의 개선 없이 인계 단계만 늘어날 수 있다. 특정 이유에 대한 책임이 그 이유를 도출한 사람들과 결론을 채택한 공무원 사이에 분산될 수도 있다. 합의부의 직접 판단은 실체 판단의 일차적 책임을 전문가에게 부여하고, 감독상의 개입을 명확히 규정된 재검토 기능으로 다룬다. 청장은 모든 기술적 판단을 거듭 승인하는 주체가 되지 않고도 적법한 감독권한의 범위에서 법적 불일치와 기타 문제에 대응할 수 있다.

이러한 선호는 조건부여야 한다. 권고 제도가 의미 있는 중복 없이 동일한 수준의 공동 심의, 판단 주체의 공개적 명시, 적시 해결, 이유를 제시하는 감독을 달성한다면, 실제 성과는 합의부의 직접 판단에 근접할 수 있다. 반대로 인력이 부족한 합의부가 설명 없는 결정을 발한다면 여기서 제안하는 이점을 실현하지 못할 것이다. 설명한 작동 방식은 특정한 책임 배분을 기본값으로 삼아야 할 제도적 이유이지, 형식상 권한의 변경이 반드시 정확성을 높인다는 실증적 증거가 아니다. 평가에서는 이유의 질, 의견 차이의 처리, 적시성, 재검토의 운영을 살펴야 한다.

청장의 지속적인 감독은 APJ의 일차적 책임과 양립할 수 있다. United States v. Arthrex는 APJ의 최종결정을 청장이 재검토할 수 있는 권한을 다루었고, 그러한 재검토를 허용하는 구제책을 마련하였다. 이 판결은 모든 개시 신청을 청장이 직접 판단해야 한다고 요구하지 않았다. United States v. Arthrex, Inc., 594 U.S. 1, 25–27 (2021) (opinion of Roberts, C.J.). 그 판시는 여기서 제안하는 구체적인 개시 절차가 아니라 최종결정에 관한 것이지만, 전문가의 심판과 설명책임을 수반하는 기관의 감독이 공존할 수 있음을 보여준다. 과제는 두 책임과 그 상호관계를 명확히 정하는 것이다.

III 재량과 실체 판단의 구분이 적용되는 범위

개시 절차에는 성격이 다른 여러 판단이 포함된다. 재량 심사는 주로 절차의 경과와 적용 정책에 비추어 특정한 특허성 다툼에 기관의 심판 자원을 투입해야 하는지를 묻는다. 실체 심사는 신청인의 법적·기술적 주장과 입증이 법정 기준을 충족하는지를 묻는다. 제314조(a)는 개시를 허용하기 위한 전제로, 다투어지는 청구항 중 적어도 하나에 관하여 신청인이 승소할 합리적 가능성을 요구한다. 그 기준을 충족한다고 해서 반드시 개시해야 하는 것은 아니다. 35 U.S.C. § 314(a); SAS Inst. Inc. v. Iancu, 584 U.S. 357, 365–66 (2018).

많은 재량상 고려사항은 본질적으로 비기술적이다. 선행 절차, 확립된 기대, 중복, 기관의 업무량이 갖는 의미는 일반적으로 과학적 분석보다는 제도적 판단에 좌우된다. 2025년 3월 각서는 이러한 유형의 고려사항을 명시하고, 그 절차를 서로 경쟁하는 업무상 의무를 이행할 심판원의 능력과 연결하였다. March 2025 Memorandum, supra, at 2–3. 어떤 절차가 이미 수행된 작업을 중복하는지는, 특정 회로·화학 조성물·기계적 구성이 청구항의 한정요소를 충족하는지 판단하지 않고도 평가할 수 있는 경우가 많다.

기술적 복잡성과 개시 요건의 법적 성격은 서로 다른 차원이다. 비기술적이라는 것이 재량적이라는 뜻은 아니며, 기술적이라는 것이 실체 판단에만 관련된다는 뜻도 아니다. 예를 들어 제315조(b)는 신청인, 실질적 이해관계인 또는 그와 밀접한 이해관계를 가진 자(privy)에게 침해소장이 송달된 때부터 1년을 초과하여 신청이 제기되면, 절차 참가(joinder) 요청에 관한 법정 예외를 제외하고 개시를 금지한다. 35 U.S.C. § 315(b)–(c). 이 제한의 적용은 발명을 이해할 필요 없이 송달일과 당사자 관계에 따라 정해질 수 있다. 그렇더라도 이는 법률상 제한이지, 행정 편의를 비교형량하라는 규정이 아니다. 반대로 2025년 3월 각서는 재량 심사에서 특허성을 다투는 주장의 설득력와 전문가에 대한 의존도를 고려하도록 허용하므로, 상당한 기술적 판단이 필요할 수 있다. March 2025 Memorandum, supra, at 2. 이 제안은 주로 재량 정책에 관한 판단과 기술적 특허성 평가의 책임을 배분한다. 그 밖의 법정 개시 요건에는 판단자와 절차를 명시적으로 정해야 하며, 비기술적이라는 이유만으로 자동으로 청장에게 배정되는 것은 아니다.

이 구분의 실무상 중요성은 USPTO의 2026년 6월 통계에서도 드러난다. 2026 회계연도 중 6월까지의 보고서에 따르면 신청 건수 기준 전체 개시율은 38퍼센트이고, 재량 판단 범주 내 거절률은 60퍼센트이며, 실체 및 기타 판단 범주 내 개시율은 75퍼센트이다. 이 수치에는 IPR과 등록 후 재심(post-grant review)이 함께 포함되어 있고, 각 범주는 동일한 사건 집단을 대응시킨 것이 아니다. 그렇더라도 재량적 선별이 상당한 역할을 한다는 점은 보여준다. U.S. Pat. & Trademark Off., PTAB Trial Statistics June 2026 6–7 (2026). 실체 판단을 APJ에게 돌려주면 그 단계의 질은 개선할 수 있지만, 전체적인 심리 접근성에도 반드시 비슷한 변화가 생기는 것은 아니다.

IV 재량 정책에 대한 청장의 책임

청장에게 책임을 부여해야 할 적극적 근거는 기술 교육이 필요하지 않다는 데서 출발하는 것이 아니라 청장 직무의 범위에서 출발한다. APJ도 일정 명령, 소송 경과, 사업 기록, 신뢰에 기초한 행위를 평가할 수 있다. 청장 고유의 책임은 여러 절차에 걸쳐 적법한 기관 정책을 수립하고, 기관에 대한 상충하는 요구를 조정하며, 일관된 적용을 감독하는 것이다. 의회는 청장이 IPR 규칙을 제정할 때 경제, 특허제도의 건전성, 효율적인 행정, 기한 내 절차를 완료할 기관의 능력을 고려하도록 하였다. 35 U.S.C. § 316(a)–(b). 이 조항이 재량에 따른 개시 거절의 적법한 범위에 관한 모든 논쟁을 해결하지는 않지만, 기관 전체의 관점이 필요한 고려사항을 제시한다.

개별 합의부는 자신에게 배당된 사건의 사정을 본다. 기관의 지휘부는 그러한 사정을 전체 사건량, 서로 경쟁하는 법정 책무, 정책을 제도 전반에 적용할 때의 효과와 함께 검토할 위치에 있다. 병행 소송이나 확립된 기대를 통일적으로 취급하려면 상충하는 이익에 부여할 상대적 비중도 선택해야 한다. 청장은 적용 법률의 범위 안에서 그 선택을 명시하고, 정책 변경을 설명하며, 기관이 이를 어떻게 운영하는지에 대한 책임을 계속 부담해야 한다. 각 합의부가 독자적인 접근법을 만들도록 하는 것보다 정책 책임을 중앙에 두는 편이 그러한 선택을 더 잘 드러내고 일관되게 만들 수 있다.

정책을 수립하는 일과 모든 절차에서 그 정책을 직접 적용하는 일은 서로 다른 기능이다. 청장은 병행 소송에 관한 통일된 접근법을 정하면서도, 재판일, 당사자의 동일성, 절차 경과에 관한 일상적인 사실인정을 APJ에게 위임할 수 있다. 정책이 명확하고 실효적인 감독상 재검토가 가능하다면, 위임은 개별 사건에 대한 충분한 검토를 유지하고 중앙의 승인 대기를 피할 수 있다. 청장은 새로운 정책 쟁점, 중요한 정책 이탈, 개별 합의부가 독자적으로 해결할 수 없는 기관 자원에 관한 판단을 유보할 수 있다. 이는 책임 있는 정책 지휘와 실무적인 사건별 위임을 결합하는 제안이며, APJ가 비기술적 사실을 판단하는 능력이 떨어진다는 주장이 아니다.

아래의 재량 기준은 이러한 역할 분담이 작동할 수 있는 이유를 보여준다. 상당수는 일정 명령, 소송 서류, 특허 발행일, 서신, 사업 기록에 근거하여 적용할 수 있다. 주로 비기술적이라는 성격은 이를 실체적 특허성 분석과 분리할 근거가 된다. 청장의 주도적 역할을 뒷받침하는 적극적 이유는 여전히 통일된 정책과 기관의 설명책임이며, 사실관계에 대한 적용은 청장 또는 그 정책에 따라 행동하는 APJ가 수행할 수 있다.

A Fintiv 요소는 주로 병행 절차의 관리에 관한 것이다

Apple Inc. v. Fintiv, Inc.가 제시한 여섯 요소는 절차의 중지, 상대적인 진행 시점, 병행 소송에 투입된 자원, 쟁점의 중복, 당사자의 동일성, 그리고 실체적 쟁점을 포함한 기타 사정에 관한 것이다. 이 요소들은 추가 절차가 효율성과 재판·심판제도의 건전성에 기여하는지를 종합적으로 평가하는 데 사용된다. Apple Inc. v. Fintiv, Inc., No. IPR2020-00019, Paper 11, at 6 (P.T.A.B. Mar. 20, 2020) (precedential). 각 요소를 살펴보면 이 체계의 대부분이 특허 기술의 작동 방식이 아니라 절차 사이의 관계를 다룬다는 점을 알 수 있다.

첫 번째 요소는 법원이 병행 소송을 중지하였는지, 또는 개시 후 중지할 가능성을 보여주는 증거가 있는지에 관한 것이다. Id. at 6–9. 관련 자료는 중지 명령, 계류 중인 신청, 법원이 밝힌 이유, 절차적 사정이다. 판단자는 반도체의 구조나 의약 화합물의 성질을 이해하지 않아도 중지가 동시 진행 소송을 줄일 것이라고 판단할 수 있다. 향후 중지를 예측하는 데 불확실성이 있을 수 있지만, 법원의 절차 진행에 관한 불확실성은 기술적 특허성 문제가 아니다.

두 번째 요소는 법원의 예상 사실심 재판(trial) 일자와 심판원의 예상 최종 서면결정 기한을 비교한다. Id. at 9. 이 검토에는 일정과 일정 관련 증거의 신뢰성에 대한 평가가 필요하다. 지방 법원이 PTAB의 심사 완료 전에 재판을 진행할 가능성은 발명의 기술적 작동을 해석하지 않고도 평가할 수 있다. 일정 명령, 기일 연기, 법원의 실제 진행 속도에 관한 증거가 중요한 이유는 업무 중복과 상대적 시점에 영향을 미치기 때문이다. 이러한 증거를 평가하는 데 필요한 핵심 역량은 기술 교육에서 나오는 것이 아니다.

세 번째 요소는 병행 절차에 이미 투입된 작업과 심판을 신청할 때 신청인이 얼마나 신속하게 대응했는지에 관한 것이다. Id. at 9–12. 판단자는 법원이 청구항 해석 명령을 내렸는지, 증거개시가 얼마나 진행되었는지, 상당한 작업이 중복될 것인지를 살펴볼 수 있다. 법원이 다투어지는 청구항을 해석하였다는 사실을 확인하는 일은 그 해석이 올바른지를 판단하는 일과 다르다. 마찬가지로 어떤 청구항에 침해 주장이 제기되는지 알게 된 때부터 IPR 신청까지의 기간을 평가하려면 일반적으로 시간적 경과와 지연 사유에 대한 설명이 필요하다. 이는 익숙한 소송 관리상의 판단이며, 기초가 되는 기술적 분쟁의 해결에 의존하지 않는다.

네 번째 요소는 신청과 병행 절차 사이에 쟁점이 얼마나 중복되는지를 검토한다. Id. at 12–13. 비교의 상당 부분은 당사자의 소송 서면과 무효 주장에서 확인할 수 있다. 어떤 청구항을 다투는지, 어떤 문헌과 조합을 주장하는지, 특정 주장을 하지 않겠다는 확약 이후에도 법원에 어떤 주장이 남는지가 그 예이다. 두 서면에 동일한 무효 주장이 제기되어 있음을 확인하기 위해 그 주장이 받아들여질지 판단할 필요는 없다. 다만 실질적 동일성 자체가 다투어질 수 있다는 점은 중요한 한계이다. 표현이 다른 청구항이나 외견상 다른 문헌이 실질적으로 같은 기술적 쟁점을 제기하는지가 문제라면 전문가의 지원이 필요할 수 있다. 이 경우에도 중복에 부여할 행정적 효과와 중복을 확인하기 위해 필요한 기술적 비교는 구별된다.

다섯 번째 요소는 신청인이 병행 절차의 피고인지 묻는다. Id. at 13–14. 당사자의 동일성과 관련 관계는 통상 소송 서면, 회사 기록, 소송 경과를 통해 확인할 수 있다. 그 관계가 다투어지는 경우에도 쟁점은 누가 소송을 하는지와 병행 절차가 어떤 결과를 초래하는지에 관한 것이다. 발명의 회로, 화학, 소프트웨어, 기계 구조를 이해할 필요는 일반적으로 없다.

여섯 번째 요소는 기타 사정을 포괄하며, 실체적 쟁점을 명시적으로 포함한다. Id. at 14–16. 이 실체적 요소는 전체 체계를 비기술적이라고 설명할 때 가장 중요한 한계이다. 문헌이 한정요소를 개시하지 않는지, 또는 제안된 조합에 설득력 있는 이유가 없는지를 판단하려면 예비 단계에서도 상당한 기술적 이해가 필요할 수 있다. 이 부분에는 APJ의 전문성을 활용해야 한다. 실체적 요소를 포함한다고 해서 다른 요소까지 기술적 문제로 바뀌지는 않는다. 실체 평가는 전체 재량 판단에 정보를 제공하고, 재량 판단자는 절차적·제도적 고려사항에 청장의 적법한 정책을 적용할 수 있다.

그 사이 이루어진 정책 변경은 기준 자체와 그 기준에 부여하는 구체적인 비중을 분리해야 할 필요성을 뒷받침한다. USPTO는 2025년 2월에 2022년 6월 지침을 철회하였다. 2025년 3월 24일 각서는 종전의 선례적 판단 체계를 다시 적용하고, 국제무역위원회(ITC)의 병행 절차를 포함하며, 적시에 제출된 Sotera 확약을 매우 중요하지만 그 자체로 결정적이지는 않은 것으로 취급하였다. 또한 중앙값 통계를 포함한 재판 시점 관련 증거를 허용하고, 실체적으로 매우 강력한 주장이 있다는 사실만으로 결론이 정해지지는 않는다고 설명하였다. Memorandum from Scott R. Boalick, Chief Admin. Pat. J., to Members of the Pat. Trial & Appeal Bd., Guidance on USPTO’s Recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation” 1–3 (Mar. 24, 2025). 이러한 선택은 USPTO가 절차적 효율성과 상충하는 고려사항을 어떻게 비교형량할지를 정한다. 재판일을 계산하거나 소송 당사자를 확인하는 일을 과학적 검토로 바꾸는 것은 아니다.

그 결과 도출되는 제도적 구분은 구체적이다. 제너럴리스트 판단자는 두 재판·심판기관이 겹치는 일정으로 같은 분쟁을 다루고 있는지, 당사자들이 이미 한 절차에 상당한 자원을 투입하였는지, 중지나 확약이 중복을 줄일지를 평가할 수 있다. 전문가 합의부는 선행기술이 실제로 청구된 발명을 가르치는지를 판단하는 데 더 적합하다. 앞의 작업은 뒤의 문제를 해결하지 않고도 완료할 수 있는 경우가 많다.

B 확립된 기대는 시간적 경과와 신뢰에 기초한 행위에 관한 것이다

확립된 기대(settled expectations)는 핵심 검토가 비기술적인 재량상 고려사항의 특히 명확한 예이다. 2025년 3월 각서는 청구항이 효력을 유지한 기간을 포함한 당사자들의 확립된 기대를 재량과 관련된 사항으로 제시하였다. March 2025 Memorandum, supra, at 2. 이후 Magnolia에서 청장이 내린 선례적 결정은 어느 당사자의 기대도 중요할 수 있음을 명시적으로 인정하고 Dabico와 Home Depot를 그 예로 들었다. Magnolia Med. Techs., Inc. v. Kurin, Inc., No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8–9 (P.T.A.B. May 14, 2026) (precedential Director decision). 쟁점은 당사자들의 과거 경과와 기대에 비추어 행정 절차를 통해 특허성을 다시 검토할 이유가 무엇인지에 관한 것이다.

Dabico에서 청장은 특허가 약 8년간 효력을 유지하였다는 점과, 심판이 왜 기관 자원의 적절한 사용인지 신청인이 설득력 있는 이유를 제시하지 못했다는 점에 의존하였다. 결정은 고정된 경과연수 기준을 부정하고, 확립된 기대가 형성되기 위해 특허나 침해 가능성을 실제로 알고 있어야 하는 것은 아니라고 설명하였다. Dabico Airport Sols. Inc. v. AXA Power ApS, No. IPR2025-00408, Paper 21, at 2–3 (P.T.A.B. June 18, 2025) (informative Director decision). 이러한 논리는 특허 발행일을 확인하고, 관련 시간적 경과를 재구성하며, 심판을 구하는 신청인의 이유를 평가함으로써 검토할 수 있다. 어느 단계도 본질적으로 특허에 개시된 작동 원리를 이해할 것을 요구하지 않는다. 실제 인식이 구체적 기록에서 중요할 수는 있으나, 이를 모든 사건에 적용되는 보편적 전제조건으로 제시해서는 안 된다.

Home Depot는 왜 분석에서 양측을 모두 고려해야 하는지 보여준다. 특허가 12년 넘게 효력을 유지하였지만, 청장은 신청인의 기술 분야에서 그 특허가 사업화되거나, 권리행사·특허표시·실시허락의 대상이 되거나, 그 밖의 방식으로 활용되지 않았다는 신청인의 주장을 받아들였다. 이러한 사정은 신청인 자신의 기대를 뒷받침하였고 재량에 따른 개시 거절을 지지하는 고려사항보다 더 큰 비중을 가졌다. Home Depot U.S.A., Inc. v. H2 Intellect LLC, No. IPR2025-00480, Paper 11, at 2–3 (P.T.A.B. Sept. 4, 2025) (informative Director decision). 이 결정은 상업적 활용 및 권리행사 이력에 관한 검토를 보여주는 것이지, 특허의 기술적 기여가 크거나 작다는 판단을 보여주는 것이 아니다.

이 검토에 적합한 증거는 그 목적에 따라 정해진다. 발행 기록은 시간의 경과를 확인해 준다. 과거 소장과 실시허락 관련 서신은 권리행사와 통지의 이력을 확인해 줄 수 있다. 사업 기록은 특허가 어느 분야에서 활용되었는지, 당사자가 관련 기대를 기초로 투자나 사업 관계를 형성하였는지를 보여줄 수 있다. 이는 잠재적인 증거 자료의 예이며, 기존 결정들이 모든 사건에서 특정 투자나 실시허락의 입증을 요구한다는 주장이 아니다. 적용 정책을 집행하는 청장이나 APJ는 통상적인 심판 방법을 사용하여 그 자료의 날짜, 신빙성, 법적 의미를 평가할 수 있다. 관련 사업 분야를 확인하는 데 배경 지식이 필요할 수는 있지만, 어느 산업에서 특허가 오랫동안 실시허락되었다는 것을 확인하기 위해 청구된 알고리즘이 인용 선행기술과 다른지 판단할 필요는 일반적으로 없다.

간단한 가정 사례를 통해 이 차이를 볼 수 있다. 특허권자는 10년간의 실시허락 활동을 내세우고, 신청인은 다른 사업 환경에서 최근 예상하지 못한 권리행사가 이루어졌다고 주장한다고 하자. 이러한 상충하는 기대에 얼마만큼의 비중을 부여할지는 당사자의 행위와 추가 절차를 허용할 정책적 이유에 관한 문제이다. 반면 이전 간행물이 청구된 모든 단계를 개시하는지는 기술적 실체 판단의 문제이다. 첫 번째 판단은 판단자가 공학 학위를 갖고 있다는 이유만으로 더 정확해지지 않는다. 두 번째 판단은 공학적 증거를 평가할 능력에 크게 의존할 수 있다.

따라서 확립된 기대는 행정적 심판 기회를 배분하기 위해 제시되는 이유로 이해해야 하며, 오래된 청구항이 실체적으로 유효하다는 증거로 이해해서는 안 된다. Dabico는 경과연수에 따른 자동적인 면책을 제공하지 않으며, Home Depot는 시간의 경과가 반드시 결론을 좌우하는 것은 아님을 확인한다. 이 사유에 따른 재량적 거절은 발명이 신규성이나 비자명성을 갖춘다는 것을 확정하지 않는다. 이 정책에서 청장이 주도적 역할을 해야 한다는 근거도 그 기준의 모든 적용을 지지하는 데 의존하지 않는다. 당사자들은 경과연수, 통지, 신뢰에 기초한 행위에 부여할 적절한 비중을 다툴 수 있으며, 그렇다고 그 분쟁이 기술적 특허성 문제로 바뀌는 것은 아니다.

C 기타 재량 기준도 절차적 및 제도적 증거에 좌우된다

연속적인 신청의 취급도 또 다른 예이다. General Plastic은 이전 신청, 앞선 답변과 개시 결정에 접근할 수 있었던 시점, 지연과 그 이유, 심판원의 자원, 기한 준수 능력을 고려한다. 그 우려에는 앞선 절차를 살펴본 후 후속 신청을 수정함으로써 얻는 전술적 이점이 포함된다. Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha, No. IPR2016-01357, Paper 19, at 16–18 (P.T.A.B. Sept. 6, 2017) (precedential as to § II.B.4.i). 이 검토의 상당 부분은 제출 순서와 당사자의 설명으로 답할 수 있다. 신청인이 앞선 답변을 언제 받았는지 판단하기 위해 그 답변의 기술적 입장이 옳았는지 판단할 필요는 없다. 새로운 선행기술의 중요성이나 검색의 합리성을 평가할 때 기술적 지원이 유용할 수 있지만, 핵심 관심사는 심판 절차의 공정한 이용이다.

선행 재판·심판은 이와 관련된 자원 배분 문제를 제기한다. Magnolia에서는 신청인이 무효성 전문가의 배제 이후 행정심판을 신청하였고 지방 법원 절차에서 패소한 뒤 청장이 개시를 거절하였다. 결정은 이미 제공된 소송 기회, 투입된 자원, 패소 이후 다른 판단 기관을 얻으려는 시도를 강조하였다. 인용 선행기술이 특허성 결여를 입증하지 못한다는 새로운 실체 판단에 근거한 것은 아니었다. Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 9–10. 이러한 절차 경과를 평가하려면 법원이 무엇을 결정하였고 신청인이 왜 또 다른 절차를 구하였는지 이해해야 한다. 신청인이 제시하려 했던 기술적 무효성 분석을 독립적으로 재현할 필요는 없다.

업무량 고려는 더욱 직접적으로 행정적인 문제이다. 2025년 3월 각서는 결정계 불복심판의 처리 기간, 미국발명법(AIA)에 따른 기한, 심판원에 대한 기타 요구에 주의를 기울이도록 한다. March 2025 Memorandum, supra, at 3. 사건 수, 가용 심판 역량, 완료 소요시간은 기관 자료를 통해 평가할 수 있다. 특허의 복잡성이 자원 추정에 영향을 미칠 수는 있지만, 법정 책무 사이에 처리 역량을 배분하는 더 큰 선택은 기관 운영에 속한다.

2026년 3월 11일 각서는 구체적인 경제적 고려사항을 추가한다. 침해 혐의 제품과 관련된 미국 내 제조 및 투자, 특허권자가 제조·판매하거나 실시허락한 경쟁 제품의 미국 내 제조, 그리고 침해소송을 당한 신청인이 소규모 기업인지가 그 내용이다. Memorandum from John A. Squires, Under Sec’y of Com. for Intell. Prop. & Dir., U.S. Pat. & Trademark Off., to All PTAB Users, Additional Discretionary Institution Considerations—U.S. Manufacturing and Small Business Use of AIA Proceedings 2–3 (Mar. 11, 2026). 통상 관련 자료는 생산 기록, 투자 증거, 재무 공시, 기업의 특성이다. 제품이 어디에서 조립되는지 또는 기업이 관련 규모 기준을 충족하는지를 평가할 때, 그 제품의 기초 기술이 자명하였는지 판단할 필요는 일반적으로 없다. 이러한 기준이 정책 및 법률상 권한에 관한 중대한 문제를 제기할 수 있지만, 그 문제를 해결하는 것은 기술적 전문성이 아니다.

D 전제가 되는 기술적 쟁점은 전문가에게 맡겨야 한다

이 역할 분담을 지지하는 논거는 그 한계를 명확히 할 때 가장 강해진다. 2025년 3월 각서는 법의 변화, 특허성을 다투는 주장의 설득력, 전문가 의존도, 중대한 경제·공중보건·국가안보상 이익도 제시한다. March 2025 Memorandum, supra, at 2. 일부는 법적 또는 정책적 판단이지만, 다른 일부는 기술적 증거에 좌우될 수 있다. 그 사이 등장한 판례를 확인하는 일은 법적 작업이지만, 그 판례가 특정 기술적 개시에 미치는 영향을 평가하려면 전문성이 필요할 수 있다. 마찬가지로 주장된 공중보건상의 필요를 평가하는 데에는 과학적 증거가 필요할 수 있지만, 기관 차원에서 부여할 비중을 정하는 것은 정책 판단이다.

제325조(d)는 같은 구분을 보여준다. Advanced Bionics에 따르면 USPTO는 먼저 동일하거나 실질적으로 동일한 선행기술 또는 주장이 이전에 제시되었는지를 묻고, 그렇다면 신청인이 기관의 중대한 오류를 입증하였는지를 검토한다. Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, No. IPR2019-01469, Paper 6, at 8–10 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (precedential). 앞선 제출물을 확인하는 일은 간단할 수 있지만, 심사관이 문헌을 오해하거나 청구항의 한정요소를 잘못 적용하였는지를 판단하려면 APJ의 실체 심사를 뒷받침하는 바로 그 기술적 역량이 필요할 수 있다. Magnolia 역시 심사관의 명백한 오류를 상당한 정도로 소명하면 거절을 지지하는 다른 고려사항을 상쇄할 수 있음을 인정한다. Magnolia, No. IPR2026-00097, Paper 17, at 8.

USPTO가 공개한 재량 절차 지침은 당사자들이 실체적 주장의 강도를 논할 때 관련 기술 전문성을 가진 인력과 협의하도록 함으로써 이러한 필요성을 인정한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Interim Director Discretionary Process § V.B, https://www.uspto.gov/patents/ptab/interim-director-discretionary-process (last visited Oct. 4, 2026). 지속 가능한 책임 분담은 이 기여를 명시해야 한다. 전문 APJ가 필요한 기술적 전제 쟁점을 해결하고 근거를 설명하면, 재량 정책을 적용하는 공무원은 그 평가가 전체 비교형량에 미치는 영향을 판단할 수 있다. 일상적인 일정, 당사자의 동일성, 신뢰에 기초한 행위에 관한 문제는 실체적 검토를 제너럴리스트 중심의 기관 절차로 이전할 이유가 되지 않는다.

따라서 정책 감독에서는 어떤 쟁점이 중앙의 결정을 필요로 하고 어떤 쟁점이 위임된 적용으로 해결될 수 있는지 정해야 한다. 일상적인 일정 문제를 판단하는 합의부가 기관의 자원 우선순위를 독자적으로 다시 검토할 필요는 없다. 반대로 확립된 기대에 부여하는 비중을 중대하게 바꾸려면, 개별 사건에서 이유 없이 기존 취급에서 벗어날 것이 아니라 투명한 기관 정책 절차를 통해 다루어야 한다. 이 분담은 적용 기준에 대한 청장의 책임을 유지하면서 APJ가 그 기준을 적용하고 필요할 때 기술적 분석을 제공하도록 한다.

법률이 청장에게 개시 권한을 부여했다는 사실이 모든 기술적 문제를 청장 본인이 직접 해결해야 한다는 뜻은 아니다. 규칙은 심판원이 청장을 대신하여 심리를 개시한다고 정하고 있으며, 연방순회항소법원은 청장이 개시 결정을 위임할 권한을 인정하였다. 37 C.F.R. § 42.4(a) (2026); Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, 812 F.3d 1023, 1031–33 (Fed. Cir. 2016). 따라서 재량 정책에 관한 지휘와 전문가의 실체 판단을 분리하는 것은 설명책임을 수반하는 위임 체계에 부합한다. 청장의 법정 직위를 이전하거나 적절한 감독을 없애는 것이 아니다.

V 실체 심사에 필요한 기술적 작업

실체적 요건에 관한 개시 판단은 예비적이지만 실질적인 분석을 요구한다. IPR 신청에서는 특허와 인쇄간행물에 근거하여 제102조 및 제103조에 따라 청구항을 다툴 수 있다. 35 U.S.C. § 311(b). 신청에 담긴 무효 주장이 충분히 설득력 있는지 판단하려면 청구된 발명을 이해하고 인용문헌이 실제로 무엇을 개시하는지 파악해야 한다. 청구항 대비표는 신청인의 주장을 정리할 수 있지만, 그 표의 각 칸이 제시된 대응관계의 기술적 정확성을 입증하는 것은 아니다.

어떤 구성요소가 다른 구성요소의 신호 수신 전에 특정 동작을 수행하도록 요구하는 가상의 청구항을 생각해 보자. 문헌이 두 구성요소와 두 동작을 모두 개시하더라도, 그 순서를 달리하거나 기능을 다르게 배정할 수 있다. 그 개시가 한정요소를 충족하는지는 구조, 구성요소 사이의 관계, 청구된 순서의 효과를 이해하는 데 달려 있을 수 있다. 비슷한 용어 뒤에 실질적으로 다른 기술적 구성이 숨겨져 있을 수 있다. 판단자는 그 차이의 법적 의미를 결정하기 전에 차이를 식별할 수 있어야 한다.

자명성 판단에는 추가적인 기술적 판단이 필요하다. 알려진 요소를 확인하는 것만으로 분석이 끝나지 않는다. 판단자는 문헌을 결합하거나 수정하는 이유에 관한 설명을 평가하고, 그 설명이 주장된 결과를 뒷받침하는지 판단해야 한다. 연방대법원의 유연한 접근법은 예측 가능한 조합과 통상적인 창의성의 관련성을 인정하면서도, 구체적 사정에 근거한 명시적 설명을 요구한다. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–21 (2007). 이 접근법을 적절히 적용하려면 실현 가능한 수정안과 원하는 결론을 다시 말하는 데 그치는 주장을 구별할 만큼의 기술적 이해가 필요하다.

전문가 진술서가 있다고 해서 이 책임이 사라지는 것은 아니다. 오히려 판단자의 평가 수준이 더 중요해진다. APJ는 전문가가 관련 작동 원리를 설명하였는지, 문헌에서 근거를 제시하였는지, 반대되는 가르침을 고려하였는지, 주장하는 성공의 기대를 정당화하였는지 검토해야 한다. 기술 교육은 외견상 단순한 법적 주장 속에 숨은 가정을 드러내는 데 도움이 될 수 있다. 특허권자가 주장하는 기술적 차이가 청구항 문언이나 기록에 근거하지 않는 경우에도 이를 파악하는 데 도움이 된다.

이러한 작업이 전문가 심판의 비교우위를 설명한다. 필요한 역량은 법적 판단력과 기술적 명제를 비판적으로 검토할 능력의 결합이다. 폭넓은 행정 책임을 가진 중앙의 판단자는 그러한 명제에 관한 지원을 받을 수 있다. 전문가 합의부는 그 평가를 자신이 책임지는 결정에 직접 통합할 수 있다.

VI APJ의 자격은 실체적 검토에 부합한다

의회는 APJ의 직무 수행을 법률적 능력과 과학적 능력 모두에 명시적으로 연결하였다. 제6조(a)는 APJ가 ‘충분한 법률 지식과 과학적 능력’(“competent legal knowledge and scientific ability”)을 갖추도록 요구하고, 청장과 협의하여 상무장관이 임명하도록 규정한다. 35 U.S.C. § 6(a). USPTO는 APJ가 법률 및 기술 교육을 받았으며, 민간 실무, 공직, 기업 법무부서에서 상당한 특허법 경험을 쌓았다고 설명한다. 또한 다수의 APJ는 특허심사관이나 재판연구원으로 근무한 경험이 있다. U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Trial and Appeal Board, https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/patent-trial-and-appeal-board (last visited Oct. 4, 2026).

이러한 자격은 기술적 실체 판단을 누구에게 맡겨야 하는지에 관한 제도적 판단을 뒷받침한다. 정규 교육은 과학적 개념을 이해하는 토대를 제공한다. 특허 실무는 청구범위, 개시 내용, 기술적 사실과 법적 기준 사이의 관계에 대한 이해를 발전시킨다. 반복적인 심판 경험은 이러한 사항에 관한 상반된 주장을 평가하는 경험을 제공한다. 이 역량들의 결합으로 전문 APJ는 청장의 폭넓은 책임을 중심으로 조직된 기관 차원의 절차보다 지속적인 실체 심사에 더 적합하다.

심판원의 현행 합의부 구성 절차도 이 연관성을 강화한다. 표준운영절차 1(SOP 1)은 판사들에게 기술 분야를 지정하고, 합의부 배정 담당자에게 가능한 경우 사건의 기술 분야와 일치하는 지정을 받은 판사를 최소 2명 포함하도록 노력할 것을 지시한다. 또한 특정 관할 업무를 새로 담당하는 판사를 경험이 더 많은 판사와 함께 배정하도록 한다. U.S. Pat. & Trademark Off., Standard Operating Procedure 1: Assignment of Judges to Panels 4–5 (rev. 17, July 20, 2026) [hereinafter SOP 1]. 이는 인력 가용성과 기타 배정상 제약 아래에서 관련 전문성을 사건에 투입하기 위한 운영상의 수단이다.

이 논거는 모든 APJ가 모든 발명의 전문가라거나 학력이 건전한 판단을 보장한다고 전제하지 않는다. 제6조(a)도 박사학위나 일정한 실무 경력을 요구하지 않는다. 핵심 명제는 비교에 관한 것이다. 기관에는 법률과 과학의 복합적 역량을 기준으로 선발된 판단자 집단이 있고, 이들의 배경을 담당 사건에 연결하려는 절차가 마련되어 있다. 이들에게 기술적 실체 판단의 일차적 책임을 부여하는 것은 그러한 제도 설계를 실제로 활용하는 일이다.

VII 학술연구가 뒷받침하는 내용

실증적 학술연구는 기술적 전문성의 가치를 일정한 유보 아래 뒷받침한다. Matthew Sipe는 2015 및 2016 회계연도에 접수된 특허 항소 사건을 조사하고, 서로 다른 판단 기관에서 나온 인정사항이 항소심에서 어떻게 취급되었는지 비교하였다. 조정을 거친 비교에서 PTAB의 인정사항은 지방 법원 판사의 인정사항보다 높은 항소심 유지율을 보였으며, 특히 사실인정에서 그 차이가 두드러졌다. Matthew G. Sipe, Experts, Generalists, Laypeople—and the Federal Circuit, 32 Harv. J.L. & Tech. 575, 591, 610–11 (2019).

Sipe의 결과는 전문가의 심판이 신뢰할 수 있는 기술적 사실인정에 기여할 수 있다는 명제와 부합한다. 그러나 자격을 결과의 원인으로 분리하여 입증한 것도, APJ와 청장의 중앙집중식 개시 절차를 비교한 것도, 현직 판사 집단을 평가한 것도 아니다. 논문도 인정하듯이 선택 효과와 항소심 심사의 차이는 비교를 복잡하게 한다. Id. at 617–21, 623, 626–27. 이 연구는 제도적 논거의 개연성을 강화하지만, 발표된 개혁의 효과에 대한 수치적 예측을 제공하지는 않는다.

APJ의 경험에 대한 비판도 정확하게 다루어야 한다. Kristen Osenga의 제101조 판단을 위한 제도 설계 논의는 임명 당시의 경험에 관한 과거 연구에 의존하였으며, 기술적 자격과 직무 경험에 관한 수석판사의 답변도 포함하였다. Kristen Osenga, Institutional Design for Innovation: A Radical Proposal for Addressing § 101 Patent-Eligible Subject Matter, 68 Am. U. L. Rev. 1191, 1241–42 & nn.240–44 (2019). 이러한 과거 수치는 현직 APJ의 자격에 대한 현재의 전수조사가 아니다. 로스쿨 졸업 후 경과연수 역시 과학 교육, 특허대리인 또는 심사관 경험, 특정 기술을 평가하는 역량과는 다른 것을 측정한다.

오늘날의 상황을 더 충실하게 평가하려면 관련 교육, 전문 실무, 기술 분야별 배정, 결정의 질을 검토해야 한다. 개시율이나 단순한 실무 연수만으로는 이 질문에 답할 수 없다. APJ의 실체 판단 책임을 지지하는 적극적 근거는 판단자의 복합적 역량과 법률이 요구하는 작업의 적합성에 있으며, 실증연구는 이 명제를 검증하는 유용한 수단이 된다.

VIII 실효성 있는 환원을 위한 과제

시행 과정에서는 기술적으로 적합한 APJ가 실체적 요건에 관한 개시 결정을 맡도록 하고, 당사자들이 주요 근거를 이해할 수 있도록 충분히 설명해야 한다. 이유를 제시한 결정문은 중요한 청구항 해석 또는 선행기술 쟁점을 확인하고, 합의부 평가의 증거상 근거를 설명하며, 그 평가를 개시 기준에 연결해야 한다. 본격적인 심리에서 드러날 수 있는 모든 쟁점을 미리 예상할 필요는 없다. 다만 결정적인 기술적 문제를 실질적으로 검토하였다는 점은 보여주어야 한다.

USPTO는 재량에 관한 논리와 실체에 관한 논리 사이의 관계도 드러내야 한다. 거절이 정책이나 사건 관리상의 사유에 근거한다면 결정은 그 근거를 명시해야 한다. 재량적 취급이 기술적 무효 주장의 설득력에 의존한다면 기관은 자신이 의존한 기술적 평가를 설명해야 한다. 명확한 이유가 있으면 당사자들은 실체적 기준을 충족하지 못한 경우와, 상당히 유력할 수 있는 무효 주장임에도 재량으로 심판을 거절한 경우를 구별할 수 있다.

합의부 선정은 역량과 공정성을 모두 보장해야 한다. SOP 1은 이미 공정한 지정을 요구하고, 결과에 영향을 미칠 목적으로 합의부 구성원을 선정하는 것을 금지한다. 또한 합의부 결정 전에 특정 절차를 배정하거나 재배정하는 데 청장이 관여하는 것을 제한한다. SOP 1, supra, at 1–2. 기술적 배경을 사건에 맞추는 작업은 이러한 보호장치 안에서 이루어져야 한다. 관련 경험은 배정의 이유가 되지만, 예상되는 결론이 그 자리를 대신해서는 안 된다.

시행 지침은 정책에 대한 책임, 개별 사건에 대한 적용, 감독상 재검토를 구별해야 한다. 어떤 재량 사항을 청장에게 유보하고, 어떤 사항을 APJ가 확립된 정책 아래 해결할 수 있으며, 새로운 쟁점이나 중요한 정책 이탈이 어떻게 책임 있는 공무원에게 회부되는지 정해야 한다. 합의부 구성원이 어떻게 심의하고, 누가 서면 이유에 책임을 지며, 감독 과정에서 실체 분석을 수정할 경우 이를 어떻게 설명할지도 명시해야 한다. 이러한 요소가 있어야 합의부의 직접 책임이 개시 통지에 표시되는 명의의 변경을 넘어 실질적인 절차적 구조가 될 수 있다.

그 밖의 법정 개시 요건도 별도로 책임을 배분해야 한다. 지침은 제315조(b)와 같은 쟁점을 누가 해결하고, 당사자들이 관련 증거를 어떻게 제출하며, 이용 가능한 재검토는 어떤 절차로 진행하는지 정해야 한다. 의무적 제한은 기초 사실이 비기술적이더라도 적용 법률에 따라 집행되어야 한다. 시행일과 계류 중인 신청의 취급도 명확히 해야 한다.

평가는 적시성, 이유의 명확성과 일관성, 기술적 견해 차이의 처리, 그리고 감독상 개입이 불필요한 중복 없이 결정을 개선하는지에 초점을 맞추어야 한다. 이 지표들은 APJ의 권고를 공개하고 청장이 권고에서 벗어날 때 설명하는 제도와의 비교에도 활용되어야 한다. 개시율은 여전히 유용한 현황 정보이지만, 비율이 높거나 낮다는 사실만으로 기술적 분석이 개선되었다고 할 수는 없다.

IX 개시 합의부가 이후 심리도 담당해야 하는가

실체적 요건에 관한 개시 판단을 PTAB에 다시 맡겨도 개시 후 절차를 누가 담당할지라는 중요한 질문은 남는다. 발표 자체는 동일한 APJ들이 심리를 진행하고 최종 서면결정을 내릴지를 정하지 않았다. 이 선택은 명시적으로 검토할 가치가 있다. 전문가의 책임을 회복하는 일과 사건 전체에서 같은 담당자를 유지하는 일은 서로 다른 제도적 목적에 대응하기 때문이다.

담당의 연속성에는 상당한 이점이 있다. 개시 합의부는 이미 특허, 인용문헌, 주요 분쟁을 검토하였다. 그 합의부를 유지하면 다른 집단이 초기 작업을 반복할 필요가 없고, 이미 형성된 기술적 이해를 토대로 심리를 진행할 수 있다. 이러한 이해는 사건 관리를 돕고 추가 증거가 유용할 쟁점을 명확히 할 수 있다. 합의부를 교체하면 자원이 소요되고 일부 이점을 잃을 수 있다.

연속성에는 앵커링의 개연성 있는 위험도 있다. 청구항, 문헌, 제안된 조합에 대한 초기 이해가 판사들이 이후 제출 자료를 평가하는 출발점이 될 수 있다. 당시의 기록에 비추어 예비 견해가 합리적이었더라도, 기록이 달라진 이후에는 지나치게 큰 영향을 미칠 수 있다. 우려는 불충분한 조정이다. 합의부가 증언이나 반대신문으로 크게 약화된 초기의 기술적 전제를 그대로 유지할 수 있다는 것이다.

판단자의 전문성이 이러한 가능성을 검토할 필요를 없애지는 않는다. 실험연구는 숫자로 제시된 앵커가 가상 사안에 대한 판사의 판단에 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다. Chris Guthrie, Jeffrey J. Rachlinski & Andrew J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, 86 Cornell L. Rev. 777, 790–93 (2001). 이 통찰을 예비적 기술 의견에 적용하는 것은 유추이지, PTAB 사건에서 수치적 앵커링 효과가 입증되었다는 뜻이 아니다. 연구자들 자신도 가상 문제의 결과가 실제 재판의 오류를 확정적으로 입증하는 것은 아니라고 경고한다. Id. at 819–21. 이 증거는 절차 설계를 검토할 이유를 제공하는 것이지, 개별 합의부가 불공정하게 판단할 것이라고 추정할 근거를 제공하는 것이 아니다.

이와 관련된 우려는 확증편향이다. 합의부가 신청에 심리를 정당화할 만큼 유력한 무효 주장이 포함되어 있다고 한 번 설명하고 나면, 판사들은 이후 그 설명과 일치하는 증거를 무의식적으로 선호할 수 있다. 반대 증거는 더 회의적으로 취급되거나, 모호한 부분이 기존 해석을 유지하는 방향으로 해소될 수 있다. IPR을 직접 다루는 학술논의에서는 이러한 우려를 개시 판단과 최종 판단을 분리해야 할 이유로 제시하였다. See, e.g., Adam J. Cook, Comment, The Same PTAB Panel Should Not Do It All: Why Inter Partes Review Decisions Should Be Bifurcated, 128 Penn St. L. Rev. 257, 280–81 (2023). 이 주장은 제도 개혁의 제안이지, 현직 APJ가 반드시 그러한 편향을 보인다는 실증적 발견이 아니다.

개시 판단과 최종 판단의 법적 구분은 이전 결론을 방어해야 한다는 심리적 필요를 줄여야 한다. 개시 단계에서는 예비적인 주장과 입증이 법정 기준을 넘는지 묻는다. 본심리에서 신청인은 증거의 우월성 기준에 따라 특허성 결여를 입증해야 하고, 개시된 심판이 도중에 종결되지 않으면 심판원은 최종 서면결정을 내려야 한다. 35 U.S.C. §§ 316(e), 318(a). 신청인이 입증책임을 다하지 못했다는 최종결정이 개시 자체의 오류를 반드시 의미하지는 않는다. 합리적인 초기 예측도 더 충실한 기록에 따라 달라질 수 있다.

연방순회항소법원은 이러한 새로운 평가의 필요성을 분명히 하였다. TriVascular에서 법원은 심판원이 예비적인 개시 단계의 인정에 구속되지 않으며, 충실해진 기록이 정당화하는 경우 견해를 바꾸어야 한다고 설명하였다. TriVascular, Inc. v. Samuels, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016). Magnum Oil Tools에서는 개시를 근거로 특허권자에게 입증책임을 전가하는 방식을 배척하고, 전체 기록을 바탕으로 실체적 쟁점을 새롭게 검토하도록 요구하였다. In re Magnum Oil Tools Int’l, Ltd., 829 F.3d 1364, 1375–77 (Fed. Cir. 2016). 따라서 개시가 다투어지는 청구항의 특허성 결여에 대한 추정으로 바뀌어서는 안 된다.

기존 판례에 비추어도 합의부의 연속성이 그 자체로 위법하다고 볼 수는 없다. Ethicon에서 연방순회항소법원은 추가적인 절차적 공정성의 하자가 주장되지 않은 상황에서, 같은 합의부가 개시와 최종 특허성을 판단하는 데 대한 법률 및 적법절차상의 이의를 배척하였다. Ethicon, 812 F.3d at 1029–31. 다른 구조가 심판이나 공적 신뢰를 개선할 수 있는지라는 정책적 질문은 여전히 남는다. 법적으로 허용된다는 사실이 허용되는 모든 설계가 동일하게 효과적이라는 뜻은 아니다.

USPTO는 연속성을 유지하거나, 기술적 자격을 갖춘 별도의 합의부를 사용하거나, 구성원 일부를 교체할 수 있다. 별도 합의부는 양 단계의 전문적 심판을 유지하면서도 자신의 이전 논리를 방어하려는 개인적 집착을 줄일 수 있다. 그러나 새 합의부도 개시 결정문을 접하게 되므로, 재배정이 반드시 앵커링을 없애지는 않는다. 일부 교체는 기술적 이해를 유지하면서 새로운 시각을 도입할 수 있지만, 그 이점 역시 평가해야 한다.

어떤 방식을 선택하든 최종결정은 개시 후 형성된 중요한 증거를 직접 다루고, 예비적인 기술 평가가 여전히 설득력 있는 이유 또는 변경되어야 할 이유를 설명해야 한다. 심의에는 가장 강력한 반대 증거에 대한 명시적 검토가 포함되어야 한다. 투명한 배정 관행과 재검토가 요구된다는 명확한 인식은 전문성이 충실해지는 기록에 맞추어 발휘되어야 한다는 원칙을 강화한다. APJ에게 실체 판단 책임을 돌려주는 것은 기술적 역량과 이러한 개방성을 촉진하는 절차를 결합할 기회이다.

X 지속 가능한 책임 배분

통상적인 실체적 요건에 관한 개시 판단을 PTAB 합의부에 다시 맡기는 것은 심의와 이유 설명의 책임에 관한 제안으로 이해하는 것이 가장 적절하다. 중앙집중식 절차도 이미 APJ의 전문성을 활용할 수 있다. 합의부가 직접 판단하면 공동의 기술적 판단과 결정을 내린 전문가가 책임지는 이유 설명이 실체 판단의 통상적 기초가 된다. 그 이점은 결정을 내리는 공무원이 누구인지에만 달려 있지 않고, 그러한 실무와 실효적인 감독에 달려 있다. APJ의 권고를 공개하고 청장이 그 권고에서 벗어날 때 설명하는 제도도 같은 이점의 상당 부분을 달성할 수 있다. 일상적인 승인 단계를 하나 더 두는 것의 효용이 적다면 합의부의 직접 판단이 더 단순한 기본 구조가 된다.

청장의 비교우위는 적법한 청 전체의 재량 정책을 수립하고 감독하는 데 있다. 여기에는 기관이 상충하는 제도적 이익을 어떻게 비교형량하고 자원을 어떻게 배분하는지가 포함된다. 이 책임은 일상적인 적용을 APJ에게 위임하는 것을 허용한다. 재판 일정, 소송에 투입된 자원, 당사자의 동일성, 확립된 기대를 뒷받침하는 경과는 일반적으로 청구된 발명의 작동 방식을 판단하지 않고도 평가할 수 있다. 비기술적이라는 성격만으로 청장 본인이 이를 판단해야 하는 것은 아니며, 의무적 개시 제한이 재량상 고려사항으로 바뀌는 것도 아니다.

이 환원에는 이유를 제시한 결정문, 기술적 경험을 고려한 공정한 배정, 명확한 감독 절차, 합의부의 연속성에 관한 명시적인 결정이 수반되어야 한다. 전문가에게 기술적 실체 판단의 책임을 주는 제도는 예비 견해를 재검토하려는 태도도 뒷받침해야 한다. 이러한 요소를 갖추면 USPTO는 책임 있는 정책 지휘를 유지하면서 신중하고 열린 자세의 특허성 판단을 위한 여건을 개선할 수 있다.