属地陷阱：美国和中国来源发明的外国申请限制

执行摘要：对于在美国、中国境内或跨越两国开发的发明，首次专利申请决策应从属地性的发明地点分析开始，而不是从发明人国籍、公司总部或偏好的申请地开始。美国通常要求，对于在美国作出的发明，在向国外提交申请之前取得外国申请许可，除非一件美国申请已经待审至少六个月且未受到保密令限制，或者适用其他许可路径。相比之下，中国要求，对于在中国完成的发明或实用新型，在向国外提交申请之前进行保密审查；这里的“在中国完成”，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成。在跨境研发中，这些规则很容易被忽视，尤其是当分布式团队对所要求保护发明的不同方面作出贡献时。中国国民在美国境内可能创造美国来源的发明；美国国民在中国境内也可能创造中国来源的发明。因此，专利团队应在申请前进行以权利要求为中心的贡献分析，保存审查许可记录，并避免假设美国临时申请、中国首次申请或 PCT 申请会自动解决两国的国家安全审查要求。

I. 引言

跨国专利申请策略通常从一些熟悉的问题开始：市场在哪里？竞争对手在哪里？首次申请应当是美国临时申请、中国申请、欧洲申请，还是 PCT 申请？然而，对于在美国、中国境内或跨越两国开发的发明，更基础的问题应当先行：发明是在何处作出的？

这个问题之所以重要，是因为在国家安全审查发生之前，美国和中国都会限制某些外国专利申请。美国的机制通常称为外国申请许可。中国的对应机制通常称为保密审查或保密性审查。虽然二者的政策理由相近，但两个制度在术语、触发条件、程序、客体范围、时点以及后果方面均有差异。

最重要的实务要点是，两个制度都不是主要以发明人国籍为标准。美国询问的是发明是否在美国作出。中国询问的是发明或实用新型是否在中国完成，即技术方案的实质性内容是否在中国完成。中国国民在美国境内可以创造美国来源的发明；美国国民在中国境内也可以创造中国来源的发明。

II. 共同政策：外国披露前的国家安全审查

外国申请许可法律处在专利审查、出口管制、国家安全审查和发明地点分析的交叉点。它们不是普通的优先权规则。即使发明具有可专利性、申请人拥有该发明、权利要求具有充分支持，并且申请满足《巴黎公约》或 PCT 的时限规则，仍然可能出现外国申请许可问题。

美国的法定框架主要见于 35 U.S.C. §§ 181–188，以及 37 C.F.R. Part 5 中的实施法规。第 184 条限制对在美国作出的发明向国外提交申请，除非申请人已取得所需许可，或者在美国申请提交后法定六个月期间已经届满，且不受保密令限制。35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e)。中国规则见于《中华人民共和国专利法》第十九条，该条要求，对于在中国完成的发明或者实用新型，向外国申请专利前应当事先进行保密审查。Patent Law of the People's Republic of China art. 19 (promulgated by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Mar. 12, 1984, amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) [hereinafter China Patent Law].

这些规则很容易被忽略，因为它们发生在通常的专利审查工作流程之前。专利团队可能关注发明人身份、所有权、出口分类、优先权或权利要求范围，而申请部门只是执行在美国、中国、欧洲或通过 PCT 首次提交的指示。但是，如果申请顺序违反了适用的国家安全审查许可规则，问题以后可能无法补救。

III. 美国外国申请许可制度

美国规则适用于拟就一项在美国作出的发明向国外提交申请的情形。根据 37 C.F.R. § 5.11(a)，如果发明是在美国作出的，并且尚未提交美国申请，或者美国申请在预期外国申请日前不足六个月提交，则在外国或外国/国际知识产权机构提交专利申请（包括修改、修正、补充或分案）之前，或者在申请实用新型、工业品外观设计或模型登记之前，必须取得专利局局长的许可。37 C.F.R. § 5.11(a)(1)–(2)。

该法规在文字上明确是属地性的。它并未说“由美国国民作出的发明”或“由美国公司拥有的发明”。它说的是“在美国作出”的发明。37 C.F.R. § 5.11(a)。反之，如果发明不是在美国作出的，或者对应的美国申请已经提交至少六个月且不受保密令限制，则不需要第 (a) 款项下的许可。37 C.F.R. § 5.11(e)(1)–(2)。

取得美国外国申请许可最常见的路径是在 USPTO 首先提交申请。就美国作出的发明提交美国申请，被视为同时包括外国申请许可请求，申请收据或其他 USPTO 官方通知会说明许可是否已经授予。37 C.F.R. § 5.12(a); Manual of Patent Examining Procedure § 140 (9th ed., Rev. 01.2024) [hereinafter MPEP]. 申请人也可以提交明示的许可请求，包括尚未提交美国申请、申请收据尚未发出、需要许可额外主题内容，或者需要加急处理的情形。37 C.F.R. §§ 5.12(b), 5.13, 5.14; MPEP § 140。

美国规则还包含出口管制维度。外国申请许可授权为准备、提交、可能提交和审查外国申请相关目的而进行的某些技术数据出口，并授权为使用特定 WIPO 在线服务准备拟以 USPTO 作为受理局提交的国际申请而进行的某些出口。37 C.F.R. § 5.11(b)。但它不是一般性的出口管制清关。如果技术数据因与外国专利申请无关的原因被出口，其他出口管制制度仍可能适用。37 C.F.R. § 5.11(c); MPEP § 140。

不合规的后果可能非常严重。根据 35 U.S.C. § 185，未经所需许可不当向国外提交申请的人可能被禁止取得美国专利；已经授权的美国专利也可能无效，除非未取得许可是由于错误，并且该专利未披露 35 U.S.C. § 181 范围内的主题内容。35 U.S.C. § 185。故意违反还可能导致刑事处罚。35 U.S.C. § 186。USPTO 也承认可追溯外国申请许可请求，适用于未经许可的外国申请系因错误发生且满足法规要求的情形。35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25; MPEP § 140。

IV. 中国保密审查制度

中国的对应规则并不以美国术语表述为“外国申请许可”。中国专利法第十九条规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报国务院专利行政部门进行保密审查。China Patent Law art. 19。

对于美国实务人员而言，有两个特征尤其重要。第一，第十九条适用于“任何单位或者个人”。它不限于中国国民、中国公司或居住在中国的发明人。China Patent Law art. 19。第二，该规则面向“在中国完成”的发明和实用新型。Id. 现行实施细则将该短语定义为技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China art. 8 (promulgated by the State Council, June 15, 2001, amended Dec. 11, 2023) [hereinafter China Patent Law Implementing Regulations].

实施细则第八条规定了程序路径。如果申请人拟就一项在中国完成的发明或者实用新型直接向外国申请专利，或者向有关国外机构提交专利国际申请，申请人应当先提出保密审查请求，并对其技术方案作出详细说明。China Patent Law Implementing Regulations art. 8(1)。如果申请人先在中国申请专利，随后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请，申请人应当在外国申请前提出保密审查请求。Id. art. 8(2)。向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出保密审查请求。Id. art. 8。

时间规则也具有特定性。根据实施细则第九条，国务院专利行政部门经审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当自请求提交之日起两个月内发出保密审查通知；情况复杂的，可以延长两个月。China Patent Law Implementing Regulations art. 9。如果进入保密审查，应当自请求提交之日起四个月内作出是否需要保密的决定；情况复杂的，可以延长两个月。Id。

违反第十九条的制裁直接且具有重要商业影响。如果违反第十九条就发明或者实用新型向外国申请专利，该发明或者实用新型在中国申请专利的，不授予专利权。China Patent Law art. 19。如果该违反行为导致国家秘密泄露，第七十八条规定了行政处分和潜在刑事责任。Id. art. 78。

V. 美中两种制度的主要差异

美国和中国制度在政策上相似，但在执行方式上不同。

在美国，操作机制是 35 U.S.C. § 184 和 37 C.F.R. Part 5 项下的许可。美国申请通常会自动启动许可审查，申请收据或其他 USPTO 通知会说明许可是否已经授予。37 C.F.R. § 5.12(a); MPEP § 140。在中国，操作机制是中国专利法第十九条以及实施细则第八条和第九条项下的保密审查。China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations arts. 8–9。

美国规则明确涵盖专利、实用新型、工业品外观设计或模型的申请或登记。37 C.F.R. § 5.11(a)。中国第十九条制度面向发明和实用新型，而非外观设计。China Patent Law art. 19。对于外观设计占比较高的消费产品，这一区别很重要：美国来源的外观设计申请可能触发 37 C.F.R. Part 5，而中国第十九条按其文字本身可能不适用。其他涉及国家秘密、技术出口、数据安全或国家安全的中国法律仍可能需要考虑。

美国制度包含一条实务上的六个月路径：如果对应的美国申请已经提交至少六个月且不受保密令限制，则不需要 37 C.F.R. § 5.11(a) 项下许可。37 C.F.R. § 5.11(e)(2)。中国制度并非按照美国式六个月安全港构造。相反，第十九条适用时，申请人必须在外国申请前请求保密审查。China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8。

美国制度还在外国申请系因错误发生且满足相关要求时提供追溯救济。35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.25。不应将中国第十九条视为具有等同的美国式追溯许可机制。更安全的中国实务是在外国申请前取得保密审查通过结果。

VI. 疑难情形：发明何时被“作出”，技术方案何时被“完成”？

简单情形相对直观。如果所有发明活动都发生在美国，则在任何非美国申请之前，应分析美国外国申请许可规则。See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a)。如果一项发明或者实用新型的全部实质性开发均发生在中国，则在任何外国申请之前，应分析中国保密审查要求。See Patent Law of the People's Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China art. 8。较难的情形不是单一国家情形，而是分布式开发情形。

在现代协作研发中，发明故事往往不能整齐地对应到一个地点。一个团队可能识别技术问题。另一个团队可能提出核心算法。第三个团队可能设计控制架构。第四个团队可能通过实验验证系统。商业团队随后可能增加使该发明具有价值的实施方式。在这种环境中，申请许可问题不应被简化为护照、公司总部、会议地点或出行记录。这些事实可能是相关证据，但不能替代法律分析。

就美国而言，法条和法规文字询问的是发明是否“在美国作出”。35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a)。该分析应参考美国专利法关于构思和发明性贡献的一般原则。在美国法下，构思通常要求对完整且可实施的发明形成确定且永久的想法，而不仅仅是研究目标、期望结果，或要求某人解决问题。See Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986); Burroughs Wellcome Co. v. Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227–28 (Fed. Cir. 1994)。因此，在分布式项目中，律师应询问所要求保护的发明构思实际在何处形成，以及谁贡献了使发明就权利要求而言完整的要素。

就中国而言，问题表述不同。第十九条适用于“在中国完成”的发明或者实用新型，实施细则解释说，这指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。Patent Law of the People's Republic of China art. 19; Implementing Regulations of the Patent Law of the People's Republic of China art. 8。这一表述将注意力引向技术方案的实质，而非仅仅发明人的国籍、申请人的住所或专利部门的行政地点。

这种措辞差异很重要。美国分析自然倾向于与构思地点和发明性贡献地点相结合。中国分析侧重于技术方案的实质性内容在何处完成。两项分析往往会指向同一国家，但并非总是如此。例如，美国团队可能形成总体发明构思，而中国团队提供使该方案可操作的具体技术架构。反之，中国团队可能识别技术方案，而美国团队随后贡献对权利要求至关重要的改进。在任一情形中，基于最终会议地点或首次专利撰写会议地点的机械规则都不可靠。

更好的做法是在选择首次申请地之前进行以权利要求为中心的贡献分析。律师应识别可能出现在独立权利要求中的特征，确定谁贡献了这些特征，并映射这些贡献发生的地点。该分析应区分识别问题、提出期望性能目标、进行常规实施、将已经构思的发明付诸实践，以及贡献成为所要求保护发明方案一部分的特征。See Ethicon, Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460–61 (Fed. Cir. 1998); Burroughs Wellcome, 40 F.3d at 1227–28。

文件记录很重要。在接近边界的案件中，记录应包括发明披露表、会议纪要、实验室笔记本、源代码提交历史、设计审查材料、技术图纸、测试方案、电子邮件往来以及专利撰写记录。目标不仅是重建人员在特定日期所在的位置，而是确定具有法律和技术意义的贡献发生在何处。出行日历可能显示工程师在上海、波士顿、深圳或圣何塞；但它未必显示实质性发明贡献发生在哪里。

当首次申请是美国临时申请、中国发明申请或 PCT 申请时，这一分析尤其重要。美国临时申请对于在美国作出的发明可能是适当的，但如果一项发明或者实用新型的实质性内容在中国完成，则从中国角度看，它可能是一项外国申请。反之，如果与权利要求相关的发明主题是在美国作出的，先在中国申请也未必解决美国外国申请许可问题。See 35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a); Patent Law of the People's Republic of China art. 19; Implementing Regulations art. 8。

实务教训是，“发明是在何处作出的？”并不总是等同于“会议在哪里举行？”或“发明人受雇于哪里？”在美中分布式研发中，更安全的问题更为精确：实质性发明贡献在哪里作出；并且，就中国而言，技术方案的实质性内容在哪里完成？这个问题应在发出首次申请指示之前得到回答。

VII. 常见情形

以下情形适用上述以贡献为基础的方法。每一情形均假设简化事实，但现实分析仍应以权利要求为中心：识别实质性发明贡献，确定其发生地点，然后评估是否需要美国外国申请许可审查、中国保密审查，或二者均需。

情形 1：仅美国研发，但希望首次在美国以外申请

假设所有发明工作都发生在美国，但申请人希望首先在欧洲、中国或通过在非美国受理局提交 PCT 申请进行申请。由于该发明是在美国作出的，通常在外国申请前需要美国外国申请许可，除非美国申请已经提交至少六个月且不适用保密令。35 U.S.C. § 184; 37 C.F.R. § 5.11(a), (e)(2)。

通常的解决方案是在 USPTO 首先提交申请并确认申请收据或其他官方通知授予许可；根据 37 C.F.R. § 5.12(b) 提交明示请求；或者在美国申请提交后等待六个月，前提是未签发保密令。37 C.F.R. §§ 5.11(e)(2), 5.12; MPEP § 140。

情形 2：中国研发中心，美国母公司希望首先提交美国临时申请

假设一项发明或实用新型的实质性技术内容在中国完成，但公司专利团队希望首先提交美国临时申请。从中国角度看，美国临时申请是外国专利申请。如果该发明或实用新型是在中国完成的，第十九条要求在该美国申请前进行保密审查。China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8。

美国临时申请通常不会立即公布这一事实，并不消除第十九条问题。触发条件是就中国完成的发明或实用新型向国外申请，而不是公布。China Patent Law art. 19。

情形 3：美中共同发明性贡献

假设美国和中国的发明人或技术贡献者均对所要求保护的发明构思作出贡献。这是最困难且最常见的跨国问题。美国法可能被触发，因为发明的一部分是在美国作出的。37 C.F.R. § 5.11(a)。中国法也可能被触发，因为技术方案的实质性内容可能至少部分在中国完成。China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8。

在这种情况下，申请团队不应假设首先在任一司法辖区申请即可解决所有问题。首先在 USPTO 申请可能处理美国许可审查，但不一定满足中国保密审查要求。首先在中国申请可能处理中国保密审查问题，但不会自动为美国作出的主题内容提供美国外国申请许可。最安全的方法是在任一司法辖区以外提交申请前，分析是否同时需要两种审查许可。

情形 4：中国国民在美国与美国公司开会期间创造发明

假设一名中国国民前往美国与一家美国公司举行技术会议。在会议期间，该中国国民单独或与美国公司人员共同构思该发明。各方随后希望首先在中国、欧洲或通过在 USPTO 以外作为受理局提交 PCT 申请进行申请。

发明人的中国国籍不应控制美国外国申请许可分析。如果该发明是在美国作出的，美国规则可能适用。37 C.F.R. § 5.11(a)。通常应在向国外申请前取得美国外国申请许可，除非因对应美国申请已提交至少六个月且无保密令而无需许可。37 C.F.R. § 5.11(e)(2)。

发明人的中国国籍本身也不应触发中国第十九条。中国法定分析是该发明或实用新型是否在中国完成。China Patent Law art. 19。如果所有实质性技术内容都在美国完成，一般不应仅因发明人是中国人而触发第十九条。如果会议前已有重要技术内容在中国开发、中国人员从中国贡献了实质性特征，或者国家秘密、雇佣或技术转让规则独立适用，结论可能改变。

教训很直接：中国国民可以为外国申请许可目的创造美国来源发明。

情形 5：美国国民在中国与中国公司开会期间创造发明

现在假设一名美国国民前往中国与一家中国公司举行技术会议。在中国境内的会议期间，该美国国民单独或与中国公司人员共同构思所要求保护的发明。各方希望首先提交美国临时申请。

发明人的美国国籍不应控制中国保密审查分析。如果技术方案的实质性内容在中国完成，则该发明或实用新型是在实施细则第八条下“在中国完成”，并且应在提交美国临时申请前提出保密审查请求。China Patent Law art. 19; China Patent Law Implementing Regulations art. 8。

通常不应仅因发明人是美国国民而需要美国外国申请许可。如果该发明不是在美国作出的，则不需要 37 C.F.R. § 5.11(a) 项下许可。37 C.F.R. § 5.11(e)(1)。但如果所要求保护发明的一部分是在美国构思的、美国人员从美国作出发明性贡献，或者后续修改加入美国来源主题内容，则分析会改变。

教训同样直接：美国国民可以为外国申请限制目的创造中国来源发明。

情形 6：PCT 首次申请

PCT 申请可能有用，但并不消除国家申请许可问题。如果发明是在美国作出的，将 PCT 申请提交给 USPTO 作为受理局，与提交给外国受理局在处理上不同。37 C.F.R. § 5.11(a); MPEP § 1832。如果发明或实用新型在中国完成，向中国专利行政部门提交专利国际申请视为同时提出保密审查请求。China Patent Law Implementing Regulations art. 8。

受理局很重要。对于美国来源主题内容，RO/US 可能是较安全的初始 PCT 路径。对于中国来源主题内容，通过 CNIPA 提交 PCT 申请可能处理中国保密审查程序，因为请求被视为同时提出。对于混合的美中主题内容，律师应评估在任何 PCT 申请前是否必须同时满足美国和中国的审查许可要求。

情形 7：外观设计占比较高的产品发布

美国规则明确包括实用新型、工业品外观设计或模型的外国申请或登记。37 C.F.R. § 5.11(a)。相比之下，中国第十九条涉及发明和实用新型。China Patent Law art. 19。因此，美国作出主题内容的外观设计申请可能引发美国外国申请许可问题，而中国第十九条保密审查规则按其文字本身可能不适用于仅限外观设计的申请。

这一差异不应被过度解读。产品外观设计可能与技术特征、实用新型主题、制造方法、软件或保密技术信息捆绑在一起。以外观设计为先的申请计划仍应审查实用新型申请、发明申请、出口管制、技术转让规则以及保密义务。

VIII. 结论

美国和中国的外国申请制度具有共同的国家安全目的，但二者不可互换。美国制度是以在美国作出的发明为基准的外国申请许可制度。中国制度是以在中国完成的发明和实用新型为基准的保密审查制度。最危险的错误，是用国籍、公司总部或期望申请地取代法定分析。

对于美中专利族，首次申请决策应从属地性发明地点分析开始。中国国民在美国发明可能产生美国来源的外国申请许可问题。美国国民在中国发明可能产生中国保密审查问题。在跨境研发中，最安全的问题不是“我们想先在哪里申请？”而是“在我们向其他任何地方申请之前，哪个国家必须先完成对这项发明的审查或许可？”